Disputa de nombres de dominio

Esta monografia tem como objetivo apresentar ao leitor uma visão clara acerca dos aspectos jurídicos e práticos do complicado sistema de Disputas de Nomes de Domínio da Internet, começando com uma introdução ao tema, com os conceitos e funcionamento do sistema, bem como a problemática do cybersquatting ou ocupação indevida de nomes de domínio. Posteriormente será dissecado o processo de disputas no âmbito da OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual), a aplicação da legislação espanhola, o nome pessoal como objeto de propriedade intelectual e industrial, o direito de imagem, assim como sua proteção no âmbito do Domain Name System. No final do trabalho será apresentado um estudo de direito comparado sobre o tema com a apresentação de casos verídicos de disputas de nomes de domínio com a respectiva solução apresentada pela OMPI.

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INDICE: 1. Introducción, 1.1 Domain Name System, 1.1.1 Concepto de nombre de dominio,1.1.2 Funcionamiento del sistema de nombres de dominio,1.1.3 Tipos de nombres de dominio, 1.2. Instituciones que gobiernan y rigen Internet y el DNS., 1.3. El problema del cybersquatting (ciberocupación).,1.3.1. Definición de registro abusivo ("Ciberocupación"),1.3.2. Origen y desarrollo.,1.3.3. Tratamiento jurídico.;2. El nombre propio como derecho de la personalidad, 2.1 El segundo proceso de la OMPI sobre la resolución de nombres de dominio, 2.2 Los nombres personales y las nuevas tecnologías, 2.3 La protección internacional de los nombres personales,2.3.1 El tratamiento de los nombres personales en el Primer Proceso de la OMPI,2.3.2 Nuevos conceptos en los derechos de la personalidad;3. Introducción: la doble faceta del nombre personal; la esfera personal y la esfera comercial., 3.1. El nombre propio como derecho de la personalidad, y derecho de imagen, 3.2. Tratamiento internacional y estudio de Derecho Comparado,3.2.1. El Derecho Español,3.2.2 La legislación en Estados Unidos,3.2.3 La legislación es Reino Unido,3.3. La competencia judicial internacional,3.4. La tendencia a la práctica arbitral; 4. Casos prácticos

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1 INTRODUCCIÓN:

1.1 Domain name system (DNS), o sistema de nombres de dominio.

1.1.1. Concepto de nombres de dominio.

En Internet, como todos sabemos, las llamadas páginas web necesitan una identificación con el fin de poder llegar hasta ellas. Sería algo así como la matrícula de un coche, con la peculiaridad de que sus vías serían las llamadas autopistas de la información.

Bien, teniendo lo anterior claro, hay que comentar que al principio de Internet, la identificación de las direcciones en la red era a base de un código numérico formado por cifras binarias separadas por un punto - tres números de no más de tres cifras, y separados entre ellos por el expresado punto -, siendo - a título ejemplificativo - algo así como 122.65.78.221. A este número tan poco fácil de recordar se le llamó Dirección IP ( IP = Protocolo de Internet, en inglés ).

A su vez, y con el paso del tiempo, al crecer la red, a alguien se le ocurrió que tal sistema era difícil de memorizar, por lo que se ideó una equivalencia entre el número IP y otro sistema identificador, pero siendo este último de tipo alfanumérico - números y letras -, con el fin de ser más fácil de recordar y asociar ( es más fácil recordar http://www.informática.com/ que su equivalente IP, 195.55.179.181 )

Por otro lado, no está de más comentar que los primeros conflictos entre nombres de dominios y marcas comerciales, ante la ausencia de normas que al respecto regulasen expresamente tal tipo de situaciones, no hubo más remedio - y no fue realmente un criterio desacertado - que saber interpretar adecuadamente las normas nacionales sobre competencia desleal y marcas. Hoy día esto ya no pasa de mera anécdota, puesto que con las regulaciones que acto seguido comentaremos ya no se nos tornan tan imprescindibles tales tipos de regulación, aunque que duda cabe que siempre sirven de criterio interpretativo útil a la hora de algún vacío laguna normativa que haya que integrar o suplir eventualmente.

El concepto de nombres de dominio que figura en el Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a nombres de dominio de Internet, es el siguiente:

"Los nombres de dominio son las direcciones de Internet expresadas simplemente para facilidad del usuario. Si bien fueron diseñados con el fin de permitir a los usuarios localizar ordenadores de manera fácil, los nombres de dominio han adquirido mayor importancia en tanto que indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que existía antes de la llegada de Internet y que está protegido por derechos de propiedad intelectual".

1.1.2. Funcionamiento del sistema de nombres de dominio.

El sistema de nombres de dominio (DNS) tiene como función principal facilitar a los usuarios la navegación en Internet. Esto lo logra con la ayuda de dos componentes:

El nombre de dominio y su número correspondiente de Protocolo Internet (IP)

Un nombre de dominio es la dirección fácilmente comprensible para el usuario, de un ordenador, normalmente en forma fácil de recordar o de identificar, como www.wipo.int.

Un número IP es una dirección numérica única subyacente, como 192.91.247.53. Las bases de datos distribuidas contienen las listas de los nombres de dominio y sus correspondientes direcciones numéricas IP y realizan la función de establecer mapas de los nombres de dominio con sus correspondientes direcciones numéricas IP, con el fin de dirigir las solicitudes de conexión de los ordenadores en Internet.

El DNS está estructurado de forma jerárquica, lo que permite la administración descentralizada de los mapas nombre-dirección. Esta nueva característica ha sido la base de la extraordinaria velocidad con la que los nuevos ordenadores pueden sumarse a Internet, a la vez que se garantiza su resolución exacta de nombre.

El DNS ha sido administrado por la IANA, de conformidad con los principios descritos en la Invitación a formular comentarios (RFC) 1591 de marzo de 1994. El DNS opera sobre la base de una jerarquía de nombres.

1.1.3. Tipos de nombres de dominio.

A) Nombres de dominio de nivel superior (TLD)

A.1. Dominios genéricos de nivel superior (gTLD)

Actualmente existen siete gTLD. Tres de estos son abiertos, en el sentido que no hay restricciones respecto de las personas o entidades que pueden registrar nombres con ellos, es decir, que opera el aforismo "prior tempore, potior iure", es decir, primero en el tiempo mejor en el derecho.

Estos tres gTLD son: com,. net y. org.

Los otros cuatro gTLD son restringidos en el sentido de que únicamente pueden registrar nombres ciertas entidades que satisfacen algunos criterios.

Estos son: int, limitado al uso de las organizaciones internacionales; edu, cuya utilización se limita únicamente a universidades e instituciones de educación superior con cursos de cuatro años y concesión de títulos profesionales; gov, cuyo uso está limitado a organismos del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América; y mil, cuyo uso está restringido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América.

Como novedad, este mismo año 2001, se ampliará la lista de los genéricos, la cual estará formada por:

- ".biz" : negocios ".info" : información general ".name" : individuos

- ".pro" : profesionales ".coop" : cooperativas/cooperación

- ".museum" : museos ".aero" : aviación y viajes

El contenido del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a nombres de dominio de Internet, acerca de los nuevos dominios genéricos de nivel superiores es el siguiente:

"Las pruebas indican que la experiencia de los últimos cinco años en los gTLD ha conducido a numerosos casos de registro abusivos de nombres de dominio y ha provocado, en consecuencia, la confusión del consumidor y ha mermado la confianza que merece Internet al público. Ha conducido asimismo a la necesidad de que los titulares de propiedad intelectual inviertan sustanciales recursos humanos y financieros en la defensa de sus intereses. Esta discutible y antieconómica desviación de los recursos puede evitarse mediante la adopción de las prácticas de registro mejoradas, el procedimiento administrativo de solución de controversias y el mecanismo de exclusión que se recomiendan en el Informe final del Proceso de la OMPI.

A la luz de la experiencia pasada, los titulares de propiedad intelectual se muestran sumamente aprensivos a introducir nuevos gTLD y a que pueda repetirse dicha experiencia en los nuevos gTLD.

En la formulación de una política relativa a la introducción de nuevos gTLD intervienen muchas cuestiones, además de la protección de la propiedad intelectual. En lo tocante a la propiedad intelectual, se cree que puede tomarse en consideración la introducción de nuevos gTLD, a condición de que se aprueben las recomendaciones contenidas en el Informe final de la OMPI en relación con las prácticas de registro mejoradas, la solución de controversias y un mecanismo de exclusión para las marcas famosas y notoriamente conocidas y a condición asimismo de que los nuevos gTLD se introduzcan de manera lenta y controlada, a fin de que pueda controlarse y evaluarse la experiencia con los nuevos gTLD"

A.2. Dominios nacionales de nivel superior (ccTLD)

Actualmente existen 243 ccTLD. Cada uno de estos dominios lleva un código de país de dos letras derivado de la Norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización (IS0 3166), por ejemplo,. au (Australia),. br (Brasil),. ca (Canadá),. eg (Egipto),. fr (Francia),. jp (Japón) y. za (Sudáfrica). Algunos de estos dominios son abiertos en el sentido de que no hay restricciones sobre las personas o entidades que pueden registrarse con ellos. Otros restringen los registros de nombres únicamente a las personas o entidades que satisfagan ciertos criterios (por ejemplo, domicilio dentro del territorio).

B) Nombres de dominio de nivel secundario (SLD)

La extensión ".com" constituiría lo que se ha dado en llamar TLD ( o nombre de dominio de primer nivel - Top Level Domain, del inglés ).

Y a su vez, "informática", conformaría lo que se ha denominado SLD ( o nombre de dominio de segundo nivel Second Level Domain, también del inglés )

1.2. Instituciones que gobiernan y rigen Internet y el DNS.

Fruto de la carencia de una administración centralizada, que se da en Internet, Estados Unidos, que lideró siempre el uso de la red, y bajo la ya extinta administración Clinton, se creó la Internet Society o también denominada ISOC ( http://www.isoc.org/ ) la cual está conformada por instituciones norteamericanas cuyo cometido es la gestión de determinados aspectos técnicos de la red, y también por servidores de acceso a la red, así como empresas e instituciones de otros países, cuya finalidad común es el velar por extender el uso de Internet dentro de un orden y con los adecuados estándares.

Con el paso del tiempo, y nacida precisamente de la colaboración entre la administración USA y la ISOC, nació IANA ( Internet Assigned Numbers Authority ). El encargo y misión principal encomendado a esta entidad fue ni más ni menos que erigirse en la máxima autoridad a nivel mundial para la concesión y a su vez registro, de los números IP de los que antes hablamos, y también de los nombres de dominio. Esta institución, la IANA, pasó a incorporarse a la ISOC.

A su vez, y situados ya en 1998, la administración Clinton crea una nueva entidad, llamada ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ). Esta será la nueva autoridad del DNS, institución no lucrativa constituida conforme a las leyes californianas, y con sede en la ciudad de Los Ángeles. Tal ente se ha previsto que esté formado por representantes de todo el planeta, pero lo cierto es que no pocas polémicas ha generado ya el mismo, en las cuales, debido al carácter de mera introducción de esta sección, no vamos a entrar.

Paralelamente a la creación de ICANN ( http://www.icann.org/ ), se decide por el gobierno USA, por un lado, prorrogar durante 2 años más la concesión a favor de la empresa USA NSI, para que la misma prosiga con su labor de registro de los dominios genéricos de primero nivel, y también ir permitiendo a la competencia la labor de registro de dichos dominios, aunque siempre quedando los mismos a su visto bueno por ICANN, quedando dichos nuevos registradores supeditados a la autorización previa de la misma para llevar a cabo su actividad.

Baste decir, en lo concerniente a España, que las normas para los registros ".es" están contenidas en la Orden de 21 de marzo de 2000.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en el año 1998, y con un proceso que finalizó en el mes de abril del año siguiente, se propuso, con el mencionado proceso, de ámbito internacional, crear una especie de foro que analizase, debatiese y propusiese, acerca de cuantas cuestiones de propiedad intelectual afectasen a los nombres de dominio, incluyendo ello las posibles vías de solución de controversias.

Desgraciadamente, en dicho estudio sólo se trataron cuestiones en las que estuviese en juego el concepto de marca comercial, pero no obstante, supuso un paso importantísimo en la regulación de Internet en dicho campo. Al proceso que comentamos se dió en llamar Primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio.

Actualmente, y previsto para el 20 de febrero de 2001, se llevará a cabo el Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio, el cual abarcará otras cuestiones más, como por ejemplo las referidas o relativas a las identificaciones farmacéuticas internacionales, nombres de personalidades famosas, o incluso topónimos o nombres geográficos, así como también, para más adelante, conflictos con nombres de dominio de tipo nacional.

¿Qué se entiende por OMPI?

Según el Informe Final es la siguiente:

"La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización establecida por un tratado que cuenta con 171 Estados miembros. Los Estados miembros han hecho de la Organización el vehículo para promover la protección, la divulgación y la utilización de la propiedad intelectual en todo el mundo, a fin de alcanzar el desarrollo económico, cultural y social.

La Organización ofrece servicios a sus Estados miembros y a los individuos o empresas nacionales de dichos Estados.

Los servicios prestados por la OMPI a sus Estados miembros incluyen un foro para el desarrollo y la aplicación de políticas internacionales de propiedad intelectual mediante tratados y otros instrumentos de política.

Los servicios prestados por la OMPI al sector privado incluyen la administración de sistemas que permiten la obtención de protección para patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas en numerosos países, mediante un procedimiento internacional único.

Las operaciones de la OMPI son financiadas en un 88% mediante las tasas generadas por la Organización a título de servicios prestados al sector privado y el 12% restante proviene de las contribuciones de sus Estados miembros".

Por lo que se refiere a los NICs (Network Information Centers), el registro delegado de Internet en España es conocido con el nombre de ES-NIC y realiza la función de gestionar el DNS de nivel superior para España (.es) desde la introducción de Internet en España a principios de los noventa.

Se trata de un servicio público prestado en condiciones de igualdad a cualquier organización o proveedor de servicios (ISP) de Internet en España que lo requiera.

1.3. El problema del cybersquatting (ciberocupación).

1.3.1. Definición de registro abusivo ("Ciberocupación")

Antes de examinar en el próximo párrafo la definición de registro abusivo que se recomienda se aplique en el procedimiento administrativo, deben proporcionarse algunas explicaciones sobre la terminología sugerida.

En términos populares "ciberocupación" es el término más frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de producto y de servicio.

No obstante, precisamente debido a su amplia utilización popular, el término cuenta con distintos significados para distintas personas. Algunas personas, por ejemplo, incluyen el "warehousing", o la práctica de registrar una colección de nombres de dominio correspondientes a marcas con intención de vender los registros a los titulares de las marcas, en la noción de "ciberocupación", mientras que otras personas distinguen entre los dos términos.

Del mismo modo, algunos consideran que los términos "ciberpiratería" y "ciberocupación" son intercambiables, mientras que la OMPI considera que el primer término se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios Web en lugar del registro abusivo de nombres de dominio.

Debido al significado flexible de "ciberocupación" en la terminología popular, la OMPI ha optado por utilizar un término diferente –registro abusivo de un nombre de dominio- a fin de atribuirle un significado más preciso.

La definición de registro abusivo que la OMPI recomienda se aplique en el procedimiento administrativo es la siguiente:

1. El registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

1.1. El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; y

1.2. El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y

1.3. El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A los fines del punto 1.3., lo siguiente, en particular, constituirá la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio:

a) una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de dominio al titular de la marca de producto o de servicio, o a un competidor del titular de la marca de producto o de servicio, con propósitos financieros; o

b) un intento por atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca de producto o de servicio del solicitante; o

c) el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o

d) el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.

Las condiciones acumulativas del primer párrafo de la definición dejan claro que la conducta de los registradores de nombre de dominio inocentes o de buena fe no se considerará abusiva. Por ejemplo, una pequeña empresa que haya registrado un nombre de dominio pude demostrar, mediante planes comerciales, correspondencia, informes u otras formas de prueba, que tenía la genuina intención de utilizar el nombre de buena fe. Tampoco se considerarán abusivos los registros de nombre de dominio que estén justificados por derechos legítimos de libertad de expresión o por consideraciones legítimas de índole no comercial. Tampoco entrarán en el alcance del procedimiento las controversias de buena fe entre titulares de derechos en competición u otros intereses legítimos en competición sobre los que dos nombres sean equívocamente similares.

La OMPI considera que la definición que figura en el párrafo precedente sienta bases sólidas en el derecho nacional e internacional y en la jurisprudencia.

En lo tocante al derecho internacional, se tomó nota de que tanto el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el que son parte 154 Estados, como el Acuerdo sobre los ADPIC, que vincula a 134 Estados, estipulan obligaciones para la protección de las marcas. Además, el Artículo 10bis del Convenio de París establece la obligación de proporcionar protección contra la competencia desleal. El Convenio de París estipula lo siguiente:

- Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

- Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

- En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor,

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

El Artículo 10ter.1) del Convenio de París exige que los países de la Unión se comprometan a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión "los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10bis."

La jurisprudencia desarrollada en la aplicación de las leyes nacionales para proteger las marcas de producto y de servicio, así como para proteger contra la competencia desleal apoyan asimismo la prohibición de las prácticas predatorias y parasitarias que podrían entrar en la definición de registro abusivo mencionada anteriormente.

Al aplicar la definición de registro abusivo anteriormente mencionada en el procedimiento administrativo, el Grupo de Expertos responsable de la toma de decisiones nombrado para el procedimiento deberá, en la medida necesaria, hacer referencia a las leyes o reglamentos que consideran aplicables, consideradas las circunstancias del caso. Así pues, por ejemplo, si las partes en el procedimiento residen en un país, el nombre de dominio fue registrado por medio de un registrador en dicho país y las pruebas del registro de mala fe y la utilización del nombre de dominio relacionado con la actividad se encuentran en el mismo país, por lo que sería apropiado que el responsable de tomar decisiones se refiriese a la legislación del país concernido para aplicar la definición.

Se recomienda que:

Los méritos de una reivindicación en virtud del procedimiento administrativo se decidan de conformidad con la definición de registro abusivo de nombres de dominio formulada en el párrafo 171, y que al aplicar la definición de registro abusivo, el Grupo de Expertos responsable de la toma de decisión deberá, en la medida necesaria, aplicar las leyes o reglamentos que estimen apropiados, consideradas las circunstancias del caso.

1.3.2. Origen y desarrollo.

El origen del cybersquatting tiene lugar con la aparición del caso Mc Donald’s en los EEUU de américa a mediados de 1.993.

Es en este año cuando la casa Mc Donald`s se da cuenta de que una empresa de sus características debe estar en Internet. Sin embargo a la hora de registrar el nombre se encuentran con la sorpresa de que este ya ha sido registrado por un profesor de instituto de un barrio marginal de Boston (Massachussets).

Ahora bien, ¿qué puede hacer Mc Donald’s?

Puede demandar al titular del nombre de dominio por violación de derechos de propiedad intelectual, por competencia desleal, etc... o puede llegar a negociar con el demandado. Se optó por esta última vía, es decir, por la negociación llegándose a un acuerdo. Acuerdo que consistió en la entrega de un millón de dólares al susodicho profesor, el cual lo empleó en la compra de ordenadores personales para equipar a los institutos de su zona.

1.3.3. Tratamiento jurídico.

1.3.3.1. Aplicación de la "Dilution Doctrine" o doctrina del debilitamiento de la marca.

Dicha doctrina surge en 1.898 con la sentencia "kodak", dicha marca ya estaba registrada, pero había una fabrica de bicicletas denominada "kodak co". La propia kodak demandó esta situación por que consideraba que se estaba produciendo un debilitamiento de la marca, alegando que no habían pasado los controles de calidad y que se producía una confusión con respecto a la marca de productos fotográficos. Finalmente el TS le dio la razón porque consideraba que kodak era una marca notoria que requería de especial protección.

Podía haber confusión porque el TS consideraba que:

Había uso de marca en productos de distinta naturaleza.

Que esos productos tuvieran una concepción social denigratoria.

Así, como consecuencia de todo esto surge la FTDA (Federal Trademark Dilution Act), precisamente para solucionársete problema. en virtud de la misma se define "debilitamiento de la marca"como:

"cualquier uso de una marca o denominación que induzca a engaño o confusión respecto de una marca de amplio reconocimiento".

Se establecen tres requisitos para que sede dicho debilitamiento:

Que el demandante ostente la titularidad sobre una marca notoria.

Que la explotación comercial de la marca se ha producido con anterioridad al surgimiento de su notoriedad.

Ánimo de lucro derivado de su uso ilícito por parte de un tercero, es decir, que tenía mala fe.

Es de recordar el caso "candyland.com", que es un juego muy popular en EEUU. Aquellos que lo registraron también vendían pornografía.

1.3.3.2. La adopción de la Tratemark Cyberpiracy Protection Act (TCPA)

La teoría de la dilución de la marca tiene una crítica, y es que limita la protección a las marcas notorias, mientras que el resto de las marcas diligentemente protegidas no estaban protegidas. Así, surge la TCPA como intento de solucionar este problema. La TCPA entiende que hay mala fe, de acuerdo con los siguientes criterios:

Si el nombre es igual a otro.

Si es confusamente similar.

Si es denigratorio contra al marca. Ahora bien, ¿qué se entiende por denigratorio?

Dicho concepto viene del latín "denigrare", que en este caso concreto significaría ofender o ultrajar el buen nombre de la marca.

Además de estos criterios se establecen otros como:

El evaluar los derechos legítimos del titular sobre la marca registrada. ¿Cuándo hay derechos legítimos sobre la misma?

Evaluar el uso que se ha hecho del "web site", si se ha hecho con la intención de desviar tráfico en su propio provecho, tráfico que correspondería al titular de la marca registrada.

Si hay una intención de venta, alquiler o transferencia de los derechos de un nombre de dominio.

Otro criterio sería la inclusión de datos que impidan o dificulten en grado sumo la identidad del titular del nombre de dominio.

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación de la TCPA es mayor que el establecido por la doctrina de la dilución de la marca, extendiéndose a:

Las marcas.

Personalidades conocidas.

Altos cargos de la Administración Pública.

Candidatos en período electoral.

Edificios protegidos federalmente.

1.3.3.3. Tratamiento en España.

En España todo comienza con 1.998 con el caso nocilla.com. en este caso Best Foods España S.A., dueña de nocilla quiere registrar nocilla.com, pero ya estaba registrado y albergaba una página web pornográfica. El titular del nombre de dominio residía en Ucrania. Así, el 10 de abril de 1.999se interpone una demanda ante el Tribunal de primera instancia número 5 de Oviedo.

Dicha demanda se basa en:

El uso de nocilla.com constituye una violación del derecho de marcas.

La utilización de nocilla para uso pornográfico viola la ley 3/1.99 de competencia desleal.

1.3.3.4. Principales problemas.

Los principales problemas de la aplicación de estos remedios jurídicos tradicionales para la solución de los casos de "cybersquatting" los podemos resumir en cuatro:

Lentitud.

Coste.

Falta de especialización.

Ejecución.

1.3.3.5. Libro blanco del Departamento de Comercio de los EEUU.

Un hecho importante que gira en torno a los debates sobre la futura organización y administración del sistema de nombres de dominio (DNS), ha sido la publicación de una "Declaración de política sobre la administración de los nombres y direcciones de Internet" del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América (el Libro Blanco) El Libro Blanco es el resultado de extensos debates públicos de carácter internacional. Destacamos del mismo el siguiente fragmento obtenido de la página web de la ICANN:

"El Gobierno de los Estados Unidos procurará el respaldo internacional para instar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a que inicie un proceso equilibrado y transparente que incluya la participación de los titulares de marcas, y de los miembros de la comunidad de Internet que no son titulares de marcas, para 1) elaborar recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solución de controversias en materia de marcas/nombres de dominio relacionadas con la "ciberpiratería" (por oposición a los conflictos entre titulares de marcas con derechos legítimos en pugna), 2) recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los dominios de nivel superior genéricos, y 3) sobre la base de los estudios realizados por organizaciones independientes, tales como el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias, evaluar los efectos que tendría en los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual, el añadir nuevos gTLD y procedimientos de solución de controversias conexos. Esas conclusiones y recomendaciones podrán presentarse a la junta de la nueva entidad para que las examine conjuntamente con su política en materia de registro y registradores, y con la creación e introducción de nuevos gTLD."

1.3.3.6. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet (primer proceso)

"La tensión que existe entre los nombres de dominio, por una parte, y los derechos de propiedad intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas que plantean interesantes cuestiones de política. Estas cuestiones de política tienen nuevas dimensiones que son consecuencia de la intersección de un medio mundial con propósitos múltiples, como es Internet, con sistemas diseñados para el mundo territorial y físico.

Como consecuencia de la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América, y con la aprobación de sus Estados miembros, la OMPI ha emprendido, desde julio de 1998, un amplio proceso internacional de consultas ("Proceso de la OMPI"). El objetivo del Proceso de la OMPI consiste en formular recomendaciones a la entidad creada para administrar el sistema de los nombres de dominio, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), en relación con ciertas cuestiones derivadas de la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Durante el Proceso de la OMPI, se han celebrado 17 consultas en 15 ciudades diferentes en todo el mundo y se han recibido informes escritos de 344 gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones profesionales, corporaciones y personas individuales.

Como parte del Proceso de la OMPI, en diciembre de 1998 se publicó un Informe provisional en el que figura el proyecto de recomendaciones. El presente documento constituye el Informe final, que se ha presentado a la ICANN y a los Estados miembros de la OMPI".

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2. EL NOMBRE PROPIO COMO DERECHO DE LA PERSONALIDAD

La identidad personal, expresada como el nombre de las personas, voz o características, es fundamental para el reconocimiento de la dignidad y de la individualidad inherentes a cada ser humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos recuerda que cada individuo tiene derecho a la libertad y al desarrollo de su personalidad, al reconocimiento como persona antes de que la ley lo haga y a la protección de sus intereses morales y materiales que sean resultado de esfuerzos científicos, literarios o artísticos.

Como elemento de la identidad, el nombre personal es de vital importancia, si no el más importante medio para señalar un ser humano específico. Los nombres personales se utilizan diariamente en las comunicaciones entre la gente para su identificación y, como uno puede esperar, las características de la identidad de cada persona se asocian de cerca a su nombre.

Hay evidencia abundante de que los nombres por lo menos de ciertos individuos bien conocidos han sido el tema de prácticas de abuso en el ámbito de los nombres de dominio. Las prácticas similares en lo que se refiere a los nombres personales de la gente famosa, existen en varios contextos incluso en el mundo no-virtual. Internet agrega, sin embargo, una nueva dimensión a esas prácticas debido a la inmediatez y el bajo coste con los que un registro de nombre de dominio puede ser obtenido, además de su presencia global.

La ley, en numerosos ordenamientos prevé la protección legal específica de los aspectos íntimos de la identidad humana, tales como el nombre personal o la semejanza personal. El derecho de proteger la identidad, designada a menudo un derecho de la personalidad, tiene su foco en el derecho de los individuos a controlar el uso comercial de su identidad, es decir, el derecho de la personalidad sirve para prohibir el uso comercial desautorizado de un nombre personal o de otras características personales asociadas de cerca a la persona.

2.1 EL SEGUNDO PROCESO DE LA OMPI SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO

El capítulo del Segundo Proceso se centra en un aspecto elemental del derecho de la personalidad, el nombre personal, que en el contexto del Sistema de Nombres de Dominio se puede colocar como nombre de dominio único. La OMPI solicitó comentarios sobre si era necesaria alguna protección contra el registro abusivo de nombres de dominio con el uso de TLD genéricos y, si es así en qué circunstancias y cómo. Repasa la situación de la ley sobre la protección de nombres personales, incluyendo un análisis bajo los derechos de la personalidad, derecho de marcas y legislación anti-cybersquatting.

Quizás los progresos recientes más visibles y más importantes de esta área se han dado en conexión con los casos decididos bajo la Política Uniforme: los numerosos paneles han determinado, bajo los auspicios del derecho de marcas y del registro de mala fe, que la protección se debe ampliar a los nombres de ciertos individuos ya que estos nombres fueron registrados sin el permiso de sus titulares. Además, en los casos decididos por eResolution, como la decisión AF-0282 <vicentlecavalier.com/.net/.org> parecen ir más lejos al reconocer una marca no registrada de derecho común a favor de un famoso deportista sin hacer referencia a ningún ordenamiento nacional con base en que la notoriedad de su nombre determina que sea un elemento importante del patrimonio de la persona y susceptible de ser registrado como marca.

El Informe trata sobre estas decisiones y los muchos comentarios en respuesta al Segundo Proceso. Hay también una revisión de aspectos pertinentes de una proposición aprobada recientemente por la ICANN para que un TLD nuevo sea adoptado. name.

Finalmente, basándose en este análisis, varias recomendaciones alternativas se han emitido para la consideración del informe, para proporcionar una base para la discusión antes de que se lleve a cabo cualquier conclusión.

El Segundo Proceso plantea dos cuestiones significativas que se deben considerar sobre los nombres personales, a saber:

I-cuáles son los tipos y la extensión de los problemas o abuso dentro del Sistema de Nombres de Dominio relacionado con los nombres personales, y

II- ¿Es la protección existente en el derecho nacional o en la Política Uniforme adecuadamente capaz de resolver cualquier problema o abuso?. A este respecto, es importante observar que la mayoría de los comentaristas en el Segundo Proceso expresó la opinión de que, aparte de la protección existente bajo derecho nacional, la Política Uniforme, como existe actualmente, es un mecanismo suficiente para ocuparse del problema del registro abusivo de nombres personales en el Sistema de Nombres de Dominio.

2.2 LOS NOMBRES PERSONALES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Aunque la explotación comercial de la persona, incluyendo su nombre personal, no sea un fenómeno nuevo, los avances en la tecnología, especialmente durante los últimos cien años, hacen posible un mayor desarrollo de dicha actividad. El desarrollo de las tecnologías fotográficas, de la impresión, del audio y de la difusión, junto con el auge comercial de los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, ha permitido un aumento de la celebridad de los individuos.

Internet, vista en este contexto, es simplemente el medio de gran alcance más reciente y ofrece oportunidades de comercialización mediante el uso del nombre de las personas. Mientras que los nombres, las imágenes y la voz se pueden presentar a través de las páginas multimedia de la Web, el Sistema de Nombres de Dominio, en específico, como un texto de para nombrar páginas en los navegadores, acentúa la importancia de los nombres seleccionados por aquellos que utilizan la red. Estos nombres son utilizados por los consumidores y los individuos de todo el mundo para localizar los sitios en la w.w.w. o para el envío de los e-mail. El nombre personal por lo tanto se convierte en un atributo lógico y atractivo para el registro, de gran potencialidad para la ocupación por los terceros que desearían beneficiarse de las asociaciones mentales generadas por éstos nombres personales.

La pregunta determinante es si en el contexto del Sistema de Nombres de Dominio, los nombres personales deben tener derecho a alguna protección, y si es así, en qué contexto y bajo qué circunstancias.

2.3 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS NOMBRES PERSONALES

2.3.1 El tratamiento de los nombres personales en el Primer Proceso de la OMPI.

Según lo observado, el informe final del primer proceso de la OMPI discutió el tema de los derechos de la personalidad, indicando que las cuestiones en esta área de propiedad intelectual requerirían una reflexión y consulta más intensiva. Los derechos de la personalidad también fueron tratados abreviadamente en el capítulo tres del informe final, en conexión con la recomendación de un procedimiento administrativo uniforme y obligatorio para resolución de los conflictos. En particular, basándose en un análisis y comentario recibidos durante el primer proceso de la OMPI, el informe propone un estrecho estudio en este procedimiento, especificando que se debe restringir a los casos de registros deliberadamente efectuados de mala fe y también restringir a los reclamantes que pudiesen demostrar que el nombre de dominio en cuestión infringía a un derecho de marca o servicio registrado a su favor.

El primer informe reconoció eso, aludiendo al registro abusivo con referencia solamente a las marcas registradas y a las marcas de servicios, definiendo que los

registros que violasen los derechos de la personalidad no serían consideradas dentro del ámbito de registro abusivo para los propósitos del procedimiento administrativo

Informe Final, Capítulo 3º, párr. 167

Además, el informe observó, a este respecto, que los comentaristas a favor de esta limitación habían indicado que la ley referente a los derechos de la personalidad, entre otros derechos, está mucho menos armonizada en el mundo. El informe final por lo tanto concluyó, con respecto al procedimiento administrativo que, mientras exista la evidencia de que el registro abusivo de los nombres de dominio

Se extiende al abuso de los derechos de propiedad intelectual con excepción de marcas registradas y de marcas de servicio podría se consideraría prematuro ampliar la noción del registro abusivo más allá de la violación de marcas registradas y de marcas de servicio

Informe Final, Capítulo 3º, párr. 168

El segundo informe vuelve a tratar la cuestión de la protección, según la ley, de los nombres personales, repasando los aspectos relevantes de los derechos de la personalidad y del derecho de marcas, así como varias nuevas promulgaciones de leyes que tratan específicamente de la relación entre los nombres de dominio y otros elementos identificadores protegidos. En tal caso, es importante concentrarse en si la protección debe ser adoptada y, si es así, cuál es la base jurídica y cuál el alcance apropiado de esa protección

2.3.2 Nuevos conceptos en los derechos de la personalidad.

El derecho de la personalidad, también conocido como el derecho a la propia imagen se ha definido en ciertas legislaciones como el derecho inherente de cada humano de controlar el uso comercial de su identidad. Según la visión moderna, la violación de este derecho se plasma en la infracción de un derecho legal por un uso desautorizado de la identidad de una persona que probablemente pueda dañar el valor comercial de ésta identidad y que no esté protegida por los principios de la libertad de expresión o de la libertad de prensa. Este derecho legal refleja una visión de que la identidad humana, en ciertos casos, constituye un derecho de propiedad intelectual con valor comercial evaluable en sentido económico.

No obstante, el desarrollo de este derecho de la personalidad, ha sido discutido en el ámbito internacional, más específicamente con respecto a su base jurídica, alcance y dimensiones. Ni tampoco puede ser dicho que existe la protección armonizada en las diversas legislaciones sobre su acercamiento o aplicación ya que no existe ningún instrumento internacional, como en el caso de marcas registradas, para establecer normas uniformes que protejan los derechos de la personalidad.

Así, incluso hoy, a medida que las preguntas referentes a la justificación del uso de la identidad personal continúan siendo planteadas en un número amplio de jurisdicciones y contextos, incluyendo el del registro de los nombres de dominio, diversas teorías legales, tales como el derecho a la privacidad, el passing-off del commonlaw, la competencia desleal, el derecho a la publicidad, o violación de ciertas normas de los respectivos códigos civiles, ya son utilizadas por las cortes de los diversos países para determinarse si estos usos están justificados.

El derecho de la personalidad tiene sus antecedentes en el concepto de la privacidad, pero ahora también ha aumentado su soporte gracias a la Ley de competencia desleal. Bajo las teorías de privacidad, los Tribunales de Europa y Estados Unidos, comenzaron, hace más de un siglo, a conceder protección contra la publicidad sin autorización u otra forma de uso comercial de la identidad de las personas (más específicamente el nombre o la imagen de una persona), determinando que tal uso, sin permiso, se configura como una ataque a la dignidad de la persona humana.

A finales de los años 50, esta teoría de la protección de la identidad personal ya estaba establecida en numerosas jurisdicciones. Sin embargo, la teoría de la privacidad no tenía como base el hecho de que un individuo pudiera tener un interés económico en la utilización de su propia identidad. Así, ciertos demandantes que gozaban de una gran popularidad en los medios de comunicación no pudieron demostrar el requisito de daño moral necesario para ejercer su derecho de ser dejado en paz.

Sin embargo, el desarrollo de medios de comunicaciones de masas, ha traído consigo un reconocimiento cada vez mayor de que determinados individuos bien conocidos, en ciertas circunstancias, pueden tener el derecho a cierta protección legal o a una compensación económica por el uso comercial de su identidad personal. Esta protección legal, según lo observado, todavía se expresa de diferentes formas según las diversas legislaciones.

En determinadas jurisdicciones, se puede conceder este auxilio solamente cuando el uso por terceros de la identidad de otra persona se constituya como una difamación o passing-off. En otras jurisdicciones, el mal uso de la imagen del individuo, sin más, es suficiente para dar lugar a la protección por el derecho a la privacidad o de la personalidad. Un gran número de países de Europa continental, tales como Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España, así como países como Canadá y Japón, se adhieren a este planteamiento legal. En otras jurisdicciones, tales como los Estados Unidos de América, el derecho establecido se refiere al derecho de publicidad, considerado como el derecho de cada persona a controlar la publicidad que pueda generar valor añadido a aquello que ella misma hubiera creado.

Un aspecto común entre los diversos perspectivas legales es la preocupación constante de que, en un determinado número de situaciones, la identidad personal sea protegida contra la explotación comercial no autorizada e ilegítima por terceros. El requisito de la explotación comercial es otro elemento común entre los acercamientos legislativos. El tratamiento de la explotación comercial injusta, sin embargo, puede variar dependiendo de si se trata de una falsedad o una mala representación (es decir, en los casos de difamación o passing-off), o si incluso un uso exacto de una identidad personal, sin más, pueda dar lugar a una demanda para la protección y la remuneración.

Las personas deben ser claramente identificables cuando se dé un uso no autorizado por parte de terceros de ciertos rasgos de su personalidad. Por ejemplo, el mero uso de un nombre que sea idéntico al nombre de una celebridad, si ese nombre no es claramente distinto, puede no ser suficiente para establecer la identificación necesaria. Por otra parte, la cuestión de la distinción en un ámbito internacional tal y como es el Sistema de los Nombres de Dominio es difícil. Así, el uso de atributos de la identidad personal en la difusión de noticias, comentarios, o trabajos de ficción o de no-ficción, no se considera generalmente como infracción.

En el contexto del Sistema de los Nombres de Dominio y, específicamente, de los Nombres de Dominio Genéricos, como los casos de la Política Uniforme han indicado que el mal uso de un nombre personal a menudo se refiere a nombres de celebridades muy conocidas. Con el registro de estos palabras como nombres de dominio, los problemas relativos a la protección del nombre personal han aumentado. Sin embargo, la protección universal que se pretende para tales nombres, bajo la teoría de la personalidad, es un esfuerzo complejo, pues la legislación a ese respecto sigue sin armonizarse.

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3. Introducción: la doble faceta del nombre personal; la esfera personal y la esfera comercial.

El nombre de dominio resulta crucial para cualquier persona, física o jurídica, que desee contar con una presencia activa en la Red, pues es necesario (como en la vida real) tener un domicilio, una dirección que sea identificable desde cualquier ordenador conectado. Y, además, es necesario que cada agente tenga una dirección única, por lo que no pueden existir dos direcciones iguales. Por lo tanto, tener un nombre de dominio conocido, o deducible, es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet; y por otro lado, también es importante para los consumidores que desean localizar determinados negocios en la Red, y en general para los usuarios que pretenden acceder a los diferentes recursos de la WWW.

Con esto queremos llegar, a través de varios pasos, a la importancia de los nombres de dominio, y a los problemas que se suscitan en relación con el nombre propio de una persona. Internet ha surgido hace unos pocos años, y con él la revolución en todos los campos y fuertes cambios de mentalidad, que se están produciendo y se producirán. El nombre propio es un derecho fundamental del hombre, unido a su persona y a la esfera de su personalidad y, en algunos casos, de su intimidad.

Las personas siempre se han identificado a través de un nombre, una palabra que les distinguía y diferenciaba del resto, por la cual se hacían conocer tanto en sus relaciones personales como en sus relaciones públicas.

Como se ha visto en el principio, con Internet surge un nuevo modo de identificarse. De aquí sacamos dos ideas que se desarrollaran al lo largo de esta parte: una desde el modo de identificarse una persona con sus allegados, y otra el modo de identificarse con el público en general (aquellos que tengan la condición de personajes notorios). De aquí se deriva el nombre utilizado como marca, y es el que va a dar más problemas en la Red. No es extraño ver como una persona utiliza su propio nombre como marca comercial para sus negocios. Si desarrolla sus negocios de forma tradicional, podrá inscribir su marca en el Registro de Marcas, que le dará protección territorial. Si desarrolla su actividad mercantil dentro de la red, tendrá que hacerse con un nombre de dominio, y lo lógico es que sea su nombre, de aquí sale el nombre propio como el nombre de dominio.

El problema que se plantea, es que todas las inciativas regulatorias dirigidas al nombre de dominio, contemplan a este como una marca comercial a través de la cual se dan a conocer los empresarios en la Red. Sin embargo, hay otro tipo de empresarios no registrados que actúan en el mercado con su nombre propio, siendo este el principal atractivo por lo que supone y que al ser un mero nombre propio y no estar registrado como marca (veremos que hay algunos que sí lo están), se ven desprotegidos. Por eso analizaremos como se plantea este problema, que soluciones se proponen, y sobre todo como se protege en cada Estado el nombre propio como derecho de la personalidad y el nombre propio como derecho de marca.

Lo primero es diferenciar la doble faceta de la que estamos hablando, la esfera personal y la esfera comercial. Respecto de la esfera personal vemos que se trata de un derecho unido a la personalidad que posee todo hombre por el hecho de ser hombre. ES un derecho fundamental, inalienable e inherente a la condición de ser humano (no es el derecho de un animal doméstico a un nombre, aunque como veremos hay importantes nombres comerciales de animales, reales y de ficción). Por tanto, es un derecho a tener un nombre y a ser reconocido por él. No entramos más en como debe ser ese nombre ya que lo que nos interesa es definir sus usos.

La esfera comercial, supone el derecho a un nombre por el cual se hagan distinguibles los productos o servicios que ofertamos al mercado. Este derecho vendrá dado por dos vías. La vía registral, entonces hablaremos de una marca registrada. Es decir, al actuar en el mercado registramos un nombre nuestro comercial por el cual se nos conocerá en el mercado, que implica el derecho a ser los únicos en utilizarlo, a evitar que lo utilicen otras personal, y que desde otro punto de vista, conllevará una serie de responsabilidades. Es decir, todo que venga con el sello de nuestro nombre, se presupone de nuestro comercio; por un lado es lo que nos dará fama y por otro lado responderemos de ese producto, de su calidad, de sus condiciones, etc. algo a tener muy en cuenta, sobre todo en lo relativos a los perjuicios que puede causarnos el mal uso de ese nombre. También se protegen las marcas comerciales no registradas, es decir, las marcas notorias, es decir, aquellas que son utilizadas en el mercado y son conocidas dentro de su ámbito que a pesar de no haber sido registrada merecen protección. Veremos que el nombre propio puede ser protegido por esta vía.

Esto quiere decir que del nombre surge una imagen, y nos lleva al derecho a la propia imagen y todo lo que esto supone. Sobre todo, distinguir el derecho patrimonial de imagen, muy en relación como el valor económico del nombre.

3.1. El nombre propio como derecho de la personalidad, y derecho de imagen.

Hemos visto posibles clasificaciones, o diversos tipos de uso de nombre. Se pretende ahora ver, dentro de la legislación española y comparada como se protege cada ámbito, principalmente reducido a estas dos facetas del nombre propio.

Así pues, un mismo nombre puede ser usado en la vida privada de una persona y en le tráfico comercial. Este último será el que más problemas suponga debido a las connotaciones económicas que posee.

Cabe entender que el signo que constituye un nombre de dominio no se emplea en el tráfico económico cuando la dirección de Internet que designa está dedicada exclusivamente a fines privados (por ejemplo, una página familiar, como veremos en algunos casos), lo que resulta extraordinario cuando el nombre de dominio es registrado por una empresa y poco frecuente en casos de conflicto con marcas comerciales, que afectan fundamentalmente a dominios ".com", (ya hemos visto como funciona el ".es").

La jurisprudencia comparada muestra una clara tendencia a considerar que el uso en el tráfico económico del signo tiene lugar siempre que se registra y mantiene como nombre de dominio con el propósito de negociar con él. En EE.UU. se flexibiliza el requisito del use in commerce del signo constitutivo de la marca para apreciar infracción de ésta en situaciones en las que el signo es registrado por un tercero como nombre de dominio. Cuando se emplea la marca de un tercero como nombre de dominio con fines políticos, religiosos o sociales, se considera que, prácticamente el mero registro del nombre de dominio satisface el requisito de use in commerce, atribuyendo naturaleza intrínsecamente comercial a Internet y admitiendo una interpretación muy amplia del requisito de que el uso del signo por el infractor se lleve a cabo en conexión con bienes o servicios.

3.2. Tratamiento internacional y estudio de Derecho Comparado.

3.2.1. El Derecho Español.

En primer lugar trataremos el derecho al nombre en su esfera de derecho de la personalidad, y como se protege en nuestro Derecho. Distinguiremos y analizaremos como un mismo nombre puede ser protegido por diversos sectores de nuestro ordenamiento jurídico, dependiendo de la utilidad que se le demos.

Empezaré con un ejemplo: Hoy día, un jugador de fútbol cede su imagen a su Federación Nacional para cuando participe en campeonatos con dicha selección (vistiendo la camiseta de tal selección), cede su imagen al club por el que juega para los campeonatos nacionales en que toma parte (blandiendo la camiseta de dicho club); mientras, cede su imagen a una marca de productos deportivos (camisetas deportivas) para promocionarlos. Además, participa en fiestas, presentaciones y programas televisivos mediante precio; y participa, en anuncios publicitario que promocionan otro tipo de productos. Su imagen y su nombre son divulgados simultáneamente varias veces merced a los ejemplos citados. Pero, es que, además, esta persona-futbolista-famoso, todavía mantiene y retiene su propia imagen, la íntima, la familiar, diferente del resto.

Se trata del uso del nombre para diversos actos y la protección que en cada momento debe dársele. Por un lado el derecho de la personalidad, y por otro, el derecho a utilizarlo como marca comercial. Ambos tienen proyección en Internet, puesto que si se trata de una personaje famoso no sólo la marca sino una página creada con su nombre, aún sin tener nada que ve con él puede hacer que se lucre su autor, que normalmente será de mala fe.

Respecto del derecho al nombre como derecho de la personalidad en nuestro ordenamiento jurídico destaca la Constitución y la Ley 1/82 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

La Constitución en su artículo 18.1 garantizar como "derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

Por imperativo del artículo 81.1 de la Constitución este artículo se desarrolla por una Ley Orgánica, la Ley 1/82 de 5 de mayo. Dicha ley, y el derecho a la imagen, entendido como manifestación sagrada de la personalidad puede ser usado comercialmente, y, por lo tanto, el legislador prevé en su artículo 7 que

"Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley:

(...)6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga".

Por lo tanto, quien quiera utilizar la imagen privada, la imagen familiar, la imagen intima de un sujeto debe de obtener la previa autorización dada por la Ley o consentimiento del sujeto afectado, autorización que podrá revocar en cualquier momento sin más requisitos que reparar los daños que tal retirada pueda causar. No se entiende esta imagen como un objeto del derecho con el que pueda traficarse. El sujeto puede autorizar la intromisión en su imagen y puede desautorizar dicha intromisión cuando le plazca. No se trata, por lo tanto, de una "cesión de la imagen".

Actualmente la doctrina del Tribunal Supremo apunta en la dirección de aplicar la Ley 1/82 sin distinciones y otros consideran que hay que separar los dos tipos de imagen, aplicando a la propia imagen la Ley 1/82 y a la imagen patrimonial el régimen general de código Civil, artículo 1902 (sobre la culpa aquiliana) o la Ley de competencia desleal (el passing off).

Es de destacar la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1988 que aunque desestima el recurso de casación interpuesto por el bailarín Antonio Gades, nos sirve como ejemplo de cómo se aplican los artículo citados.

Los hechos fueron que la empresa "Varma, S.A." utilizó el nombre de Antonio Gades (nombre artístico de Antonio E.R.) en un anuncio publicitario sin su consentimiento. El bailarín pedía una indemnización que se basaba en la vulneración del artículo 7.6 de la Ley 1/82 de 5 de mayo. El artículo 9.3 de la citada Ley entiende que:

"La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará tendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia e la misma".

Pedía que se valorase el daño moral causado, pero tal daño no había sido apreciado. Estamos en un caso de que únicamente se mencionó su nombre en un spot publicitario y por ello se indemnizó al bailarín en una pequeña cantidad dineraria (recurrió porque pedía más dinero), puesto que se entendía que el daño era mínimo. Pero lo importante de aquí es ver que este tipo de intromisiones ilegitimas se sancionan e indemnizan según el daño que hayan causado o puedan causar.

3.2.1.1.La protección del derecho al nombre en su faceta comercial por la legislación española.

En nuestro derecho el nombre como marca comercial puede protegerse por la Ley de Defensa de la Competencia y por la Ley de Marcas.

La Ley 32/1988 de 10 de noviembre de Marcas (en adelante LM). En su artículo primero define marca como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicio idénticos o similares de otra persona. Por tanto, un nombre propio puede entenderse como tal, puesto que distingue un servicio, más en concreto el servicio que pueda prestar el titular de ese nombre propio.

Respecto de las marcas notoriamente conocidas la protección es muy limitada, si bien su artículo 13. C) prohibe el registro como marcas de los signos

"que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados"

y su artículo 3.2 permite

"que el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados pueda reclamar la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares generadora de confusión".

A su vez, la LM da medios para una vez que se ha violado el derecho de una marca registrada o notoria, poder recuperar su derecho legítimo, evitar la violación. Su artículo 35 predica:

"El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia".

En especial las que marca el artículo 36:

"(...)a)La cesación de los actos que violen su derecho.

b)la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación (...)

d) la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones (...)".

Respecto de este artículo, hay que resaltar la posibilidad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Esto es, porque el medio hoy en día más utilizado para la recuperación de nombres de dominio usurpados no prevé una indemnización para el usurpado. Veremos como otras legislaciones si lo prevén. Esto puede hacer que una persona se decida a recuperar su nombre de dominio por lo civil, en lugar acudir al procedimiento de mediación de la OMPI.

También se establece la posibilidad de pedir medidas cautelares dentro del procedimiento de recuperación del nombre o marca en este caso. Veremos en los casos prácticos como se han utilizado. Básicamente la medida cautelar será la petición de bloqueo del nombre de dominio, para que cese, al menos de manera momentánea el uso ilegítimo del nombre. Esto es muy similar a lo que ocurre con la UDRP, puesto que se establece con carácter general la medida que consiste en enviar a la entidad registrado una orden para que bloquee el nombre de dominio. Sin embargo, aún va más allá, puesto que establece con carácter general no sólo la imposibilidad de utilizar ese nombre, sino la imposibilidad de transferirlo durante el procedimiento.

Hay que referirse a la marca notoria, puesto que en la mayoría de los casos que tratamos el nombre propio no estará registrado, principalmente, porque la mayoría de las legislaciones son admiten registrar un nombre propio, a menos que éste sea el nombre de una sociedad, y esto deja fuera muchos nombres. La exposición de motivos de la LM, establece:

"que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, de acuerdo con las nuevas tendencias legislativas de los países comunitarios. No obstante el usuario de un signo notoriamente conocido en España posee la facultad de anular la marca posteriormente inscrita que pueda crear confusión en la marca notoria previamente usada, con lo que nuestra legislación se adecua a los compromisos derivados de nuestra pertenencia al Convenio de la Unión de París".

Era necesario prever esto, debido a que eran muchos los comerciantes que no había inscrito su nombre y podían ver como tras haberse hecho con una reputación podían verla menoscabada. Es lo que en la doctrina estadounidense protegen a través de la Dilution Act, la doctrina del debilitamiento de la marca por el uso ilegítimo por parte de un tercero.

El anteproyecto de la nueva Ley de Marcas de 1999, si protege de manera directa el uso indebido de los nombres de dominio, en una muestra de adaptación a las nuevas tecnologías. Esto era lógico, puesto que aunque el derecho va por detrás de la realidad (es lógico que sea así), termina por adecuarse, de mejor o peor modo, a ésta.

Sin embargo, esta legislación si ha sido aplicada en la usurpación de nombres de dominio, o nombres propios que funcionaban como marca. En numerosas decisiones se alega el hecho de que la marca era diferente puesto que se escribían todo junto en la página web. Los panelistas, dicen algo que era obvio y todo el mundo sabía, pero que era necesario que alguien lo dijera: "que el hecho de que la marca en Internet se escribiera con todos los caracteres seguidos y acompañada de la triple W y un. com, era como consecuencia de la dicción y el leguaje de Internet, pero que eso no había diferente la marca".

El problema del Registro en Internet, es que si bien al registrar una marca en un Registro nacional, éste te protege del uso por parte de terceros dentro del territorio nacional, que ocurre cuando es en Internet, esa gran red que no tiene fronteras.

Otra observación que nos gustaría hacer es la necesidad de una coordinación entre el Registro delegado español de nombres de dominio (ES-NIC), con el Registro Mercantil Central y los demás Registros, más que nada por el tema de agilizar los trámites. Puesto que no puede registrarse un nombre de domino bajo el punto es, sin que éste sea el nombre de una sociedad inscrita, que se coordinen para una comprobación más rápida.

La Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal. Como comprobaremos, la ocupación de nombres de dominios, por lo general se hace con el fin de lucrarse con la reputación ajena. Existen casos que buscan denigrar al titular legítimo, pero la tónica general será la de lucrarse, ya sea beneficiándose de lo conseguido por el titular, ya sea beneficiarse con la venta del dominio.

A través de la legislación de competencia desleal podemos recuperar el nombre usurpado, ya que puede subsumirse en las actuaciones prohibidas que contempla la ley. No sólo en la legislación española, sino en la comparada. No olvidemos que hablamos de actuaciones que han encontrado un nuevo medio en las que desarrollarse. Un nuevo medio que por las características que presenta, sobre todo en lo referente al registro de nombres de dominio, hace que sea más fácil la usurpación.

La LDC en su artículo 5 establece una cláusula general de comportamiento prohibido:

"Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe".

Después la Ley concreta las actuaciones, dentro de las cuales podemos extraer algunas aplicables a nuestro caso:

Artículo 6. Actos de confusión: "Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica".

Es claro que si queremos visitar la página de la actriz Julia Roberts, y saber que la dirección es Julia Roberts.com, esperamos ver algo relacionado con ella, y más aún creado por ella o por sus representantes. Si resulta que la página gira en torno acomida vegetariana, es claro que nos están confundiendo puesto que la página no tiene nada que ver. Nos han hecho creer que era una página dedicada a la actriz, puesto que el nombre de la web era el suyo.

Artículo 7. Actos de engaño: "(...) la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdadera y cualquier otro tipo de práctica que (...) sea susceptible de inducir a error".

Siguiendo con el ejemplo anterior, si llegamos a la página esperando ver algo relacionado con la actriz, y resulta que son productos que nada tiene que ver, es clara la intención fe engañar para conseguir visitas, y lucrarse ellos.

Artículo 9. Actos de denigración. "(...) la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabas su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes".

Se puede traer a colación aquí, el caso relativo a Mc Donald’s y la página que realizaron con su nombre un grupo de vegetarianos, que no sólo engañaban a la gente que quería visitar la página del restaurante sino que una vez que estaban allí veían como hacían críticas a la comida que servían.

Artículo 12. Explotación de la reputación ajena. "(...) el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado".

Tal vez este, sea uno de los casos que se vean más claramente. Es claro que la gente tecleará el nombre de una personaje famoso, sobre todo sus fans, y para el creador de la página supondrá unas visitas que de otro modo no tendría. Además, no hablamos de que tenga que hablar de productos diferentes. Puede darse de que hable de lo mismo que el actor, pro ejemplo, y que le promociones, pero se estará lucrando sin derecho a ello, puesto que no tiene los derechos para promocionarse y utilizar su nombre. Aquí entroncaríamos con la propiedad intelectual y los derechos de autor, puesto que explotaría su imagen sin tener autorización para ello, y eso no sólo perjudicara a la persona sino la empresa que pueda tener cedidos los derechos de imagen.

Las aciones son similares a las dadas por la Ley de Marcas: Acción declarativa de la deslealtad del acto; de cesación del acto o de prohibición del mismo; acción de remoción de los efectos producidos; acción de rectificación; acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados (derecho de indemnización que puede inducir a que el usurpado pida su derecho por la vía jurisdiccional) y acción de enriquecimiento injusto.

3.2.2.La legislación en Estados Unidos.

La faceta de derecho al nombre como marca comercial.

Los casos de usurpación de nombres de dominio se protege en Estados Unidos a través de la Trademark Cyberpiracy Prevention Act, La Ley de prevención de la ciberocupación de marcas. Es una Ley de 26 de Octubre de 1999, que complementa a la Ley de Marcas estadounidense de 5 de julio de 1946, para el registro y la protección de las marcas usadas en el comercio. En la sección 43 de la Ley de 1946 se insertan las enmiendas dirigidas a proteger a la persona usurpada de su derecho a las marcas en general.

La TCPA nace cuando la ICAAN encarga a la OMPI un informe sobre la posibilidad de crear un sistema de arbitraje para disputas relativas a nombres de dominio, con la finalidad de llegar a una resolución de los conflictos.

EE.UU. se adelante, porque el sistema de arbitraje de ICAAN no establece medidas coercitivas de la actividad del cybersquatting, yendo más allá de la mera transferencia. También hay que tener en cuenta, que la TCPA es una Ley, que, además, se adaptaba a la ocupación de los nombres de dominio y se iba a aplicar dentro de un procedimiento jurisdiccional. En el caso de un sistema de mediación (mejor llamado así que arbitraje), es más complejo establecer sanciones.

La TCPA, se aprobó, no sin problemas puesto que levantó una polémico en lo relativo a la protección de datos personales. La citada Ley proponía una base de datos de los nombres de dominio, donde además de sus identidades, constaban una serie de datos, que, a veces, resultaban excesivos, y todos estos datos eran de dominio público. Eran datos relativos a las empresas titulares del nombre de dominio que nada tenía que ver con el dominio en sí.

Empieza por dar una serie de requisitos relativos al nombre de dominio presuntamente ocupado. El nombre de dominio ha de ser:

Para demostrar la mala fe, la TCPA da una serie de pautas. No es necesario que se cumplan todas, sino las suficientes como para que se vea de modo claro que no hay buena fe en el registro del nombre de dominio. Son una serie de criterios para llegar a entender que un Registro sea de mala fe:

1.- Que al comparar la marca (registrada o notoria), con el nombre de dominio impugnado, sea traten de nombres idénticos o confusamente similares.

2.- Que el nombre de dominio sea denigratorio respecto de la marca. Es decir, que sea un nombre parecido al de la marca pero con una coletilla, o un sufijo, o con otra palabra que sea despectivo respecto de la marca.

3.- Los derechos del titular sobre la denominación afectada. Debe tener un derecho legítimo. No es necesario que la marca sea registrada, sino demostrar que viene utilizándola de buena fe.

¿Cuándo puede entenderse que hay derechos legítimos?. Cuando en el tráfico comercial, o vida personal del registrante (vemos aquí que la doctrina contempla las dos facetas) es conocido, o dicha denominación o marca, permite llegar a identificar a su registrante.

Al mismo tiempo, que el que registro el nombre de domino lo hay hecho de buena fe, es decir, lo registre para un buen uso.

4.- Que analizando el uso hecho de la página web se vea para que registró el nombre de dominio. Se puede saber si al hacer el contenido de la página y registrar el nombre de dominio estaba pensando en si mismo o en el titular de la marca afectada.

5.- Tipo de uso del dominio. Esta muy relacionada con la anterior. Se trata de evaluar si en el uso de la página su principal objetivo es desviar tráfico en su favor, es decir, ganar visitar que irían destinadas a otra página. Se sabrá porque tu visitaras una página que nada tiene que ver con el nombre que has escrito en tu ordenador.

Es claro que un comportamiento omisivo puede bastar par determinar la mala fe del registrante (D2000-003<telstra>), que tratándose de marcas renombradas suele apreciarse por el simple hecho de que su notoria vinculación con el reclamante lleva a determinar que cualquier pretendida conexión de un tercero con la misma supone un comportamiento oportunista, aunque no utilice la página.

6.- Se entenderá que hay mala fe, cuando de las páginas se desprenda claramente, o en ocasiones, podrá verse que hay intención de venta, alquiler o transferencia de los derechos sobre el nombre de dominio.

De estos dos últimas condiciones se desprende algo que se vio en la UDRP. Se exige para demostrar que hay mala fe en el registro, el hecho de que haya mala fe en el registro y en el posterior uso del nombre registrado. EE.UU. insistió mucho que debían de darse los dos extremos que demostrar la mala.

Es fácil imaginar que un nombre de dominio ha podido ser registrado de buena fe (puesto que ignoraba que otra persona tuviera mejor derecho sobre el mismo). Y, que en un momento posterior, al darse cuenta de su valor, lo utilice de mala fe. Puede darse cuenta de su valor e intentar lucrarse con el mismo, ya sea aumentando sus visitas u ofreciéndolo a cambio de un precio.

Lo difícil es entender como una persona que ha registrado de mala fe un nombre de dominio, puede utilizarlo luego de buena fe. Tal vez, sea porque en nuestro ordenamiento jurídico impera el principio del árbol envenenado. Cuando un acto está viciado, los demás que deriven de él, también lo están.

7.- La inclusión de datos que impidan o dificulten en grado sumo, la identificación o localización del titular del nombre de dominio. Este aspecto no se contempla en la UDRP. Se dieron problemas por el tema de la protección de los datos y la inadecuación de dar muchos de ellos. Sin embargo, tal y como se produce el registro de los nombres de dominio, es muy fácil mentir sobre la identidad, y parece que fue un intentó de hacerlo más difícil. Es la llamada Base de datos Whois.

La TCPA se aplica en EE.UU. a marcas registradas, a nombres de personalidades notorios, a altos cargos administrativos públicos, y a edificios históricos protegidos por la legislación federal.

En caso de condena, la TCPA prevé una condena en costas y multas e hasta un millón de dólares.

DECRETO ANTI-CIBERPIRATERIA PARA LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR

El 29 de noviembre de 1999, el Presidente de los EE.UU. de Norteamérica, Bill Clinton, firmó el Decreto Anti-ciberpirateria para la Protección del Consumidor, creando una nueva herramienta para los dueños de marcas contra la "ciberpiratería".

Un proyecto separado, no incluido en el Lanham Act, provee protección contra los registros de los nombres personales no autorizados como dominios.

El Decreto suministra remedios contra quienes con intención de mala fe y para aprovecharse de la marca o nombre propio de un tercero, lucren, registren, circulen, o usen un dominio que sea idéntico o confusamente similar a la marca o nombre del demandante.

Los factores que denotan mala fe incluyen la intención del registrante de confundir a los consumidores, si el registrante ofreciera vender un dominio, el depósito de múltiples dominios propiedad de otros y la intención de denigrar o desacreditar una marca.

La Corte también puede considerar factores que establecen la ausencia de mala fe, tales como el previo uso genuino del dominio, alguna marca u otro derecho de propiedad intelectual.

3.2.3.La legislación es Reino Unido.

En 1996, la Corte de Apelación de Londres estudió un caso de registro de una marca de mala fe con el ánimo de enriquecerse.

Se lleva por la jurisdicción de lo civil y constituye un tort. El ilícito civil generador de daños y perjuicios constituye un tort.

En concreto en Inglaterra el registro de mala fe lo consideran un tort del tipo passing off. El tort establece una serie de categorías legales. De un hecho se ofrece una respuesta concreta. Se considera que el registro ilícito es como coger una propiedad y usarla, sin tener derecho a ello. Estaría dentro de la categoría del passing off. El passing off, nace del hecho de restituir al titular de una propiedad por el acceso a la misma sin su consentimiento.

Es lo que podríamos llamar en España una especie de interdicto para recobrar y retener la posesión. Claro esta que nuestro interdicto es sumarísimo y resuelve la situación de manera momentánea y no establece indemnización, sino únicamente la restitución de manera momentánea. Pero lo curioso es que apliquen dicha figura para el derecho de marcas.

El titular de una marca que ha sido registrada de mala fe como nombre de dominio podrá demandar al registrante no sólo para que le devuelvan el nombre en cuestión sino para reclamar daños y perjuicios. Hay que tener en cuenta que hablamos de nombres propios. En la mayoría de los casos, los nombres serán de personajes famoso, con una reputación que les proporciona dinero y ganancias. El mal uso de ese nombre puede hacerles perder dinero. Por tanto, podrá demandar también por la pérdida financiera real o estimada que puede provocar o haya provocado.

Es lo mismo que establece en la mayoría de las legislaciones para los daños y perjuicios. La restitución del daño causado y el dinero perdido y lo dejado de ganar por el agravio.

Otro tema que se sigue planteando, tanto en España como en el resto del mundo es el de la territorialidad. No olvidemos que halamos de legislaciones nacionales. El derecho de marcas, está muy arraigado ya en las diversas legislaciones, y prevén numerosos caos, pero únicamente dentro del territorio donde se aplica. Una maca estará protegida dentro del territorio donde se registró, pero ¿qué pasa cuando es en Internet?. Internet no tiene fronteras.

El principal problema va a surgir porque la marca que parece que está protegida en realidad no lo va a estar puesto que bajo el gTLD. com puede protegerse sin dar más datos sobre la legitimidad sobre la marca (no hay que exagerar como en el caso del punto es que son excesivos los datos que hay que proporcionar para que se conceda un nombre de dominio).

Otro problema es el de localizar al registrante de mala fe. Ya se ha comentado con la TCPA y con la URDP, que el hecho de que se den datos falsos o que dificulten gravemente la localización del registrante, supone un indicio de mala fe. Sin embargo, esto va a suponer un problema a la hora de localizarle para hacerle partícipe del procedimiento que hayamos elegido para recuperar el nombre de dominio.

Veremos en los casos prácticas como se ha ido resolviendo. Cuando hablamos de la Política Uniforme, al ser un procedimiento de mediación, se permite continuarlo, tras haber intentado de forma diligente su localización, sin el presunto registrante de mala fe. En este tipo de procedimiento se admite, puesto que en caso de que aparezca y quiera hacer valer su derecho tendrá la oportunidad de ejercitarlo ante un Tribunal de Justicia.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en un procedimiento jurisdiccional. Un Juez no condena en rebeldía, al menos, no en todos los países. La llamada actio in rem, permite seguir con un procedimiento si el resgistrante, lo difícil puede ser llegar a hacer valer esa Sentencia.

Porque el problema que supone Internet con la jurisdicción de un tribunal no es menos en le caso de los nombres de dominio. Puede obtener una Sentencia favorable en un Estado, pero habrá que afectiva y puede darse el caso de que deba ejecutarse en un Estado que no reconozca la Sentencia porque no reconoce como competente al primer Tribunal. Son problemas que tiene su solución en el ámbito del derecho internacional privado. El nombre propio, unido a la persona, está también unido ala legislación de la nacionalidad de cada persona, de manera que los conflictos se resolverán por los acuerdos que existan a través de tratados entre los estados, pero sin entrar en la legislación material, sino en la adjetiva, es decir, en la parte procesal. Cuando preguntamos a Víctor Saez, miembro del Parlamento Europeo que tipo de alegaciones haría al segundo proceso de la OMPI, dijo que referente al nombre propio ninguno, puesto que este tema era legislación propia de cada Estado miembro.

Otro tema diferente es verlo desde su faceta como marca. Entonces regirá en su propio territorio y será protegido dentro de éste, e incluso dentro de éste, para determinados casos dentro de un área geográfica concreta como ocurre con el passing off, se protegerá haya donde se extienda su mercado o su notoriedad.

En Internet se pierden las fronteras y las distancias, puede registrante un nombre en un lugar, y la persona titular del nombre actuar en otro mercado. Pero seguiría dándose un perjuicio porque Internet se mueve a lo largo del planeta y una página va de un extremo a otro.

3.3. La competencia judicial internacional.

La determinación de qué tribunales tienen competencia judicial internacional para conocer una concreta reclamación por el uso ilegítimo de una marca o signo distintivo en la Red es una cuestión que se plantea no sólo en este campo, sino en otros sectores del derecho. Deberá aplicarse el derecho internacional privado, y deberemos estar a las circunstancias particulares de cada caso.

En algunos sistemas jurídicos, muy especialmente en EE.UU existe jurisprudencial acerca de la competencia judicial internacional respecto de este tipo de litigios. Lo que se trata es en distinguir entre sitios web pasivos y sitios web activos.

Los sitios web pasivos, está integrado por situaciones en las que la actividad en la Red del demandado, se limita a su presencia mediante páginas web de carácter pasivo, que sólo ofrecen información de su actividad. Es un escaparate, pero no una vía de comercialización.

En las decisiones, relativas a estos asuntos, destaca, como

elemento determinante de la falta de competencia judicial, internacional del tribunal correspondiente, la idea de que la posibilidad de acceder desde un territorio a un sitio web no sirve por sí sola para atribuir competencia a los tribunales de ese territorio, en concreto cuando las páginas sólo suministrar información, sin promover la comercialización.

Cuando de lo que se trata es una página web activa, la presencia del demandado en Internet tiene lugar a través de páginas web interactivas, que operan como auténtico medio de comercialización y venta de sus productos, que normalmente será a través de contrato de adhesión, donde en ocasiones se hará constar el foro.

En estos casos la decisión acerca de la competencia judicial internacional del tribunal ante el que se presentó la demanda fue favorable, con base en que la presencia del demandado en el nuevo medio había hecho posible la adquisición directa de los bienes desde el foro.

Es basarse en el intercambio comercial para fundar la competencia del foro por las actividades en la Red de domiciliados en otros Estados.

Puede entenderse, que la competencia viene determinada por el hecho de ser le país donde es protegida la marca, donde registro, o donde es notoriamente conocida. Aunque seguiría habiendo problemas puesto que esa marca puede ser conocida en numerosos Estados.

3.4. La tendencia a la práctica arbitral.

Por eso al tratarse de Internet y ser marcar registradas en Internet la practica habitual y la que mejor resultado está dando, en la mayoría de los casos de la práctica arbitral, o el procedimiento de mediación de la OMPI y otras entidades especialidad en resolver conflictos de nombres de dominio. Son proveedoras de soluciones aprobadas por la ICAAN. Puede pensarse que ponen en riesgo la uniformidad en la aplicación de la normativa reguladora del procedimiento administrativo, pero la normativa de la que partes en la misma, y no es motivo para pensar que solo debiera haber una.

El procedimiento establecido por la ICAAN para la resolución de controversias, no llega a ser arbitral, las partes se comprometen a seguirlo pero no tiene una obligación jurídica de hacerlo, son Decisiones que pueden revisarse tanto en la forma como en el fondo, es decir, lo que no revisa en un laudo arbitral, en el caso de una decisión de un panel administrativo puede cambiarse por completo.. Perro, sin embargo, debe destacarse el éxito y la importancia práctica de este procedimiento que en apenas un año y medio de funcionamiento ha dado lugar a más de un millar de decisiones, que con frecuencia han permitido la recuperación de dominios asociados a conocidas marcas por los titulares de éstas.

PARÁGRAFO 4 DE LA POLÍTICA UNIFORME PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

4-. A)

Usted está obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un demandante) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:

I-Usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

II-Usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

III-Usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos.

4-. B)

A los fines del artículo 4 A) iii), las circunstancias siguientes, entre otras constituirán la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se encuentran presentes:

a)Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

b)Usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

c)Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

d)Al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado, de manera intencionada, atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

4-. C)

Para demostrar los legítimos intereses propios en la marca le servirá cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras:

a)antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; o

b)usted ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de bienes o servicios; o

c)usted hace un uso legítimo y leal de o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

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4 - CASOS PRÁCTICOS

Nombres como marcas registradas

1-. Salvatoreferragamo.org y salvatoreferragamo.net

Número del caso: D2000-1187

Composición del Panel: Edward C. Chiasson, QC, Presidente

James Wilson Dabney, Esq.

Thomas H. Webster, Esq.

Fecha: 25 de octubre de 2000

Reclamante: Salvatore Ferragamo Italia S.P.A.

Reclamado: Ashot Rostomian, Glendale, California

Resultado: El reclamante tiene razón y se le concede la devolución del nombre de dominio.

OBSERVACIONES:

- La marca Salvatore Ferragamo, es una marca de reconocido prestigio a escala internacional, dedicada al diseño y la comercialización de zapatos y otros complementos de moda. Los actuales dirigentes de la compañía aluden al uso ininterrrumpido y de buena fe desde, al menos, 1927.

- El demandado aduce, por su parte, que el registro del nombre se produjo con la finalidad de apoyar e impulsar la carrera profesional de un joven cantante de nacionalidad armena.

- El panel determinó la existencia de mala fe por el mero hecho de que el registro de un nombre de una persona o marca popular causa en sí mismo un daño al titular de ese nombre. Junto a esto, el hecho del retraso injustificado por parte del reclamado en diseñar y desarrolla la web, fue también tenido en cuenta.

2-. Hughheffner.com

Número del caso: D2001-0241

Composición del Panel: David W. Plant

Frederick M Abbott, panelista

Peter L. Michaelson, panelista

Fecha: 17 de mayo de 2000

Reclamante: Playboy Enterprises International Inc., Chicago, USA

Reclamado: Good Samaritan Program, Owing Mills, USA

Resultado: Registro de mala fe por parte de The Good Samaritan Program

OBSERVACIONES:

- Hugh Heffner, además de ser un afamado personaje como fundador de la revista PlayBoy, es el nombre de una marca de cigarros estadounidense propiedad de PlayBoy Enterprises. Es decir, además de la propia defensa que merecería su propia popularidad como personaje hay que añadir el hecho de que su nombre es utilizado para el comercio de tabaco.

- El programa Good Samaritan Program es un programa que se basa, según sus propias palabras, en la inscripción de nombres de personajes famosos con la finalidad de evitar que caigan en manos de ciberpiratas, se autodefinen como luchadores contra la piratería de nombres de dominio. En ese sentido, registraron previamente los nombres de brucewillis.com, donaldtrump.com o cindycrawford.com.

- Según lo dicho por Playboy, que posteriormente sería reconocido por los panelistas en su resolución, la verdadera intención de estos autodenominados, fiscales de Internet, era la de desviar tráfico de usuarios a su página y promocionar sus bienes y servicios y solicitar a estos personajes famosos inversiones en sus proyectos. Unido a ello, el panel estableció en su resolución que la intención de The Good Samaritan Project era el de vender el dominio a la empresa.

- Todo esto fue asumido por el panel en el caso que estudiamos. Unido a esto hay que indicar que los panelistas tuvieron en cuenta otras decisiones que se habían producido en otros casos similares (Julia Roberts, Madonna y Sade).

- Además, los reclamados no respondieron ninguna de las comunicaciones del panel, ante lo cual, y basándose en los parágrafos 5.e) y 14.a) del Reglamento de Icann, este sólo tuvo en cuenta lo aportado por la parte reclamante.

3-. jaapstam.com

Número del caso: D2000-1061

Composición del Panel:James Bridgeman, panelista presidente

Fecha: 4 de noviembre de 2000

Reclamante: Jaap Stam, Chesire, UK

Reclamado: Oliver Cohen, Pittsburg, EEUU

Resultado: Transferencia del dominio como consecuencia del cumplimiento de los tres requisitos exigidos en el parágrafo 4 a) de la Política Uniforme.

OBSERVACIONES

- En este caso, el demandante, el futbolista Jaap Stam, había registrado su nombre como marca en el ámbito del Benelux y de Gran Bretaña desde septiembre de 1998 para el ámbito de artículos deportivos, publicidad, ropa, etc.

- Jaap Stam, en su calidad de futbolista del equipo del Manchester United gozaba de una popularidad que le otorgaba unos derechos en el commonlaw en el ámbito del Reino Unido, y reconocido prestigio en el resto del mundo.

- El demandado, por el contrario, ponía en duda esta calidad de persona de prestigio reconocido en el mundo, diciendo incluso que:

El demandante no es popular en los EEUU de ningún modo, en todo caso por un minúsculo grupo de gente rara que sigue los deportes de países extranjeros

Por ello ponía en duda que gozara de derechos de marca no registrada en el mundo entero, aun reconociendo el hecho de que tenía su nombre registrado como marca en el Benelux.

- El panel no aceptó estas alegaciones y consideró que de hecho existía mala fe en el registro desde el punto de vista de que la combinación de palabras Jaap Stamp, carecen de sentido alguno en la lengua inglesa. A ello unió el hecho, probado, de que la página estuvo en blanco y sin aviso alguno de intención de desarrollar contenidos por un plazo de 7 meses.

3-. Pierrevanhooijdonk.com

Número de caso: D2000-1068

Composición del Panel: James Bridgeman

Fecha: 4 de noviembre de 2000

Reclamante: Pierre van Hooijdionk, futbolista Breda, Países Bajos

Reclamado: S.B. Tait, North Lancashire, UK.

Resultado: Transferencia del nombre al demandante

OBSERVACIONES:

- El reclamante, futbolista de profesión, debido a su profesión, y al hecho de haber militado en el club Benfica de Lisboa, así como la selección holandesa durante el mundial de Francia´98 y la Eurocopa de Bélgica y Holanda de 2000, goza de un prestigio y un buen nombre internacional.

- Junto a ello, es titular de un derecho de marca sobre el nombre en cuestión, Pierre van Hooijdonk, en al ámbito del Benelux.

- El reclamado había registrado el nombre de dominio pierrevanhooijdonk.com, previamente al inicio del caso.

- El reclamado no contestó las comunicaciones del panel ni del demandante, salvo con un e-mail en el que indicaba que no disponía de dinero para contratar un abogado que le defendiera y que él dudaba que el demandante fuera un personaje famoso en el mundo entero.

- Alegaba también que lo único que había hecho era pedir dinero para el diseño de la página y que, una vez hecho esto, se la cedería gustosamente.

- Se daba el caso de que el reclamado no había llevado a cabo diseño alguno en la web vinculada al nombre de dominio, permaneciendo inactiva.

- En función de todo ello de todo ello quedó comprobado el hecho de que el registro se había producido de mala fe.

Marcas notorias no registradas:

Concesión del dominio

No concesión del dominio

1-. Juliaroberts.com

Número del caso: D2000-0210

Composición del Panel: Richard W. Page, presidente

Sally M. Abel, panelista

James Bridgeman, panelista

Fecha: 29 de mayo de 2000

Reclamante: Julia Fiona Roberts, actriz, Los Angeles, California

Reclamado: Russell Boyd, New Jersey, USA

Resultado: Transferencia del nombre de dominio

Observaciones:

- Este es uno de los casos más citados por los panelistas a modo de antecedente, debido a su claridad, concisión y sencillez. Se basó en un reconocimiento claro de un derecho de marca notoria no registrada a la demandante, y en el hecho de que el demandado no pudo demostrar que no tenía derecho o interés legítimo sobre el nombre en conflicto.

- Además la mala fe se demostró basándose en dos principios:

a)El hecho de que el demandado había registrado otros nombres de personajes famosos como por ejemplo:

Alpacino.com

Madeleinestone.com

b)Su ofrecimiento del nombre en una página de subastas, concretamente E-Bay, por la que llegaron a ofrecerle 2550 dólares

- El demandado alegó en su escrito de contestación lo siguiente:

Si Julia Roberts hubiera descolgado su teléfono y me hubiera llamado diciendo "Hola Rush, ¿podemos hablar sobre el dominio juliaroberts.com" mi contestación hubiera sido el hecho de dárselo de inmediato. Al no hacerlo se confirmó mi idea de que es otra esnob más de Hollywood.

2-. Isabelle-adjani.net

Número del caso: D2000-0867

Composición del panel: Davis Perkins, panelista único

Fecha: 4 de octubre 2000

Reclamante: Isabelle Adjani, Ginebra, Suiza

Reclamado: Second Orbit Communications, Inc., EEUU

Resultado: Transferencia del dominio a la demandante

OBSERVACIONES:

- La demandante, en tanto que ciudadana suiza, alegó el derecho que le confiere a todos los ciudadanos de ese país su legislación civil a usar su propio nombre y a evitar que se usurpe por otra persona, pudiendo incluso, solicitar indemnización por daños y perjuicios a tal efecto.

- El hecho de que el demandado no contestara, le sirvió al panel para tener en consideración únicamente las alegaciones de la parte demandante.

3-. Margaretdrabble.com

Caso número: D2001-209

Composición del panel: Tony Willoghy, panelista único

Fecha: 26 de marzo de 2001

Reclamante: Margaret Drabble, escritora, Londres, UK

Reclamado: Old Barn Studios Ltd, Birmingham, UK

Resultado: transferencia del dominio

OBSERVACIONES:

- La reclamante es una escritora popular en el mercado anglosajón con un derecho de marca notoria (commonlaw trade mark).

- El reclamado es una empresa que, curiosamente había recibido una transferencia de otro 119 nombres de autores famosos en la fecha de 6 de julio de 2000, por parte de Mark Hoggart, una persona que ya había sido demandada anteriormente en el caso Jeannettewinterston.com (caso D2000-0235).

- El hecho de que se dijera por parte del demandante que la empresa de mandada era un testaferro del señor Hoggart y que la demandada no alegara nada en contra, fue tenido en cuenta como un indicio de mala fe.

- Junto a ello, Mark Hoggart, había ofrecido el nombre de la escritora a su representante por una cifra de 1000 libras, y poco después lo había ofrecido en una página de subastas.

- Todo ello fue tenido en cuenta junto con el hecho de que la secretaria de la empresa demandada indicó al demandante que toda la documentación relativa a este caso se remitiera a una dirección de Cambridge, que curiosamente coincidía con la dirección postal de Mark Hoggart.

4-. Brucespringsteen.com

Caso número: D2000-1532

Composición del panel: Gordon D. Harris, Presidente

Michael Frumklin, panelista

Richard W. Page, panelista, que emitió voto discordante

Reclamante: Bruce Springsteen, cantante, New York, USA

Reclamado: Jeff Burgar y el Bruce Springsteen Fan Club

Resultado: Mantenimiento del nombre, con la peculiaridad del voto discordante de un panelista.

OBSERVACIONES:

- En este caso, curiosamente, los dos panelistas que decidieron el caso entendieron que la parte demandante no fue capaz de probar ninguna de las tres exigencias del artículo 4 a) de la Política Uniforme:

1-.En primer lugar no pudo probar el hecho de que al no ser su nombre una marca registrada, fuera titular de los derechos que asisten a la commonlaw trademark

2-. Tampoco pudo demostrar que el demandado no tuviera derechos o intereses legítimos en el uso y registro del nombre en litigio, puesto que dijo el panelista que redactó la resolución que:

Cuando se hace una búsqueda sobre Bruce Springsteen aparecen miles de enlaces y, evidentemente, no todos ellos son oficiales. Por ese mero detalle no se puede afirmar que exista intención de ensuciar o desprestigiar el nombre del demandante

Además alegó que el éxito de la página oficial brucespringsteen.net, no parecía reflejar el perjuicio que, presuntamente le causaba el registro del nombre del demandante con el sufijo. com.

3-. Por último, no hubo evidencias de mala fe en el Registro y la posterior utilización: no hubo intención de venta o de mantener la página en blanco, etc.

- Por el contrario, el panelista disidente, Richard W. Page, encontró incorrecta la decisión de la mayoría siempre que se basara en el hecho de que el demandante no había adquirido a lo largo de su carrera un significado de distinción con respecto a los demás.

- Junto a esto alegó la preponderancia que existe en la vida práctica de los dominios. com sobre el resto de los demás, indicando que muchos internautas acudirían, sin duda, al dominio, brucesprigsteen.com con la finalidad de encontrar información oficial sobre el demandante.

Uso de pseudónimos

Marcas registradas

Marcas notorias

1-. Sade.com

Número de caso: D2000-0794

Composición del panel: James Bridgeman, presidente

Fecha: 26 de septiembre de 2000

Reclamante: Helen Folsade Adu, Conocida como Sade, Cantante

Reclamado: Quantum Computer Service, Inc.

Resultado: transferencia

OBSERVACIONES:

- La empresa reclamada ofrecía un servicio a los clientes que visitaban su web basado en proporcionarles una cuenta de correo personal, utilizando el nombre de personas populares o instituciones conocidas en diversos ámbitos que incluían: música, deportes, sexo, etc.

- La reclamada registró el nombre en litigio bajo la identidad de un presunto Club de Fans de Sade,

- Otros ejemplos de nombres registrados por la demandada en su sección de música o televisión son:

__The-eagles.com

___The-police.com

__Wetwetwet.com

__Bay-watch-com

__Beverlyhills90210.com

- Consideran los demandados que el nombre Sade que ellos registraron hacía referencia al Marqués de Sade, famoso personaje histórico, con la finalidad de que sus usuarios pudieran completar la dirección de sus cuentas de correo electrónico al modo:

[email protected]

- El panel tuvo en cuenta el hecho de que se hubiera insertado el nombre Sade dentro de la sección musical y que, tras un primer contacto por parte del abogado de la demandante, se cambiara a la sección de Internet

- El panelista hizo continuas alusiones al caso Sting.com (D2000-0596) con la finalidad de establecer diferencias entre un caso y otro.

2-. Madonna.com

Número: D2000-0847

Composición del panel: V.B. Partridge, presidente

James W. Dabney, panelista

Davis E. Sorking, panelista

Fecha: 12 octubre de 2000

Reclamante: Madonna Ciccone

Reclamado: Dan Parisi y Madonna.com

Resultado: transferencia del nombre

OBSERVACIÓNES:

Madonna Ciccone famosa cantante estadounidense es titular de una marca registrada en los EEUU para servicios de entretenimiento y productos relativos.

- El demandado adquirió el dominio madonna.com por un precio de 20.000 dólares a Prodomains. Cinco días después, el 5 de julio de 1998 inscribió el nombre Madonna en el registro mercantil de Túnez. Durante un año el dominio albergó una web dedicada a la pornografía en la que se indicó que madonna.com no tenía nada que ver con la cantante, con el hospital católico Madonna o con el colegio Madonna.

- Poco después anunció su interés de donar el dominio al hospital antes referido. En función del hecho de haber puesto un anuncio negando toda vinculación con la cantante, del hecho de no haber pedido dinero por la transmisión del dominio, de tener una marca registrada con ese nombre y del hecho de que la carrera artística de la demandante está plagada de alusiones e insinuaciones de claro contenido sexual alegaba su buena fe en el registro y posterior uso del dominio en disputa.

- El panel decidió que se cumplían los requisitos del parágrafo 4 a) de la Política Uniforme, sobre la base de que el demandado no pudo explicar el porqué de su elección de madonna.com como sitio de entretenimiento para adultos, basándose necesariamente en los significados que el término tiene en el diccionario.

- Tampoco queda claro que el hecho del registro del nombre en un registro mercantil distinto de aquel en que reside el registrante o del mercado al que va a dirigir su producto, confiera, en sí mismo, derechos especiales sobre el nombre que se registra sin derecho aparente en la Red.

- La mala fe quedó demostrada en los hechos de que el demandado buscaba un interés comercial en la explotación del nombre y en la circunstancia de impedir el uso por parte de la demandante del dominio ya que, incluso cuando el demandado ofreció ceder gratuitamente el dominio a un hospital, detrás de un acto de aparente generosidad se encontraba una condición de no cesión del nombre a la demandante

3-. Caso Sting

Número de caso: D2000-0596

Composición del panel: Andrew F. Chistre, presidente y único

Fecha: 24 de julio de 2000

Reclamante: Gordon Sumner, conocido en su vida profesional como Sting

Reclamado: Michael Urban, Georgia

Resultado: No concesión de la transferencia por falta de prueba de los requisitos del art. 4 a) de la Política

OBSERVACIONES:

- Gordon Sumner, más conocido como Sting, alega que el demandado registró, de mala fe el dominio Sting.com, basándose en dos puntos:

a)Ofrecimiento del dominio por 25.000 dólares

b)Vínculo del nombre a una página de venta de armas de fuego

- El demandado alegó:

c)El nombre STING ha sido objeto de 20 registros distintos en los EEUU y ninguno fue obra del demandante.

d)El apodo STING (en tanto que sustantivo de uso común en lengua inglesa) había sido usado por el demandado al menos desde 1992 en Internet, lo que le confería un interés personal en el nombre.

e)El demandado negó que hubiera pedido por el traspaso del dominio más dinero que lo que costó darlo de alta. No obstante, reconoce que, tras un primer contacto con el representante del demandante ofreció el dinero a cambio de dinero.

f)También presentó documentación que acreditaba el hecho del vínculo de la web con otra dedicada a la venta de armas, que fue consecuencia de un error temporal de su ISP.

- No se puede considerar el caso de sting.com al de juliaroberts.com, jeannettewinterson.com, etc. puesto que el término sting tiene en lengua inglesa hasta 9 significados distintos. De ese modo no le protegería la doctrina de la commonlaw trademark.

- En lo relativo a la exigencia del punto ii) de la letra a) del parágrafo 4 de la Política Uniforme, el demandado aportó pruebas claras de que utilizaba el sobrenombre sting mucho antes de comenzar la disputa que nos ocupa.

- No obstante, esto no prueba el hecho de que fuera comúnmente conocido a través de él, antes al contrario, el uso de un pseudónimo en Internet, le facilitaba una situación de anonimato que no le daba su propio nombre.

- No aportó pruebas suficientes el demandante en lo relativo a sus acusaciones de que el demandado había ofrecido por 25.000 dólares la venta de la página. Si bien eso puede llegar a ser cierto, asume el panelista, no lo es menos que ese ofrecimiento sólo se produjo después de que el representante del demandante se pusiera en contacto con el demandado y le pidiera un acuerdo.

- Tampoco aporta prueba el demandante sobre la existencia de mala fe en el hecho del vínculo de la web con la página de venta de armas, pruebas que fueran capaces de romper las que aportó el demandado al efecto.