O contrato internacional de transferência de tecnologia no âmbito da OMC

            O comércio tradicionalmente constituiu da troca de átomos, onde, o produto era despachado por via marítima, consistindo, não raro, em uma massa volumosa, pesada e inerte, navegando por milhares de quilômetros, a um alto custo por muitos dias. Ao passar pela alfândega declara-se os átomos, ou seja, o produto material, e não os bits ou conhecimento, o bem imaterial. O desenho hodierno do comércio mudou, a movimentação regular passa a ser de forma instantânea, os bens passam a ser bits, o conhecimento passa a ter valor econômico, passível de ser transferível.

            A sociedade agrega na informação, na tecnologia, valor. Neste movimento axiológico, emerge o Direito, quando o fato social tem relevância suficiente para ser tutelado. E a tecnologia ganha acepções várias, transitando em bits e átomos, recebendo valores econômicos vultuosos, fazendo-se assim necessário refletir sobre o conhecimento, o know how e sua transferência. Onde a informação, o know how, a tecnologia pode ser equiparada ao bit, que não tem cor, tamanho ou peso, mas a sua tradução, leitura e acepção econômica e jurídica, tem cor tamanho e peso: o dinheiro e o contrato. Portanto, o GATT trata de átomos.

            Assim, propõe-se aqui demonstrar a leitura jurídica dada ao Know how, à tecnologia, elucidando seus conceitos e natureza jurídica, para que então verifique-se quais são as formas e procedimentos adequados para que viabilize sua transferência. Informando ainda, a que categoria, em uma visão sistêmica, encontra-se ligado o contrato de transferência jurídica, vez que, uma das características próprias das relações internacionais hodiernas consiste no intenso fluxo de capital, de forma transnacional. Destarte, a transferência de tecnologia não cria uma dinâmica de desenvolvimento econômico senão quando contribui para um desenvolvimento que corresponda às necessidades do país importador e às mentalidades locais.

            Os Estados ditos desenvolvidos sustentaram que a tarefa das organizações internacionais deveria resumir-se em fornecer conselhos técnicos nos domínios econômico, social e cultural aos Estados membros que desejassem tal auxílio. De sorte que, ao mesmo tempo que houve a expansão comercial, onde os agentes econômicos passaram aplicar o conceito de transferência de tecnologia além do assistencialismo, o Estados conceberam-na à medida da complexidade de um processo de produção ou mesmo de gestão de um setor econômico.

            O desenvolvimento e implementação de tecnologia de ponta faz-se, em sua, maioria, através de investimentos estrangeiros diretos, que por sua vez, provocam duplo efeito: constitui uma significativa fonte de capital para o setor privado e consiste em um alto risco de vulnerabilidade para a economia nacional.

            Seguindo-se o parâmetro de átomos e bits, a tecnologia, de forma análoga, seria um bit. Mesmo que necessite de átomos para manifestar-se, como o papel, a fita gravada, o filme, ou qualquer outro bem tangível capaz de trazer a percepção do objeto sob análise. Desta feita, tampouco é um direito, embora, possa ser objeto de direito. A tecnologia consiste em um conjunto ordenado de conhecimentos, informações.

            De maneira geral, a informação, como tal, é um bem tutelado pelo Direito, ou seja, algo que potencialmente será objeto de direitos e obrigações, os quais, por sua vez, serão objeto de proteção jurídica. Tal proteção será conferida desde que haja um legítimo interesse, moral ou econômico, na preservação, no uso (exclusivo ou não), na divulgação (exclusiva ou não) da tal informação.

            Já de início se percebe que, segundo tal perspectiva, tecnologia ⁽¹⁾ é algo intrínseco à atividade empresarial, o fator cognitivo da produção da empresa. Não se trata, pelo menos diretamente, de um bem intelectual comunitário, ou nacional, que vise o bem do homem ou o progresso dos povos, a não ser na medida em que a empresa é considerada como o meio ótimo de alcançar tais objetivos.

            A tecnologia surge no mundo econômico de várias maneiras diversas. Ela pode ser parte de segredo comercial de uma empresa; surgirá como "informação confidencial" quando transmitida sob reserva de circulação; será livremente divulgada mas sem terá sua utilização restrita, se patenteada; será prestada sem nenhuma reserva, seja de divulgação, seja de utilização no caso de serviços técnicos como o de projeto, de consultoria etc.

            Desta feita, tem-se que o segredo comercial consiste no conjunto das informações escassas, de caráter financeiro, econômico, comercial ou tecnológico, que permitem à empresa que as detém uma posição privilegiada. Enquanto afetado à exploração de uma certa empresa, este segredo é parte do fundo de comércio, e, como tal, um ativo não contabilizável, embora apreciável economicamente quando a empresa, como um todo, ou parte dela, se transforma em bem de troca ⁽²⁾.

            A informação confidencial, que pode ser igualmente de caráter financeiro comercial etc. inclusive tecnológico, é parte de um segredo comercial transmitido, sob reserva de divulgação, de alguma vantagem para transmissor. Dentro desta ótica, o conhecimento técnico transmitido com restrição de divulgação é uma informação confidencial, e será Know how ⁽³⁾ desde que sua detenção represente uma vantagem comercial para o recipiente. Assim, como se verá, o contrato de know how , ou de transferência de tecnologia, tem por objeto a cessão de posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais

            Exara-se desta noção que o know how não é um conhecimento, mas uma conformação do aviamento, uma forma de organizar a produção; sua transmissão, desta feita, consiste em transplante de parcela da organização empresarial diretamente afeta à fabricação, reproduzindo o aviamento do fornecedor do know how. A organização nova, já pelo fato de seu transplante, traz consigo uma expectativa de reditibilidade, um poder novo sobre o mercado, poder tanto mais efetivo quanto se assemelharem o mercado para o qual o know how foi concebido e para o qual foi transplantado.

            O contrato que traspassa o know how, desta forma, é um contrato de comunicação de experiências empresariais ⁽⁴⁾, de maneiras de organizar a produção. Mas, enquanto significa uma renúncia, por parte do fornecedor, de utilizar-se da vantagem que teria em produzir, ele próprio, no mercado considerado, ou, pelo menos de produzir sozinho, é uma cessão perante a concorrência, e não somente uma criação de poder.

            Em outras palavras, a aquisição do bem concorrencial não é originária. Tal raciocínio terá talvez menos validade no futuro em que se multiplicaram as fábricas de tecnologia, unidades empresariais cujo produto é a própria arte de fabricação; mantém-se, porém, ainda enquanto o know how for parcela do aviamento de uma empresa, que o gera como instrumento de produção.

            A noção de propriedade destas informações, ou da sua posse (o exercício legítimo de alguns dos direitos elementares da propriedade), porém, premeia as definições correntes de Know how. Paul Demin ⁽⁵⁾, por exemplo, entende que no contrato respectivo uma pessoa se obriga a fazer o contratante fruir dos direitos que ela possui sobre certas fórmulas e processos secretos, durante um certo tempo, e por um certo preço.

            Outros autores preferem definir o objeto do contrato pelos conhecimentos técnicos a serem transmitidos, neste sentido Fran Martins ⁽⁶⁾ acredita que Know how seja certos conhecimentos ou processos, secretos e originais, que uma pessoa tem, e que, devidamente aplicados dão como resultado um benefício a favor de quem o emprega.

            Delineado está desta forma, o sentido da definição ora proposta de know how:, qual seja o corpo de conhecimentos técnicos, relativamente originais e secretos, ou pelo menos escassos, que permitem, a quem os detenha, uma posição privilegiada no mercado. O contrato de Know how, consequentemente, seria aquele em que uma parte, mediante o pagamento de uma soma, fornece a outra informações tecnológicas escassas, de forma a possibilitar a esta uma posição privilegiada no mercado. Em suma, o que se transfere, na realidade, não é a tecnologia, mas a oportunidade comercial dela resultante.

            Possuindo então valoração econômica, o Know how consiste em bem imaterial, sujeito a propriedade e passível de transferência a título oneroso ou gratuito. De sorte que, a propriedade de uma informação implica no direito de guardá-la para uso próprio, usando-a como bem de produção. Convindo-lhe passar a informação adiante, mediante um aluguel, no caso chamado regalia (royalties), o proprietário goza dela, através de seus frutos. Não querendo, ou não podendo, tirar seus resultados econômicos diretamente ou por via de terceiros, o dono pode vender ou dar tal informação, mediante cessão. E, como no caso da propriedade das coisas tangíveis, o dono da informação pode impedir que outros dela façam uso indevido. Em ambos os tipos de propriedades existe um direito à exclusividade na utilização da coisa ou da informação, ou, se quiser, um monopólio legal.

            Evidentemente, é mais difícil conceber a propriedade sem uma coisa tangível para ser seu objeto. Criou-se o sistema de propriedade legal de uma informação, no entanto, porque já havia uma exclusividade de fato -, o segredo. Convém à Sociedade que os avanços técnicos sejam divulgados, e para isto se dá uma proteção especial - a maior de que dispõe o Direito - a quem os queira revelar. É uma barganha: troca-se um segredo, que talvez jamais fosse descoberto por outros, pela exclusividade de sua utilização, mesmo contra aqueles que vierem autonomamente a ter acesso à mesma informação. Assim pode-se com base nos dados revelados, ir além do proprietário. Melhor ainda, como a propriedade concedida pelo Estado é temporária e sujeita à exploração econômica obrigatória, ao fim do período exclusivo ou se o dono opta por não fazer uso dela, um competidor vai ter direito de tomar posse, ou de simplesmente fazer uso dos dados para seus próprios fins.

            A racionalidade do sistema pressupõe, porém, dois elementos essenciais: a) Existência de competição econômica; b) Existência de competição tecnológica.

            Em primeiro lugar, a transferência é definida como mera comunicação e não mudança de título. Como pouco adiante no texto se enfatiza, transferir tecnologia, na perspectiva das empresas multinacionais, não significa transferir a propriedade da mesma nem tampouco a propriedade do bem imaterial.

            Deve-se notar que noção de transferência como transmissão de propriedade é a predominante na prática do INPI ⁽⁷⁾. Além disto, a jurisprudência do INPI exige, para que haja transferência: a) que não haja a tecnologia já no país ⁽⁸⁾; b) que importe em aumento da capacidade de produção da receptora. ⁽⁹⁾; c) que haja responsabilidade da supridora pela tecnologia. d) que haja absorção ou autonomia; e) que o bem transmitido seja de natureza imaterial (não se admitindo a tese da tecnologia implícita do hardware).

            Finalmente, a prática mais recente do Instituto só entende que há transferência de tecnologia se a mesma é transmitida para fora do mesmo grupo econômico.

            Em segundo lugar, concebe-se que a transferência se faça por veículos que extravasam o objeto de presente estudo, o know how. A par de tais contratos, nota-se que se entende o investimento direto, os contratos de assistência técnica (como sendo algo diverso do know how), as marcas, os acordos de consultoria técnica, contratos turnkey e até a educação não específica como meios de transferência do fator cognitivo da atividade empresarial. Conforme salienta BARBOSA:

            Destarte, é necessário apurar a noção de Transferência de tecnologia, para efeitos deste Trabalho. Assim, transferência não é o termo empregado quando transaciona-se mercadorias, seja nacional ou internacionalmente. Logo percebe-se que, ao tratar-se do Comércio de Tecnologia. Substancialmente, Transferência e Comércio podem estar totalmente dissociados. É possível, por exemplo, através de convênios governamentais, existirem situações em que a transferência tecnológica acontece sem o comércio, como também é viável no comércio inexistir a transferência ⁽¹¹⁾.

            Contudo, o conceito de Comércio de Tecnologia, conforme aqui empregado, está atrelado à categoria Tecnologia, como foi conceituada. O enfoque, desta maneira, é exclusivamente sobre a chamada tecnologia explícita, sem qualquer menção à tecnologia implícita, nos termos que vem sendo usualmente utilizado. Para alguns, tecnologia implícita é aquela incorporada a outras mercadorias, em geral com ênfase em bens de capital. Esse aspecto pode servir para definir o estado das artes, mas obscurece, em geral, a questão da Transferência e, principalmente, do Comércio de Tecnologia. ⁽¹²⁾

            Assim sendo, a Transferência de Tecnologia a qual o título deste trabalho se remete é um processo de comercialização de um bem que se constitui em fator cognitivo da atividade empresarial. As conclusões que se extraem de nosso estudo estão, desta feita, limitadas ao contexto restrito de um negócio efetuado entre duas empresas, numa economia em que o mercado, seja interno, seja internacional, representa um fator dominante.

            Duas observações importantes de fazem necessárias neste passo. Em primeiro lugar, a consideração de que a tecnologia de que se fala implica num sistema de propriedade, em que se estruture o valor e a necessidade da mercadoria comercializada. Comércio sem transferência, leia-se, sem passagem de propriedade. Nem sempre as relações de propriedade se exercem sobre o bem transferido: quem contrata a prestação de um serviço de treinamento não recebe nenhum item sobre o qual possa exercer uma exclusividade de direito, nem tinha tal exclusividade o prestador.

            Em outros casos, há propriedade (ou mais propriamente, exclusividade de direito) sobre o objeto do contrato, por exemplo, quando se transmite o direito de explorar uma tecnologia patenteada; em outros, há um tipo de proteção jurídica de efeitos próximos a da propriedade, como quando se transfere um conjunto de conhecimentos de que o supridor disponha em condições de exclusividade de fato, total ou relativa, a qual o Direito reconheça legitimidade: o know how. Em todas as hipóteses, porém, há um sistema de propriedade, ou de exclusividade de fato reconhecida como legítima, dos bens de produção das empresas envolvidas no negócio.

            Definindo-se propriedade, não como o poder absoluto sobre a coisa, à maneira de Code Napoleon, mas como a indisponibilidade legal de terceiros sobre bens que o direito dá a alguns o poder de usar, pode-se dizer que só há transferência de tecnologia se há propriedade da tecnologia que se define como mercadoria. Num universo anômico, em que lei nenhuma proibisse o uso de todas tecnologias existentes por qualquer interessado, inclusive através da penetração forçada na intimidade das empresas para extrair seu modelo específico de produção, não haveria espaço para o comércio de tecnologia; é de se perguntar, inclusive, se haveria tecnologia a se comerciar.

            Em segundo lugar, é preciso enfatizar que o comércio de tecnologia entre empresas do mundo desenvolvido e as do mundo em desenvolvimento se perfaz em condições especiais. Diferentemente das transferências que se concluem entre empresas européias e americanas, processo simples de acasalamento entre unidades de produção atuando no mesmo contexto econômico, social e cultural, a empresa brasileira recebe da fornecedora americana algo que lhe chega como enxerto. ⁽¹³⁾.

            Nas transferências entre empresas do primeiro mundo, a tecnologia objeto do negócio pode ser tomada como base de um processo de geração de novas tecnologias: a comunidade científica e a estrutura empresarial estão aptas a prover uma concorrência tecnológica, através da geração de conhecimentos voltados para a produção, na qual o novo item se incorpora. A tecnologia transferida constitui em um fator de produção de tecnologia nova. No caso da transferência para empresas do terceiro mundo, a tecnologia surge como, somente, um fator de produção de bens e serviços

            A identificação da natureza jurídica de um contrato de know how, requer precipuamente o reconhecimento da natureza jurídica do know how. Páginas atrás, verificou-se como o direito que recai sobre o segredo de empresa como um poder, embora incidindo de forma não exclusiva sobre o bem que lhe é objeto final; e ainda, detraí-se a existência de um bem concorrencial, expresso pela reditibilidade de uma atividade econômica.

            Este bem, sobre o qual se recai um poder absoluto, mas não exclusivo, constitui-se numa "quase-propriedade" ⁽¹⁴⁾.. Quase, pois há uma forma de excluir terceiros do uso inautorizado do valor econômico, uma forma de controle econômico sobre a disponibilidade do valor; mas não há de excluir todos. No caso do know how, o direito de impedir a reprodução do aviamento, e a falta de fundamento jurídico para evitar a conformação idêntica mas autônoma são comparáveis ao que ocorre em matéria de direito autoral - mas, no que se refere ao know how, o copyright é de uma forma empresarial, e não de um imaginário, de um conjunto de sons, de um conjunto de cores.

            Quase propriedade, também, pois se submete aos princípios de limitação da concorrência, e deve ser examinada sob a ótica do poder econômico. Estas limitações, aliás, não são estranhas à propriedade física, no seu estágio moderno ⁽¹⁵⁾, constrangida pelo domínio eminente do Estado, pelas regras do meio-ambiente, pelo direito de pesquisa e exploração de jazidas, por todos os ônus da função social a que se destina. Ou seja, a propriedade em sua concepção moderna do Direito Civil, a relativização da autonomia de vontade e do direito de propriedade face sua função social.

            Quanto à natureza jurídica do contrato, parte considerável da doutrina o considera empreitada mista ⁽¹⁶⁾, um pouco desfigurada, sendo análogo ao contrato de ensino. A complexidade das obrigações que o constituem, por outro lado, leva parcela dos autores a renunciar a uma aproximação com qualquer contrato típico ⁽¹⁷⁾.

            O Contrato de know how tem natureza complexa. Como já se notou anteriormente, há, nele implícito, obrigações de dar (plantas, blue prints, listagens, etc) e obrigações de fazer (comunicar experiências, no que o jargão da área chama o know how). Há bens materiais e bens não materiais como objeto dos direitos ajustados; e, como visto, a obrigação de comunicação de know how tende a ser parte de negócios jurídicos ainda mais complexo.

            A prática administrativa vigente no Brasil tem levado a que os contratos de importação de know how sejam desvinculados de outras avenças complementares, como as de compra e venda de bens, ou empreitadas de obras, ou licenças de direitos exclusivos, de forma a que o regime específico daqueles fique explicitado. Assim, os contratos que prevejam obrigações de know how, além de outras, ajustados após 1975 (data de entrada em vigor do revogado Ato Normativo INPI no. 15) ⁽¹⁸⁾ serão raros, e não deverão prever pagamentos em divisas especialmente por tecnologia.

            Os contratos de know how de outros países podem prever cláusulas de não comunicação a terceiros, e cláusulas de não exploração. Quando disposta a não comunicação, durante o prazo prescrito as informações serão indisponíveis - o receptor de know how poderá dele usar, extrair dele seus frutos, defender-se das violações de seu segredo empresarial, mas não poderá transmitir a terceiros os conhecimentos recebidos. De outro lado, podem tais contratos prever que, após um certo período, as informações não sejam mais utilizadas no processo industrial; os dados, plantas e "blue prints" devem ser restituídos; a experiência adquirida, ignorada.

            Nestas condições, ter-se-ia uma "locação" de know how, uma "licença" (como é mais denominada mais freqüentemente), por oposição à "cessão", ajuste em que inexiste a cláusula de não exploração. Está claro que não sendo o know how objeto de direitos exclusivos, não haverá uma licença, em seu sentido técnico (licere = dar permissão), constituindo-se o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência. É intuitivo, após havermos indicado a natureza de "cessão parcial de aviamento" do contrato de know how, que todos os ônus sobre tal transferência irão afetar a capacidade concorrencial do receptor, e de forma direta.

            O mesmo se dirá do pacto de não comunicação; embora seja razoável exigir-se do receptor que tome especiais cuidados para não lesar o próprio patrimônio do fornecedor, divulgando o segredo transmitido aos quatro ventos. Coisa inteiramente diversa é restringir a comunicação que perfaz sob condições de sigilo - a uma terceira empresa, a uma instituição de pesquisa, de maneira a não aviltar o valor econômico do segredo.

            A prática administrativa brasileira tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida a cessão definitiva. No entanto, como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo cetro, a cessão não é completa, até o termo do pacto, constituindo-se, na verdade, em cessão gravada com indisponibilidade.

            Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade ad eternum não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI.

            Em teoria, assim, o contrato de know how pode ser não só de cessão temporária (licença) como de cessão definitiva gravada e de cessão integral, sendo apenas as duas últimas modalidades política, econômica e juridicamente defensáveis. Em particular, a expressão "licença" tem sido expurgada dos contratos celebrados para execução no país, por sua conotação de "autorização de uso de direitos exclusivos", algo de que certamente não se trata ⁽¹⁹⁾.

            Assim é que se torna possível concordar com a formulação da doutrina francesa, de ser o contrato de know how uma empreiteira mista mesmo se, por vezes, não pressuponha uma obrigação de resultado. O empreiteiro reúne os meios materiais e imateriais que permitem a reprodução do aviamento, e os transfere ou comunica ao receptor; isto, no caso da cessão definitiva desonerada.

            O mesmo não se pode dizer da cessão gravada com a indisponibilidade (no caso, incomunicabilidade, mas em outro sentido). Há uma comunicação de bens concorrenciais, com pacto acessório de restrição à concorrência, não ignorada a atividade anterior ao repasse, que outra coisa não é senão a empreitada.

            Diversa, ainda, é a cessão temporária, a "licença", que se aproxima da locação de um bem concorrencial, algo, aliás, também conhecido no direito europeu sob outra forma, a de location-gerence dos fundos de comércio, mas proscrito pela prática administrativa brasileira.

            Mas é o vínculo continuado, a cessão reiterada, o fluxo de informações novas que se pode pactuar num único ajuste, que se tem denominado contrato de cooperação, que se ilustra, mais do que todos os outros, a natureza associativa dos contratos de know how. Nestas figuras contratuais, se põe em contato o aviamento de duas empresas, que, a cada momento (mas seletivamente, muito seletivamente no caso de pessoas não integrantes do mesmo grupo econômico) reproduzem a conformação tecnológica uma da outra.

            Embora, neste caso específico, a associação se torne predominante, na maioria dos demais contratos de know how existe uma figura análoga à da sociedade em conta de participação, criada através da parceria empresarial, a joint venture ⁽²⁰⁾. Com efeito, muitas vezes a contraprestação do repasse de know how é calculada na forma de percentuais sobre a futura receita, lucro, ou produção. Caso insatisfatório o repasse, ou não reditício o know how no mercado considerado, nenhum rendimento resultará para o supridor, salvo as parcelas de adiantamento (no Brasil, o pagamento pela documentação técnica inicial, em outros países, o "royalty mínimo").

            Na rara hipótese de rendimentos calculados sobre o lucros, a configuração como sociedade é clara; menos, nos casos de cálculo sobre a receita - o produto pode ser reditício, mas não lucrativo; ainda menos, no caso de valores fixos sobre unidade produzida; minimamente, quando se vincula o pagamento à capacidade de produção de uma unidade industrial - como ocorre freqüentemente na indústria petroquímica.

            Em todos estes casos, porém, embora não se possa asseverar a existência de um contrato de sociedade strictu senso, tem-se uma comunhão de interesses no que toca à reditibilidade: cabendo-se a oportunidade comercial, na verdade obtém-se um investimento de risco mínimo de perda, com razoáveis possibilidades de lucro. A última observação é particularmente pertinente quando se sabe que os investimentos em pesquisas e experiências são dimensionadas quase que sempre, em relação à empresa supridora; os ganhos de know how são usualmente líquidos, apreçando-se pelo valor da opção de, ao invés de transferir as informações, disputar diretamente o mercado.

            Com efeito de delimitar e diferenciar os tipos de contratos deve-se apontar que o know how constitui um elemento imaterial (fórmulas, procedimentos, etc.), secreto e não patenteado, que pode distinguir-se atentando-se para o objeto contratual da assistência técnica. Se o cedente obriga-se ao fornecimento de informações, especificações sobre o processo industrial específico, sendo estes desconhecidos e devendo manter-se em segredo, porém sem intervir na aplicação das fórmulas, nem garantir o resultado, pois assim trataría-se de um contrato de know-how. Se ao contrário, o cedente obriga-se a fornecer o conselho técnico necessário, garantindo o resultado e compreendendo uma obrigação de fazer, o contrato se qualificará como de assistência técnica.

            De forma que se destaca como nota diferencial de ambos contratos, àquela assinalada nos Comentários ao Modelo de Convênio da OCDE no sentido de que o know-how consiste no complemento do que um industrial não pode saber pelo simples exame do produto e mero conhecimento do estado da técnica, enquanto que a assistência técnica consiste nos conhecimentos usuais da profissão do cedente. ⁽²¹⁾

            A obrigação de comunicar o know-how é, boa parte das vezes, integrante de uma avença complexa, onde se somam licenças de direitos de propriedade industrial, serviços técnicos, exclusividades de distribuição de bens. Nada impede em teoria que, existindo o vínculo entre as duas partes do negócio jurídico, se especifique o regime individual de cada um deles, direitos exclusivos de um lado, direitos não exclusivos de outro. Para isto é preciso ter em conta os limites do privilégio, quanto à atividade privilegiada, ao ramo tecnológico, aos condicionamentos geográficos e temporais.

            Utiliza-se aqui, uma analogia para melhor compreensão. Uma classificação sutil, entre as obrigações de fazer, é a que toma como paradigmas o contrato do advogado com seu cliente, de um lado, e os deveres de um professor de direito, de outro. O advogado ouve, sente, vê, com os sentidos que lhe dão o conhecimento e a experiência profissional, alvitra o caminho, e orienta; o cliente recebe a prescrição, e, por vezes, a identificação jurídica do caso sob análise. A advocatícia é aplicada, em seus cânones e virtuosidades, e o cliente recebe os resultados de sua aplicação.

            O advogado, porém, deixa seu escritório e vai para a sala de aula. Aos seus alunos, o Direito não é aplicada, mas descrito; os acadêmicos não sentem, em si, os resultados da aplicação - são, ao contrário, educados na arte, como foram instruídos na ciência. Se pudéssemos transplantar para as informações e treinamento recebidos pelos estudantes as distinções da economia, o professor de Direito repassaria bens de produção, enquanto que, como advogado, forneceria aos clientes dados e informações que seriam consumidas, e em estado de prontas.

            Tal distinção é indispensável para se compreender a que existe entre serviços técnicos e know how. Incluem-se entre os primeiros, na classificação fiscal, cambiária e administrativa em vigor, uma massa de contratos de facere, empreitadas mistas, locação de serviços, empreitadas de lavor, empreitadas globais. Não ocorre confusão entre a obrigação de construir uma usina ou reparar uma máquina hidrelétrica e a de repassar know how; mas existem casos limite, onde um e outra obrigação se aproximam tanto que é difícil dizer qual é qual.

            Em princípio, a obrigação de repassar know how é equiparável a do professor de Direito: estando perante tal avença quando o resultado visado é a aquisição de informações que, alterando o aviamento, se integrem no processo como se bens de produção fossem. A gama dos serviços técnicos, por sua vez, se aproxima dos serviços do médico: a engenharia ou as ciências são utilizadas como instrumento, e sua aplicação num resultado final é que perfaz a prestação. Uma empresa de consultoria se encarrega de um projeto; planeja as instalações, escolhe o local, detalha a localização de cada equipamento, indica as dimensões e calibres dos encanamentos, calcula o peso das máquinas, e a tensão da energia necessária. Todas estas informações, que a consultora transfere ao dono da obra, são prescrições como a do médico: o dono da obra não precisa saber como a projetista chegou a suas conclusões para operar sua fábrica ⁽²²⁾.

            Mas o dono da obra põe sua unidade industrial em ação; precisa saber como os insumos e componentes são processados, como serão estocados; a que temperatura e pressão deverão ser transformados em produtos finais, e que quantidade de ingredientes e catalisadores e preciso para obter os melhores resultados. A projetista já não lhe fornece tais dados, que virão de uma outra empresa análoga, cuja experiência industrial já haja superado tais questões, e encontrado uma solução reditícia.

            Suponha-se mesmo, que a consultora, por jamais ter feito projeto comparável, não se considere capacitada a fazê-lo sozinha. Irá ajustar com outra consultora, já experiente, que lhe informará e treinará a fazer projetos como os de que necessita. Em ambos os casos, o dono da obra, ou a consultora vão a empresas análogas para obter conhecimentos e experiências que vão empregar, e de que precisam dispor para operar: ambos avençaram o repasse de know how.

            Evidentemente, e cumpre abrir parênteses, a fornecedora de know how não ajustará seus serviços se não houver maiores vantagens em repassar sua arte de fabricação do que fabricar. O interesse, em grande maioria dos casos, resulta de intervenção do Estado na economia nacional, levantando barreiras alfandegárias, criando subsídios ou, simplesmente, instituindo uma reserva de mercado em favor das empresas localizadas no país; como, no Brasil, ocorre com as consultoras de engenharia. mas também pode resultar de estratégia empresariais, ou da maior lucratividade relativa que resulta dos pagamentos do know how - sendo esta última hipótese compreensivelmente bem limitada.

            Basta aqui construir a noção diferencial entre know how e serviços técnicos, naquilo em que interessa ao tratamento de práticas restritivas. Em primeiro lugar, a maior parte das vezes existe uma garantia efetiva quanto ao resultado, se não dos créditos (o que ninguém pode garantir) ao menos da reditibilidade; a obrigação é na prática de resultado, e não de meio, pois via de regra os pagamentos, contraprestação do fornecimento de informações são estipulados como parcela do faturamento, produção, ou lucros (running royalties). Em segundo lugar (como vimos), não é lícito ao fornecedor prescrever o abandono das informações obtidas, ao término do contrato. ⁽²³⁾

            No que tange à patente, esta configura-se como um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pela divulgação dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade de direito ⁽²⁴⁾.

            O titular de uma patente, como o dono de um apartamento, tem meios legais de impedir o uso do objeto de seu direito por qualquer pessoa não autorizada: ninguém pode invadir o imóvel, ou explorar uma tecnologia patenteada, sem dar conta de seus atos segundo o que a lei dispões. Isto é o mesmo que dizer que os direitos decorrentes de uma patente, como os resultantes da propriedade dos bens materiais, se exercem, indistintamente, contra todas as pessoas: e a ninguém é facultado esbulhar apartamentos ou violar patentes.

            A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da patente promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente. Tem, porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram.

            Enfatizando um ou outro aspecto, os vários sistemas jurídicos vêem a licença como um contrato aproximado ao de locação de bens materiais, ou, se tomado o lado negativo, como uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada por violação de privilégio ⁽²⁵⁾. Neste último sentido, o direito americano e determinados autores jurídicos. A corrente que favorece a aproximação entre licença, por sua vez, exige do licenciador o cumprimento de uma série de obrigações, que configuram o contrato como de natureza substantiva: quem loca tem de dar o apartamento em condições de moradia. A esta última corrente se filia o Direito da Propriedade Industrial no Brasil (vide AN INPI 17/76, 13 e 15).

            A limitação dos direitos exclusivos no tempo, principalmente no que se refere aos privilégios de invenção e de modelo de utilidade, é uma das razões de ser do sistema de propriedade industrial, cuja racionalidade prevê a divulgação dos inventos e melhoramentos em troca do monopólio temporário.

            Em virtude do disposto em sua lei de criação, o INPI não poderia averbar um contrato de licença cujas cláusulas resultassem na extensão obrigacional dos direitos exclusivos, para além do prazo legal. Tais disposições se constituem em abuso do sistema de propriedade industrial, e vão em contradição a sua função econômica, jurídica, social e técnica, como o entende a lei. 5.648/70. ⁽²⁶⁾

            Em segundo lugar, as restrições após o perecimento do direito exclusivo, subsistindo como limitações autônomas, não reúnem condições para obter a legitimação sob o direito comum. Caso fossem vínculos subsidiários, restrições necessárias para a proteção de um interesse legítimo do titular, não ofenderiam o princípio geral de liberdade de empresa e de desenvolvimento, se estipuladas dentro dos parâmetros de tempo, lugar e objeto. Não é o que ocorre, pois a legitimação do interesse do titular do privilégio desaparece com o fim do mesmo privilégio.

            A norma administrativa brasileira que rege o licenciamento de patentes (NA 15/75, item 2.1.1) exige, no entanto, que com a autorização de uso de direitos exclusivos o titular forneça todos os dados e informações suplementares, necessários para produzir o objeto da patente para o mercado do licenciado. Assim é que, num mesmo negócio jurídico se terá como objeto o uso de direitos e o uso de informação; aqueles são limitados no tempo, pelo prazo legal. Mas as informações suplementares, se secretas, têm valor econômico que pode exceder ao prazo de privilégio.

            Sem dúvida, aplicar-se-á no caso a regra "accessorium sequitur principale": as informações, suplementares como são, têm sua proteção dimensionada à duração do privilégio. A questão se resolve, quanto a elas, como um contrato de know how cujo termo coincide com o da patente.

            Em terceiro lugar haverá uma eliminação parcial não razoável da concorrência, por acordo entre empresas, na hipótese do art. 1, I, "a", da lei 4.137/62 ⁽²⁷⁾.

            Não é aceitável a prática, também, se imposta ao recipiente nacional como resultado do domínio abusivo do supridor sobre o mercado (do produto final, da tecnologia, ou de ambos) em maneira contrária aos objetivos nacionais de desenvolvimento, ao teor do art. 2º, I, "g", da Lei 4.137/62.

            Para que se defina o crime contra a economia popular, no entanto, é necessário que haja os pressupostos objetivos e subjetivos do art. 3º, III da lei 1.521/51, inclusive o dolo específico. São estes os fundamentos jurídicos e matrizes legais do item 2.5.2, III, do NA/15 que veda restrições à livre utilização dos dados e informações transmitidas, após a extinção da patente. Note-se, aliás, que tal limitação só se refere às informações protegidas pelos direitos de propriedade industrial; para o know how desprotegido, ou seja, o que esteja fora das reivindicações, valem precisamente os mesmos parâmetros dos contratos de know how.

            As restrições impostas após a satisfação das obrigações principais de um contrato de know how não podem ser analisadas tão facilmente quanto as que são subsidiárias a uma licença. Por um lado, não subsiste um direito exclusivo, como no caso de licença a termo inferior ao do privilégio ou registro, que pudesse justificar a ação do beneficiário da restrição. De outro, não existe um limite pré-fixado para a extinção do valor econômico do know how, como existe para os direito de patentes.

            É esta subsistência do valor econômico do know how repassado que apresenta o maior problema. O supridor, ao vender ou "licenciar" seu know how, não está, via de regra, comprometendo-se a deixar de usá-lo; o valor patrimonial vendido ou "locado" é uma vantagem competitiva, ou o acesso a um mercado, enfim, uma determinada clientela, atual ou potencial. O supridor, conservando os conhecimentos para si, teria a possibilidade de explorar sozinho, ou de entrar e permanecer no mercado com alguma vantagem.

            É neste contexto que surge a cláusula de confidencialidade, elemento presente em todo e qualquer contrato de know how. Seu efeito pode ser entendido de duas formas diversas; primeiramente, como uma obrigação consensualmente assumida de não levar o patrimônio do supridor, revelando o segredo por dolo ou culpa, dolo específico de lesar (o que não precisaria de uma estipulação), e negligência, imperícia ou imprudência. Neste sentido, sua legitimidade é indiscutível, embora seja desejável exigir do supridor um compromisso similar, quanto à responsabilidade por culpa. ⁽²⁸⁾

            A obrigação do supridor, aliás, deriva do art. 214 do Código Comercial Brasileiro, e toda a argumentação desenvolvida quanto a venda do estabelecimento é aplicável. Afinal, o que se deseja obter, com o know how não é um conhecimento mas uma clientela, que seria diluída se o supridor, por descuido ou intento, vulgarizasse o segredo, colocando-o ao dispor de todos os competidos efetivos e potenciais.

            Mas é quanto ao segundo efeito que se discute com mais vigor. A cláusula de confidencialidade também veda a cessão do know how a terceiros, a revenda, ou o sublicenciamento; é um ônus indisponibilidade, recaindo sobre a operação. Argui-se, com parcela de razão, que enquanto vige a cláusula de sigilo, não existe "propriedade" do know how ⁽²⁹⁾, pois o adquirente não está facultado a vendê-lo.

            De outro lado, não há interesse do recipiente de know how, de divulgar o valor por qual pagou; mas pode haver o de, assim como o fez o primitivo supridor, aumentar sua lucratividade ou penetrar em mercados novos, por via indireta. Uma empresa brasileira, incapacitada por falta de capital a se instalar em outro país, e a explorar-lhe o mercado estabelece com uma empresa local, um contrato de know how pelo qual passa a auferir resultados do exterior, sem investimento: o know how pode ser o comprado anteriormente, adaptado, melhorado, requentado, se quiser, mas o mesmo.

            A ubiqüidade do segredo, que se passa e se conserva, permite tais mágicas. Na verdade, e aí está a falácia do raciocínio que entende que só há "propriedade" ao fim da obrigação de sigilo, não é o segredo que se intenta transferir, mas a posição perante um mercado. Há "propriedade" se o supridor se compromete a não mais competir no mesmo mercado, e a não favorecer competição, fornecendo o segredo a outras empresas que possam disputar o mercado em questão o mesmo know how; e tal propriedade é, evidentemente, frágil e passageira. A exclusividade, no caso, é consensual, imitada às partes, e não se confunde com a exclusividade erga-omnes que deriva das patentes, marcas e outros títulos da mesma natureza. ⁽³⁰⁾

            A solução apontada – confidencialidade acoplada à exclusividade – pode esbarrar com algumas objeções. É bem verdade que, se o supridor se obriga a não revelar por dolo ou culpa o segredo, e dá exclusividade; e se o recipiente, por sua vez, comprometendo-se a prestar sigilo por culpa lato senso, concorda em não dispor do segredo, na um quid pro quo razoável, atendendo a ambas as partes. Mas há também uma típica divisão de mercado, que legislações mais sensíveis à livre concorrência poderia objetar.

            Como toda a restrição à concorrência o pacto de sigilo (pacto de indisponibilidade) deve ser limitado no tempo, na extensão e no objeto. o NA 15/75 fala num prazo razoável a partir de cada uma das últimas informações recebidas (itens 4.5.1 d. VI e 5.5.2 d. VI).

            É de se entender que o prazo de cinco anos deve ser o limite do sigilo; se, como se viu, o pacto é uma restrição à concorrência, o direito brasileiro tende a aceitar tal termo como o limite normal de tais restrições. Cabe salientar que, no caso dos dispositivos citados, o prazo é o estabelecido para que se crie um personal ou local goodwill, relações pessoais ou hábitos de clientela; mas o princípio geral pode ser ampliado, para se considerar que a vantagem comparativa do qüinqüênio, dado ao supridor, é mais do que suficiente para garantir-lhe os interesses., Nenhuma restrição, está claro, será válida após a revelação do segredo ao público, sem culta do recipiente.

            Atenta-se que as limitações temporais de um contrato know how (termo contratual mais limitações posteriores) não devem superar em nenhuma hipótese a duração normal de uma patente correspondente. Ademais, a confidencialidade deve ser interpretada estritamente quanto à extensão da restrição. Certamente, não deveria haver quebra de sigilo, permitindo-se, por exemplo, que empregados divulguem o seu conhecimento para concorrentes. Mas, enquanto não houver transpasse de know how, não há limitação; a utilização em vários estabelecimentos da mesma empresa, uso por centros de pesquisa, internos ou sob contrato; e revelação parcial ou limitada a subcontratantes, nada disso pode ferir o interesse do supridor, a não ser pela maior divulgação, com aumento da possibilidade de violação.

            Pactuada a confidencialidade junto com a cláusula de exclusividade, esta prestada pelo supridor, deve-se entender que não quebrará a obrigação do recipiente o repasse a outra empresa, dentro de sua área de exclusividade. Com efeito, se o recipiente poderia usar o segredo, de forma a explorar todo o mercado, pode dividi-lo com outra empresa sem lesão ao interesse do supridor. Evidentemente, se ainda houver dever de pagar algo pela tecnologia do supridor tal pagamento não poderá ser afetado pelo repasse de que se fala, computando-se a alíquota devida sobre a base de cálculo total, inclusive a referente a nova recipiente.

            Em terceiro lugar, a limitação deve ser restrita ao know how recebido do supridor, excluídos os aperfeiçoamentos, adaptações, melhoras ou novas criações do recipiente. Suponhamos que o suprido tenha fornecido o mesmo know how para duas empresas diversas; o pacto de indisponibilidade e sigilo não impedirá que cada uma das empresas recipientes se comunique as suas modificações, assim como não fica sujeito à restrição a comunicação destes acréscimos aos competidos do supridor que já disponham do mesmo segredo-base. É preciso, no entanto, resguardar a informação recebida de início, não se permitindo dispor de aperfeiçoamentos que importem em comunicação do segredo-base a quem não o tinha.

            Em suma, não é abusiva a exigência de resguardar o segredo da revelação que tire o seu valor econômico por culpa dou dolo; não é abusiva a cláusula de indisponibilidade do segredo, limitada em tempo, extensão e objeto, mormente quando haja, por parte do supridor, o compromisso de exclusividade.

            Dentro dos pressupostos acima, a eliminação parcial da concorrência, resultante do acordo, tende a ser razoável do ponto de vista do direito comum. Com efeitos, dentro dos limites citados, a cláusula é limitada no tempo, na extensão e no objeto na proporção necessária para proteger o interesse do supridor; é subsidiária a outro negócio jurídico, cujo fito não é limitar a concorrência; se for mais benéfica do que contrária ao interesse da comunidade, e se não infringir lei ou direito de terceiro, deve ser aceita no seu aspecto concorrencial.

            Assim, dentro destes limites, a prática em questão não viola o art. 2º, I, "a" da lei 4.137/62, embora possa levar à punição pela letra "g" do mesmo inciso, no caso de exercício do domínio do mercado (do produto, da tecnologia, ou de ambos) retirando a parcela razoável de negociação que teria o recipiente, de acordo com as características do mercado nacional (não fosse o domínio supracitado), na proporção em que o domínio se exerça abusivamente, em desfavor do desenvolvimento da economia nacional.

            Estes são os fundamentos jurídicos e matrizes legais do itens 4.4.2 (b) e 5.5.2 (b) (vi) do NA/15 que proíbem s restrições ao uso dos dados e informações transmitidas após um prazo razoável após o recebimento de cada uma daquelas. É de se notar que o adjetivo "razoável" se aplica, mesmo no Ato Normativo, ao conjunto dos pressupostos analisados acima, da mesma forma, e com mais razão, dispõe o item 6.5.2 (b).

            Freqüente também é a restrição que é imposta ao recipiente do know how, para que deixe de fazer uso das informações e dados recebidos após o término do contrato. Tal cláusula de cessação de uso somada à cláusula de indisponibilidade, resulta na estipulação de uma licença ("locação") de know how.

            Admite-se, assim, mesmo em países desenvolvidos de economia de mercado, que é inaceitável a cessação de uso pura e simples, o abandono dos conhecimentos já adquiridos. ⁽³¹⁾

            Um argumento significativo contra a prática em questão é suscitado freqüentemente nos países de tradição jus-romanística: admiti-la seria conceder ao know how efeitos análogos aos que os direitos de propriedade industrial emprestam aos inventos por eles tutelados. Com efeito, se o supridor de um conhecimento pode impor ao recipiente que deixe de fazer uso econômico direto do mesmo após o termo de um contrato, tem em relação a este os mesmos poderes de um titular de privilégio.

            O argumento, embora relevante, não pareceria ser suficiente para proscrever a prática. Mesmo se, entre as partes de um contrato de know how, o efeito de tal disposição é criar um simulacro de propriedade sobe os elementos não patenteados, não há a extensão desta "propriedade" a terceiros não vinculados contratualmente. O principal efeito dos direitos exclusivos, com os e sobre, é a vedação que impõem a terceiros, de fazer uso direto do conhecimento técnico na produção.

            De início, nenhuma restrição poderia ser perpétua. O limite de tempo estaria, em primeiro lugar, na duração do valor econômico-concorrencial do know how, em particular de seu segredo. Depois, haveria um limite razoável, que poderia ser configurado, como já se fez acima, pelo espaço de tempo necessário para criação autônoma da mesma tecnologia pelo recipiente, ou pelo período requerido para assegura a devida vantagem concorrencial ao suprido. O último prazo, como visto, é, segundo legislação brasileira a um termo de cinco anos. Por fim, haveria o prazo limite, que não deveria ser superado; a soma do termo contratual com as restrições subseqüentes não deveriam ultrapassar o período de duração normal de uma patente correspondentes.

            A escassez de recursos nos países do Terceiro Mundo aliada às limitações do mercado de suas empresas, leva a que pouca criação tecnológica se faça neles. Assim, a vantagem que os direitos de patentes usufruem, sobre os direitos ao sigilo – eliminar os efeitos econômicos da pesquisa autônoma – não existe.; subsiste, indefinidamente, o monopólio de fato, onde o monopólio de direitos seria limitado no tempo. Assim, o pacto ou cláusula de cessação de uso contribui decisivamente para perpetuação do monopólio, mesmo quanto o segredo é transmitido. Nestas condições, o efeito da tecnologia não patenteada é muito mais anti-social do que o das patentes.

            Note-se que o sistema de transferência de know how contribui, de certa forma, para divulgar novas tecnologias. Os relatórios de patentes, para fundamentar as reivindicações, devem descrever os limites externos da invenção. Mas a seleção e combinação da massa de informações tecnológicas à disposição ou em domínio público já é, por si só, um feito que poucas empresas de países em desenvolvimento podem alcançar. Os "meios práticos", os segredos, os dados implícitos nos relatórios, mas evidentes só para os mais próximos competidores do titular da invenção, nada disto está acessível ao empresário do Terceiro Mundo.

            De outro lado, a substituição de importações faz com que o empresário dos países em desenvolvimento, ao invés de criar seu próprio mercado, como o faz o inventor, deva herdar mercados alheiros; e isto é mais flagrante quanto a substituição se faz numa economia incipiente de mercado, numa estrutura social desigual com segmentos voltados ao consumismo e sob o encanto de padrões exógenos. Os níveis de engenharia, mesmo os excessivos para as característica do seu mercado, também estão enraizados na experiência do tecnólogo do país em desenvolvimento, que reluta em aceitar desempenho e confiabilidade em índice inferior ao que está acostumado.

            A tais fatores tecnológicos e psicológicos se somam as deficiências proverbiais do Terceiro Mundo em capital, pessoal, capacidade gerencial, para não falar nas questões sociais. O poder econômicos das empresar já no mercado é um obstáculo final, e não o menor.

            É em tal contexto que a cláusula ou pacto de cessação de uso se torna especialmente inaceitável. Todavia a manifestação de poder de domínio da supridora sobre a recipiente é desmesurada, e se exerce criando dificuldades ao desenvolvimento da empresas, numa proporção que recai sob o art. 2º, I, "g", da lei 4.137/62. Não se acha, além disto, dentro da competência de um órgão cuja fundação é o de regular a transferência de tecnologia segundo os objetivos de desenvolvimento econômico do país a averbação de um contrato que preveja a interrupção do uso de uma tecnologia produtiva, útil, e de que o recipiente já dispõe.

            Assim, sob a lei brasileira, em nenhuma circunstância é razoável a prática de cessação de um know how transferido, quando a subsidiária a um acordo ou situação onde a recipiente deva usar da tecnologia para seus próprios fins econômicos. Não vale, quanto á prática, os parâmetros de licitação derivados da perspectiva puramente concorrencial de que falávamos pouco acima.

            Há, no entanto, três exceções a esta regra geral. Objeta-se que o recipiente, após obter a utilização econômica da tecnologia para seus fins próprios abandone o conhecimento incorporado ao seu processo produtivo; mas é coisa diversa a situação em que se repassa a tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do contratante principal ou quando, por empreitada, um cento de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia. Nestas circunstâncias, é válido que se pactue a cessação de uso, pois a transferência não foi efetuada para os fins próprios da recipiente temporária, e paga por esta; ao contrário, recebe esta a tecnologia como um subcontratante de tecidos recebe os padrões de sua encomenda sem deles adquirir a propriedade ⁽³²⁾.

            A segunda hipótese onde é lícito pactuar a cessação de uso é nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição, para que se verificasse a vantagem da aquisição ou "locação" da tecnologia. Como tal, é um instrumento útil para aumentar a capacidade de opção do recipiente entre várias tecnologias alternativas, ou no caso de tecnologias novas, de provar seu valor econômico.

            O terceiro caso consiste na resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da resilição no caso de falência, concordata, ou extinção do recipiente ⁽³³⁾.

            O transpasse de know how se faz como uma obrigação de fazer e, quanto ao suporte físico da informação (papéis, fitas, desenhos), uma operação de dar. Se a resolução do contrato se dá seus efeitos serão "ex tunc", desfazendo-se todo o ajuste desde o início, e retornando-se ao "status quo ante" – esta é a regra.

            Assim, como ocorre sempre que a obrigação é de fazer, e não se pode desfazer (descantar uma ópera, anular o patrocínio de uma causa) o contrato, quanto a esta modalidade de suas obrigações, é extinto "ex nunc" ⁽³⁴⁾, cabendo perdas e danos para indenizar o dano culposo, ou a ação "in rem verso" para repor a situação no seu equilíbrio jurídico, no caso de inadimplemento involuntário.

            Mas, como já se viu, a obrigação de comunicação de know how presume uma certa cessão de clientela, potencial ou real, aquela que deflui da parcela do aviamento em que se construiu o objeto transferido. É esta parte do contrato que se pretende atingir pela extinção; é, remontando uma vez mais a "Commons, o valor da troca do know how, o seu potencial de reditos que a cessação de uso visa alcançar. E, se não se pode descomunicar, pode-se suprimir a reditibilidade da tecnologia comunicada, por uma vedação do uso.

            Desde que prevista para sancionar o inadimplemento total culposo, ou a não execução involuntária, total e irreversível a cessação de uso pode ser admitida, se não for um mecanismo indevido para legitimar a prática abusiva de que se falou acima. Pode ocorrer o mesmo no caso de resilição como resultado de falência ou concordata.

            Os contratos bilaterais não são, em princípio, afetados nem pela falência nem pela concordata (art. 43 e 165 da Lei de Falência). De outro lado, não é raro que se pactue a resilição do contrato por ocasião de um ou outro evento, principalmente quanto as obrigações são constituídas "intuitu personae", e a saúde econômica da empresa é elemento essencial para assegurar a bilateralidade do sinalagma. Mas não é o simples pedido de concordata preventiva ou a solicitação de falência ou qualquer outra coisa, resultar uma situação que torne irrazoável a continuação do acordo.

            O perecimento da parte, quando não possa ser transferido o contrato, ocasiona a cessação do vínculo; mas a hipótese, que pressupõe a impossibilidade de sucessão, será melhor tratada abaixo, quando estudarmos as restrições à cessão da posição contratual.

            Todas estas ocasiões em que se licita a cessação do vínculo, "a fortiori" se estará aceitando o pacto ou cláusula de não comunicação, pois não seria admissível deixar de usar para salvaguardar o interesse juridicamente protegido de alguém, e, ao mesmo tempo, possibilitar o mesmo uso por terceiros, com lesão ao interesse em questão.

            A cessação de uso, fora das três hipóteses que a justificam, é uma prática inaceitável do teor do art. 126 do Código de Propriedade Intelectual c/c o § único do art. 2º da lei 5.648/70, constituindo-se, também, em uma eliminação parcial e irrazoável da concorrência, sob o art. 2º, I, "a", da lei 4.137/62 ou, ainda, se configurada a situação de dominância do mercado nacional de produtos finais ou de tecnologia, uma forma abusiva de exercício do poder econômico, em desfavor do desenvolvimento de empresa, sob a letra "g" do mesmo artigo e inciso, em maneiras contrárias aos objetivos nacionais de desenvolvimento. É também razoável a capitulação na alínea "l" do mesmo inciso, havendo cessação parcial de atividade, com eliminação irrazoável de concorrência.

            Não se deve, por fim, descartar a hipótese de haver, na cessação de uso, um ajuste com o fim de impedir ou dificultar, para o efeito do aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção, transporte ou comércio, que preencha o crime do art. 3º, III da lei 1.521/51.

            É com este fundamento e matrizes legais que preceitua o item 2.6.2.b(iii) do NA-15 (patentes), 4.5.2.b(vi) e 5.5.2b(vi) know how) e 6.5.2.b (serviços).

            O art. 30, § único, "c" e o art. 90, § 4º "c" da lei 5.772/71 proíbem o pagamento de royalties após a expiração da patente ou da marca, ou enquanto pender processo ou procedimento administrativo de nulidade, revisão ou cancelamento do direito de propriedade industrial. Neste último caso, entenda-se, não fica o licenciado desobrigado de verter royalties, mas tão somente de pagá-los ao titular contestado, devendo depositar o montante.

            O perecimento do direito, cujo uso é objeto do contrato, torna inexigível o pagamento de royalties subseqüentes e tira o amparo legal de qualquer restrição à atividade econômica dos concorrentes. Tal pressuposto jurídico seria suficiente para configurar a ilicitude de uma disposição que previsse a continuação das obrigações para além do prazo de validade do direito de propriedade industrial.

            Mas, como em especial no caso de patentes, a transitoriedade do direito exclusivo é essencial á finalidade de sua constituição, ter-se-ia, na disposição em análise, um exemplo claro de abuso do privilégio, em franca oposição ao disposto no art. 2º da lei 5.648/72. Não poderia o INPI, mesmo sem as disposições expressas do Código de Propriedade Industrial, averbar ou consentir em licenças prevendo a prorrogação da obrigação além do direito, que é seu objeto material.

            Deve-se distinguir, no entanto, o pagamento, como extinção de uma obrigação, da geração desta mesma obrigação. Calculado o "royalty" sobre a produção, a venda, ou o lucro, pode ocorrer que o pagamento se dê licitamente após a expiração do privilégio ou registro, se referir-se a fato anterior a tal extinção. Fabricou-se produto protegido por privilégio em vigor, sob licença de seu titular; o uso do privilégio deu-se na fabricação e os "royalties" são devidos ainda que, após o fato, haja expirado o direito exclusivo. O mesmo ocorre nos sistemas que, contrariamente ao brasileiro, admitirem o pagamento de licenças de know how por "lum sum".

            Valem, desta forma, para a exigência de "royalties" após a expiração do privilégio ou registro, as mesmas considerações já feitas a propósito das restrições posteriores ao termo do direito exclusivo.

            Cabe ainda, salientar que o know how é pago pelo seu valor concorrencial; uma vez extinto o segredo, tornando o conhecimento acessível a todos os concorrentes efetivos e potenciais, dificilmente se conceberia a razão do dever jurídico de pagar pelo uso de algo que pereceu economicamente. Como ocorre no caso da licença de direitos exclusivos, o objeto material da obrigação (que não é o conhecimento técnico, mas a vantagem concorrencial ou possibilidade de entrar na atividade econômica em questão) se extingue, contaminando o próprio vínculo. ⁽³⁵⁾

            É certo que a ocorrência da perda de segredo não é um fato comum, mormente quando se sabe que grande parcela do know how

            De outro lado, tratando-se de uma vantagem resultante de uma situação de fato, a obrigação de pagar pode ser extinta pela perda da natureza econômica do know how. O fornecimento das informações necessárias para produzir um determinado motor, de grande potência e grande consumo de combustível, perde sua razão de ser, se o mercado passa a consumir motores de baixo consumo.

            Quando o pagamento de know how está necessariamente vinculado à produção, venda ou lucro, tais problemas não ocorrem: é o caso do sistema normativo brasileiro. Mas, se o pagamento é fixo, não ligado à exploração econômica efetiva das informações técnicas, então se aplica o raciocínio acima desenvolvido, para vedar a cláusula que estipule obrigações gerando pagamentos, após a perda da utilidade econômica do objeto contratual.

            Mais uma vez é preciso ter-se em conta que o pagamento, por vezes é devido em data diversa da geração da obrigação. Se a quebra do sigilo se deu em determinada época, com extinção do valor econômico do know how, não se tornam indevidos os pagamentos relativos á vantagem obtida em momento anterior.

            Assim considerando, serão inaceitáveis as cláusulas que prescrevam a continuação da obrigação de pagamento após a perda do sigilo do know how, de forma a retirar-lhe todo valor econômico, ou após o mesmo efeito se tenha dado, por qualquer outra causa.. Evidentemente, se todas as demais competidores efetivos ou potenciais já dispõem da informação em causa, ou se, por outras razões, o know how é irrelevante, o pagamento significaria uma restrição à atividade econômica do recipiente a qual não encontraria justificativa racional. ⁽³⁶⁾

            O mesmo se pode dizer das restrições estipuladas para dura além deste momento em que o objeto material do acordo perece. As restrições à concorrência como já se viu, são aceitáveis dentro da tradição jurídica brasileira, se estão limitadas em tempo, espaço, extensão e objeto, se são acessórias a um negócio jurídico principal, se são necessárias para atender um interesse de qualquer das partes, e se não infringem a lei ou o interesse juridicamente protegido de terceiros. Ora, se o principal parece, segue-lhe o acessório.

            Esta condição se reflete tanto na esfera concorrencial quanto "a fortiori", na proteção das economias em desenvolvimento; e não será compatível com o imperativo do art. 2º da lei 5.648/70 a cláusula ou prática de que decorra um embaraço ao desenvolvimento econômico do país: é insuscetível, pois, o contrato que preveja tal disposição.

            Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, frequentemente, disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou internacionais, seja com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem ao interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos incluem, por exemplo, os efeitos da tecnologia transferida na economia ou na tecnologia nacional ou regional, ou no meio ambiente.

            É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo ⁽³⁷⁾. Um dos aspectos mais flagrantes da produção tecnológica é o da geração de poder econômico. Definindo-se tecnologia como um conjunto ordenado de conhecimentos e experiências, que toma seu valor como resultado das relações de um certo mercado, é fácil concluir que o controle sobre uma tecnologia é um poder sobre este mercado.

            Mister se faz distinguir o poder resultante do uso de uma tecnologia - para fabricar papel celofane, por exemplo - do poder que deflui da própria detenção da tecnologia. A empresa estrangeira, que se achasse impedida de explorar sua capacidade tecnológica no Brasil, porque, no contexto histórico de então, as barreiras alfandegárias impediam a importação de seus produtos fabricados no exterior, detinha no entanto, uma posição econômica privilegiada para instalar uma unidade produtiva no país, ou comercializar sua tecnologia.

            Foca-se então o efeito, quanto à pratica regulatória brasileira, dos parâmetros introduzidos pelo art. 8º. do Acordo TRIPs quanto aos contratos em questão.

            No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94 , em seu art. 54 ⁽³⁸⁾. Em tal disposição se prevê que acordos firmados entre competidores ou outras pessoas, que de outra forma possam resultar na dominação do mercado relevante de bens e serviços, devem ser autorizados pelo CADE.

            Não obstante possa ser verificada, em tese, a lesividade do acordo, ainda assim será deferida a autorização se o acordo: a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de bens e serviços, ou propiciar a qualidade de bens ou serviço; e, além disto, b) os benefícios resultantes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; c) não implique na eliminação de parte substancial do mercado relevante; e d) sejam observados os limites de restrição à concorrência estritamente necessários para atingir os seus objetivos.

            Mesmo no caso em que as quatro condições não sejam atendidas, poderá haver a autorização se forem satisfeitas três delas (por exemplo, seja eliminada a concorrência numa parte substancial do mercado) , mas não sejam prejudicados os consumidores e seja atendido motivo preponderante da economia nacional e do bem comum. A autorização pressupõe o estabelecimento de um compromisso de desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art. 58) .

            Com o acordo TRIPs, a questão passou a regular-se, na esfera internacional pelas disposições de seu artigo 40

            Assim, há uma aceitação uniforme de que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual – quando vierem a restringir a concorrência- podem afetar adversamente o comércio, trazendo assim à pauta o os acordos da OMC. Além disso, tais disposições contratuais ou práticas podem impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

            Como resultado de tal consenso entre os países membros, torna-se aceitável que a legislação nacional reprima tais práticas e rejeitem tais cláusulas.

            A primeira observação que cabe fazer quanto a essa norma é o da sua natureza jurídica. A norma do art. 40.2 permite, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas ⁽³⁹⁾. Mais ainda, ela não se aplica diretamente no direito interno brasileiro. Vale lembrar aqui as várias hipóteses como um tratado se imbrica com a lei interna ⁽⁴⁰⁾:

            Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas aos Estados Soberanos em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante

            Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas padrões mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado".

            Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países membros. Como se verá minuciosamente, o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros legislem livremente, respeitados certos padrões mínimos.

            Assim, embora TRIPs empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal ao INPI, ao CADE, à SDE ou a qualquer outro órgão para analisar e objetar aos contratos que contenham tais cláusulas.

            No entanto, uma curiosa abertura parece ter escapado aos elaboradores do TRIPs no tocante à questão, entrevê-se, no âmbito do dispositivo a possibilidade de alargamento, pelos países interessados (especialmente os em desenvolvimento) dos fundamentos de regulação dessas cláusulas, além da regra concorrencial. A disposição referida consiste no artigo 8 ⁽⁴¹⁾ do acordo.

            Nem todos os abusos podem, segundo o TRIPs, justificar uma objeção pela lei nacional. Somente o poderão aqueles abusos que importarem em efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Assim, seguindo-se o artigo 40.2 do TRIPs, tem-se somente três exemplos: a) condições de cessão exclusiva, b) condições que impeçam impugnações da validade e c) pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

            O conhecimento, bem imaterial e detentor de valores socioeconômicos significativos, tornara-se objeto de negociações comerciais denominando-se Kow-how. Mais especificamente, o bem jurídico tutelado consiste no corpo de conhecimentos técnicos, relativamente originais e secretos, ou pelo menos escassos, que permitem, a quem os detenha, uma posição privilegiada no mercado.

            O contrato de Know how, consequentemente, seria aquele em que uma parte, mediante o pagamento de uma soma, fornece a outra informações tecnológicas escassas, de forma a possibilitar a esta uma posição privilegiada no mercado. Ora, uma vez definindo-se tecnologia como um conjunto ordenado de conhecimentos e experiências, que toma seu valor como resultado das relações de um certo mercado, é de se concluir que o controle sobre uma tecnologia é um poder sobre este mercado.

            Destarte, tal tecnologia pode ser transferida, todavia só há transferência de tecnologia se há propriedade da tecnologia que se define como mercadoria e mais, se a mesma é transmitida para fora do mesmo grupo econômico. Assim a Transferência de Tecnologia a qual o título deste trabalho se remete é um processo de comercialização de um bem que se constitui em fator cognitivo da atividade empresarial. As conclusões que se extraem de nosso estudo estão, desta feita, limitadas ao contexto restrito de um negócio efetuado entre duas empresas, numa economia em que o mercado seja interno, seja internacional, representa um fator dominante.

            O Contrato de know how tem natureza complexa, divergindo entre os autores se consiste em empreitada mista ou contrato típico, estando presentes obrigações de dar (plantas, blue prints, listagens, etc) e obrigações de fazer. Diferencia-se ainda do contrato de assistência técnica, no sentido que o know how constitui um elemento imaterial (fórmulas, procedimentos, etc.), secreto e não patenteado, ao passo que a assistência técnica consiste nos conhecimentos usuais da profissão do cedente.

            No Brasil, tal modalidade de contrato encontra-se regulamentada pela Lei de Propriedade Intelectual, pelo Código Civil, e através do INPI, sendo que a prática administrativa vigente nacional tem levado a que os contratos de importação de C sejam desvinculados de outras avenças complementares, como as de compra e venda de bens, ou empreitadas de obras, ou licenças de direitos exclusivos, de forma a que o regime específico daqueles fique explicitado.

            Considerando que o contrato de know how enseja, não raro, o comércio internacional, a Organização Mundial do Comércio, através do Acordo TRIPs traz regras quanto aos contratos em questão. Atenta-se ainda ao fato da transferência de tecnologia estar intrinsecamente ligada ao poder econômico e ao domínio de mercado, o que também encontra-se tutelado pela legislação concorrencial.

            Em suma, é passível a transferência internacional de tecnologia, desde que observado o seguinte: a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de bens e serviços, ou propiciar a qualidade de bens ou serviço; e, além disto, b) os benefícios resultantes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; c) não implique na eliminação de parte substancial do mercado relevante; e d) sejam observados os limites de restrição à concorrência estritamente necessários para atingir os seus objetivos.

            Assim, há uma aceitação uniforme de que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual – quando vierem a restringir a concorrência - podem afetar adversamente o comércio, trazendo assim à pauta o os acordos da OMC. Além disso, tais disposições contratuais ou práticas podem impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

            Como resultado de tal consenso entre os países membros, torna-se aceitável que a legislação nacional reprima tais práticas e rejeitem tais cláusulas.