4 – NOME DE FANTASIA OU TÍTULO DE ESTABELECIMENTO
Embora possam eventualmente ser idênticos, nome empresarial, marca e nome de fantasia não representam o mesmo conceito. O nome empresarial identifica o empresário, enquanto sujeito exercente da atividade empresarial, já o nome de fantasia identifica apenas o local do exercício da atividade empresarial [48].
O nome de fantasia ou título de estabelecimento identifica "o local no qual é exercida e vem a contato com o público a atividade do empresário" [49]. Este conceito não se confunde com o nome empresarial na medida em que não identifica a pessoa, mas apenas o local do exercício da atividade. Se houver vários locais para o exercício da atividade pelo mesmo empresário podem ser adotados nomes de fantasias distintos, mas o nome empresarial será sempre o mesmo.
O nome de fantasia pode ser nominativo (expressões lingüísticas), figurativo (representações gráficas – também chamado insígnia) e misto (expressões lingüísticas grafadas de modo peculiar). É o que vem escrito na fachada, tem uma certa conotação de publicidade com o intuito de atrair clientela. Ele também tem por objetivo distinguir o empresário de seus concorrentes [50]. Por isso, Não são suscetíveis, por si só, de proteção expressões genéricas (café, hotel, restaurante) [51].
Veja-se os seguintes exemplos: a GLOBEX UTILIDADES PARA O LAR S/A tem como nome de fantasia PONTO FRIO, a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO tem como título de estabelecimento EXTRA, a CASA ANGLO BRASILEIRA S/A tinha o título MAPPIN.
No dia a dia o que mais aparece é o nome de fantasia. Quando o empresário faz uma publicidade para atrair clientela, tal publicidade levará o seu nome de fantasia, distinguindo-o de outros empresários. De outro lado, o nome de fantasia também tem uma grande importância para os consumidores, permitindo a escolha adequada do local de sua preferência para a realização das operações que deseja, é pelo nome de fantasia que o consumidor escolhe onde irá realizar suas compras.
Na Espanha, Broseta Pont e Garrigues noticiam a existência de uma certa regulamentação do nome de fantasia, afirmando a sua proteção municipal e a exigência de que ele tenha caráter distintivo e seja diferente de outros nomes de fantasia já registrados [52].
No Brasil, como na Itália [53], não se exige o registro do nome de fantasia. Apesar disso, não se pode negar a ele a condição de uma coisa integrante do estabelecimento. Também não se pode negar que o nome de fantasia deva gozar de uma proteção, em especial pela sua influência na busca da clientela.Todavia, essa proteção é apenas indireta, isto é, não há uma proteção específica ao nome de fantasia, o que há é uma repressão a concorrência desleal.
O empresário pode impedir que outro utilize seu nome de fantasia, com base no artigo 195, V da Lei 9.279/96 que tipifica como crime de concorrência desleal a utilização de título de estabelecimento ou insígnia alheios [54]. Quem faz esse uso indevido é obrigado a responder pelas perdas e danos decorrente desse uso indevido, nos termos dos artigos 208 e 209 da mesma lei 9.279/96.
5 – MARCAS X NOME EMPRESARIAL
Ao contrário do nome empresarial que identifica a própria pessoa do empresário, a marca identifica produtos ou serviços, "é o sinal aposto a um produto, uma mercadoria, ou o indicativo de um serviço, destinado a diferenciá-lo dos demais" [55]. A marca não precisa identificar a origem do produto ou serviço (o empresário que trabalha com o produto ou serviço), ela precisa apenas diferenciar um produto ou serviço de outros produtos ou serviços [56]. Exemplos: cheque ouro, Omo, Minerva, Sorriso, Signal, big mac, etc.
Para o empresário as marcas funcionam como meios de atrair clientela. Todavia, essa não é a única importância da marca. Ela serve também para resguardar os interesses do consumidor em relação a qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem uma dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor [57].
6 - NOME EMPRESARIAL X MARCA
Marcas e nomes empresariais não se confundem. As primeiras identificam produtos ou serviços e os nomes identificam o próprio empresário, seja ele individual, seja ele uma sociedade empresária. Entretanto, por vezes, determinadas marcas são idênticas ou muito similares a nomes empresariais, havendo um conflito, cuja solução gera certa dificuldade, na medida em que são bens registrados em órgãos diversos - a marca é registrada no INPI de âmbito nacional e o nome empresarial é registrado na junta comercial de âmbito estadual - e com fins diversos.
A lei proíbe o registro como marca de "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros" (art. 124, V da Lei 9.279/96), mas também proíbe que se use, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 195, V da Lei 9.279/96). Existindo uma confusão entre nome e marca, a mesma deve ser solucionada.
Em primeiro lugar, há que se indagar se a marca é de alto renome [58], anteriormente chamada de notória. Em caso afirmativo, prevalece a marca não importando o ramo de atuação do titular do nome empresarial conflitante. Nesse caso, a notoriedade da marca traz consigo uma boa reputação e um prestígio, que não podem ser colocados em jogo. Assim decidiu o STJ, no caso envolvendo a marca "CARACU" e o nome empresarial "CARACU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA" [59]. De modo similar, decidiu o TRF da 2ª Região fazendo prevalecer a marca "ALL STAR" em face do nome empresarial "ALL STAR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA" [60].
Não se tratando de uma marca de alto renome, incide o princípio da especificidade, vale dizer deve se determinar o ramo de atuação das empresas litigantes, e casa não haja confusão permitir a convivência. Como afirmou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: "Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil" [61]. O TJDF reconheceu a possibilidade de convivência da marca FARMAMIL com o nome empresarial AMIL na medida em que uma se dedica ao ramo de farmácia e a outra, à prestação de assistência médica [62]. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região admitiu também a convivência de ANTARCTICA (marca de produto) com nome da empresa Bar e Mercearia – J.M Antártica de P.C. Ltda [63].
Caso atuem no mesmo ramo, havendo uma confusão pela convivência da marca e do nome, prevalece o princípio da novidade, ou seja, prevalece a anterioridade do registro [64]. Assim decidiu o TRF da 1ª Região, fazendo prevalecer o nome comercial da COMPANHIA DE CIMENTO PORTLAND POTY, registrado em 17 de fevereiro de 1944 em face das marcas "BLOCO POTY" e "BLOCO POTI", também no mercado de construção civil, mas registradas apenas em 1997 [65].
A mesma orientação vale no caso de conflito entre nome de fantasia e marca.
7 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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NOTAS
01 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 11. edição. Rio de Janeiro: Forense, 1994, v. 4, p. 75-76.
02 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, v. 1, p. 138-149.
03 VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale. 5 ed 3. ristampa. Milano: Casa Editrice Dottore Francesco Vallardi, 1935, v. 3, p. 29.
04 PAES, P. R. Tavares. Propriedade Industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 1; FURTADO, Lucas Rocha. Sistema da propriedade industrial no direito brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 39, BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de Direito comercial. São Paulo: RT, 2001, v. 1, p. 129-130.
05 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2001, v. 11, p. 43.
06 DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario S. e MENDES, Paulo Parente M. A propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 16.
07 GALGANO, Francesco. Diritto privato. 10. ed. Padova: CEDAM, 1999, p. 515.
08 MARTINS, Fran. Curso de Direito comercial. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 454.
09 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominações comerciais. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 5.
10 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, p. 111; DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução de Adriano Vera Jardim e Antônio Miguel Caeiro. Lisboa: Livraria Morais, 1961, p. 178-179; BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 127; FERRARA, Francesco. Trattato di diritto civile italiano. Roma: Athenaeum, 1921, p. 666; CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 13, p. 731.
11 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 85.
12 MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro. São Paulo: Atlas, 2004, v. 1, p. 110-111.
13 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução de Adriano Vera Jardim e Antônio Miguel Caeiro. Lisboa: Livraria Morais, 1961, p. 17.
14 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 8.
15 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, A pessoa jurídica e Os direitos da personalidade, p. 65.
16 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 11.
17 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução de Adriano Vera Jardim e Antônio Miguel Caeiro. Lisboa: Livraria Morais, 1961, p. 53.
18 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução de Adriano Vera Jardim e Antônio Miguel Caeiro. Lisboa: Livraria Morais, 1961, p. 45.
19 FERRARA JR, Francesco, Teoria Jurídica de la hacienda mercantil.Traduccion por José Maria Navas. Madrid: Revista de derecho privado, 1950, p. 180.
20 CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo Código Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 354.
21 GALGANO, Francesco. Diritto civile e commerciale. 3. ed. Padova: CEDAM, 1999, v. 3, Tomo I, p. 182.
22 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, v. 1, p. 73.
23 VALERI, Giuseppe.Manuale di diritto commerciale. Firenze: Casa Editrice Dottore Carlo Cya, 1950, v. 2, p. 24-25; COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito comercial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 1, p. 177.
24 CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo Código Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 354.
25 FERRARA JÚNIOR, Francesco. Teoria Jurídica de la hacienda mercantil.Traduccion por José Maria Navas. Madrid: Revista de derecho privado, 1950, p. 180.
26 CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de Direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Negrão. Campinas: Bookseller, 2000, v. 2, tomo 1, p. 176-177.
27 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominações comerciais. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 49.
28 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominações comerciais. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 50-58.
29 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominações comerciais. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 53; CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Negrão. Campinas: Bookseller, 2000, v. 2, tomo 1, p. 186.
30 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominações comerciais. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 56; CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Negrão. Campinas: Bookseller, 2000, v. 2, tomo 1, p. 186.
31 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominações comerciais. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 71.
32 SILVA, Bruno Mattos e. Curso elementar de Direito comercial: parte geral e contratos mercantis. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 34.
33 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito comercial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 1, p. 172; FRANCO, Vera Helena de Mello. Manual de direito comercial. São Paulo: RT, 2001, v. 1, p. 131.
34 FERRARA JÚNIOR, Francesco. Teoria Jurídica de la hacienda mercantil.Traduccion por José Maria Navas. Madrid: Revista de derecho privado, 1950, p. 183.
35 FERRARA JÚNIOR, Francesco. Teoria Jurídica de la hacienda mercantil.Traduccion por José Maria Navas. Madrid: Revista de derecho privado, 1950, p. 188.
36 VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominações comerciais. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 241.
37 Parecer DNRC 183/2000
38 TJRS – 3º Grupo Cível – EIC 70009640939 – Relator Desembargador Pedro Luiz Rodrigues Bossle, julgado em 01/10/2004.
39 TAPR – 9ª Câmara Cível – APC 0222180-1, Relator Desembargador Luiz Lopes, julgado em 06/05/2003.
40 TJDF – 3ª Turma Cível – APC 20010111026133, Relator Desembargador Jeronymo de Sousa, DJ de 19/02/2003
41 TJSC – 2ª Câmara Cível – APC 96.007995-5, Relator Desembargador João Martins, julgado em 04/05/2000.
42 STJ – 4. Turma – Resp 52106/SP, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 29.11.99;
43 SILVA, Bruno Mattos e. Curso elementar de Direito comercial. São Paulo:Juarez de Oliveira, 2001, p. 39-40.
44 CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo Código Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 358; MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro. São Paulo: Atlas, 2004, v. 1, p. 113; WALD, Arnoldo. Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. XIV, p. 804.
45 STJ – 4ª Turma - EEARES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO REC – 653609, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 27/06/2005.
46 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito comercial. São Paulo: Malheiros, 2004, v. 1, p. 262.
47 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 195.
48 LORDI, Luigi. Istituzioni di diritto commerciale. Padova: CEDAM, 1943, v. 1, p. 160.
49 VALERI, Giuseppe.Manuale di diritto commerciale. Firenze: Casa Editrice Dottore Carlo Cya, 1950, v. II, p. 30, tradução livre de "locale in cui é esercitata e viene a contato immediato col pubblico l’attivitá dell’imprenditore"
50 BROSETA PONT, Manuel. Manual de derecho mercantil. 10. ed. Madrid: Tecnos, 1994, p. 147.
51 FERRI, Giuseppe.Manuale di diritto commerciale. 4. ed. Torino: UTET, 1976, p. 101.
52 GARRIGUES, Joaquín. Curso de derecho mercantil. 7. ed. Bogotá: Temis, 1987, v. 1, p. 260; BROSETA PONT, Manuel. Manual de derecho mercantil. 10. ed. Madrid: Tecnos, 1994, p. 148.
53 VALERI, Giuseppe.Manuale di diritto commerciale. Firenze: Casa Editrice Dottore Carlo Cya, 1950, v. II, p. 31.
54 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito comercial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 1, p. 183
55 FRANCO, Vera Helena de Mello. Manual de Direito comercial. São Paulo: RT, 2001, v. 1, p. 132.
56 FERRARA JÚNIOR, Francesco. Teoria Jurídica de la hacienda mercantil.Traduccion por José Maria Navas. Madrid: Revista de derecho privado, 1950, p. 218.
57 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 1, p. 215.
58 Artigo 125 da Lei 9.279/96
59 STJ – 4ª Turma – EDResp 50609/MG, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 11.12.97, DJ de 02.02.98
60 TRF 2ª Região – 1ª Seção – EIAC 94.02.22597-8, Relatora para acórdão Desembargadora Federal Tânia Heine, DJ de 27/09/2002.
61 STJ – 4ª Turma – Resp 119.998/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 09.03.99, DJ de 10.05.99
62 TJDF – 5ª Turma Cível – APC 20010111054975APC, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, julgado em 06/10/2003, DJ 25/03/2004.
63 TRF 1ª Região – 3ª Turma Suplementar – AMS 199901000015312, Relator Juiz Evandro Reimão dos Reis, DJ de 6/6/2002.
64 NEGRÃO, Ricardo, Manual de direito comercial, p. 200.
65 TRF 1ª Região – 5ª Turma - AC 199833000153925/BA- Relator Juiz Jamil Rosa de Jesus, DJ de 16/10/2003.
