A presunção de dano em casos de uso indevido de marca
A presunção de dano em casos de uso indevido de marca
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RESUMO
O presente estudo tem por fulcro apresentar a crescente aceitação jurisprudencial da teoria da presunção de dano, causado ao titular de marca registrada, em casos de uso indevido e desautorizado da mesma, não havendo, por conseguinte, necessidade de se provar concretamente o dano. Em capítulo específico, são apresentadas as recentes decisões favoráveis à aplicação desta teoria, assim como as contrárias. Também é destacada a exceção à aplicação da presunção de dano, diante das circunstâncias do caso concreto e da realidade social.
Sumário: Resumo; 1 –INTRODUÇÃO; 2 –DANO, 2.1 -O Dano sob à luz da Lei da Propriedade Industrial (LPI), 2.2 -Dano Patrimonial, 2.2.1 - Dano Emergente, 2.2.2 - Lucro Cessante, 2.3 -Dano Moral, 2.3.1 - Dano Moral e as Pessoas Jurídicas, 2.3.2 - Dano à Imagem; 3 -PRESUNÇÃO DE DANO: DECISÕES, 3.1 -Decisões Favoráveis, 3.2 -Decisões Contrárias; 4 -EXCEÇÃO À TEORIA DA PRESUNÇÃO DE DANO; 5 –CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 - INTRODUÇÃO
O presente trabalho pertine ao ramo do Direito Comercial, mais especificamente à área do sub-ramo jurídico da Propriedade Industrial (marcas, desenhos industriais e patentes), no tocante à violação de marcas; havendo, porém, e nem poderia deixar de ser, uma necessária e inafastável correlação com o Direito Civil, na matéria atinente à Responsabilidade Civil, em que neste trabalho limitar-se-á a um de seus pressupostos que é o prejuízo ocasionado – o dano, este proveniente do uso indevido e desautorizado de uma marca.
Um dos motivos que conduziu à escolha deste tema é a crescente, e devida, conscientização da real importância de se ter uma efetiva proteção aos direitos de marca por parte daqueles que vivem o Direito (advogados, juízes, empresários, comerciantes, enfim, a sociedade como um todo), vez que este é um dos relevantes elementos que propiciarão um contínuo e confiável desenvolvimento do comércio e indústria aqui instalados, portanto, do Brasil (este um característico país emergente).
David A. Aaker, professor titular da disciplina de Estratégia de Marketing da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e um dos mais citados nomes do campo de marketing, em seu livro MARCAS, Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca, com muita propriedade destacou as palavras de um profissional de pesquisa e propaganda, Larry Light, que disse:
"A guerra de marketing será uma guerra das marcas, uma competição de domínio de marcas. Os negócios e os investidores reconhecerão as marcas como os mais valiosos ativos da empresa. Este é um conceito crítico. É uma visão de como desenvolver, fortalecer, defender e gerenciar o negócio. Será mais importante dominar mercados do que possuir fábricas, e a única forma de dominar mercados é possuir marcas dominantes." [1]
Hodiernamente, mais que nunca, é possível tecer as seguintes considerações:
- a concorrência e a disputa por novos mercados (que geram empregos e desenvolvimento) se dá – veloz e ferozmente – em nível internacional;
- diariamente assistimos aos lançamentos de produtos em âmbito mundial;
- presenciamos cada vez mais à internacionalização de conglomerados industriais e mercantis pelo mundo afora;
- muitas vezes o poderio de negociação para concretização destes negócios encontra-se na força atrativa de uma marca;
- marcas são criadas para assinalar sites na internet e, juntamente com os serviços prestados por estes e pelo número de "visitantes" que os mesmos recebem, o valor de mercado das mesmas é lançado às nuvens por cifras até tempos atrás inimagináveis;
Destarte, devem os Estados ter um Judiciário que aplique de forma eficiente a lei marcária, trazendo eficácia a esta, inibindo assim as práticas lesivas aos direitos de marca.
Ter uma lei eficaz no que tange à proteção de um registro de marca é um dos primeiros passos para se transmitir segurança e confiança aos investidores, tanto estrangeiros como nacionais, pois, sem sombra de dúvida, estes aludidos fatores (somados a outros tantos, é lógico) serão decisivos para a escolha da região, do país, em que os investimentos serão aplicados. Outrossim, para que uma lei venha a ter eficácia é preciso também que os Tribunais a apliquem, fazendo com que ela seja cumprida e observada.
Em casos de contrafação de marcas, de seu uso indevido e desautorizado, já é hora do Poder Judiciário brasileiro ser mais rigoroso (sem deixar de lado a justiça, a eqüidade e o bom senso) com aqueles que infrigem o direito à propriedade industrial, não sendo mais possível que se continue a dar guarita à pirataria e às falsificações, sob a égide de obsoletos e passados conceitos jurídicos, que não mais condizem com as hodiernas relações sociais existentes, com a dinamização e interação do mundo atual.
Note-se que, em 1995, a falsificação de produtos de marcas famosas registrou em 10 (dez) anos um crescimento absurdo e vergonhoso de 1.100 por cento. [2] Portanto, mister se fazia (e ainda se faz) que os magistrados, com a colaboração dos advogados e de doutrinadores, em casos de uso indevido de marca tenham uma visão mais moderna e adequada aos tempos hodiernos, ponderando sempre no caso concreto a atual facilidade de comunicação (informações de toda parte do mundo em tempo real), a rápida interação global entre diferentes povos (que dirá entre regionais e nacionais...), etc.; fatores estes que contribuíram, e contribuem, para a difusão de conhecimento e de notícias sobre as mais diferenciadas áreas.
Não é possível que não seja o infrator de um direito marcário obrigado a indenizar o titular deste, salvo observadas certas circunstâncias excepcionais que serão também aqui abordadas (levando-se em conta as peculiaridades e a extensão do Brasil), pela falta de provas que demonstrem e materializem o dano sofrido.
É sabido por aqueles que militam nesta área a extrema dificuldade da parte lesada em provar os resultados danosos do ato ilícito cometido em face de sua marca, vez que se trata esta, ou melhor, o registro, de um bem móvel imaterial; entretanto, não se deve admitir que tal fato sirva de "empecilho jurídico" para que o devido ressarcimento pelo ato ilícito – uso indevido e desautorizado da marca – seja determinado.
A evolução e o aperfeiçoamento dos conceitos e princípios que regem o tema proposto se dão em consonância com as novas tendências doutrinárias (algumas não tão novas como verificar-se-á neste trabalho) sobre o dano moral e o dano à imagem (para alguns sendo este um terceiro tipo de dano, para outros, simplesmente uma espécie do dano moral).
Outro motivo que ensejou a exposição deste tema é a escassa literatura existente sobre o assunto, que fica adstrita a raros artigos publicados em revistas especializadas. Tal assertiva pode ser constatada facilmente mediante uma rápida incursão aos livros tanto de Propriedade Industrial como de Responsabilidade Civil.
A primeira parte deste trabalho, da qual não é possível se afastar a fim de dar uma melhor compreensão futura sobre o tema ora proposto, se restringe aos conceitos básicos de dano, bem como de suas respectivas espécies: dano patrimonial (neste contido o dano emergente e o lucro cessante) e dano moral, já expostos sob à luz da legislação marcária vigente (Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996).
Após a exposição desta primeira parte, será realizada uma análise crítica e comparativa das decisões referentes a casos de uso indevido de marca, dos quais umas admitem a presunção de dano pelo simples uso desautorizado da marca, e outras a repudiam veementemente.
Ao final, serão apresentadas circunstâncias excepcionais em que a presunção de dano não deve ser realmente aplicada.
Em síntese, o fito do trabalho é perscrutar a temática proposta de acordo com a orientação jurisprudencial dos Tribunais ao longo dos anos (mesmo porque a matéria é praticamente inexistente em livros de doutrina), constatando a mudança de entendimento destes com relação à presunção de dano em casos de violação marcária.
2 - DANO
O dano é pressuposto indispensável à responsabilidade civil, quer seja em sede subjetiva, quer em sede objetiva [3]. Os demais pressupostos são a ação ou omissão (comportamento humano), a relação de causalidade e a culpa ou dolo do agente.
Somente em ocorrendo dano, há que se impor a alguém uma obrigação de indenizar, ainda que este alguém tenha praticado um comportamento ilícito; este é o entendimento majoritário, donde se conclui que não há responsabilidade sem prejuízo [4].
Assim, para que de plano se demonstre a relevância do dano, é preciso sempre se ter bem em conta que "pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano" [5].
Nesta linha de pensamento o Tribunal de Justiça de São Paulo, 1ª Câmara Cível, em julgamento de Apelação Cível, datado de 20/08/85 (RT 612/44), assim decidiu:
"Somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do ato culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento. Se dano não houver, falta matéria para a indenização. Incerto e eventual é o dano quando resultaria de hipotético agravamento da lesão."
Impende-se destacar porém, que este entendimento majoritário fora edificado tendo-se, apenas e tão-só, como objeto de observação o dano material (como se afere dos arts. 1059 e 1060 do CC).
Tanto os legisladores, como a maioria dos julgadores e doutrinadores pátrios somente previam e consideravam o dano (e o dever de indenizar) caso houvesse a comprovação do efetivo prejuízo, de ordem material, sofrido pela vítima, pois ainda não se cogitava do ressarcimento do dano moral (e quando se cogitava, erroneamente se fazia uma inapropriada e condicional correlação dos efeitos deste com o dano material), que possui natureza não-patrimonial.
Pode-se dizer, a partir da lição de Agustinho Alvim que "dano, em sentido amplo, vem a ser a lesão de qualquer bem jurídico, aí incluso o dano moral" [6].
Com o advento da Constituição de 1988 que expressamente em seu art. 5º, inciso X, estabeleceu serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, o dano moral ganhou foros de constitucionalidade, dirimindo a polêmica sobre a sua existência. Logo após, também veio o dano moral expresso no art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei n.º 8.078/90), que prescreveu ter o consumidor [7] direito à "efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos" [8].
Outrossim, mister se faz destacar os dizeres do mestre Caio Mário sobre o disposto no art. 159 do Código Civil, ipsis litteris:
"A meu ver, a aceitação da doutrina que defende a indenização por dano moral repousa numa interpretação sistemática de nosso direito, abrangendo o próprio art. 159 do Código Civil que, ao aludir à ‘violação de um direito’, não está limitando a reparação ao caso de dano material apenas. Não importa que os redatores do Código não hajam assim pensado. A lei, uma vez elaborada, desprende-se da pessoa dos que a redigiram. A idéia de ‘interpretação histórica’ está cada dia menos autorizada. O que prevalece é o conteúdo social da lei, cuja hermenêutica acompanha a evolução da sociedade e de suas injunções (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 5.º)." [9]
Estes dispositivos legais, combinados com modernos entendimentos, vieram reforçar também a tese, hoje já consolidada, da cumulatividade das indenizações por danos morais e patrimoniais, inclusive, havendo Súmula do STJ sobre a questão. [10]
2.1 - O Dano sob à luz da Lei da Propriedade Industrial (LPI)
A princípio, é importante lembrar que o Código Civil expressamente prevê que só há o dever de indenizar se houver sido efetivado algum dano (arts. 1.059 e 1.060). No entanto, tal disposição não foi adotada pela LPI (Lei n.º 9.279/96) como se pode conferir pela leitura dos arts. 208, 209 e 210. Destes sim, afere-se que o simples uso da marca – que é o fato da violação – já gera o dever de indenizar (danum in re ipsa), este muito mais facilmente caracterizado e visualizado nos lucros cessantes (deixar de receber royalties pelo uso da marca, principalmente); contudo, com o advento dos novos conceitos sobre o dano moral, em se tratando de uma marca famosa ou de pessoas jurídicas concorrentes cujas circunstâncias fáticas admitam presumir o dano (diluição da marca, confusão no espírito do consumidor/cliente do verdadeiro titular da marca, da marca legítima, etc.), é aceitável, além de bastante prudente e razoável, a aplicação da teoria da presunção de dano.
A LPI por ser uma Lei Especial/Específica e não cogitar, em seus arts. 208, 209 e 210 pertinentes à indenização, da comprovação de danos efetivos, tampouco da pretensão do infrator em se locupletar ou não da marca violada, afasta a regra geral, contida na legislação comum, prescrita no Código Civil (arts. 1.059 e 1.060).
Nas decisões contrárias à presunção de dano (ou seja, em que a demonstração cabal do dano por parte do lesado é exigida), em quase todas há a palavra efetiva e/ou suas derivadas (efetivamente, efetivo, etc.) para caracterizar que o dano só é exigível se comprovado realmente. Tais decisões, que seguem como regra este entendimento sobre violação ao direito marcário, estão equivocadas, vez que fazem prevalecer o art. 1.060 do CC em vez de aplicar os artigos concernentes à Lei Específica – arts. 208, 209 e 210, da LPI – que não exigem a efetiva demonstração do dano, mesmo porque, caso assim o fizessem, estariam tornando praticamente inexeqüível estes artigos, principalmente o art. 210, que é o mais importante na questão de indenização, tendo em vista as peculiaridades, as características da marca como bem jurídico imaterial, intangível que é, sendo, portanto, extremamente difícil de se provar – "efetivamente" – sua lesão.
Aliás, caso fosse regra e constasse expressamente da LPI que o dever de indenizar, por uso indevido de marca, somente nasceria se comprovado algum dano efetivo, estaria a LPI, no tocante aos artigos concernentes à indenização, condenados a receber a adjetivação de "letra morta" (também sempre quando cogitados, seriam eles lembrados como "a parte da lei que ‘não pegou’").
Faz-se necessário também destacar que, por simples e apropriada interpretação teleológica da LPI, oriunda da própria natureza do registro marcário como bem jurídico e de sua função e exploração, não se faz exigível a comprovação do dano efetivo para gerar o dever de indenizar, o que seria um absurdo.
Por outro motivo não foi que a egrégia 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em brilhante e elucidador acórdão referente à Apelação Cível n.º 2414/99 (julgada em 24 de março de 1999, tendo como relator o Des. Jorge Luiz Habib), assim decidiu:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAFAÇÃO.
(... )
A simples comercialização de produtos contrafeitos caracteriza, obriga à indenização da parte lesada, em danos materiais e imateriais, nestes compreendidos o da imagem, independe da prova de culpa do contrafator, sendo certo afirmar, que a existência do prejuízo causado pelo contrafator de marca notoriamente conhecida é presumida.
(... )
Também não tem razão a ré apelante no que tange a alegação de que inexiste dano, por não estar comprovado o prejuízo, posto que tal condenação está amparada em legislação especial, qual seja a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, que em seu artigo 210 que dispõe acerca dos critérios de composição dos danos relativos aos lucros cessantes no caso de violação de marcas, conforme a transcrição abaixo:
‘Artigo 210. (...)
Frise-se que, não há como se admitir, via de regra, que a prática da contrafação não gere danos de toda ordem ao titular da marca violada." (grifos nossos)
Sem embargo das ponderações, até aqui, explicitadas sobre a vigente LPI, há bastante anos, décadas atrás já explanava, com respeito à indenização, o emérito doutrinador João da Gama Cerqueira, um dos maiores mestres do Direito da Propriedade Industrial, mesmo sob à luz do Código Civil:
"A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.
E não havendo elementos que bastem para se fixar o ‘quantum’ dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC." [11]
No que tange ao dano moral, lato sensu, será verificado, nos próximos tópicos (2.3.1, 2.3.2 e capítulo 3), como as novas concepções e teorias sobre este influenciaram e fortaleceram bastante a presunção de dano no direito marcário, pois, tanto neste (aqui incluso tanto o dano material como o imaterial) como naquele faz-se presente a presunção de dano diante das reconhecidas dificuldades em se provar concretamente a sua ocorrência.
Sublinhe-se que para o Professor Sérgio Cavalieri Filho, o art. 159 do Código Civil ampara a reparação do dano moral, pois ao cogitar do dano como elemento da responsabilidade civil, não faz qualquer distinção sobre a espécie do dano causado; estendendo, assim, a tutela legal da expressão violar direito aos bens personalíssimos, como a honra, a imagem, o bom nome. [12]
Destarte, seja sob à égide do Código Civil, seja pela atual Lei da Propriedade Industrial (que é a Lei Especial aplicável), ambas combinadas com a Constituição Federal, conclui-se que a regra tem de ser a teoria da presunção de dano fulcrada no simples uso indevido e desautorizado da marca.
2.2 -Dano Patrimonial
O dano patrimonial (ou dano material) é aquele que "atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro" [13]. É subdividido em: dano emergente e lucro cessante; espécies estas que serão comentadas a seguir.
Em virtude do advento de novos conceitos e estudos sobre o dano moral, e conseqüentemente sobre o próprio dano, deve-se atentar que "tanto é possível ocorrer dano patrimonial em conseqüência de lesão a um bem não patrimonial como dano moral em resultado de ofensa a bem material" [14].
No direito marcário, podemos verificar claramente, por exemplo, um dano imaterial que acarrete um dano material, se imaginarmos a seguinte situação hipotética: o titular de uma marca, após alguns meses de negociações, está prestes a firmar um contrato de licença de sua marca com uma outra pessoa jurídica, que estaria disposta a pagar uma razoável quantia a título de royalties; entretanto, esta potencial licenciada verifica que há vários produtos contrafeitos postos no mercado com a respectiva marca, decidindo, por conseguinte, não mais efetuar o contrato de licença com o titular desta marca. É evidente que o responsável, ou responsáveis, pela violação cometida abalaram a reputação e o bom conceito tanto da titular da marca, como da própria marca (diluindo o prestígio e o valor desta), frustando seus negócios que proporcionariam uma boa remuneração. É inconteste que deve ser o titular da marca violada ressarcido por danos imateriais e materiais sofridos.
Tal fato caracteriza o chamado dano patrimonial indireto, haja vista que em situações como esta além de se concretizar a perda de receitas pelo titular da marca, caso este venha exercer o seu direito negativo contra o infrator, ainda suportará gastos vultosos para movimentar todo o aparato judicial (taxas, custas, honorários de advogados, peritos...), além dos investimentos que terão de ser despendidos para fortalecer a marca no mercado novamente (propagandas, esclarecimentos...).
Aproveitando o exemplo acima exposto, verifica-se, no âmbito marcário, o dano patrimonial é o oriundo do uso indevido e desautorizado da marca, seja pela reprodução ou imitação desta, que pode ensejar tanto a diminuição das vendas do titular da marca, como o desvio de clientela, deixando ainda a mesma de perceber os devidos royalties, que se faziam pertinentes e legais, pelo licenciamento de sua marca.
2.2.1 -Dano Emergente
O dano emergente (ou positivo) é aquele que de forma imediata, em razão do ato ilícito, atinge o patrimônio presente da vítima. É tudo que foi perdido.
A Lei da Propriedade Industrial (LPI) não traz norma expressa atinente ao dano emergente, talvez por ter o legislador optado em dar mais ênfase ao lucro cessante, que em âmbito marcário é mais fácil de se verificar que o dano emergente (o que diverge dos casos comuns). Esta assertiva decorre de simples leitura dos artigos 208, 209 e 210, e seus incisos, da citada Lei, em que se constata a não previsão, tampouco exigência, de dano emergente.
Inclusive, aproveitando o ensejo, não é compreensível como pôde o legislador simplesmente repetir a norma do art. 208 no inciso I do art. 210, pois é óbvio que o "benefício" constante do art. 208, em razão da locução verbal "teria auferido" expressa nesta norma
"Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido." (grifos nossos)
diz respeito também aos lucros cessantes mencionados no inciso I do art. 210; se não vejamos:
"Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
I. os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou" (grifos nossos).
Diante do constatado, percebe-se que o art. 208 é perfeitamente inútil e descartável em virtude do prescrito no art. 210, inciso I, da LPI.
Apesar de não constar textualmente da LPI, o dano emergente sofrido pelo titular da marca é caracterizado sobretudo pelo dano à imagem da marca (do qual exsurgirá um dano patrimonial indireto), sendo este, atualmente, inclusive, um dos maiores danos que pode vir a sofrer uma marca, já que é indiscutível a vital "importância das marcas como elemento maior de competitividade econômica" (15) (pelo valor monetário e comercial destas para o negócio), visto que "as empresas de sucesso, antes de vender produtos, vendem marcas" (16).
Com respeito ao aludido dano à imagem, melhor tratar-se-á no item 2.3.2 do presente trabalho.
2.2.2 -Lucro Cessante
O lucro cessante caracteriza-se pelos reflexos futuros que sobrevirão por causa do ato ilícito cometido; consiste na elisão de uma expectativa em lucrar, na diminuição potencial do patrimônio da vítima.
No caso de violação ao direito marcário, a caracterização e fixação deste dano é de mais fácil constatação do que a do dano emergente, ainda mais quando vem crescendo o entendimento de que, a priori, basta a prova do simples uso indevido e desautorizado da marca pelo infrator, para que surja o dever de indenizar, fundamentado nos lucros cessantes.
Em sendo conferido ao titular da marca a exclusividade do uso da mesma (art. 129, da LPI) em todo território nacional, entende-se que a regra (excetuando-se alguns casos em que determinadas circunstâncias estejam presentes; v. item 2) é: provado o simples uso indevido e desautorizado da marca, obrigado estará o infrator a indenizar o titular da marca.
Esta obrigação de indenizar deverá ser sempre, ao menos, lastreada nos lucros cessantes (para que justiça seja feita ao detentor do registro), seja por aquilo que teria a sociedade proprietária da marca auferido caso o ilícito não se desse (inciso I, art. 210, LPI), seja pelos lucros auferidos pelo infrator do direito marcário (inciso II, art. 210, LPI), ou pelos royalties que teria pago o infrator ao titular da marca pela concessão de uma licença de uso da mesma (inciso III, art. 210, LPI).
Note-se que se fez menção à "sociedade proprietária da marca"; para fins didáticos e exemplificativos, será considerado no decorrer deste trabalho que o titular de marca é uma pessoa jurídica que a utiliza como elemento de identificação de sua sociedade, mesmo porque a maioria dos proprietários de marca são pessoas jurídicas de direito privado.
A seguir, serão destacados 4 (quatro) casos que demonstram muito bem a efetiva aplicação deste artigo 210 da LPI. Frise-se que os casos expostos nos itens "a.1" e "b.1" foram julgados sob a égide do revogado Código da Propriedade Industrial (lei n.º 5.772, de 21/12/71).
a). De acordo com o prescrito no inciso III, do art. 210, da LPI:
a.1).Caso "MARTA ROCHA", ex-miss Brasil, que teve sua marca, de mesmo nome para assinalar roupas, reproduzida sem autorização, em que o Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital do RJ, em 28/02/1991, em razão do ilícito cometido, proferiu a brilhante sentença (que em grau de recurso foi mantida; Apelação Cível n.º 4.063/91, julgada em 28/04/92, Relator Des. Humberto de Mendonça Manes, 5ª Câmara Cível do TJRJ):
"Ora, assim, se a expressão "MARTA ROCHA" possui um significado público intimamente ligado à A., denotando bom gosto e beleza e a R., ao aceitar que a sua estilista e sócia denominada MARTA MORAES DA ROCHA abreviasse o neu (sic) nome para MARTA ROCHA, e mais, antecedendo-o da expressão inglesa "by", para aduzi-lo a sua marca TOOLEY, certamente não só reconhece a força de venda da expressão "MARTA ROCHA", como sabedora do nome correto da sua sócia (MARTA MORAES DA ROCHA) ao tê-lo assim aceito (MARTA ROCHA) assumiu os riscos do seu ato ilícito. A expressão "MARTA ROCHA" é por demais conhecida para facilitar excusas (sic) a, pelo menos, não realização de uma pesquisa junto à repartição própria para evitar dissabores.
Resta, por fim, estipular o valor da indenização cabível à espécie, e optamos na direção da prática comercial; acolhida jurisprudencialmente, fixando a indenização através de um royalty incidente sobre o faturamento da R. desde o momento em que indevidamente passou a usar ilicitamente a expressão "MARTA ROCHA", até o momento em que se absteve de usá-lo. Royalty este que fixamos em 10%, e apurado em execução." (grifos nossos)
a.2).Caso "SABÃO DA COSTA", RESP n.º 101.059 – RJ (96.0044000-0), D.J. de 07/04/97, Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma do STJ):
"EMENTA: - MARCA. DANO. PROVA.
I – Reconhecido o fato de que a ré industrializava e comercializava o produto ‘Sabão da Costa’, marca registrada da autora, que também fabricava e vendia o mesmo produto, deve-se admitir conseqüentemente a existência de dano, pois a concorrência desleal significou uma diminuição do mercado.
II – Restabelecimento da sentença, na parte em que deferiu a indenização de 5 % sobre o valor de venda do produto, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ficando relegada para a liquidação a simples apuração desse valor.
III – Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Barros Monteiro e Cesar Asfor Rocha." (grifos nossos)
b). De acordo com o prescrito no inciso II, do art. 210, da LPI:
Será dado relevo a dois casos em que decidiram os juízes a quo determinar e fixar a indenização com base nos lucros auferidos pela pessoa jurídica infratora, estipulando por arbitramento um percentual sobre o lucro; havendo entre esses casos a seguinte peculiaridade: no primeiro caso exposto, não foi feita nenhuma perícia contábil no processo de cognição, enquanto que no segundo, se realizou a perícia nos livros da infratora, que veio servir de parâmetro ao juiz, que assim pôde proferir sentença líquida. São eles:
b.1). Caso "LAND ROVER", Apelação Cível n.º 1.151/92, julgada em 26/05/92, Relator Juiz Subs. Des. Marcus Faver, 4ª Câmara Cível do TJRJ, autos oriundos da 6ª Vara Cível da comarca da Capital:
"EMENTA: Nome Comercial. Sociedade brasileira de responsabilidade limitada que usa em sua denominação a expressão "Land Rover". Impossibilidade. Empresa estrangeira que detém os registros das marcas "Land Rover", "Rover" e "Range Rover". A liberdade na escolha da denominação social pela sociedade nacional está limitada pelos registros das marcas no I.N.P.I., que asseguram o uso exclusivo a seu titular. Convenção da União de Paris e Código de Propriedade Industrial. Choque entre tratado internacional e lei brasileira posterior. O Poder Judiciário não pode negar aplicação à lei nacional. O direito ao uso exclusivo da marca, no Brasil, decorre do seu registro e não da sua notoriedade. Garantia da exclusividade de uso sobre as marcas registradas. Inteligência do art. 59 da Lei nº 5.772/71. Indenização. Sentença que arbitra o percentual do possível lucro sem base fática. Provimento parcial do recurso.
................
(...) as autoras comprovaram que são titulares das marcas "Land Rover", "Rover" e "Range Rover" e sobre elas têm o direito de uso exclusivo, (...)
..............
Finalmente, no tocante à parte indenizatória, a sentença apelada excedeu ao estabelecer, por livre arbitramento, um percentual de lucro de 30 % sobre os veículos vendidos, quando tal índice não foi solicitado pelas autoras, nem consta de qualquer dado fático.
Assim, reforma-se, em tal parte, o julgado, para detrminar-se (sic) que seja apurado em liquidação o valor percentual indenizatório, limitado a 30 %, eis que, não houve recurso da parte vencedora em tal ponto.
No mais, ainda que por fundamentos diversos, mantem-se a douta sentença apelada." (grifos nossos)
b.2).Caso "DERMYCOSE", este julgado já sob a égide da atual lei marcária, sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital – SP, processo n.º 2.432/96, proferida em 21/12/99:
"Na fixação das perdas e danos tem-se como elemento básico o montante das vendas do produto ‘Dermicose’, realizadas indevidamente pela ré.
E esse fato a perícia, com base nas notas fiscais, apurou de forma correta, não dando azo a qualquer crítica.
O expert verificou as notas fiscais de venda no período de 1992 a 1997 (fs. 184), identificando a primeira venda como aquela ocorrida em fevereiro de 1992 (fls. 185).
Nesse período, apurou o vistor que o volume de vendas do produto ‘Dermicose’ representou 26,67 % do faturamento da ré, num total atualizado de R$ 371.158,86 (fls. 376), resultado alcançado com ‘a aplicação do percentual apurado acima sobre o total de notas fiscais de vendas que deveriam ter sido fornecidas à perícia’ (fs. 190).
Sobre esse valor aplicou o vistor o percentual de 30 % para o cálculo da verba indenizatória pleiteada.
E esse critério é justo e razoável não podendo a ré voltar-se contra ele, até porque, sob alegação de extravio, deixou de representar ao perito 8.363 notas fiscais, por isso que sucumbe à sua própria desorganização.
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De outro lado, o percentual de 30 %, como lucro obtido pela ré, sobre o total das vendas do produto ‘Dermicose’, pode ser mantido, porquanto nos outros 70 % já foram descontados os custos e despesas de produção (fs. 292), certo que a ré não demonstrou que este percentual (o de custos e despesas) lhe fosse desfavorável.
Desse modo, fixar-se a indenização pleiteada no percentual de 30 % sobre o montante que faturou a ré com a venda do produto ‘Dermicose’ é razoável 3, como também a adoção dos indíces da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para atualização dos valores por ela obtidos com a comercialização do produto.
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Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a ré a se abster do uso da expressão idêntica ou semelhante a ‘Dermycose’, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como a indenizar a autora no montante de R$ 111.347,65 (cento e onze mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), atualizado a partir de 30 de setembro de 1998 (fs. 376). A ré pagará as custas do processo e honorários advocatícios que vão fixados em 15 % do valor da condenação, reembolsando a autora das despesas que teve que suportar com a perícia." (grifos nossos)
Neste caso "Dermycose", verifica-se como a perícia contábil se faz importante no processo de conhecimento em casos de violação marcária, pois serve de subsídio ao livre arbítrio do juiz, que atuando de acordo com a moderna doutrina processualista (que visa à efetividade do processo e ao adequado acesso à justiça), observado o princípio da economia processual, desde logo fixa o valor líquido e certo da indenização, o que dispensa uma posterior, e também morosa ação de liqüidação para se chegar ao quantum indenizatório.
É importante ressaltar que para a fixação desses percentuais arbitrados sobre o faturamento do infrator, deve o juiz levar em conta sempre os encargos decorrentes dos insumos (mão-de-obra, matéria-prima, etc.), os custos e despesas, aliados a uma possível divulgação publicitária, observando-se, desta forma, o princípio da eqüidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Observe-se que isto é com relação ao dano patrimonial.
Por fim, sublinhe-se que no tocante ao lucro cessante, deve prevalecer o entendimento de que para se computar este dano, a mera possibilidade não é o bastante, entretanto não se exige também que haja certeza absoluta [17]; assim, fazendo a devida analogia, e levando este entendimento para o campo do direito marcário, conclui-se que ele é extremamente pertinente aos casos de violação de marcas.
2.3 -Dano Moral
De forma simples e didática, o dano moral costuma a ser identificado como os danos causados por lesão aos direitos da personalidade (direitos à honra, à imagem, ao nome, à integridade física, à privacidade...). Porém, as lesões a estes direitos não delimitam as demais possibilidades de reparação do dano moral, já que "nem sempre o dano moral decorre de violação aos chamados direitos da personalidade, como expressão dos atributos essenciais da própria pessoa tutelados pela ordem jurídica" (18).
Digna de destaque é a observação feita por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho de que "não é a natureza do interesse juridicamente tutelado que caracteriza o dano moral como tal, e sim o efeito da lesão na pessoa do ofendido, vítima" [19].
Esclarecedor e didático foi o acórdão da 1ª Câmara Cível do TJRJ (em sede de Apelação Cível, Rel. Des. Adriano Marrey, julgada em 19.11.91), citando o pensamento de eméritos doutrinadores sobre o conceito de dano moral:
"Dano moral. Lição de Aguiar Dias: o dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão abstratamente considerada. Lição de Savatier: dano moral é todo sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária. Lição de Pontes de Miranda: nos danos morais a esfera ética da pessoa é que é ofendida: o dano não patrimonial é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio" (grifos nossos)
Todavia, sem embargo dos relevantes conceitos existentes sobre dano moral, considera-se a definição de Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho a mais técnica e condizente com os tempos hodiernos. Para o autor dano moral conceitua-se como o "efeito moral da lesão a interesse juridicamente protegido" [20].
Este esclarecimento se faz necessário, uma vez que nos casos de violação de marcas, quase sempre (para não se dizer sempre) junto com o dano moral erigirá um dano patrimonial indireto.
Entretanto, a ressarcibilidade ao dano moral não se trata de pretium doloris, mas de simples compensação, ainda que pequena [21], pelo mau-estar, desconforto causado pelo ato ilícito, ou seja, não tende à restitutio in integrum do dano causado, possui uma função satisfatória. [22] Desta forma, não é de boa técnica vincular o dano moral aos prejuízos materiais sofridos.
Como curiosidade e informação, a Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) por seu Conselho Diretor aprovou, em 27 de janeiro de 2000 [23], uma Resolução dispondo sobre as infrações aos direitos da Propriedade Intelectual (que será transformada em um projeto de lei a ser enviado ao Congresso [24]), em que consta de seu item 3.3 o seguinte texto:
"3.3 – O dano moral resulta da própria violação ao direito, devendo ser indenizado sem qualquer necessidade de prova de prejuízo material."
2.3.1 -Dano Moral e as Pessoas Jurídicas
Este tópico torna-se extremamente relevante para o estudo em tela, quando se tem em conta que a maioria dos titulares de marcas são pessoas jurídicas (mormente, de direito privado), fato este comprovado facilmente se feita uma pesquisa junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Há algumas décadas atrás não se admitia, em hipótese alguma, que uma pessoa jurídica pudesse ter direito à reparação por danos morais, vez que, à época, estes diziam respeitos apenas aos "danos da alma" (concernentes à dor pura e simplesmente), advindos da capacidade afetiva e sensitiva do ser humano.
Outrossim, este entendimento ainda vem sendo externado em algumas decisões, mesmo após o advento da CF/88, como nestas duas:
a). Acórdão do 4º Gr. Cs., TJRJ, em sede de Embargos Infringentes, julgado em 27/04/94, Relator Des. Miguel Pachá (in "RT", vol. 716/258):
"A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo de dano moral. O elemento característico do dano moral é a dor em sentido mais amplo, abrangendo todos os sofrimentos físicos ou morais, só possível de ser verificada nas pessoas físicas. O ataque injusto ao conceito da pessoa jurídica só é de ser reparado na medida em que ocasiona prejuízo de ordem patrimonial"
b). Acórdão do 1º TACSP, 10ª C., em sede de Apelação Cível, julgado em 02/04/96, Relator Des. Edgard Jorge Lauand (in "RT", vol. 731/286):
"Para que a pessoa jurídica faça jus a indenização por dano material ou dano moral, pelo protesto indevido de título de crédito, necessária se torna a demonstração do efetivo prejuízo econômico sofrido"
Aqueles que defendem esta corrente entendem que, em se tratando de pessoa jurídica, dificilmente encontrar-se-á lesão moral que não acarrete prejuízo material/econômico, por isso, equivocadamente a vinculam a existência ou não de prejuízos materiais – entendimento antigo.
Hodiernamente, contudo, a jurisprudência já vem se consolidando no sentido de ser cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica, independente de acarretar danos patrimoniais indiretos ou não. O egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento, datado de 08/11/94, de Apelação Cível, tendo sido Relator o Des. Sérgio Cavalieri Filho (este um dos que, com clareza e didática, abordam o tema [25]), assim decidiu (in "RT", vol. 725/336):
"A pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito. Ademais, após a CF/88, a noção do dano moral não mais se restringe ao pretium doloris, abrangendo também qualquer ataque ao nome ou imagem da pessoa, física ou jurídica, com vistas a resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade"
Quanto ao crescimento desta corrente, admitindo a indenização por danos morais às pessoas jurídicas, importante se faz destacar o verdadeiro leading case do STJ, consubstanciado no brilhante voto vencedor do Min. Ruy Rosado de Aguiar (STJ, 4ª Turma, RESP n.º 60.033-2, in "RT", vol. 727/126):
"Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima, etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à própria injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.
Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio. Assim, embora a lição contrária de inúmeros doutores (Horacio Roitman e Ramon Daniel Pizarro, El Daño Moral y La Persona Juridica, RDPC, p. 215) trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser mensurado através de arbitramento. É certo, que, além disso, o dano à reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, diminuição de clientela, etc., donde concluo que as duas espécies de danos podem ser cumulativas, não excludentes"
O fortalecimento desta teoria é confirmado pela Súmula n.º 227 do STJ, que prescreve: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
Por isso, deve-se sempre analisar, não a natureza do bem jurídico atingido, mas sim os efeitos decorrentes da lesão sofrida.
Ora, como não é possível à pessoa jurídica sentir a "dor da alma", derivada da lesão de direito, seja este referente a bens jurídicos patrimoniais ou extrapatrimoniais, é conseqüência lógica que os danos sofridos pela pessoa jurídica serão sempre patrimoniais (como, por exemplo, a perda da clientela e a redução de lucros), uma vez que a dor pura e simples jamais será possível à pessoa jurídica sofrer.
Na área do Direito da Propriedade Industrial, já se abordou o tema concretamente, conforme o excerto abaixo destacado, referente à Apelação Cível n.º 263.084-1 (In "JTJ", vol. 191/172), 2ª Câmara Cível do TJSP (votação unânime), Rel. Des. J. Roberto Bedran, julgada em 17/09/1996, in verbis:
"Afinal, o nome comercial, na sua dúplice função subjetiva e objetiva, projetando a própria identidade da empresa, influencia sobremaneira no público consumidor em geral, na medida em que a torna imediatamente conhecida, bem assim aos seus produtos e serviços, ‘firmando a reputação, o crédito, o conceito e a fama da empresa, impondo à confiança e à preferência do consumidor os produtos que vende ou fabrica... O que a lei visa a proteger, portanto, através da proteção do nome comercial, é a própria atividade da empresa, considerada como o complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora determinada espécie de comércio. Entre esses meios imateriais compreende-se o elemento MORAL, a que no início nos referimos, isto é, o crédito, a reputação, a preferência e o favor público, o renome do estabelecimento e a notoriedade dos produtos... Esse complexo de elementos que formam a reputação do comerciante, do estabelecimento e dos produtos, assegurando a probabilidade de se conservar a clientela habitual e de atrair novos compradores, é obra do tempo, do esforço diligente do comerciante, da honestidade de seus métodos de comércio, da qualidade e seleção de seus produtos, e, também, do favor público, constituindo, no dizer de CARVALHO DE MENDONÇA, o índice da prospreridade e da potência do estabelecimento comercial’ (JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, ‘Tratado da Propriedade Industrial", vol. 2/1. 162-1. 163, n. 780, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed.).
(...)
Tem procedência, também, o pedido de indenização por perdas e danos, que resultam inegavelmente do simples EMPREGO INDEVIDO E DESAUTORIZADO do nome comercial e DA MARCA, a caracterizar usurpação parcial, suscetível de gerar confusão no público em geral. Para tanto, não seria mister apurar-se, concretamente, se a autora deixou de lucrar com tal expediente, e nem, tampouco, se a ré experimentou vantagens. O DANO, com a prática ilícita, até mesmo de natureza imaterial, pela afetação do elemento MORAL da empresa titular, está in re ipsa, lesando forçosamente o seu patrimônio, no mínimo, como alegado no libelo, pela falta de retribuição desse uso, a exemplo do que se passaria num contrato de licenciamento, possibilitando ao infrator um locupletamento indevido e injusto." (grifos nossos; ver, também, Ap. n.º 121.908-1, julgada em 26/04/90, 5ª C. TJSP, Rel. Des. Márcio Bonilha, in "JTJ", vol. 129/225)
Conclui-se, então, do citado texto que, inexoravelmente, o uso indevido de marca pode vir a gerar um dano moral ao seu titular, vez que a marca serve para identificar também o fabricante do produto, o prestador do serviço, bem como, conseqüentemente, a qualidade dos produtos, dos serviços, o bom atendimento, o bom nome, a fama..., e, é evidente, que aquele que infringir o direito ao uso exclusivo do titular da marca, servindo-se desta sem a devida autorização do titular, a este estará gerando um dano moral, pelas previsíveis e presumíveis consequências que se admite advir deste ato ilícito (ver Capítulo 3 infra).
2.3.2 -Dano à Imagem
Há quem defenda o surgimento de um terceiro tipo de dano, que assim como o dano moral também teria o caráter extrapatrimonial, este dano seria o chamado dano à imagem, fundamentado no inciso V, art. 5º, da CF. Em rápida manifestação sobre o tema, o Professor Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho expressou sua discordância sobre a tese suscitada, por considerar que a imagem apresenta natureza de um direito subjetivo da personalidade, é um valor já protegido pelo dano moral em nossa CF (assim como a vida, a integridade física, a liberdade, etc.). [26]
Contudo, considerando-se que à luz da tese da identidade a imagem pessoal se constitui em um bem tutelado na ordem do direito, enquanto fator de identificação individual; havendo, por conseguinte, lesão do direito à imagem quando houver usurpação, contrafação, adulteração, etc., da identidade da pessoa [27], e que uma das finalidades da marca é "identificar produtos ou serviços fabricados ou comercializados por uma empresa ou pessoa física de direito privado (marca de produto ou serviço)" [28], conseqüentemente, identificando o titular da marca, daí se pode concluir que o seu uso indevido e desautorizado, caracterizando uma contrafação, uma usurpação, gera, estando presente certas circunstâncias (cf. capítulo 4), um dano à imagem do titular da marca violada, que constitui o dano moral sofrido, haja vista ser o dano à imagem uma das espécies de dano moral.
Note-se que, implicitamente, já tratou do tema a 5ª Câmara Cível do TJSP, na Apelação Cível n.º 121.908-1 (In "JTJ", vol. 129/225), julgada em 26/04/1990, em caso de conflitos de nomes empresariais, o que permite fazer uma analogia a casos de uso indevido de marcas, in verbis:
"É que, nesse quadro, a possibilidade de confusão, no mundo mercantil, é indisfarçável, com os reflexos danosos que é fácil entrever, legitimando a tutela pretendida na inicial, certo que, por se tratar de empresas que exercem atividades afins, é inquestionável que o público e a clientela são levados a engano, dúvida e confusão, o que deve ser a todo custo evitado.
(...)
A formação da clientela, a fama da empresa e a qualidade de seus produtos, como resultado de longa atividade mercantil, são fatores reveladores do ‘indíce da prosperidade e da potência do estabelecimento comercial’, na expressão de CARVALHO DE MENDONÇA, motivo pelo qual deve ser PRESERVADA A IMAGEM de cada companhia, no mundo dos negócios, respeitando a reputação, a preferência, o renome do estabelecimento, que constituem o elemento moral, no qual se inclui o complexo dos meios materiais e imateriais, na exploração do comércio.
A garantia de defesa do nome comercial é assegurada por norma constitucional, que correspondia ao artigo 153, § 24, da Constituição da República anterior, e que, na atualidade, é prevista no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição da República, embora com outra redação, que alude à proteção legal aos ‘nomes de empresas’." (grifos nossos)
No Rio de Janeiro, duas decisões parecem começar a construir o caminho neste sentido, visto que nelas foi reconhecido o prejuízo causado à imagem da famosa marca "REEBOK", diante de uma contrafação. São elas:
a). Sentença proferida nos processos n.ºs 98.001.017815-5 e 98.001005896-4, pelo Juízo da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (D.O., 16/10/98; que foi mantida, por unanimidade, pela 18ª Câmara Cível do TJRJ):
"Quanto ao pedido em razão do dano moral, o mesmo merece acolhida, eis que o bom nome e a qualidade que sempre forma marcas registradas dos tênis Reebok sofreram grande desgaste, causando-lhes danos à imagem, uma vez que os consumidores que porventura se enganassem certamente passariam a acreditar na baixa qualidade dos calçados de propriedade da primeira Autora, levando a um descrédito em relação ao produto, pouco importando se a empresa vendedora, no caso, a Suplicada, possui uma cadeia de lojas de grande ou pequeno porte, sendo o dano inafastável. Além do mais, a demandada possui mais de dez lojas espalhadas pela cidade, sendo certo que o prejuízo causado às Suplicantes, não pode ser configurado como de pequeno porte, até porque as obrigou a intentarem as presentes ações a fim de evitar que outras lojas adotassem o mesmo procedimento danoso, que imensos prejuízos traz à indústria especializada.
(...)
Assim, presentes o dano moral, conforme largamente esclarecido, consubstanciado no dano à imagem do produto objeto de contrafação, além do dano material, consubstanciado no lucro cessante, a ser apurado nos termos do art. 210 da Lei nº 9.279/96, e no dano emergente, consubstanciado no que as Autoras deixaram de ganhar com a venda e comercialização dos produtos REEBOK, bem como pela desvalorização da aludida marca." (grifos nossos)
b). Sentença proferida no processo n.º 98.001052479-3, pelo Juízo da 26ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (D.O., 15/01/99):
"(...) quanto ao dano moral, este caracterizou-se pela depreciação, aos olhos dos consumidores, do nome e da qualidade dos produtos Reebok. Para aferição do valor indenizatório, a título de dano moral, deve ser considerado o alcance do dano causado ao patrimônio moral das autoras, entende este Juízo que é justa a fixação do valor indenizatório na ordem de 150 (cento e cinqüenta) salários mínimos para cada uma das autoras".
Nestas decisões, percebe-se a estreitíssima ligação entre o dano moral e à imagem, deixando transparecer ser o segundo uma espécie do primeiro, coadunando com o entendimento do Professor Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho.
Esta relação se deve ao fato de ser o dano à imagem uma violação a um direito de personalidade, que atinge um bem imaterial, sendo, por isso mesmo, uma lesão de natureza não pecuniária.
O acima transcrito encontra supedâneo também nos dizeres do Professor Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, in verbis:
"O dano moral está ligado diretamente aos direitos da personalidade, uma vez que ambos estão ligados a valores superiores da pessoa." [29]
Segundo ainda o citado Professor,
"O dano à imagem está ligado ao dano moral. Qualquer publicação ou palavra atentória à imagem tem como repercussão imediata a produção do dano moral, que pode até não desequilibrar o patrimônio do lesado, não obstante incida sobre a sua reputação." [30] (grifos nossos)
Dentre os atos que atentam contra a imagem de uma pessoa jurídica, pode-se, então, acrescentar o uso indevido e desautorizado de sua marca registrada; constituindo-se o ressarcimento pelo dano causado, uma forma de tutelar os direitos da personalidade da pessoa jurídica. [31]
Retornando à análise dos dois casos citados, se pôde ainda comprovar, pelas decisões exaradas, a forte e inafastável correlação entre o dano moral e o direito à imagem da pessoa jurídica, exteriorizado pela sua marca e pelos seus produtos, acarretando também uma conseqüente lesão patrimonial.
Por fim, também é importante destacar que estas decisões estão condizentes com os novos preceitos do direito processual e marcário, pois desde já estabeleceram o quantum indenizatório, pois com respeito ao dano moral deve já o juiz da ação cognitiva, baseado em seu prudente arbítrio (vez que no Brasil o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do juiz [32]), estipular o valor da indenização referente ao dano moral, adotando, por conseguinte, a técnica do quantum fixo [33]. Já o quantum referente ao dano material, este normalmente é apurado em execução.
3 -PRESUNÇÃO DE DANO: DECISÕES
Neste capítulo, serão apresentados os principais julgados – favoráveis e contrários – referentes à teoria da presunção de dano nos casos de uso indevido de marca.
Em virtude da clareza das decisões, serão comentados brevemente, quando se fizer necessário.
No decorrer deste capítulo, verificar-se-á que a presunção em casos de uso indevido e desautorizado de marca está também (além do fato de ser a marca um bem móvel, de natureza imaterial, sendo difícil de se provar sua lesão), hoje, intimamente ligada à evolução do entendimento sobre a prova do dano moral, vez que este por ser um dano imaterial também é difícil de ser demonstrado; daí a tese surgida no final dos anos 90 de que a simples utilização indevida da marca já gera ao agente o dever de indenizar o titular, seguindo o análogo entendimento jurisprudencial referente ao dano moral:
"A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa)." (4ª Turma do STJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgamento em 09/06/97, D.J. 01/09/97, in "RSTJ" 98/270 e "RT" 746/183; grifos nossos)
ainda neste julgado,
"A responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação; assim verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo" (grifos nossos)
Apesar do tema, no Brasil, ganhar realmente relevância somente na década de 90, em 1956 (mais precisamente em 23/10/56) o TJSP, na Apelação Cível n.º 72.442, referente ao caso "RAIMANN", já decidiu adotando a teoria da presunção [34]:
"NOME COMERCIAL – Uso indevido – Ação de anulação – Alegação de falta de prova de prejuízo do autor – Não acolhimento – PREJUÍZO PRESUMIDO.
(... )
O uso indevido de nome alheio, civil ou comercial, sempre se presume prejudicial àquele a quem por lei êle pertence com exclusividade.
(...)
Outro argumento merecedor de rejeição, utilizado a fls. nas razões das apeladas, é o de que elas não causaram às apelantes prejuízo algum.
Ora, o uso indevido de nome alheio, civil ou comercial, sempre se presume prejudicial àquele a quem por lei êle pertence com exclusividade.
(...)
São Paulo, 23 de outubro de 1956 – DAVID FILHO, pres. – FÁBIO DE SOUZA QUEIROZ, relator – Foi voto vencido na preliminar o Desembargador Euclides C. da Silveira – P. CARVALHO PINTO."
Citado este caso, o qual não se poderia olvidar a menção, foi somente a partir da década de 90 que se começou, no Brasil, a perceber a real importância e valor de uma marca, fato que coincidiu, conseqüentemente, com o aumento das demandas indenizatórias oriundas de atos ilícitos praticados contra marcas registradas.
Primeiramente, serão apresentadas as principais decisões favoráveis à aplicação da teoria da presunção de dano, e, posteriormente, as contrárias.
3.1 -Decisões Favoráveis
a).Em 17/12/1991 assim julgou o TJRJ, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Caetano José da Fonseca Costa, em Apelação Cível n.º 3.414/91:
"Obtido o registro da marca está o seu titular garantido do uso desta marca por terceiro e se este a utiliza está obrigado a indenizar o titular.
(...)
Porém o que é certo é que o apelado detinha a exclusividade do uso do título ‘Garota de Ipanema’, no momento em que foi realizado pelo apelante o baile com esta denominação.
(...)
Apenas em dois pontos merece reparo a decisão.
É quando fixou a indenização em vinte por cento da renda do baile, já que a mesma parece excessiva, tendo em vista que a influência do título na festa não parece corresponder a porcentagem estabelecida. Assim é ela reduzida para dez por cento."
b).Ap. n.º 213.795-1, acórdão de 21/03/95, 2ª C. TJSP, por unanimidade, Rel. Des.Cezar Peluso, in "JTJ", vol. 161/153, consta do decisum:
"Contrafação – Indenização – Restitutio in integrum, independentemente da existência de gravame efetivo – Presunção de que o titular da patente fabricou e vendeu todos os produtos postos no comércio pelo infrator – Recurso não provido.
A restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender.
Apelação Cível n. 213.795-1 – São Paulo – Apelante: Companhia Brasileira de Alumínio – Apelado: Sérgio Esteves Reys.
ACÓRDÃO
ACORDAM, em Segunda Câmara Civil de Férias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso.
1. Frágil o recurso.
A contrafação está provada. E, tendo o autor postulado pagamento das perdas e danos pela só exploração indevida do objeto contrafeito, no período de vigência da patente, a restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve ‘presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por esta corresponde uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender" (GAMA CERQUEIRA, ‘Tratado da Propriedade Industrial’, vol. I/584, n.357, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed. revista e atualizada, 1982).
O critério não é novo nem particular. Aderindo à observação de M. POUILLET, no sentido de que fora imoral preservar os benefícios ilegítimos do usurpador, havia muito se afirmava, em França, que, quando (...)" (grifos nossos)
Neste caso em tela, pode-se fazer uma perfeita e legal analogia aos casos de uso indevido e desautorizado de marca.
c).O Tribunal de São Paulo, na Apelação Cível n.º 263.084-1, por unanimidade, Rel. Des. J. Roberto Bedran, julgada em 17/09/1996 (In "JTJ", vol. 191/172), tratando sobre um caso de conflitos de nomes empresariais, considerados estes também como bens jurídicos patrimoniais, fez constar do acórdão os seguintes excertos:
"Tem procedência, também, o pedido de indenização por perdas e danos, que resultam inegavelmente do simples EMPREGO INDEVIDO E DESAUTORIZADO do nome comercial e DA MARCA, a caracterizar usurpação parcial, suscetível de gerar confusão no público em geral. Para tanto, não seria mister apurar-se, concretamente, se a autora deixou de lucrar com tal expediente, e nem, tampouco, se a ré experimentou vantagens. O DANO, com a prática ilícita, até mesmo de natureza imaterial, pela afetação do elemento MORAL da empresa titular, está in re ipsa, lesando forçosamente o seu patrimônio, no mínimo, como alegado no libelo, pela falta de retribuição desse uso, a exemplo do que se passaria num contrato de licenciamento, possibilitando ao infrator um locupletamento indevido e injusto.
No particular, depois de assinalar existir, na contrafação, uma presunção de que, graças à confusão criada, o contrafator consegue incrementar a venda de seus produtos, com o conseqüente desfalque do movimento comercial do titular, GAMA CERQUEIRA complementa, assinalando que ‘a simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do artigo 159 do Código Civil, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (Código Civil, artigo 1059), que se apurarem em execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o artigo 1.553 do Código Civil (ob. Cit., vol. 2/1. 120-1. 130, n. 751).
Ora, aqui, irrecusável a obrigação de indenizar da ré (an debeatur), é a lição que cumpre ser exatamente aplicada na espécie, cabendo apurar-se o quantum debeatur, mediante arbitramento, na execução." (grifos nossos)
Ressalte-se que o trecho grifado em itálico, da autoria de Gama Cerqueira, fundamentou o voto do Min. Ruy Rosado de Aguiar na decisão do importantíssimo Recurso Especial a seguir destacado.
c).O acórdão aqui destacado pode ser considerado como verdadeiro leading case do STJ sobre a presunção de dano em casos de violação de marca. Este Resp., n.º 101.059/RJ (DJ de 07/04/97; in "JSTJ" e "TRF", vol. 96/229), teve como Relator o visionário e emérito Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR [35], que discorreu com brilhantismo, condizente com os novos conceitos e tempos, sobre a matéria em seu voto (que, indubitavelmente, convenceu os demais Ministros da 4ª Turma a decidirem, nos termos de seu voto, por unanimidade):
"VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR (Relator): -
1. O dissídio ficou bem evidenciado com a citação, transcrição e análise de precedentes que versaram situação assemelhada à dos autos, decidindo, porém, em sentido diverso do acolhido pelo v. acórdão ora em exame.
2. Trata-se de estabelecer se a prova do uso indevido da marca é suficiente para presumir o prejuízo, ficando autorizado o Juiz a condenar o réu à indenização por danos, cujo valor ficaria relegado à fase de liquidação da sentença.
(...)
(...) lição de Gama Cerqueira:
‘A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade.
Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Freqüentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom-senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.
Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.
A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.
E não havendo elementos que bastem para se fixar o ‘quantum’ dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.
De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo Juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca’ (Tratado de Propriedade Industrial’, vol. 2/1. 129-1.131).
O precendente invocado pela recorrente, da Eg. 5ª Câmara do TJRS (AC n. 593.017.395) sustenta a tese do dano presumido:
‘A existência de dano decorre da própria contrafação. A quantificação desse dano pode ser realizada em liquidação’.
3. Para julgar o recurso ora em exame, sem preocupação de fixar orientação genérica sobre o ponto, penso que devem ser consideradas as circunstâncias do caso.
Trata-se aqui da utilização de uma marca, registrada em nome de outrem, que serviu para a fabricação e comercialização de uma mercadoria também industrializada e vendida pela titular do direito de propriedade. Reconhecido nos autos que ambos os produtos estavam sendo comercializados, não se faz nenhum raciocínio contrário à lógica ao admitir-se que houve uma concorrência desleal pela autora da contrafação, que colocava no mercado produtos com a marca registrada em nome de outrem; e se a concorrência era desleal, as vendas efetuadas com tal artifício beneficiavam indevidamente a contrafatora, em prejuízo da titular, que tinha ser mercado ocupado por terceiro. Portanto, o reconhecimento da existência do dano resultante da comprovada comercialização do produto objeto da contrafação é uma decorrência da realidade dos autos, não mera abstração cuja demonstração se relega para a fase liquidatória. Ainda mais quando o valor da indenização concedida corresponde a um percentual sobre o valor da venda do produto.
Nesta 4ª Turma, há dois precedentes. No Resp n. 30.582/SP, da relatoria do em. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, decidiu-se pela inconveniência do julgamento antecipado, porque havia prova a produzir sobre a existência do dano:
‘DIREITO DE MARCA. CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. RECONHECIMENTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. INACOLHIDA NO PEDIDO CUMULADO DE PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO CASSADO PARA ENSEJAR A INSTRUÇÃO.
- A existência dos danos (‘an debeatur’) deve ser apurada no curso da instrução e não na liquidação, que se destina à aferição do valor dos danos (‘quantum debeatur’). Destarte, havendo prejuízos a apurar, com pedido nesse sentido, não é dado ao Juiz julgar antecipadamente a lide para acolher o pedido principal, pena de cerceamento e vulneração da Lei Federal’.
Essa decisão, como se vê, limitou-se a oportunizar à parte autora fazer a prova do dano, como ela se propunha.
Já no Ag n. 7.289/RS, o em. Ministro BARROS MONTEIRO proferiu o seguinte despacho:
‘Quanto à alegação de que o aresto recorrido concedeu indenização sem prova dos prejuízos, violando, deste modo, a regra esculpida no art. 131 do CPC, tenho que o decisório analisou a questão superiormente, ‘verbis’:
‘Também aí lhe falece razão. Dada a natureza do direito ofendido, o prejuízo está insíto na infração mesma. Quando alguém usa em proveito seu a propriedade alheia, está causando dano ao patrimônio do ‘dominus’ pelo só fato de privá-lo de extrair da coisa os proveitos econômicos que ela pode proporcionar. E isso tanto é certo no que diz respeito à propriedade de coisas corpóreas como na atinente à propriedade material. Não vale alegar-se que o autor não estava produzindo no Brasil, nem havia autorizado alguém a produzir, capacetes subordinados à sua concepção inventiva. A indevida utilização da invenção patenteada por si só a desvalorizou, na medida em que lhe prejudicou o caráter de exclusividade e afastou ou reduziu o possível interesse de terceiros na obtenção da licença.
Visto o problema pelo ângulo da ré, outrossim, é evidente que, independentemente da apuração de lucros na fabricação e comercialização do capacete, beneficiou-se ela, economicamente, dos valores que, em contratação normal para obtenção de licença, teria pago e não pagou. Por isso mesmo, o critério de fixação da indenização estabelecido na sentença é realmente o mais justo, pois transfere à parte contrária, detentora do privilégio, a parcela da receita auferida (não necessariamente do lucro!) que lhe teria pago caso se houvesse utilizado licitamente a invenção’ (fls. 98/99).
A prova do prejuízo, destarte, origina-se dessas circunstâncias, todas apreciadas pelo acórdão’.
Na doutrina, ainda encontramos a referência feita pelo Professor Carlos Alberto Bittar à jurisprudência de outros países, em termos ainda mais amplos do que me parece adequado a aceitar:
‘Não se exige a concretização de dano: basta a possibilidade ou o perigo de sua superveniência.
Também aqui existe concordância na doutrina universal (Ascarelli, ob. cit., p. 164; Rotondi, ob. cit., p. 482; Roubier, ob. cit., p. 507). Nesse passo, aliás, rompe-se, com a teoria tradicional, em que se demanda a existência de dano.
O princípio foi posto pela jurisprudência, na França, estendendo-se depois a outros sistemas. Contenta-se com o perigo de dano (v. os Greffe, ob. cit., p. 114). Nesse sentido, têm decidido os Tribunais europeus considerando suficiente a demonstração do risco de dano (como o Trib. Com. de Paris, em 25.07.68).
Objetiva a ação, ‘in casu’, a cessação dos atos de concorrência definidos como repreensíveis’.
Posto isso, estou em conhecer do recurso, pela divergência, e lhe dar provimento, para restabelecer, nessa parte, a r. sentença, condenada a ré ao pagamento de 5% sobre o valor da venda de cada unidade, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
É o voto." (grifos nossos)
d).Em brilhante e elucidador acórdão referente à Apelação Cível n.º 2414/99 (julgada em 24 de março de 1999, tendo como relator o Des. Jorge Luiz Habib), caso "REEBOK", assim decidiu a egrégia 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro :
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAFAÇÃO.
(... )
A simples comercialização de produtos contrafeitos caracteriza, obriga à indenização da parte lesada, em danos materiais e imateriais, nestes compreendidos o da imagem, independe da prova de culpa do contrafator, sendo certo afirmar, que a existência do prejuízo causado pelo contrafator de marca notoriamente conhecida é presumida.
(... )
Também não tem razão a ré apelante no que tange a alegação de que inexiste dano, por não estar comprovado o prejuízo, posto que tal condenação está amparada em legislação especial, qual seja a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, que em seu artigo 210 que dispõe acerca dos critérios de composição dos danos relativos aos lucros cessantes no caso de violação de marcas, conforme a transcrição abaixo:
‘Artigo 210. (...)
Frise-se que, não há como se admitir, via de regra, que a prática da contrafação não gere danos de toda ordem ao titular da marca violada." (grifos nossos)
Destarte, pode-se aferir que se caminha para construção de uma sólida jurisprudência no que tange à aceitação e aplicação da tese da presunção de dano.
3.2 -Decisões Contrárias
Após terem sido citadas as principais decisões favoráveis, eis algumas contrárias, a fim de contrapor as mesmas.
a).Apelação Cível n.º 5.022/91 - Teresópolis, 1ª Câmara Cível, TJRJ, julgamento 28/04/1992, Relator Des. Ellis Figueira, em que a Apelante (THE WALT DISNEY COMPANY) acionou a Apelada (NOVA SILVEIRA COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.) mediante ação de responsabilidade civil pelo uso indevido de desenhos dos personagens da "Família Disney", da qual é detentora dos direitos de marca, por parte da Apelada, em suas confecções de malharia:
"Os danos fora de previsão ao pé da lei hão de resultar comprovados, nesse teor não se aplicando presunção analógica.
Não se indenizam danos hipotéticos, meramente estimatórios sem um mínimo de comprovação concreta, não aleatória, mormente quando se apregoa dano moral sem projeção patrimonial.
(...)
Com o relatório de fls. 34-34-v., assim decidem pelas razões seguintes:
(...)
Sentença deu parcial acolhida ao pedido para condenar a Ré ao ressarcimento apenas quanto aos comprovados danos patrimoniais, conforme nota fiscal das peças contrafeitas, em valores atualizados, com honorários de 10% sobre a condenação ( f. 20 ).
(...)
Não há de se cogitar de danos morais hipotéticos, meramente estimatórios, se inexiste repercussão negativa para o conceito da Autora-apelante.
Ao diverso do apregoado pela Apelante, poderiam esses danos serem provados por via de prova pericial contábil, da qual se descurou.
Se o valor da reparação é grande ou pequeno, não importa, mas foi o que restou comprovado nos autos."
Em nossa opinião este acórdão exposa bem o que o obsoleto e arcaico entendimento dos Tribunais pátrios há poucos anos atrás (mas que infelizmente as vezes revivem...), que serviam como proteção e incentivo à pirataria. Ora, como querer que se comprove o dano moral ? Vincular a existência deste a um dano material indireto não tem mais cabimento no ordenamento jurídico nacional, principalmente, em casos de violação marcária. Data maxima venia, deveria a Colenda Câmara fixar por arbitramento o quantum a título de dano moral, cujo montante serviria apenas como uma compensação ao titular da marca lesado, possuindo também um caráter punitivo e educador ao agente infrator (cf. itens 2.3, 2.3.1 e 2.3.3).
b).Apelação Cível n.º 218.470-1, 7ª Câmara Cível, TJSP, julgamento 16/12/1994, Relator Des. Sousa Lima (in "JTJ", vol. 169/9), cuja peculiaridade está no fato da ação não objetivar uma indenização, porém, mesmo assim o juízo a quo externou o seu posicionamento, bastante interessante diga-se, embora controverso, e não condicente com os atuais conceitos e tempos, sobre o tema, versando sobre a diferença entre "inexistência de prejuízos" e "impossibilidade de mensurar prejuízos":
"PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Proteção – Denominações semelhantes – Possibilidade de gerar confusão e engano ao público consumidor – Semelhança, também, entre as atividades comerciais – Prova do prejuízo desnecessária – Decisão confirmada – Recurso não provido.
(...)
Para caracterizar a chamada concorrência parasitária basta, segundo a lição de GAMA CERQUEIRA, que o comprador possa ser induzido em engano, dada a afinidade dos produtos, supondo que ambos provêem do mesmo fabricante, cuja marca conhece (‘Tratado da Propriedade Industrial’, citado às fls. 198). ‘Wessel e Weddel’são expressões realmente semelhantes e que podem gerar confusão e engano no público consumidor pela quase identidade de grafia e de pronúncia; (...)
Assim, é evidente que os consumidores que já conhecem a marca registrada das autoras poderão adquirir produtos comercializados pela ré pensando que são, ou que alguma coisa tem a ver, com os produtos e serviços daquelas. A possibilidade de engano e confusão, portanto, é inquestionável, à semelhança do que ocorreu em casos famosos, como por exemplo, ‘Drogasil’ e ‘Droganil’, ‘Ática’ e ‘Ética’ e ‘Seven Boys’ e ‘Seven Girls’.
(...) Ambas comercializam produtos alimentícios para consumo humano. (...)
(...)
Também não tem o menor fundamento a alegação de inexistência de prejuízos às autoras. Em primeiro lugar, a ação não é de indenização, mas de preceito cominatório, e a ré está confundindo inexistência de prejuízos com impossibilidade de mensurar prejuízos; estes resultam do simples emprego de marca suscetível de gerar confusão no público consumidor, não havendo necessidade alguma de perquerir quanto as autoras deixaram, ou deixarão de lucrar com esse emprego. Depois, a Constituição e o Código da Propriedade Industrial asseguram, de modo objetivo a propriedade e o uso exclusivo da marca registrada, independentemente de prejuízo do seu titular, o que vale dizer que este não está obrigado a provar a existência de danos, a não ser que pretenda ressarcimento, de que os autos não cuidam."
Ora, o acórdão é controverso e pouco razoável, pois admite que é inquestionável a confundibilidade entre as marcas, porém entende que teria o titular da marca, caso pleiteasse uma indenização, de provar concretamente a existência de danos. Se a confundibilidade entre as marcas é fato inquestionável, pressupõe-se, ou melhor se afirma, que tenha sofrido dano material o titular da marca, já que este não recebeu royalties decorrentes do seu uso. Ademais, hoje sob a égide da nova LPI este entendimento exarado no acórdão a estaria restringindo, ou exigindo, em virtude de uma condição que a própria LPI não dispõe para o dever de indenizar por uso indevido de marca. Configura-se uma interpretação contra legem em face da nova LPI.
c).Apelação Cível n.º 230.208-1, 5ª Câmara Cível, TJSP, julgamento 17/08/1995, Presidente e Relator Des. Silveira Netto (in "JTJ", vol. 176/124), em que a ação objetivava a abstenção das co-rés em fabricar tênis que imitava o modelo da Autora, esta fabricante dos tênis NIKE, tendo o juízo a quo aceitado o laudo pericial que apontava haver cópia ou réplica do produto da autora:
"PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Concorrência desleal – Perdas e danos – Prática do ato admitida – Insuficiência, por si só, como prova do prejuízo – Indeferimento do pedido – Sentença confirmada."
Do voto do MM. Relator, que foi determinante para o acórdão unânime, consta:
"Aspecto inafastável, devidamente comprovado no laudo pericial, reside em que o modelo do tênis fabricado por uma das co-rés e comercializado por ambas é réplica daquele de produção da autora.
Suficiente tal circunstância para colocar dúvida no espírito dos possíveis consumidores; ainda que se tenha admitido que apenas parcela dos usuários do produto da autora possa ser confundido, conclusão frágil, o certo é que inafastável a possibilidade; o que é bastante para se ter a figura da concorrência desleal e, via de conseqüência, a almejada proteção.
Naquilo que diz com a pretensão de haver perdas e danos a autora não fez nenhuma prova do dano efetivo; a admissão da existência da concorrência desleal, por si, não é apta a dar prova de prejuízo concreto. Este deve ser demonstrado na ação de conhecimento de forma direta e inafastável."
Os comentários feitos no acórdão anterior também se fazem pertinentes a este caso, complementando que nestes dois acórdãos caso constasse da nova LPI a norma de que somente provado o dano efetivo, de forma direta e inafastável, nasceria o dever do infrator de marca em indenizar o titular da marca, é quase certo afirmar que esta seria uma "letra morta".
d).Apelação Cível n.º 237.133-3, 8ª Câmara Cível, TJSP, julgamento 14/02/1996, Relator Des. Aldo Magalhães (in "JTJ", vol. 180/127):
"Nenhumas das partes se conformou, apelando autoras e ré.
Aquelas postulam a condenação da ré a ressarcir perdas e danos, que sustentam devidos em decorrência de ato ilícito e apuráveis em execução. (...)
(...)
6. Inacolhível a pretendida condenação da ré a compor perdas e danos. Primeiro porque a ação reparatória estaria prescrita consoante anteriormente exposto. Segundo e principalmente porque as autoras não fizeram prova do alegado prejuízo e porque no Direito brasileiro, ao contrário do sustentado, não é indenizável o ato ilícito que não tenha causado dano."
Como já dito e visto anteriormente, este entendimento hoje, em casos de violação de marcas, não é mais sustentável, pois vai de encontro a própria disposição legal expressa na LPI, mais precisamente, seu artigo 210 e incisos, além de ser inaplicável a casos em que sejam pleiteados também danos morais.
Também constatou-se da pesquisa realizada que todas as decisões contrárias à tese do dano presumido em casos de uso indevido de marca, foram proferidas antes ou nos primeiros meses de vigência da nova Legislação da Propriedade Industrial; o que de certa forma torna um pouco compreensível estes julgados contrários, além das poucas obras escritas sobre o tema, pouca conscientização da importância e valor de uma marca, etc.
Por fim, a fim de explicitar a contraposição dos entendimentos – favoráveis e contrários – concernentes à tese da presunção de dano em caso de uso indevido de marca, destaque-se o acórdão referente à Apelação Cível n.º 4.294/96, da 10ª Câmara Cível do TJRJ (Apelantes: DOW CORNING CORPORATION e outra; Apelada: MOLYKOTE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.), em que se decidiu, em 07/11/96, por maioria, no tocante à indenização perquirida pelas Apelantes:
"Não é atendível, no entanto, a pretensão de receber pagamento de indenização pelo uso indevido da marca protegida, se nenhuma prova do prejuízo pelo seu uso foi produzida no processo, uma vez que na fase de execução só é admissível a liquidação do seu quantum, quando devidamente comprovada a existência do alegado prejuízo na fase de conhecimento." (grifos nossos)
Esta decisão fundamentou-se no voto vencedor, porém conservador, do Des. Afranio Sayão Antunes, em que ele explicita o seu entendimento pela não presunção do dano:
"V O T O
(...)
Outrossim, os autores afirmaram ter experimentado danos com o uso da marca antes referida, indevidamente, pela ré.
Inexiste qualquer prova neste sentido.
Os prejuízos não se presumem. Eles devem restar demonstrados e os autores sequer, se deram ao trabalho de afirmar qualquer fato, que justificassem as perdas e danos".
(...)
No que tange, no entanto, à pretensão indenizatória, correta e irrepreensível se apresenta, a meu ver, a douta sentença recorrida. A uma, porque realmente, não foram demonstrados os alegados prejuízos a serem indenizados, os quais não se presumem, como bem afirmou o douto sentenciante, nem a sua comprovação pode ser deixada para a fase de execução. A duas, porque, também, não se fez prova, de que o apelado ao colocar no nome de sua firma comercial a expressão "Molykote" soubesse que a referida expressão se encontrava registrada para uso exclusivo das autoras."
Deste voto, afere-se sua afronta às disposições contidas na nova LPI (mais precisamente art. 210 e incisos), que, em 07/11/96, data do julgamento, já estava em vigência.
Outrossim, tendo a Colenda Câmara confirmado a sentença a quo, no sentido de obrigar a Apelada a modificar seu nome empresarial, é porque entendeu que, no mínimo, as partes exerciam atividades semelhantes. Considerando-se que a Apelante DOW CORNING é uma famosa holding multinacional; que o signo "MOLYKOTE" é uma de suas marcas e/ou nome de uma de suas sociedades controladas; que ele também não é usual no Brasil, tampouco possuindo em inglês, ou outro idioma, algum significado etimológico; que, até mesmo por exercer a pessoa jurídica Apelada atividades semelhantes às das Apelantes, e pela sua condição social e comercial é improvável que a Apelada desconhecia a marca das Apelantes. Por isso, não há como se exigir prova de que esta usurpadora sabia o que estava fazendo, a fim de nascer a obrigação de indenizar.
Aproveitando o ensejo, cumpre-se ressaltar que foram decisões como esta, prejudiciais ao desenvolvimento do Brasil, que inspiraram as palavras de José Antônio Faria Correa, em seu texto "Pré-Condições para a Aquisição de Registros de Marcas no Brasil", in verbis:
"É preciso ver que o desrespeito às marcas de terceiros não serve aos interesses do Brasil e nem se coaduna com uma postura nacionalista. Serve, isto sim, aos interesses de empresários pouco sérios, que pretendem captar lucros parasitários, sem contrapartida de investimento, e em franco repúdio aos direitos elementares do consumidor. Serve, além disso, para corroborar a tese dos que desmerecem o empresário nacional, duvidando de sua capacidade de criar marca própria, quando o Brasil tem dado inúmeros exemplos de sua força criativa, sobretudo no terreno da publicidade." [36]
Com muito mais propriedade, técnica e justiça, além de condizer com as normas sobre indenização da então recente LPI, exarou o douto Des. Sylvio Capanema em seu voto vencido:
"V O T O V E N C I D O
Ousei divergir da douta maioria, apenas no que tange à indenização dos prejuízos sofridos pela apelante, tendo em vista o uso indevido de marca, pela apelada.
E assim o fiz porque entendo que o simples fato de se usar marca alheia, e muito conhecida, coloca em risco sua credibilidade e confiabilidade no mercado, o que traduz dano material, que pode ser quantificado em liquidação.
A hipótese dispensa a prova prévia do prejuízo, que decorre do simples uso indevido da marca.
É evidente que só em liquidação só poderá arbitrar o dano.
Mas que ele ocorreu, não pode haver dúvida.
Por estes fundamentos, dava provimento parcial ao recurso para se incluir na condenação as perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença." (grifos nossos)
Note-se que nem mesmo cogitou o nobre Desembargador do dano moral, que, segundo o melhor entendimento doutrinário, já poderia ser arbitrado, não havendo necessidade de ser apurado em liquidação. Contudo, no que tange ao dano moral cumpre aos titulares de marca registrada reclamá-los no pedido inicial, o que parece não ter sido o caso, mesmo porque à época ainda havia divergência quanto ao dano moral sofrido pelas pessoas jurídicas.
Assim, não cabe mais a exigência da prova do "dano efetivo" em casos de uso indevido de marca. A regra é a aplicação da teoria da presunção de dano, até mesmo pela interpretação teleológica do art. 210 da LPI, bem como da própria natureza imaterial das marcas e a conseqüente dificuldade em se provar os prejuízos sofridos em virtude do uso desautorizado. Porém, não se defende a adoção ferrenha e indiscriminada desta teoria, consoante demonstrar-se-á no próximo capítulo.
4 -EXCEÇÃO À TEORIA DA PRESUNÇÃO DE DANO
Para a concretização e aplicação da presunção de dano, não deve o julgador se afastar – de plano – de certos elementos fáticos que circunscrevem o caso concreto, simplesmente considerando o dano, pelo simples uso indevido de marca, como presumido e ponto final.
Não se defende aqui, portanto, o radical entendimento de que, sempre, em casos de uso indevido e desautorizado de marca, se deve aplicar a teoria do dano presumível, sendo assim inevitável àquele que fez uso da marca sem autorização ser compelido a ressarcir o titular da marca violada, pois caso isto ocorra (i.e., aplicação ditatorial e indiscriminada desta teoria pelos Tribunais), tendo em vista que a maioria das pessoas titulares de marca são pessoas jurídicas (que são as que majoritariamente litigam sobre a matéria, as que podem contratar excelentes profissionais especializados na área, as que têm "fôlego" para suportar em todas as instâncias a demanda, etc.), se correria o risco de "admitir que os grupos sociais mais poderosos dominem a vida social, adaptando-a às suas necessidades. Assim, as variações axiológicas que provocam mudanças nas normas teriam por finalidade preservar a situação social dos indivíduos e grupos mais aptos para engendrar os valores no processo de manipulação ideológica. (...).
Obviamente, os grupos mais poderosos, chamados por muitos de ‘formadores de opinião’, influenciam mais nos modelos jurídicos que o resto da população, fenômeno que sempre ocorreu" [37].
A teoria presunção de dano (esta em abstrato) deve ser o comando genérico que norteie a matéria concernente às indenizações em casos de uso indevido de marca (e, conseqüentemente, em todo Direito da Propriedade Industrial), não deixando de lado as circunstâncias observadas no caso concreto.
A crescente tendência à aplicação da teria do dano presumido, confirmar-se-á nos próximos anos; entretanto, este crescimento deve vir acompanhado de uma visão adequada à realidade brasileira (falta de informação e cultura empresarial sobre marcas, sobretudo entre os pequenos e médios comerciantes, imensidão territorial do Brasil...).
A priori, quando se verificar a possibilidade de se aplicar esta teoria, deve o magistrado levar em conta se não há uma onerosidade excessiva e/ou uma utilidade duvidosa dela em casos com repercussões comprovadamente ínfimas, desprezíveis, para a titular da marca, e, em contrapartida, de grandes repercussões para o pretenso infrator (situação econômica deste ou da sua "empresa", seu faturamento, se é legalizada, famílias que dependem da sobrevivência desta...), observando-se, pois, o princípio da proporcionalidade, buscando a melhor solução para o caso concreto, quando mais em se verificando ter agido o suposto infrator com boa-fé. Outrossim, não se pode ignorar que o direito tem nos fatos sociais a sua fonte mais direta.
Como exemplo, da inaplicabilidade da tese do dano presumido fundamentado no simples uso da marca, temos o seguinte caso hipotético:
Uma sociedade "A", do Rio de Janeiro, fabricante de água sanitária, atuando somente no eixo Rio – Minas, possui, no INPI, a marca registrada "LIMPATUDO" para o respectivo produto desde 1998, sendo portanto seu uso exclusivo, para todo o território nacional, conferida à sociedade "A". Porém, um pequeno empresário "B", de uma cidade interiorana de São Paulo, começa a fabricar e comercializar, em 1999, água sanitária assinalada com a designação "LIMPATUDO" em sua embalagem, sendo um sucesso de vendas em sua cidade, único local em que o produto é vendido;
Em decorrência deste sucesso, um jornal de São Paulo publica uma matéria sobre o repentino sucesso deste empresário, que posteriormente se torna alvo de uma reportagem em um telejornal de âmbito nacional. A sociedade "A" toma ciência, em virtude das duas citadas reportagens, da existência do empresário "B" e de que este vem usando designação idêntica a sua marca que é registrada e possuidora, por conseguinte, de exclusividade de uso em todo território nacional; assim, resolve a sociedade "A" intentar uma ação para abstenção de uso de marca cumulada com perdas e danos em face do empresário "B";
No caso em tela, não se vislumbra qualquer possibilidade, diante dos elementos fáticos constatados, de ser acolhido o pleito da sociedade "A" no tocante às perdas e danos, sendo inegável, contudo, o direito dela em exigir abstenção de uso da marca ao empresário "B". A esta conclusão se chega por ser pouco provável que tivesse o empresário "B" conhecimento da sociedade "A" e de sua marca de ter a primeira usurpado clientela, ou mesmo lucro, da segunda; de ser o consumidor induzido a erro, vez que, apesar de atuarem no mesmo segmento mercadológico (produtos de limpeza), os territórios geográficos de atuação não se confudem e/ou se interligam, etc.;
A luz destes fatos, é incabível e, sobretudo, injusta a aplicação da teoria do dano presumido pelo simples uso indevido de marca. Também é irrazoável crer, ou melhor presumir diante das situações expostas, que tal situação tenha gerado um dano moral à imagem da sociedade "A".
Outro exemplo de inaplicabilidade do dano presumido seria o caso de uma padaria na cidade de São Francisco de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, estar usando uma marca já registrada de outra padaria, esta localizada na cidade de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, considerando-se que ambas as padarias são microempresas, é incabível que a de São Francisco de Itabapoana pelo simples uso indevido da marca da segunda seja compelida a indenizar a de Sapucaia. Não é razoável que lhe seja exigido que tivesse conhecimento das normas de proteção de marcas, realizando com isto antes de expor sua marca em sua padaria uma busca por anterioridades no INPI, quando utilizou de boa-fé a marca. Tampouco, pelas circunstâncias do caso (cidades diferentes, pequenas empresas,...) não há que se cogitar em desvio de clientela da padaria de Sapucaia, locupletando-se assim indevidamente.
Em contrapartida, por exemplo, um laboratório farmacêutico "B" que, mesmo que sem culpa ou dolo, lance um produto com uma marca que já é objeto de registro no INPI, para o mesmo produto ou afim, de titularidade de um laboratório farmacêutico "A", age no mínimo imprudente e descuidadamente, haja vista sua condição industrial-empresarial (aqui incluídos os profissionais que lá trabalham e gerenciam a sociedade), podendo-se, destarte, exigir que o laboratório tivesse adotado uma conduta diversa, cautelosa, verificando a viabilidade junto ao INPI do registro da marca pretendida, antes de colocá-la no mercado. Assim sendo, é perfeitamente aplicável a teoria da presunção de dano em casos como este imaginado.
Ora, conclui-se que, se em toda decisão judicial a análise de todos os elementos fáticos da lide (como, por exemplo, mercado de atuação, localização geográfica deste, público-alvo, grau de conhecimento e fama da marca ou de sua titular, se a marca é formada por palavras de uso comum – marca fraca ou evocativa, confundibilidade evidente entre as marcas, condição social e comercial das partes, entre outros tantos) são importantes para convicção do juízo, mais ainda, em casos de Propriedade Industrial, em que se tratam de propriedades imateriais. É curial a observação cautelosa de todos os aspectos do caso concreto, a fim de se evitar (diminuir a possibilidade pelo menos) que decisões injustas possam ser proferidas.
Cumpre-se destacar as palavras do Professor João Baptista Herkenhoff, que são bastante apropriadas a este capítulo, in verbis:
"Caberá ao juiz, como cientista do Direito, como sociológo, no desempenho de um poder político, fazer a justiça do caso individual, vencendo, quer a insensibilidade da lei para acudir situações particulares imprevistas, quer seu atraso para adaptar-se à emergência dos fatos novos. 76
(...)
"A segurança jurídica é invocada, quando se fala em alargar a missão criativa do juiz. A lei traduziria essa segurança. 82 O afastamento da lei poria em perigo tal valor. Sem dúvida, uma das funções do Direito é preservar a segurança. Contudo, a Justiça é um valor superior a este. Jamais se poderá, em nome da segurança, consagrar a injustiça ou justificar a sentença contrária ao bem comum. 83
Não se nega que as relações jurídicas precisam de gozar de um teor de segurança. Sobretudo as relações comerciais, nas hipóteses em que os contratantes sejam de igual poder econômico.
Contudo, a segurança não pode ser elevada à categoria de valor supremo, em detrimento da Justiça, valor maior.
Com razão, no ensino bíblico, a segurança não é um valor autônomo, mas tem uma base axiológica: ‘O produto da justiça será a paz, o fruto da eqüidade, perpétua segurança’ (Isaías 32,17).
A segurança que a lei, fundamentalmente, garante é a segurança das classes que fizeram a lei, ou tiveram papel preponderantemente na sua feitura.
Se, num caso de despejo, o juiz dá guarida ao proprietário do imóvel, estará dando segurança aos que investiram em imóveis, por causa das leis de proteção à propriedade. Mas onde fica a segurança do inquilino, a segurança da família, instituição social que goza de proteção constitucional com muito maior amplitude do que a propriedade ?
(...)
A aplicação sociológica-política pode estabelecer uma maior aproximação entre o Direito e o fato social. Pode minimizar a tensão entre o Direito estatal e o Direito social, reduzir o abismo entre os símbolos do legislador e os do povo, contemplar a multiplicidade de culturas, dentro do Brasil. Tudo isso contribuirá para a segurança do Direito, segurança, contudo, em favor de todos, e não apenas em favor de alguns." [38]
Pelo aqui exposto, verifica-se que a Resolução da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI), aprovada em 27 de janeiro de 2000 [39], referente às indenizações pelas infrações aos direitos da Propriedade Intelectual, que será convertida em projeto de lei a ser enviado ao Congresso para, ao final do processo legislativo, ser transformado em lei [40], é bastante rígida e inflexível em seus artigos 2.2 e 3, que prevêem:
"2.2 – Caso o infrator prove que a violação ao direito de propriedade intelectual não decorreu de culpa ou dolo, o titular do direito ou segredo deve receber ao menos uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial, cujo valor não deve ser inferior a 5% do lucro líquido auferido com a venda do(s) produto(s) ou serviço(s) relacionado(s) com o ilícito praticado.
3 – O titular de direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio deve ter sempre o direito a uma remuneração razoável pelo uso não autorizado de seu direito ou segredo, de não menos do que 5% do lucro líquido auferido com a venda do(s) produto(s) ou serviço(s) relacionado(s) com o ilícito praticado."
Com relação ao item 3.3 que, inclusive, já se fez menção no capítulo 2 (item 2.3) deste trabalho, seria de bom alvitre, por exemplo, inserir os seguintes trechos em destaque:
"3.3 – O dano moral, a princípio, resulta da própria violação ao direito, devendo, diante das circunstâncias observadas no caso concreto, ser indenizado sem qualquer necessidade de prova de prejuízo material."
Foi muito bem observado por Luis Recaséns, ao citar o Professor Mauricio Antonio Ribeiro Lopes [41], que "a lógica dedutiva é imprópria para a solução de problemas jurídicos e humano. A lógica do razoável realiza operações que a lógica formal não comporta, especialmente operações de valorização e adaptação à realidade concreta".
Deste pensamento conclui o Professor Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, parafraseando Luis Recaséns, que "a razoabilidade está limitada, condicionada e influenciada pela realidade concreta do mundo no qual opera o Direito; está circunscrita, condicionada e influenciada pela realidade do mundo social, histórico e particular no qual e para o qual são produzidas as regras jurídicas; está, ainda, impregnada por valoração, critérios axiológicos, que devem levar em conta todas as possibilidades e todas as limitações reais." [42]
Ante o exposto, não é possível concordar com a redação dada aos itens 2.2, 3 e 3.3 da proposta da ABPI, vez que a presunção de dano, apesar de dever ser regra em casos de violação de marca, não convém ser aplicada em todos os casos indiscriminadamente, desprezando-se as circunstâncias fáticas que cada situação possui.
Como bem mencionou Maurício Lopes de Oliveira, citando Marcel Planiol:
"Direitos raramente são absolutos; o âmbito é normalmente limitado e o exercício submete-se a condições diversas." [43]
5 -CONCLUSÃO
Em casos de uso indevido e desautorizado de marcas, provado o simples uso desta (seja pela sua exposição em qualquer veículo informativo, seja pelo assinalamento de produtos), instituído está o dever de indenizar, tanto patrimonialmente (este, principalmente, fulcrado nos lucros cessantes) como pelo dano moral; sendo, via de regra, forte e presente a presunção de dano, esta com relação ao dano patrimonial baseada mormente nos royalties não recebidos pelo titular da marca, e com relação ao dano moral (mormente pela diluição da marca, que afeta também o nome e o conceito do titular), nos novos preceitos e concepções que surgiram sobre este dano nos últimos anos.
Somente assim, adotando como regra a presunção de dano, ter-se-á uma lei realmente eficaz com relação à proteção aos direitos marcários, posto que inegavelmente esta nova orientação jurisprudencial contribuirá para a prevenção e repressão ao uso indevido e desautorizado, bem como imprudente (que pela condição social e comercial do agente este poderia prever que estava infringindo direitos de outrem), de marcas de terceiros, devidamente registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); já que a condenação do agente ao pagamento de certa importância em dinheiro, pelo simples uso indevido da marca, além de puni-lo o desestimulará (e também a outros que fiquem sabedores desta nova direção jurisprudencial) da prática futura de atos semelhantes.
O fortalecimento da teoria da presunção de dano pelo simples uso indevido da marca (i.e., na obrigação de indenizar o titular do direito marcário violado independentemente da prova da concretização/materialização do dano; danum in re ipsa), e o crescimento de sua aplicação pelos julgadores terá ainda um fundamental caráter educativo dentro da sociedade nacional, principalmente, no que tange à importância em se registrar uma marca, verificar a viabilidade em usá-la antes de colocá-la no mercado, em respeitar a marca de terceiros, entre outros tanto fatores pertinentes ao registro de marca; o que seria, e será, extremamente benéfico para termos um desenvolvimento ainda maior da indústria e comércio, respaldada em uma Lei de Propriedade Industrial eficaz, conhecida e sobretudo respeitada.
E é com o recrudescimento da jurisprudência calcada na presunção de dano (sem se afastar obviamente dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade), em casos de violação de marcas, que os Tribunais contribuirão, de forma significativa, para a diminuição dos casos de pirataria e falsificação (diminuição sim, visto que existem outros pontos a serem também combatidos como a falta de fiscalização, a corrupção, etc.), que – infelizmente – continuam a crescer em virtude da certeza da impunidade e não-responsabilização, ou seja, não aplicação eficaz da lei marcária que coiba a prática de atos desta estirpe.
Portanto, a jurisprudência terá papel decisivo para a consolidação de uma atitude mais dirigente, cautelosa, prudente e honesta do empresariado, comerciantes e aqueles que não se encontram submetidos ao regime jurídico-empresarial, no que tange à proteção dos direitos marcários, já que estarão cientes da não condescendência dos Tribunais com atos que infrinjam marca registrada de outrem.
Felizmente, a teoria do dano presumido (seja a título de danos patrimoniais presumidos, ou como fundamento à reparação de dano moral ou, agora também, dano à imagem) já vem sendo bastante aceita e, o mais importante, aplicada pelos magistrados brasileiros, como se teve a oportunidade de verificar neste trabalho.
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Material Especial
Os Critérios para Fixação da Indenização pela Violação dos Direitos de Propriedade Industrial. Conferencista: VIANA, Oséas Davi, Debatedores: FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho; BRAGA, Luiz Armando Lippel. São Paulo: ASPI, junho de 1998. Fita de Video, color, sonoro.
Notas
1. David A. Aaker. Marcas, Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca. São Paulo: Negócio, 1998, p. 9.
2. Newton Paulo Teixeira dos Santos. Novos Rumos da Propriedade Industrial. Revista da ABPI. São Paulo: ABPI, n.º 16, mai./jun., 1995, p. 8.
3. A responsabilidade civil subjetiva ou clássica fudamenta-se na teoria da culpa (esta considerada em sentido amplo, ou seja, é constituída tanto pelo dolo como pela culpa em sentido estrito); não havendo o elemento culpa, não há obrigação de indenizar (art. 159, CC).
Já a responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco, tendo como característica a desnecessidade da presença do elemento culpa para que erija o dever de indenizar (como p.ex., arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
4. Rui Stoco. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 4ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 64.
5. Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição, 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 70.
6. Agostinho Alvim. Da inexecução das obrigações e suas conseqüências. Ed. Jurídica e Universitária, 3ª ed., p. 171. Apud Rui Stoco. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 4ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 653.
7. E em seu art. 2º, o CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." (grifos nossos).
8. Note-se que algumas leis especiais anteriores à Constituição de 1988 já afirmavam a indenizabilidade do dano moral, como a Lei de Imprensa (lei n.º 5.250/67) e o Código Brasileiro de Telecomunicações (lei n.º 4.117/62). Também no próprio Código Civil verifica-se limpidamente o dano moral nos arts. 1.547 (indenização por injúria ou calúnia) e 1.548 (indenização à mulher agravada em sua honra), dentre outros.
9. Caio Mário. Responsabilidade Civil. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 57.
Ver também, Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição, 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 76.
10. Súmula 37, do STJ: "São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato".
11. Resp. n.º 101.059 – RJ (96.0044000-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar (DJ de 07/04/97; in "JSTJ" e "TRF", vol. 96/229).
Ver também Apelação Cível n.º 263.084-1, TJSP, Rel. Des. J. Roberto Bedran, j. 17/09/96 (in "JTJ", vol. 191/172).
12. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição, 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 76.
13. Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição, 3ª tiragem, São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 71.
14. Aguiar Dias. Da Responsabilidade Civil, Vols I e II. 8ª ed. aum. e atual, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 852. Apud Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Elementos de Responsabilidade Civil por Dano Moral. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 39.
15. David A. Aaker. Marcas, Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca. São Paulo: Negócio, 1998, p. 15.
16. Ibid., p. 19.
17. Fischer. Reparação dos Danos no Direito Civil. trad. de Antonio Arruda Férrer Correia, São Paulo: 1938, p. 69. Apud Rui Stoco, Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 4ª edição, 2ª tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 654.
18. Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Elementos de Responsabilidade Civil por Dano Moral. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 47.
19. Ibid., p. 39.
Para Wladimir Valter, coadunando com o entendimento de Eduardo A. Zannoni, a classificação de dano moral realiza-se ‘de acordo com a natureza dos interesses jurídicos afetados, e não de acordo com a natureza dos direitos que pressupõem esses interesses, o dano moral pode ser direto ou indireto’ (A reparação do dano moral no Direito Brasileiro, E. V. Editora Ltda., Campinas, 2ª ed., 1994, p. 39).
Segundo Zannoni, "o dano moral é direto, quando lesiona um interesse tendente à satisfação ou gozo de um bem jurídico não patrimonial. Os danos morais são diretos quando a lesão afeta um bem jurídico contido nos direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal, a honra, a própria imagem ou então quando atinge os chamados atributos da pessoa, como o nome, a capacidade, o estado de família. (...). (Eduardo A. Zannoni. El Daño en la Responsabilidad Civil, p. 300).
Será indireto se a lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais produz, além disso, o menoscabo a um bem não patrimonial."
Apud Rui Stoco. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 4ª edição, 2ª tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 674.
20. Ibid., p. 40.
21. Neste sentido, muito bem julgou a Meritíssima Juíza Dr.ª Mônica de Freitas Lima Quinderê, da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital do RJ, no caso da famosa marca "REEBOK", in verbis:
"Condeno a Suplicada, por conseguinte, no pagamento de indenização por danos à imagem dos produtos de propriedade da primeira Autora e comercializados com exclusividade pela segunda Suplicante, no valor de 200 (duzentos) salários mínimos para cada uma, vigentes à desvalorização da marca, além de indenização por danos materiais, consubstanciados nos ditames estabelecidos pelo art. 210 da Lei nº 9.279/96, compreendendo, inclusive, o que as Autoras deixaram de ganhar com a venda e comercialização dos produtos REEBOK, o que será apurado em liquidação de sentença." (grifos nossos).
22. Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição, 3ª tiragem, São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 75.
23. Revista da ABPI. São Paulo: ABPI, n.º 45, mar./abr., 2000, p. 53.
24. Boletim da ABPI. n.º 2, fevereiro, 2000, p. 6.
25. Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição, 3ª tiragem, São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 83 - 86.
26. Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Elementos de Responsabilidade Civil por Dano Moral. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 105 - 106.
27. Rui Stoco. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 4ª edição, 2ª tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 682.
28. Thomaz Thedim Lobo. Introdução à Nova Lei da Propriedade Industrial. São Paulo: Atlas, 1997, p. 75.
29. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves. A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 119.
30. Ibid., p. 100.
31. Faz-se mister destacar que o atual Projeto de Código Civil (n.º 634, de 1975), cuja comissão organizadora foi presidida pelo emérito Prof.º Miguel Reale, dispõe, em seu art. 52, expressamente sobre a pessoa jurídica e os direitos da personalidade. O pertinente artigo enuncia que: "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade".
32. TJRJ, 1º Gr. Câms. – Einfrs. 78/93 – Rel. Des. Marlan de Moraes Marinho – j. 10.11.93.
33. Neste sentido, STJ, 3ª Turma, Resp. 52.842 – Rel. Des. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 16.9.97, in "RSTJ" 99/179).
34. Note-se que o nome empresarial neste caso foi tratado como sendo também um bem de natureza patrimonial; observou-se sua dúplice função: subjetiva e objetiva.
35. Mister se faz destacar que o Min. Ruy Rosado foi o relator do Resp. n.º 60.033-2, 4ª T., STJ, sobre indenização por danos morais às pessoas jurídicas, em que exarou também brilhante e visionário entendimento favorável sobre o tema.
36. In Revista dos Tribunais, n.º 669, p. 263.
37. Miguel Reale, apud Raphael Augusto Sofiati de Queiroz. Os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade das Normas, e sua Repercussão no Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 20.
38. João Baptista Herkenhoff. Como Aplicar o Direito. 4ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 108 – 115.
39. Revista da ABPI. São Paulo: ABPI, n.º 45, mar./abr., 2000, p. 53.
40. Boletim da ABPI, n.º 2, fevereiro, 2000, p. 6.
41. Princípio da Insignificância no Direito Penal, Análise à luz das Leis 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais), 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e da jurisprudência atual. 2ª ed., rev., at. e am., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 62.
42. Op. Cit., p. 63.
43. Droit Civil, Tome II, Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, 1917, p. 279, apud Propriedade Industrial, O Âmbito de Proteção à Marca Registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 83.
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Monografia apresentada à Faculdade de Direito da UFRJ, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Direito.
Como citar este texto (NBR 6023:2018 ABNT)
DANTAS, Alberto da Silva. A presunção de dano em casos de uso indevido de marca. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 7, n. 60, 1 nov. 2002. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/3534. Acesso em: 18 abr. 2024.