SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Conhecendo o objeto: a natureza e conceito de Know how 3. Caracterizando a Transferência 4. Contrato de know how: Natureza Jurídica 4.1 Contrato de know how: Os Vários Tipos 4.2. As diferenças entre o Contrato de transferência de Know how, licença e prestação de serviços 4.3. Restrições após a expiração de direitos exclusivos 4.4. Indisponibilidade do know how 4.5. Cessação de uso do know how 4.6. Pagamento após a expiração 5. A regulamentação da OMC no âmbito de Transferência de Tecnologia 6. Conclusões 7. Referências Bibliográficas.

            O comércio tradicionalmente constituiu da troca de átomos, onde, o produto era despachado por via marítima, consistindo, não raro, em uma massa volumosa, pesada e inerte, navegando por milhares de quilômetros, a um alto custo por muitos dias. Ao passar pela alfândega declara-se os átomos, ou seja, o produto material, e não os bits ou conhecimento, o bem imaterial. O desenho hodierno do comércio mudou, a movimentação regular passa a ser de forma instantânea, os bens passam a ser bits, o conhecimento passa a ter valor econômico, passível de ser transferível.

            A sociedade agrega na informação, na tecnologia, valor. Neste movimento axiológico, emerge o Direito, quando o fato social tem relevância suficiente para ser tutelado. E a tecnologia ganha acepções várias, transitando em bits e átomos, recebendo valores econômicos vultuosos, fazendo-se assim necessário refletir sobre o conhecimento, o know how e sua transferência. Onde a informação, o know how, a tecnologia pode ser equiparada ao bit, que não tem cor, tamanho ou peso, mas a sua tradução, leitura e acepção econômica e jurídica, tem cor tamanho e peso: o dinheiro e o contrato. Portanto, o GATT trata de átomos.

            Assim, propõe-se aqui demonstrar a leitura jurídica dada ao Know how, à tecnologia, elucidando seus conceitos e natureza jurídica, para que então verifique-se quais são as formas e procedimentos adequados para que viabilize sua transferência. Informando ainda, a que categoria, em uma visão sistêmica, encontra-se ligado o contrato de transferência jurídica, vez que, uma das características próprias das relações internacionais hodiernas consiste no intenso fluxo de capital, de forma transnacional. Destarte, a transferência de tecnologia não cria uma dinâmica de desenvolvimento econômico senão quando contribui para um desenvolvimento que corresponda às necessidades do país importador e às mentalidades locais.

            Os Estados ditos desenvolvidos sustentaram que a tarefa das organizações internacionais deveria resumir-se em fornecer conselhos técnicos nos domínios econômico, social e cultural aos Estados membros que desejassem tal auxílio. De sorte que, ao mesmo tempo que houve a expansão comercial, onde os agentes econômicos passaram aplicar o conceito de transferência de tecnologia além do assistencialismo, o Estados conceberam-na à medida da complexidade de um processo de produção ou mesmo de gestão de um setor econômico.

            O desenvolvimento e implementação de tecnologia de ponta faz-se, em sua, maioria, através de investimentos estrangeiros diretos, que por sua vez, provocam duplo efeito: constitui uma significativa fonte de capital para o setor privado e consiste em um alto risco de vulnerabilidade para a economia nacional.

2. Conhecendo o Objeto: a natureza e conceito de Know how

            Seguindo-se o parâmetro de átomos e bits, a tecnologia, de forma análoga, seria um bit. Mesmo que necessite de átomos para manifestar-se, como o papel, a fita gravada, o filme, ou qualquer outro bem tangível capaz de trazer a percepção do objeto sob análise. Desta feita, tampouco é um direito, embora, possa ser objeto de direito. A tecnologia consiste em um conjunto ordenado de conhecimentos, informações.

            De maneira geral, a informação, como tal, é um bem tutelado pelo Direito, ou seja, algo que potencialmente será objeto de direitos e obrigações, os quais, por sua vez, serão objeto de proteção jurídica. Tal proteção será conferida desde que haja um legítimo interesse, moral ou econômico, na preservação, no uso (exclusivo ou não), na divulgação (exclusiva ou não) da tal informação.

            Já de início se percebe que, segundo tal perspectiva, tecnologia ⁽¹⁾ é algo intrínseco à atividade empresarial, o fator cognitivo da produção da empresa. Não se trata, pelo menos diretamente, de um bem intelectual comunitário, ou nacional, que vise o bem do homem ou o progresso dos povos, a não ser na medida em que a empresa é considerada como o meio ótimo de alcançar tais objetivos.

            A tecnologia surge no mundo econômico de várias maneiras diversas. Ela pode ser parte de segredo comercial de uma empresa; surgirá como "informação confidencial" quando transmitida sob reserva de circulação; será livremente divulgada mas sem terá sua utilização restrita, se patenteada; será prestada sem nenhuma reserva, seja de divulgação, seja de utilização no caso de serviços técnicos como o de projeto, de consultoria etc.

            Desta feita, tem-se que o segredo comercial consiste no conjunto das informações escassas, de caráter financeiro, econômico, comercial ou tecnológico, que permitem à empresa que as detém uma posição privilegiada. Enquanto afetado à exploração de uma certa empresa, este segredo é parte do fundo de comércio, e, como tal, um ativo não contabilizável, embora apreciável economicamente quando a empresa, como um todo, ou parte dela, se transforma em bem de troca ⁽²⁾.

            A informação confidencial, que pode ser igualmente de caráter financeiro comercial etc. inclusive tecnológico, é parte de um segredo comercial transmitido, sob reserva de divulgação, de alguma vantagem para transmissor. Dentro desta ótica, o conhecimento técnico transmitido com restrição de divulgação é uma informação confidencial, e será Know how ⁽³⁾ desde que sua detenção represente uma vantagem comercial para o recipiente. Assim, como se verá, o contrato de know how , ou de transferência de tecnologia, tem por objeto a cessão de posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais

            Exara-se desta noção que o know how não é um conhecimento, mas uma conformação do aviamento, uma forma de organizar a produção; sua transmissão, desta feita, consiste em transplante de parcela da organização empresarial diretamente afeta à fabricação, reproduzindo o aviamento do fornecedor do know how. A organização nova, já pelo fato de seu transplante, traz consigo uma expectativa de reditibilidade, um poder novo sobre o mercado, poder tanto mais efetivo quanto se assemelharem o mercado para o qual o know how foi concebido e para o qual foi transplantado.

            O contrato que traspassa o know how, desta forma, é um contrato de comunicação de experiências empresariais ⁽⁴⁾, de maneiras de organizar a produção. Mas, enquanto significa uma renúncia, por parte do fornecedor, de utilizar-se da vantagem que teria em produzir, ele próprio, no mercado considerado, ou, pelo menos de produzir sozinho, é uma cessão perante a concorrência, e não somente uma criação de poder.

            Em outras palavras, a aquisição do bem concorrencial não é originária. Tal raciocínio terá talvez menos validade no futuro em que se multiplicaram as fábricas de tecnologia, unidades empresariais cujo produto é a própria arte de fabricação; mantém-se, porém, ainda enquanto o know how for parcela do aviamento de uma empresa, que o gera como instrumento de produção.

            A noção de propriedade destas informações, ou da sua posse (o exercício legítimo de alguns dos direitos elementares da propriedade), porém, premeia as definições correntes de Know how. Paul Demin ⁽⁵⁾, por exemplo, entende que no contrato respectivo uma pessoa se obriga a fazer o contratante fruir dos direitos que ela possui sobre certas fórmulas e processos secretos, durante um certo tempo, e por um certo preço.

            Outros autores preferem definir o objeto do contrato pelos conhecimentos técnicos a serem transmitidos, neste sentido Fran Martins ⁽⁶⁾ acredita que Know how seja certos conhecimentos ou processos, secretos e originais, que uma pessoa tem, e que, devidamente aplicados dão como resultado um benefício a favor de quem o emprega.

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            Delineado está desta forma, o sentido da definição ora proposta de know how:, qual seja o corpo de conhecimentos técnicos, relativamente originais e secretos, ou pelo menos escassos, que permitem, a quem os detenha, uma posição privilegiada no mercado. O contrato de Know how, consequentemente, seria aquele em que uma parte, mediante o pagamento de uma soma, fornece a outra informações tecnológicas escassas, de forma a possibilitar a esta uma posição privilegiada no mercado. Em suma, o que se transfere, na realidade, não é a tecnologia, mas a oportunidade comercial dela resultante.

            Possuindo então valoração econômica, o Know how consiste em bem imaterial, sujeito a propriedade e passível de transferência a título oneroso ou gratuito. De sorte que, a propriedade de uma informação implica no direito de guardá-la para uso próprio, usando-a como bem de produção. Convindo-lhe passar a informação adiante, mediante um aluguel, no caso chamado regalia (royalties), o proprietário goza dela, através de seus frutos. Não querendo, ou não podendo, tirar seus resultados econômicos diretamente ou por via de terceiros, o dono pode vender ou dar tal informação, mediante cessão. E, como no caso da propriedade das coisas tangíveis, o dono da informação pode impedir que outros dela façam uso indevido. Em ambos os tipos de propriedades existe um direito à exclusividade na utilização da coisa ou da informação, ou, se quiser, um monopólio legal.

            Evidentemente, é mais difícil conceber a propriedade sem uma coisa tangível para ser seu objeto. Criou-se o sistema de propriedade legal de uma informação, no entanto, porque já havia uma exclusividade de fato -, o segredo. Convém à Sociedade que os avanços técnicos sejam divulgados, e para isto se dá uma proteção especial - a maior de que dispõe o Direito - a quem os queira revelar. É uma barganha: troca-se um segredo, que talvez jamais fosse descoberto por outros, pela exclusividade de sua utilização, mesmo contra aqueles que vierem autonomamente a ter acesso à mesma informação. Assim pode-se com base nos dados revelados, ir além do proprietário. Melhor ainda, como a propriedade concedida pelo Estado é temporária e sujeita à exploração econômica obrigatória, ao fim do período exclusivo ou se o dono opta por não fazer uso dela, um competidor vai ter direito de tomar posse, ou de simplesmente fazer uso dos dados para seus próprios fins.

            A racionalidade do sistema pressupõe, porém, dois elementos essenciais: a) Existência de competição econômica; b) Existência de competição tecnológica.

3.Caracterizando a Transferência

            Em primeiro lugar, a transferência é definida como mera comunicação e não mudança de título. Como pouco adiante no texto se enfatiza, transferir tecnologia, na perspectiva das empresas multinacionais, não significa transferir a propriedade da mesma nem tampouco a propriedade do bem imaterial.

            Deve-se notar que noção de transferência como transmissão de propriedade é a predominante na prática do INPI ⁽⁷⁾. Além disto, a jurisprudência do INPI exige, para que haja transferência: a) que não haja a tecnologia já no país ⁽⁸⁾; b) que importe em aumento da capacidade de produção da receptora. ⁽⁹⁾; c) que haja responsabilidade da supridora pela tecnologia. d) que haja absorção ou autonomia; e) que o bem transmitido seja de natureza imaterial (não se admitindo a tese da tecnologia implícita do hardware).

            Finalmente, a prática mais recente do Instituto só entende que há transferência de tecnologia se a mesma é transmitida para fora do mesmo grupo econômico.

            Em segundo lugar, concebe-se que a transferência se faça por veículos que extravasam o objeto de presente estudo, o know how. A par de tais contratos, nota-se que se entende o investimento direto, os contratos de assistência técnica (como sendo algo diverso do know how), as marcas, os acordos de consultoria técnica, contratos turnkey e até a educação não específica como meios de transferência do fator cognitivo da atividade empresarial. Conforme salienta BARBOSA:

            Destarte, é necessário apurar a noção de Transferência de tecnologia, para efeitos deste Trabalho. Assim, transferência não é o termo empregado quando transaciona-se mercadorias, seja nacional ou internacionalmente. Logo percebe-se que, ao tratar-se do Comércio de Tecnologia. Substancialmente, Transferência e Comércio podem estar totalmente dissociados. É possível, por exemplo, através de convênios governamentais, existirem situações em que a transferência tecnológica acontece sem o comércio, como também é viável no comércio inexistir a transferência ⁽¹¹⁾.

            Contudo, o conceito de Comércio de Tecnologia, conforme aqui empregado, está atrelado à categoria Tecnologia, como foi conceituada. O enfoque, desta maneira, é exclusivamente sobre a chamada tecnologia explícita, sem qualquer menção à tecnologia implícita, nos termos que vem sendo usualmente utilizado. Para alguns, tecnologia implícita é aquela incorporada a outras mercadorias, em geral com ênfase em bens de capital. Esse aspecto pode servir para definir o estado das artes, mas obscurece, em geral, a questão da Transferência e, principalmente, do Comércio de Tecnologia. ⁽¹²⁾

            Assim sendo, a Transferência de Tecnologia a qual o título deste trabalho se remete é um processo de comercialização de um bem que se constitui em fator cognitivo da atividade empresarial. As conclusões que se extraem de nosso estudo estão, desta feita, limitadas ao contexto restrito de um negócio efetuado entre duas empresas, numa economia em que o mercado, seja interno, seja internacional, representa um fator dominante.

            Duas observações importantes de fazem necessárias neste passo. Em primeiro lugar, a consideração de que a tecnologia de que se fala implica num sistema de propriedade, em que se estruture o valor e a necessidade da mercadoria comercializada. Comércio sem transferência, leia-se, sem passagem de propriedade. Nem sempre as relações de propriedade se exercem sobre o bem transferido: quem contrata a prestação de um serviço de treinamento não recebe nenhum item sobre o qual possa exercer uma exclusividade de direito, nem tinha tal exclusividade o prestador.

            Em outros casos, há propriedade (ou mais propriamente, exclusividade de direito) sobre o objeto do contrato, por exemplo, quando se transmite o direito de explorar uma tecnologia patenteada; em outros, há um tipo de proteção jurídica de efeitos próximos a da propriedade, como quando se transfere um conjunto de conhecimentos de que o supridor disponha em condições de exclusividade de fato, total ou relativa, a qual o Direito reconheça legitimidade: o know how. Em todas as hipóteses, porém, há um sistema de propriedade, ou de exclusividade de fato reconhecida como legítima, dos bens de produção das empresas envolvidas no negócio.

            Definindo-se propriedade, não como o poder absoluto sobre a coisa, à maneira de Code Napoleon, mas como a indisponibilidade legal de terceiros sobre bens que o direito dá a alguns o poder de usar, pode-se dizer que só há transferência de tecnologia se há propriedade da tecnologia que se define como mercadoria. Num universo anômico, em que lei nenhuma proibisse o uso de todas tecnologias existentes por qualquer interessado, inclusive através da penetração forçada na intimidade das empresas para extrair seu modelo específico de produção, não haveria espaço para o comércio de tecnologia; é de se perguntar, inclusive, se haveria tecnologia a se comerciar.

            Em segundo lugar, é preciso enfatizar que o comércio de tecnologia entre empresas do mundo desenvolvido e as do mundo em desenvolvimento se perfaz em condições especiais. Diferentemente das transferências que se concluem entre empresas européias e americanas, processo simples de acasalamento entre unidades de produção atuando no mesmo contexto econômico, social e cultural, a empresa brasileira recebe da fornecedora americana algo que lhe chega como enxerto. ⁽¹³⁾.

            Nas transferências entre empresas do primeiro mundo, a tecnologia objeto do negócio pode ser tomada como base de um processo de geração de novas tecnologias: a comunidade científica e a estrutura empresarial estão aptas a prover uma concorrência tecnológica, através da geração de conhecimentos voltados para a produção, na qual o novo item se incorpora. A tecnologia transferida constitui em um fator de produção de tecnologia nova. No caso da transferência para empresas do terceiro mundo, a tecnologia surge como, somente, um fator de produção de bens e serviços