Sinais passíveis de proteção como marcas no Direito brasileiro

Publicado em 02/2012. Elaborado em 12/2011.

Ao estipular que são registráveis como marcas apenas os sinais visualmente perceptíveis, o legislador excluiu o registro marcário dos chamados sinais heterodoxos, perceptíveis por outro sentido humano que não seja a visão. Para a tutela destes sinais existem áreas distintas, como o direito de autor e a defesa da concorrência.

Diante da complexidade das relações comerciais, os empresários sentiram necessidade de acrescer aos seus produtos ou serviços alguns sinais que os distinguissem dos semelhantes existentes no mercado. Assim sendo, foram criadas as chamadas marcas. São inúmeros os sinais que a criatividade humana consegue conceber, motivo pelo qual torna-se imprescindível o estudo sobre o que o direito brasileiro considera como marca registrável, orientando não somente os empresários e os destinatários das marcas, mas também os profissionais do direito na aplicação da Lei nas relações comerciais. O presente estudo trata da análise do conceito e função econômica das marcas, das categorias em que se subdividem, sua evolução histórica, apresentação de alguns princípios norteadores da construção e aplicação das normas concernentes ao registro de marcas, bem como a indicação dos procedimentos para o registro destas no órgão competente e da análise das vedações explícitas e implícitas na lei de marcas quanto ao registro de sinais marcários.

PALAVRAS-CHAVES: Marcas – Registro – Vedações Legais

SIGLAS:

ART. – Artigo

EUA – Estados Unidos da América

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial

RPI – Revista Eletrônica da Propriedade Industrial

SÉC. – Século

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as marcas possuem diferentes funções. Dentre estas, as marcas tutelam os direitos de seus proprietários frente a utilização indevida por terceiros; indicam a procedência de um produto ou serviço, dificultando fraudes capazes de causar danos aos consumidores; atestam que certo produto ou serviço observa determinados padrões de qualidade; identificam produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, como por exemplo, no caso das corporativas e designam uma linha de produtos ou serviços ou distinguem produtos semelhantes desta mesma linha.

Sendo inúmeros os sinais que a criatividade humana pode construir, imprescindível se torna o estudo sobre o que o direito brasileiro considera como marca registrável, orientando não somente os empresários e os destinatários das marcas, mas também os profissionais do direito na aplicação da Lei nas relações comerciais.

O presente estudo analisou o que a Lei de Propriedade Industrial considera como marca, bem como as interpretações doutrinárias para este conceito, à medida que surgem algumas controvérsias sobre quais tipos de sinais gozam de tutela jurídica marcária.

Verificou-se quais são as categorias em que a lei subdivide as marcas, identificou-se a origem histórica destas, realizou-se uma breve indicação acerca do procedimento para o registro de marcas no INPI e, finalmente, analisou-se quais sinais são defesos ao registro marcário, de acordo com o art.124 da Lei em estudo, além de fazer algumas considerações sobre as vedações ao registro destas, implícitas no art. 122 da Lei de Marcas.

Para que fosse possível se atingir os objetivos elencados, foi realizada pesquisa bibliográfica de autores que tratam sobre o tema, bem como a análise de questões controversas sobre este.

Utilizou-se de pesquisa teórica, através da observação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, no que tange ao direito marcário, bem como das interpretações realizadas por doutrinadores acerca deste tema. Para tanto, utilizou-se do método de pesquisa dedutivo, resultando em uma monografia teórica.

2 CONCEITO E FUNÇÃO ECONÔMICA DAS MARCAS

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) atualmente regulamenta, no Brasil, o uso de marcas em atividades mercantis. Em seu artigo 122, a referida lei define marcas registráveis como "sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais". José Antônio B. L. Faria Corrêa em seu artigo "Sinais Não Registráveis" (2007, p. 209-266), ensina que por proibições legais deve-se entender todas aquelas contidas no ordenamento jurídico, e não apenas as contidas na lei em análise.

Segundo Denis Borges Barbosa (2003, p. 803), marca é o sinal representado de maneira que possa ser percebido pela visão, criado para um determinado fim, que tenha a capacidade de simbolizar, indicar uma origem específica e de se tornar um símbolo exclusivo. É acrescida em certo produto ou serviço com o objetivo de diferenciá-lo de outros semelhantes. É desse modo, segundo Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (1999, p. 225), um sinal distintivo ou designativo. Este também afirma que a marca é um bem móvel, porém incorpóreo, do fundo de comércio ao qual pertence. Sua natureza jurídica é classificada por Roubier (apud Loureiro, 1999, p. 228) como um "direito de clientela", por estar vinculada a um produto ou serviço.

Loureiro (1999, p. 228) aduz que, via de regra, os empresários não são obrigados a utilizar marcas em suas atividades. As exceções encontram-se no Direito Internacional, em casos específicos, por motivo de ordem pública, seguridade, saúde ou polícia econômica. Um exemplo é a Convenção de Viena de 8 de novembro de 1968, que determina a obrigatoriedade do uso de marcas de identificação em automóveis que circulam internacionalmente.

O titular da marca goza do direito de usá-la e gozá-la exclusivamente por um prazo determinado. Caso o titular da marca não exerça este direito, durante certo período, estará sujeito a perder sua propriedade. A propriedade sobre um determinado sinal não é absoluta. Produtos que não são semelhantes ou de classes similares, podem ter um mesmo sinal usado como marca.

As marcas possuem diferentes funções. Segundo Loureiro (1999, p. 228), elas permitem ao consumidor a identificação da procedência de determinado produto ou serviço, distinguindo este dos demais existentes no mercado. Marques (2010, p. 24-33) complementa indicando que as marcas orientam o consumidor em suas compras, uma vez que permitem-lhe reconhecer um produto que lhe agradou ou desagradou anteriormente, bem como identificar algo novo no mercado do qual possa optar por experimentar.

Com relação aos empresários, as marcas, segundo Loureiro (1999, p. 233) possuem extrema importância no tocante ao direito de concorrência, pois permitem ao seu proprietário a conquista e manutenção da clientela, além de favorecer a promoção de vendas. Marques (2010, p. 24-33) ensina que, regulando a concorrência, as marcas protegem os empresários contra práticas parasitárias, o que incentiva o investimento e desenvolvimento, aperfeiçoamento e divulgação dos novos produtos e serviços.

O art. 123 da Lei nº 9.279/96 divide as marcas em três categorias. A primeira é a "marca de produto ou serviço", utilizada para designar uma linha de produtos ou serviços ou distinguir produtos semelhantes desta mesma linha. Exemplos:

A segunda é a "marca de certificação", utilizada para atestar que certo produto ou serviço observa determinados padrões pré-estabelecidos. Exemplos:

Por fim, a "marca coletiva", empregada com a finalidade de identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, como, por exemplo, no caso das cooperativas.Exemplos:

Existe também a divisão das marcas nas categorias chamadas Marcas Nominativas, Figurativas, Mistas e Tridimensionais.

Marca Nominativa é, segundo o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010), aquela formada por uma ou mais palavras, bem como os neologismos, as combinações de letras e/ou algarismos, podendo estes ser romanos ou arábicos. Neste caso, a proteção é conferida apenas ao aspecto fonético, nominal da marca.

As marcas figurativas são aquelas constituídas por desenhos, imagens, ou representações gráficas estilizadas de letras ou numerais, conforme o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010). Possuem proteção quanto a imagem, ilustração, figura marcária.

Exemplos:

As marcas mistas são as compostas de combinações entre elementos nominativos e figurativos, conforme o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010). A proteção conferida às marcas mistas abrange tanto o aspecto ilustrativo da marca, quanto seu aspecto nominal, sua fonética. Exemplos:

São marcas tridimensionais, segundo esse Instituto (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010), aquelas que representam a forma "real" do produto ou de sua embalagem, de modo que por si só sejam capazes de distinguí-lo. Como exemplo pode-se indicar:

Para as marcas registradas como tridimensionais é conferida proteção quanto ao design gráfico da embalagem do produto e do produto em sim.

3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MARCAS

Segundo Marques (2010, p. 33-49), não se sabe ao certo a origem do uso das marcas. Porém, há relatos do emprego de símbolos em objetos e animais com a finalidade de indicar a propriedade destes já na Idade Antiga.

Fran Martins (1996, p. 464-465) aduz que desde a Antiguidade pode-se verificar o hábito de comerciantes assinalarem suas mercadorias com o intuito de distingui-las de outras semelhantes. Para tanto utilizavam figuras, letras, nomes ou símbolos. No entanto, até a Idade Média, esses sinais não integravam a propriedade do empresário.

Este autor (1996, p. 464-465) ensina que até a época romana tais sinais apenas eram utilizados para distinguir a mercadoria, ou seja, não tinham significado patrimonial. Na Idade Média, a partir do desenvolvimento das relações comerciais, as marcas começaram a figurar como importante elemento da propriedade do empresário. Somente após a Revolução Francesa, segundo Martins (1996, p. 464-465), foi possível a utilização individual de marcas, bem como a criação de sanções para quem utilizasse as marcas registradas de terceiros.

Martins (1996, p. 464-465) explica que, num primeiro momento, as marcas pertenciam às corporações de ofício. Quem quisesse utilizá-las deveria depositá-las no registro da corporação. Desempenhavam, conforme ensina Marques (2010, p. 33) a função de identificar a procedência do produto, de atestar que este advinha de certa corporação de ofício e que obedecia às regras de produção desta.

Com o objetivo de impedir a confusão entre os produtos da corporação com o de terceiros que comercializassem bens semelhantes, bem como para garantir que os produtos dos artesãos ligados a corporação atendessem às suas normas de fabricação, os artesãos ligados a esta eram obrigados a colocar sinais distintivos em seus produtos, indicando a corporação a qual pertenciam, conforme João da Gama Cerqueira (apud Marques, 2010, p. 33-49). Posteriormente os artesãos deveriam colocar em seus produtos, além do símbolo da corporação, sinais individuais.

Marques (2010, p. 33-49) relata que após isto, alguns comerciantes perceberam que ao inserir em seus produtos marcas pessoais, criariam vínculo mais estrito entre si e seus produtos, sendo mais facilmente identificados pelos consumidores. Contudo, as corporações de ofício não deixaram de exigir que seu sinal identificador estivesse aposto ao produto, tendo tamanho superior ao da marca pessoal do artesão.

As Revoluções Francesa e Industrial (séc. XVIII e XIX) trouxeram grandes transformações no modo de produção, a partir do desenvolvimento da tecnologia, fazendo com que surgissem máquinas capazes de fabricar produtos idênticos em grandes escalas. Esse desenvolvimento tecnológico juntamente com os ideais iluministas, fizeram com que acabassem as corporações de ofício.

A grande produção de produtos do mesmo gênero por fábricas diferentes fez com que fosse necessária a criação de maneiras diferentes capazes de atrair e manter a clientela. A partir dessa necessidade, foram criadas as primeiras propagandas e estratégias de venda, sendo as marcas importantes não só para identificar a procedência da mercadoria como também uma forma de distinção e divulgação do produto em si, conforme Douglas Gabriel Domingues (apud Marques, 2010; P. 33-49).

Marques (2010, p. 33-49) ensina que a partir do século XX as marcas passaram a desempenhar não só a função de distinguir os produtos, mas também de divulgar, perante os consumidores, suas características e melhorias. Assim, o surgimento de um novo produto, ou uma melhoria efetuada em um bem já existente, ensejava a criação de uma nova marca, a fim de se divulgar sua alteração.

Com o passar do tempo a função desempenhada pelas marcas, de identificação de procedência da mercadoria passou a ser subsidiária. As marcas passaram a conceder aos produtos ou serviços certa "personalidade", fazendo com que fossem reconhecidos por si só, isto é, por suas qualidades, não importando, num primeiro momento, quem fosse seu fabricante. Alguns empresários passaram, até mesmo, a terceirizar a fabricação de determinados bens, cuidando apenas da regulamentação da produção, da divulgação e venda das mercadorias, segundo Naomi Klein (apud Marques, 2010, p. 33-49).

A identificação da origem do produto ou serviço passou a ser importante apenas para garantir ao consumidor o direito de demandar contra os fabricantes ou fornecedores que lesassem seus direitos, conforme Marques (2010, p. 33-49). Para tanto, o legislador criou regras de comercialização de bens e serviços, devendo estes trazer a identificação de sua origem, através do nome empresarial do fabricante.

Marques (2010, p. 33-49) aduz que o interesse em se criar uma "personalidade" para os bens e serviços tem se tornado cada vez mais predominante. Os comerciantes passaram a se preocupar cada vez menos com a divulgação das características dos produtos e os consumidores passaram a nortear suas escolhas pelas sensações que têm ao conhecer determinado produto ou serviço.

Na segunda metade do séc. XX e no início do séc. XXI, segundo Richard J. Semenik e Gary J. Bamossy (apud Marques, 2010, p. 33-49), as marcas voltaram a ser, na prática, obrigatórias. Não por imposição legislativa, mas pela concorrência mercadológica. Marcas bem reconhecidas e aceitas pelos consumidores aumentam a lucratividade da empresa.

Conforme Mauro Calixta Tavares (apud Marques, 2010, p. 33-49), a marca tornou-se, assim, um dos elementos mais valiosos da propriedade empresarial. Existem, atualmente, marcas cujo valor financeiro ultrapassa o valor do patrimônio corpóreo da sua proprietária.

4 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO REGISTRO DE MARCAS

A terminologia da palavra "princípio" está definida no dicionário como preceitos elementares ou requisitos primordiais instituídos como base, alicerce de algo. Conforme ensina Silva (1967, p. 1.220-1.221), são o conjunto de regras ou preceitos que servem de base à toda espécie de ação jurídica, descrevendo, assim, a conduta a ser seguida nas operações jurídicas. Traduzem sentido mais relevante que a própria norma ou regra legal, pois são pontos básicos, fundamentais do Direito, são alicerces do Direito. Neste sentido, os princípios representam o conjunto de preceitos nos quais se fundamentam os ordenamentos jurídicos.

Constituem orientações gerais que podem estar expressas ou não nos textos legais. As atividades legislativas e judiciárias devem orientar-se não somente pelo texto positivado das leis, mas ter como fonte de interpretação e aplicação das regras os princípios legais que as ensejaram.

O registro marcário brasileiro é regido pela Lei 9279/96 que possui em seu texto alguns princípios que constituem verdadeiras limitações aos interessados em registrar uma marca, bem como proteções àqueles que já possuem uma marca registrada e aos consumidores, que podem ser levados à confusão quanto à procedência de determinado produto ou serviço. Podem ser citados os princípios da novidade, especialidade e territorialidade da marca.

O STJ, tendo como base os princípios norteadores do registro marcário, decidiu pelo provimento de um recurso especial que buscava o cancelamento de decisão administrativa que acolheu o registro de uma marca que reproduzia parte do nome empresarial de uma empresa registrada anteriormente. Eis a ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO

ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

(STJ, Rec. Esp 1204488 / RS - RECURSO ESPECIAL 2010/0142667-8 – RS, 2010) (grifos nossos)

A decisão acima demonstra claramente que não deve ser considerado um princípio isoladamente, como fundamento para a resolução de uma lide, mas sim todos eles em conjunto e de maneira harmônica com o restante dos componentes jurídicos.

4.1 Princípio da Novidade

Segundo Loureiro (1999, p. 230-233), para que um empresário possa registrar determinado sinal como marca, é necessário que este sinal seja novo, ou seja, que não tenha sido registrado anteriormente por um terceiro que atue no mesmo ramo mercadológico.

Neste sentido, os empresários que possuírem registro de determinado sinal como marca, encontram-se protegidos frente a terceiros que possam lhes proporcionar prejuízos ao utilizar seu sinal em suas atividades mercantis. Evita, assim, a concorrência desleal.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem decidindo neste sentido, conforme a ementa que se segue:

NOME COMERCIAL - REGISTRO ANTERIOR NA JUNTA COMERCIAL - PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA NO INPI - UTILIZAÇÃO DO NOME POR OUTRA EMPRESA- MESMA ATIVIDADE - REGISTRO POSTERIOR - GARANTIA DE PROTEÇÃO À PRIMEIRA - ABSTENÇÃO DE NOME. A autorização para o uso do nome comercial depende apenas de seu cadastro e arquivamento em uma das Juntas Comerciais de um dos Estados da federação, diversamente da marca que exige registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A doutrina e jurisprudência sedimentadas primam pela proteção da marca, com o objetivo de reprimir a concorrência desleal, evitando possibilitar a confusão do consumidor no momento de adquirir produtos ou serviços. Tendo determinada empresa registrado o nome em uma das juntas comerciais do País, e, igualmente, requerido o registro da marca perante o INPI, assiste-lhe o direito de exigir que outra empresa, especialmente no exercício da mesma atividade, se abstenha de se utilizar do mesmo nome ou marca.

(TJMG, Apelação Cível 1.0024.06.035115-2/001 – MG, 2008)

Assim, possui direito à propriedade de determinado sinal aquele que o registrou primeiramente, seja como marca, seja como nome empresarial.

Lélio Denicoli Shmidt (2007, p. 38) destaca e relembra que o empresário adquire a propriedade de determinado sinal a partir do seu registro. Porém, na ausência deste, aquele que se utiliza de uma marca sem registro possui um direito pessoal baseado nas normas que reprimem a concorrência desleal.

4.2 Princípio da Especialidade ou Especificidade

A mesma marca poderá ser registrada por empresários diferentes desde que atuem em ramos de atividades distintas, cujos produtos ou serviços não sejam capazes de causar confusão nos consumidores e desde que não se trate de marca notória ou de alto renome, conforme Loureiro (1999, p. 230-233).

Caso a marca não seja suscetível de causar engano ao consumidor, poderá ser registrada por empresas de segmentos diferentes. É o que ocorre, por exemplo, com a marca "O Globo". Atualmente é possível a convivência harmônica entre a "Água sanitária O Globo", a "Revista O Globo", o "Jornal O Globo", entre outros, pois os segmentos mercadológicos são distintos.

Neste sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA - PRESCRIÇÃO - MARCA - NOME COMERCIAL - EMPRESAS DO MESMO RAMO COMERCIAL - CONTRAFAÇÃO - PROTEÇÃO LEGAL -PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - INDICAÇÃO DA LOCALIDADE - PROIBIÇÃO DE CITAÇÃO ISOLADA. Segundo a Súmula 142, do STJ, era vintenário o prazo de prescrição da ação na qual se pretendia a abstenção de uso de marca ou nome comercial, à luz da legislação anterior. A utilização de expressão isolada sem a razão social, semelhante à marca e nome comercial de empresa de mesmo ramo, capaz de induzir terceiros a erro, enseja a vedação legal de uso decorrente da proteção de marcas e patentes. O princípio da especificidade assegura a proteção da marca especialmente para a classe do ramo mercadológico registrado por empresa ou autônomo, o que veda a utilização por terceiros da mesma expressão sem qualquer distinção.

(TJMG, Apelação Cível 1.0153.98.000532-3/001 – MG, 2008)

O princípio da especialidade, desta forma, impede a concorrência desleal e a confusão do consumidor acerca da origem do produto ou serviço. Assim, o legislador entendeu que poderá haver o uso de uma mesma marca por proprietários diferentes desde que se trate de ramos mercadológicos distintos, que possuem público alvo distintos, pois assim os direitos dos consumidores e dos empresários continuarão resguardados.

4.3 Principio da Territorialidade

A proteção marcária se estende por todo o território do país no qual esta foi registrada, não se estendendo a países nos quais esta não foi objeto de registro. Segundo Loureiro (1999, p. 230-233), a exceção encontra-se nas marcas notórias, pois possuem proteção especial no Brasil mesmo que não tenham sido registradas em seu território (art. 126 da LPI).

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, neste sentido, tem decidido:

AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LEI 9.279/96. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS. PROVA. O art. 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo garantido ao titular o seu uso exclusivo, em todo o território nacional. Deve ser impedido o registro e vedada a utilização de uma marca que apresenta grande semelhança com uma outra já registrada, ainda mais quando ambas se referem a produtos de um mesmo segmento mercadológico. Não há que se falar em indenização, quando inexiste prova do dano.

(TJMG, Processo nº 2.0000.00.429892-8/000(1) Relator Des.(a) Albergaria Costa– MG, 2004)

A decisão supracitada esclarece o entendimento de que para aplicar o princípio da territorialidade, primeiramente deve-se observar se versa sobre marca comum, marca de alto renome ou marca notória, pois a lei confere a estas duas últimas uma proteção especial. Em se tratando de marca notória, não há necessidade de registro em território nacional para que o titular goze de seu uso e fruição exclusivo. Para tanto deverá ser registrada em seu país de origem e ser considerada como notória, conforme Schmidt (2007, p. 31-71). Em caso contrário, para se requerer a proteção marcária, o pretendente deverá registrar sua marca no INPI, pois somente com o registro é conferido o direito de uso exclusivo do sinal em todo o território nacional.

4.4 Demais Princípios

Além dos princípios acima elencados, existem outros que são subsidiários a estes, motivo pelo qual não são abordados aqui em tópicos distintos. Podem-se citar os princípios da interdependência, da afinidade, da celebridade, da distintividade e o da veracidade.

Conforme ensina Schmidt (2007, p. 31-71), corriqueiramente alguns empresários utilizam-se do título do estabelecimento comercial, de elemento característico do nome empresarial e do domínio de uma empresa como expressão empregada para desempenhar a função de uma marca. A proteção dada a estes institutos possui uma interdependência. Assim como o prévio uso de uma marca obsta o registro de um nome empresarial, é vedado o registro de uma marca com o nome de um estabelecimento comercial pré-existente, desde que os empresários atuem no mesmo segmento mercadológico ou que se trate de marca famosa. O princípio da interdependência, assim, objetiva evitar a concorrência desleal.

Neste sentido, tem entendido o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO EMPRESARIAL. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA - CONCESSÃO DO REGISTRO - PRECEDÊNCIA - DIREITO À EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA EM ÂMBITO NACIONAL. CONCORRENTE - SEDE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - UTILIZAÇÃO PRÉVIA DA MARCA COMO NOME EMPRESARIAL - IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. MARCA é um sinal distintivo, suscetível de percepção visual, que identifica, direta ou indiretamente, produtos e/ou serviços. O registro da MARCA está condicionado, dentre outros, à idéia de novidade relativa, não se exigindo do empresário que crie sinal ou expressão lingüística, mas apenas que lhe dê nova utilização, ainda não empregada. Já o nome empresarial é aquele utilizado para identificar o empresário, enquanto no exercício de atividade econômica, ou seja, enquanto a marca identifica produtos ou serviços, o nome empresarial identifica o empresário. Com relação à tutela, a proteção ao nome empresarial se estende ao limite geográfico do Estado em que se encontra registrado na Junta Comercial. A proteção da marca , por sua vez, registrada no INPI, vale em todo o território nacional. Além disso, a tutela da marca tem efetividade apenas com relação ao ramo mercadológico do titular do registro (princípio da especificidade); já o registro do nome empresarial impede que outros empresários, ainda que de outros ramos empresariais, dele se utilizem na consecução de sua atividade econômica. Evidenciado nos autos que a sociedade empresária autora é detentora do registro de marca identificadora da prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros e transporte turístico junto ao INPI, faz jus à tutela inibitória da utilização da mesma por outra do mesmo nicho mercadológico, ainda que esta se utilize da marca anteriormente como denominação empresarial e esteja sediada em outra unidade da federação. Negaram provimento ao recurso. De ofício, retificar o dispositivo da sentença.

(TJMG, Processo nº 1.0016.09.092312-5/001(1), Relator Des. Sebastião Pereira de Souza – MG 2011)

A decisão a cima reforça o entendimento de que os princípios devem ser considerados de maneira conjunta e não se basear-se em apenas um deles para se julgar determinada ação.

O princípio da afinidade é complementar ao princípio da especialidade. Segundo Shmidt (2007, p. 31-71), para que seja possível o registro de uma mesma marca por empresários diferentes, não basta verificar se atuam em segmentos mercadológicos distintos. Deve-se analisar se estes produtos ou serviços não possuem afinidade entre si, pois é possível haver colidência entre marcas utilizadas em classes de produtos diferentes, da mesma forma que é possível que não cause confusão ao consumidor o emprego de uma mesma marca em produtos distintos de uma mesma classe. Averigua-se a afinidade entre produtos ou serviços que, mesmo que pertençam a classes diferentes, são muito próximos entre si, seja em razão do gênero ou finalidade, dentre outros aspectos. A Resolução n. 51/97 do INPI cita como exemplo a afinidade existente entre hortaliças e cereais, em relação ao gênero; roupas esportivas e objetos esportivos, em relação à finalidade específica. Havendo afinidade entre os produtos ou serviços, o registro marcário por empresários distintos deverá ser vedado. Sobre o tema decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA.

ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 535, II DO CPC. TRIBUNAL A

QUO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE PROVA. AGRAVO

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Violação ao artigo 535, II do CPC: o acórdão recorrido não pode ser acoimado de omisso, pois examinou a matéria debatida na lide, expondo os fundamentos que o levaram a assumir as conclusões firmadas. O fato de não decidir a causa sob a ótica desejada pela parte não o torna infrator do artigo 535 do CPC.

2. Anulação de Registro de Marca: ao firmar a conclusão de que não há possibilidade de confundir-se o consumidor entre a marca "UNILEVER" da recorrente e a marca "UNILEVEL" da recorrida, porque o circuito de distribuição e comercialização dos produtos por ela assinalados é totalmente distinto, não se podendo cogitar de concorrência desleal ou desvio de clientela, o Tribunal recorrido tomou em consideração os elementos fáticos carreados aos autos. Incidência da Súmula 07/STJ.

3. Exceção: somente o alto renome, não comprovado na espécie, a justificar a proteção em todas as classes de produtos, implicaria na desconstituição do registro da marca. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STJ, Agravo Regimental Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 2008/0159423-4 – RJ- 2008)

O princípio da celebridade visa conferir uma proteção mais ampla às marcas de alto renome ou notorias. Assim as marcas mais famosas, ou seja, mais conhecidas pelo público em geral, mesmo que não estejam registradas no território nacional, impedem o registro de terceiros, independentemente do segmento mercadológico em que atuem. Aduz Shmidt (2007, p. 31-71) que, dessa forma, o princípio da celebridade visa impedir o aproveitamento parasitário, constituindo uma exceção aos princípios da especialidade e da afinidade.

Conforme ensina Patrícia Porto (Patrícia Carvalho da Rocha Porto, 2010), são consideradas "marcas de alto renome" aquelas que são conhecidas por consumidores de diferentes segmentos de mercado e que possuem boa reputação perante estes. Já as "marcas notoriamente conhecidas" são aquelas expressivamente reconhecidas pelos consumidores daquele específico segmento de atividades. Como exemplo

O princípio da distintividade informa que para ser registrado como marca um sinal deverá ter capacidade distintiva. Os sinais muito longos ou complexos, as expressões de uso comum, genérico ou vulgar, termos técnicos, entre outros, conforme ensina Shmidt (2007, p. 31-71), não são passíveis de registro por não terem a capacidade de distinguir os produtos e serviços em geral. Porém poderão ser registradas as chamadas marcas evocativas, quais sejam as que, mesmo contendo expressões de uso comum, tornam-se distintivas através de sua grafia heterodoxa ou forma plástica peculiar. Como exemplo pode-se citar a palavra "mãe". Isoladamente e sem gozar de forma plástica distintiva essa palavra não poderá ser registrada como marca. Porém, se for acrescida de algum sinal ou de outra palavra, bem como de adornos que a deixem inovada, poderá ser passível de registro.

O princípio da veracidade, conforme Shmidt (2007, p. 31-71) preceitua que a mensagem transmitida pela marca não deve ser passível de causar engano, nem ser meio de prática de engodo ou de publicidade enganosa. É necessário que os sinais marcários esteja em conformidade com a mensagem que transmitem, sem dar margem à equívocos.

5 PROCEDIMENTOS DE REGISTRO

O INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial - é uma autarquia federal que possui vinculação ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela Lei 5.648 de 11 de dezembro de 1971. Possui como finalidade o registro de marcas, a concessão de patentes, a averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, o registro de programas de computador, de desenho industrial, de indicações geográficas e de topografia de circuitos integrados (arts. 1º e 2º da Lei do INPI).

Os arts. 155 a 164 da Lei 9.279/1996 (Lei de Marcas) estabelecem os procedimentos a serem observados para que se registre uma marca. O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010) observa o prescrito nesses artigos para conferir ou não o registro de determinada marca. Em seu site, esse Instituto descreve tais procedimentos legais, orientando os requerentes do registro.

Segundo informações contidas no site do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010), o registro de uma marca apenas poderá ser requerido por pessoa física ou jurídica que exerça atividade lícita, efetiva e compatível com o produto ou serviço que deseja distinguir.

Não poderão ser registrados os sinais compreendidos nas vedações legais especificadas mais profundamente no item 6 desta obra – "Vedações ao Registro". Tais vedações se baseiam nos princípios aplicáveis ao registro marcário e tutelam os valores morais, as idéias, religiões e sentimentos veneráveis, o direito de titulares de marcas já registradas e a livre concorrência, bem como os direitos dos consumidores, criando mecanismos que impedem com que estes sejam levados ao erro.

O interessado no registro deverá, primeiramente, proceder a uma consulta à Lei de Marcas, a fim de verificar os principais aspectos legais das marcas.

Posteriormente, deverá delimitar a natureza e a forma de apresentação da marca. No tocante à natureza, a marca poderá ser, como visto, de produto, serviço, coletiva ou de certificação. Sua forma de apresentação poderá ser Nominativa, Figurativa, Mista ou Tridimensional. Isto é importante uma vez que a proteção conferida pelo registro varia conforme essa delimitação.

Recomenda-se que o solicitante do registro proceda a uma busca prévia no banco de dados do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010), a fim de verificar a disponibilidade do sinal, visto que terá prioridade de registro aquele que o solicitar anteriormente. Deverá, também, evitar expressões de propaganda em sua marca, tais como "o melhor" ou "o mais eficiente", visto que marca e propaganda são institutos individuais que gozam de tutelas jurídicas específicas e distintas. Esta consulta poderá ser requerida oficialmente junto ao INPI ou através do site deste órgão.

Visto que o serviço de registro gera um custo ao solicitante, é necessário que se faça um cadastro junto ao e-INPI ^[01] para que seja emitida uma Guia de Recolhimento da União (GRU). Serão gerados boletos para o pagamento referente ao serviço solicitado.

No portal do INPI encontra-se o Manual do Usuário do e-Marcas ^[02], que contém informações necessárias para o correto preenchimento do formulário eletrônico do pedido de registro. Tal preenchimento deverá ser feito após a consulta deste manual.

Após ser preenchido o formulário eletrônico, anexados os documentos requeridos e paga a taxa do serviço, o pedido deverá ser enviado e anotado o número do processo. A data do envio do pedido denomina-se "data de prioridade", que garante o direito de preferência do solicitante frente a terceiros que eventualmente desejem registrar uma marca semelhante ou igual àquela.

Feito o depósito do pedido, o solicitante deverá acompanhar regularmente, por meio do número do processo, na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI) a formulação de possíveis exigências pelos técnicos que examinam os pedidos. Tais exigências deverão ser cumpridas no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir do primeiro dia útil subseqüente à publicação, sob pena do pedido se considerado inexistente.

A publicação do pedido será feita, também, na RPI, de modo a dar conhecimento ao público, permitindo que possíveis interessados se oponham ao registro no prazo de sessenta dias. O registrante terá acesso à cópia da oposição e poderá oferecer sua defesa no prazo de também sessenta dias. Após isto o pedido passará pelo exame técnico acerca da registrabilidade da marca.

As decisões poderão ser de exigência, que ocorre quando verifica-se algum problema no pedido, devendo o solicitante proceder ao cumprimento da exigência, no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento do pedido; de sobrestamento, quando o pedido depende de decisão final de algum outro pedido, caso em que deverá ser aguardado o resultado da situação; de indeferimento, quando o pedido é negado, cabendo recurso da decisão no prazo de sessenta dias; ou de deferimento, caso em que deverão ser pagas as taxas finais, no prazo de sessenta dias, para expedição do certificado e proteção do 1º decênio. O prazo de vigência da marca é de dez anos, podendo ser prorrogado de dez em dez anos, indefinidamente, mediante o pagamento das respectivas taxas.

Finalmente, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010) recomenda que o solicitante mantenha seus dados atualizados em seu cadastro junto ao órgão, para que este possa entrar em contato em caso de necessidade.

6 VEDAÇÕES AO REGISTRO

Sendo inúmeros os sinais que a criatividade humana pode criar, o legislador brasileiro optou por não enumerar os sinais passíveis de registro marcário, preferindo elencar as situações nas quais o pedido de registro deverá ser indeferido, com base nos princípios jurídicos aplicáveis e analisados anteriormente.

Gustavo S. Leonardos (apud Barbosa, 2003, p. 805) ensina que podem ser marcas todos os sinais visuais que sejam capazes de distinguir um produto ou serviço. Aqueles sinais que não têm esta capacidade, como os muito longos ou complexos, não são registráveis. Também não são apropriáveis os sinais que já tenham sido registrados por terceiros, os que vão de encontro à moral, às idéias, religiões e sentimentos veneráveis, os que podem induzir o consumidor ao erro e os que possuem outra forma de tutela jurídica.

A lei 9.279/96 contém, assim, limitações ao registro de sinais marcários. Algumas se encontram expressas no art. 124 da lei, enquanto outras podem ser extraídas do texto do art. 122.

Outros diplomas legais também trazem vedações ao registro de marcas. Como exemplo pode-se citar o CC/02, no capítulo que trata do nome empresarial; a Convenção da União de Paris, cujo texto foi promulgado pelo Decreto nº 75.572 de 8/04/1975; a Lei nº 5.700 de 01/12/1971, que trata dos símbolos nacionais; Lei 9.610 de 19/02/1998, que disciplina sobre o direito de autor, entre outros.

6.1 Vedações Explicitas - Art.124 da Lei 9279/96

Com já dito, o legislador brasileiro optou por não listar quais signos são passíveis de registro marcário. Preferiu enumerar no art. 124 da Lei de Marcas os casos em que estes não poderão ser registrados, positivando as regras derivadas dos princípios jurídicos aplicáveis.

O inciso I ^[03] do artigo supracitado contém proibições que, segundo José Antônio B. L. Faria Correa (2007, p. 209-266), são inspiradas em princípio de ordem pública. Dizem respeito à licitude do signo. A lei não impede, porém, que os sinais citados neste inciso sejam elementos não exclusivos de uma marca, exceto proibição expressa de lei especial, como ocorre no caso do registro da Bandeira Nacional que, além de haver vedação neste inciso, também há no art. 31 da Lei nº 5.700, de 1º de dezembro de 1971 ^[04]. Esta norma encontra fulcro no princípio da veracidade.

Atendendo ao princípio da distintividade, o inciso II ^[05] do art. 124 informa que não são registráveis, isoladamente, as letras, os algarismos e as datas. Esta vedação relaciona-se com a constituição do signo. Não é proibido, no entanto, que se registre uma determinada letra do alfabeto grafada de certa maneira, que não a convencional, de modo que se torne suficientemente distintiva, assim como ocorre com a marca Mc Donald’s. Também não é vedado o registro de uma combinação de letras ou algarismos, como, por exemplo, "CVC".

A lei busca proibir o registro de sinais que são indispensáveis à comunicação. Não é expresso na lei se letras de alfabetos de outras línguas podem ser registrados no Brasil. Contudo, segundo Corrêa (2007, p. 209-266), o INPI acolhe o registro de tais sinais por considerar que são figuras.

De acordo com Loureiro (1999, p. 241), o inciso III ^[06] veda o registro de sinais que atentem contra os bons costumes, à moral e à ordem pública. Como exemplo, Denis Borges Barbosa (2003, p. 823) cita os que estimulam o consumo de tóxicos, os que desrespeitem as religiões e as figuras eróticas ou depreciativas. Este também informa que na atualidade, devido à comercialização do sexo e a vulgarização das drogas, o INPI permitiu o registro de marcas como "Maria Juana" e "Opium". O princípio da distintividade é um dos fundamentos que originaram a referida proibição legal.

Embasado nos princípios da interdependência, da novidade, da veracidade, o inciso IV ^[07] informa que somente a própria entidade ou órgão público, domiciliados em qualquer país, poderão obter registro que contenha indicação ou sigla que a designe como tal. Loureiro (1999, p. 241-243) classifica como fraudulentas as marcas que se constituam sem a observância das disposições deste inciso, bem como as dos incisos seguintes do art. 124.

Já o inciso V ^[08], que também atende ao princípio da interdependência e ao princípio da veracidade, veda a reprodução ou imitação de um elemento característico ou diferenciador do nome de empresa, ou título de estabelecimento de terceiro, quando o seu uso possa causar confusão ou associação entre estes.

A fim de que se respeite o princípio da distintividade, a norma do inciso VI ^[09] como ensina José Antônio Correa (2007, p. 209-266), veda o registro de sinais descritivos, genéricos, de uso comum ou necessário e que, por essas características, não são capazes de desempenhar a função que a marca possui, ou seja, não distinguem produtos ou serviços. Desse modo, a comunidade em geral não pode ser privada do uso de símbolos necessários à sua comunicação.

O autor supracitado (2007, p. 209-266) considera que a interpretação deste inciso não deve ser expansiva. Somente os sinais que indicam diretamente os dados inerentes ao produto ou serviço, ou seja, os que não necessitam de raciocínio lógico para fazer esta referência, poderão ser considerados genéricos e recaírem nesta vedação. Estes sinais poderão ser registrados apenas se revestirem-se de forma suficientemente distintiva, pois desta maneira, a sua imagem é que estará sendo apropriada, e não o seu conteúdo principal.

De maneira análoga ao inciso anterior, tendo em vista o princípio da distintividade, a vedação do inciso VII ^[10] recai sobre sinais tutelados pelo direito de autor. Segundo José Antônio Correa (2007, p. 209-266), o INPI tem registrado os sinais de propaganda quando estes também são usados como marcas, se revestem das características e desempenham a função destas. Para tanto, deve-se fazer prova do uso, ou seja, o titular deve provar que usa determinado slogan como marca. Isto gera controvérsia no direito brasileiro, uma vez que a prova de uso não constitui condição de registro, sendo exigível apenas por terceiros legitimados. Segundo Correa (2007, p. 209-266), há doutrinadores que entendem que este caso é uma exceção. Outros, como o supramencionado (2007, p. 209-266), acreditam que a prova de uso não seria cabível no requerimento de registro, mas apenas no caso de terceiros requererem a caducidade de uma marca devido ao não uso desta.

Também é o princípio da distintividade que norteia a aplicação do inciso VIII ^[11], que veda o registro de cores e suas denominações. José Correa (2007, p. 209-266) lembra, no entanto que, respaldado no artigo 6 da Convenção da União de Paris, um empresário, demonstrando que usa o nome de uma determinada cor de maneira notória por um longo período de tempo e que esse nome se associou à empresa, poderá requer o registro da marca visto que deve-se considerar as circunstâncias fáticas desta.

O mesmo artigo faz ressalva quanto à combinação peculiar e distintiva das cores, possibilitando o registro destas quando se revistam de forma especial.

Em referência aos princípios da veracidade e da novidade, o inciso IX ^[12] proíbe o registro de indicação geográfica como marca, pois, conforme ensina Haroldo Verçosa (2004, p. 332–333), o registro afastaria a possibilidade de produtores da região que atuassem no mesmo mercado. Esta forma de indicação somente é protegida quando certa região torna-se reconhecida exclusivamente como aquela produtora de certo produto. Dessa forma, todos os empresários do local gozam do mesmo direito de registro, mas não da marca, e sim da indicação geográfica.

Também são os princípios da veracidade e da novidade que fundamentam a vedação do inciso X ^[13] recai sobre os sinais que podem levar o consumidor ao erro no que diz respeito a origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço ao qual a marca se agrega. Diz respeito à falsidade que pode enganar o consumidor, como nos ensina Haroldo Verçosa (2004, p. 332–333). José Antônio Correa (2007, p. 209-266) aduz que a marca deve ser verdadeira, ou seja, deve corresponder fielmente ao produto ou serviço que é anunciado ao consumidor.

O Estado utiliza alguns símbolos que indicam que determinado produto tem a qualidade e/ou procedência por ele garantidas. Como exemplo, podem-se citar os símbolos relativos à moeda corrente. O inciso XI ^[14] do artigo em análise, que tem origem no princípio da veracidade, veda que tais símbolos, apropriados pelo Estado, sejam utilizados por particulares. Ricardo Negrão (2005, p. 154) informa que deste modo evita-se que particulares tenham exclusividade de uso sobre tais sinais. Torna possível, ainda, a preservação da fé pública, que é o objetivo da utilização destes sinais pelo Estado, como ensina José Antônio Correa (2007, p. 209-266). Este autor indica também que essa vedação é absoluta, não podendo sinais dessa natureza serem inseridos como itens integrantes de uma marca.

O inciso XII ^[15] proíbe que sinais que tenham sido registrados como marca coletiva ou de certificação sejam registrados por terceiros. Isto somente poderá ocorrer depois de findo o prazo de 5 anos (estipulado pelo artigo 154 da mesma lei) contados a partir da data do fim de seu registro, como informa Ricardo Negrão (2005, p. 159). Isto ocorre com o objetivo de impedir que o consumidor seja levado ao erro ou à dúvida quanto ao conteúdo dos sinais, pois as marcas de certificação desempenham a função de atestar a conformidade de determinados produtos ou serviços e as coletivas, de indicar a procedência destes, de acordo com Correa (2007, p. 240). O prazo de 5 anos estipulados pelo legislador parte do pressuposto de que, após decorrido este lapso temporal desde o fim da validade do registro da marca, o consumidor não mais será levado ao erro pelo uso do mesmo sinal por outrem. Esta vedação tem origem nos princípios da novidade e da veracidade.

O inciso XIII ^[16] estabelece, de acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2007, p. 162), como condição especial a autorização da entidade ou autoridade promotora do evento (2007, p. 209-266), para a utilização como marca de nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, de modo a evitar a confusão entre os consumidores ou a concorrência parasitária, conforme informa o autor Haroldo Verçosa (2004, p. 333). Ricardo Negrão (2005, p. 159) cita como exemplo de tais símbolos os nomes "Copa do Mundo", "Campeonato Nacional", "Olimpíadas", entre outros. Tal vedação atende aos princípios da novidade e da veracidade.

A vedação do inciso XIV ^[17] possui a mesma natureza da que consta no inciso XI deste artigo. Proíbe que sejam registradas marcas que reproduzam ou imitem títulos, apólices, moedas e cédulas Estatais.

Com fundamento nos princípios da novidade e da veracidade, o inciso XV ^[18] veda o registro de nome civil, ou seja, o nome da pessoa natural que consta no Registro Civil, sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros. Estas hipóteses somente poderão ser utilizadas com a autorização do titular, herdeiros ou sucessores da pessoa, conforme ensina Ricardo Negrão (2005, p. 159–160).

Por sua vez, o inciso XVI ^[19] proíbe o registro dos nomes adotados pelas pessoas em suas atividades ou que se associaram à sua imagem, segundo José Antônio Correa (2007, p. 209-266). São os pseudônimos, apelidos notoriamente conhecidos, nomes artísticos singulares ou coletivos. Estes também poderão ser registrados apenas com a autorização do titular, seus herdeiros ou sucessores. Atende, assim aos princípios da novidade e da veracidade.

Em conformidade com os princípios da novidade, da distintividade e da veracidade e com o art. 5º, XXVII da CF/88, que tutela o direito de uso e gozo dos autores quanto às suas produções artísticas, o inciso XVII ^[20] do artigo em análise veda o registro marcas que remetem à obras literárias, artísticas ou científicas, bem como de qualquer produção resguardada pelo direito de autor, quando não há prévia autorização de seu titular. As obras intelectuais protegidas por este direito encontram-se relacionadas no art. 7º da Lei nº 9.610/98.

Segundo José Antônio Correa (2007, p. 209-266) a norma elencada no inciso XVIII, que veda o registro de termo técnico usado na indústria, na ciência ou na arte, que tenha relação com o produto a distinguir, possui a mesma natureza da elencada no inciso VI deste artigo, que se apóia no critério de distinguibilidade do sinal. Tal regra embasa-se no princípio da distintividade.

Atendendo aos princípios da novidade, da afinidade, da territorialidade, da veracidade e da especialidade, o inciso XIX ^[21] veda o registro de sinais que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, uma marca já registrada anteriormente em nome de outrem. Para tanto, o resultado desta imitação deve ser capaz de causar associação ou confusão com a marca alheia. Segundo José Antônio Correa (2007, p. 209-266), o critério utilizado neste inciso é o da anterioridade do registro.

Com fundamento no princípio da novidade, o inciso XX ^[22] impede o registro de duas marcas para um mesmo produto do mesmo titular. Este registro somente será possível se as marcas se revestirem de forma distintiva.

Em atendimento ao princípio da distintividade, o inciso XXI ^[23] veda o registro da forma necessária, comum ou vulgar de um produto ou aquela decorrente de exigência técnica. Isto ocorre, como ensina José Antônio Correa (2007, p. 209-266), na medida em que uma forma comum ou padrão não é capaz de desempenhar a função de distinguibilidade da marca. A Lei não veda, no entanto, que seja registrada uma forma de acondicionamento do produto suficientemente distintiva, como ocorreu com as marcas tridimensionais.

Os princípios da novidade, da veracidade e de da distintividade originaram a vedação constante no inciso XXII ^[24], que proíbe o registro como marca de objetos que já estejam registrados por terceiros como desenho industrial. Desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto de adornos e de linhas e cores que possa ser aplicado a determinado produto, fazendo com que adquira uma aparência nova e original e que possa servir de tipo de fabricação industrial. O registro de desenho industrial é conferido pelo INPI.

Por fim, o inciso XXIII ^[25] proíbe o registro de sinais que imitam ou reproduzam marca cujo requerente certamente conhece em razão de sua atividade e cujo titular seja sediado ou domiciliado no Brasil ou em qualquer outro país com o qual este mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento, caso a marca se destine a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, possíveis de causar confusão ou associação com a marca alheia. Segundo Ricardo Negrão (2005, p. 162), a lei procura vedar o registro por terceiros, no mesmo seguimento de atividades, de marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, mesmo que estas não estejam registradas no INPI. São, conforme Loureiro (1999, p. 252), exceção ao princípio da necessidade de registro. Tal vedação possui fulcro nos princípios da celebridade, da territorialidade, da novidade, da veracidade e da especialidade.

6.2 Vedações Implícitas - Art. 122 da Lei 9279/96

Assunto controverso entre os doutrinadores diz respeito à expressão "visualmente perceptível", contida no caput do art. 122 da Lei em análise. Há aqueles, como Luiz Guilherme (1999, p. 252) e Denis Borges Barbosa (2003, p. 804), que defendem que as marcas sonoras, gustativas, olfativas e táteis, as chamadas marcas heterodoxas, no Brasil não gozam de tutela jurídica, uma vez que há a exigência de que as marcas sejam visualmente perceptíveis, e que o som, cheiro, gosto ou outras formas de percepção sensitiva, apesar de poderem ser representados graficamente, não são perceptíveis pela visão, mas por outro sentido humano: a audição, olfato, paladar e percepção tátil. Afirmam que também as marcas aromáticas e as gustativas não gozam de tutela jurídica.

Em oposta linha de pensamento encontra-se José Antônio B. L. Faria Corrêa (2007, p. 209-266). Correa considera que se deve fazer uma interpretação teleológica e sistemática da lei, entendendo-se "perceptividade visual" como "possibilidade de representação visual". Fundamenta informando que as palavras possuem origem sonora e que, durante a evolução histórica dos povos, passaram a ser representadas graficamente. Afirma que as emissões sonoras possuem "tons" diferentes, e que estes tons podem ser representados por partituras, devendo, então, ser possível o registro de partituras ou de quaisquer outras representações gráficas suficientemente claras e distintivas. Pontua que o fato de haver outra forma de tutela jurídica para os sinais sonoros, o direito autoral, não obsta que tais sinais gozem da proteção marcária, uma vez que o registro marcário confere uma proteção mais ampla e efetiva ao seu titular. Considera também que não há obstáculos ao registro de marcas apreendidas por outros sentidos humanos, como o olfato e o paladar, desde que seja possível sua representação visual, como por exemplo, por meio de palavras que as descrevam.

O autor Ricardo Luiz Pereira Marques (2010, p. 133-152) também compartilha desta linha de raciocínio. Em seu livro "Marcas Sonoras no Direito Brasileiro", considera que o INPI se equivoca ao vetar o registro dos "sinais heterodoxos", pois interpreta a lei de maneira literal. Afirma que a interpretação literal é inadequada, uma vez que para que se interprete de maneira eficaz é necessária a avaliação profunda do escrito, considerando as variáveis interpretativas reveladas pela Hermenêutica do Direito. Para ele, o Direito deve ser dinâmico e acompanhar a evolução da sociedade, além de dever ser analisado o ordenamento jurídico brasileiro como um todo, e não somente o caput do art. 122 da Lei de Marcas. Aduz que a Constituição da República em seu art. 5, XXIX (Brasil, 1988), assegura a proteção à propriedade das marcas tendo em vista o desenvolvimento social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Assim, conforme o autor, deve-se interpretar a expressão "visualmente perceptível" como representação gráfica do sinal, possibilitando o registro marcário dos "sinais heterodoxos".

Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (1999, p. 226) pontua que o art. 2º da Directiva 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1998 ^[26] informa que:

"podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo o nome de pessoas, desenhos letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa".

Na França (Lei francesa de 1991, 2011) e nos EUA (Seção 45 do Lanham Act, 2011), dentre outros países, é permitido o registro de marcas heterodoxas, quando representadas graficamente. De maneira diversa, o INPI brasileiro (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010) não acata, atualmente, o registro de sinais sonoros, gustativos ou olfativos, afirmando que a legislação brasileira não protege tais sinais.

Claro está, diante do exposto, que a doutrina não se encontra pacificada acerca do entendimento do que o legislador considera como sinal visualmente perceptível. Para Margarida Maria Lacombe Camargo (2003, p. 19-49), uma norma somente se concretiza com a construção interpretativa formulada em direção à compreensão. Interpretação é, para ela, o movimento voltado à compreensão daquilo que foi escrito, buscando um significado que seja aceito pelo público alvo daquele escrito. Para tanto, utiliza-se técnicas de argumentação.

Camargo (2003, p. 19-49) ensina que a argumentação visa a explicação dos motivos que levaram à opção de determinado significado ao escrito, de modo que se torne compreensível não só para quem está interpretando, mas também para aqueles a quem o escrito interessa. À interpretação que busca a verdade de forma persuasiva e responsável, pretendendo ser válida, até o surgimento de outra diversa e que a destitua, dá-se o nome de Hermenêutica, segundo a autora (2003, p. 19-49).

Em hermenêutica jurídica, pode-se encontrar métodos diferentes de se interpretar determinada norma. Existe, por exemplo, o modo de interpretação literal (ou filológico), lógico, sistemático, histórico e teleológico.

A interpretação filológica, de acordo com Marques (2010, p. 111-131) é aquela que se baseia apenas no significado literal das palavras contidas no texto.

Marques (2010, p. 111-131) ensina que por meio do sistema lógico (ou lógico dedutivo), busca-se o sentido do texto através do raciocínio dedutivo, formado pelo silogismo. Busca, conforme Maximiliano (apud Marques, 2010, p. 111-131), o sentido e alcance das palavras do Direito sem a influência de elementos exteriores.

A forma sistemática de interpretação, para Savigny (apud Marques, 2010, p. 111-131), realiza-se a partir do conceito de que determinada norma faz parte de um todo, de um sistema, devendo todas as normas deste sistema ser interpretadas de modo a possibilitar a convivência harmônica destas. Assim, determinada regra deve ser interpretada não só de acordo com os elementos da lei ou norma na qual está inserida, mas em coerência com os demais diplomas legais do ordenamento jurídico ao qual pertence.

Realiza-se a interpretação histórica de determinada norma, considerando o desenvolvimento dos institutos jurídicos relacionados a ela, conforme ensina Marques (2010, p. 111-131). Observa-se a origem destes institutos, as etapas de sua evolução, desempenhos e tendências contemporâneas, em paralelo às mudanças do cenário social.

O modo teleológico de interpretação, desenvolvido por Ihering (apud Marques, 2010, p. 111-131), tem como base a noção de que toda norma tem uma finalidade prática buscada por quem a confeccionou. Busca-se descobrir o que o legislador objetivou com a norma não só no momento em que a escreveu, mas também seus efeitos sociais de acordo com a dinâmica social, conforme ensina Marques (2010, p. 111-131).

É com base no método interpretativo teleológico que se chega à conclusão de que, ao definir como registrável apenas os sinais visualmente perceptíveis, o legislador exclui as chamadas "marcas heterodoxas", ou seja, as que são baseadas nos demais sentidos humanos, quais sejam o paladar, olfato, tato e audição. Para estas formas de assinalar determinado bem como de propriedade de quem os criou, o legislador formulou outros institutos jurídicos, como o direito de autor e a defesa da concorrência. Caso contrário, a redação do texto legal se daria de outra forma, como por exemplo "...sinais perceptíveis pelos sentidos humanos, desde que capazes de representação gráfica...".

Ademais, a essência da marca, desde sua origem até a atualidade, é possibilitar ao seu destinatário a identificação do produto ou serviço a partir de um simples olhar. Ou seja, preocupa-se em transmitir tais informações aos consumidores de maneira simples. Basta olhar para um símbolo ou uma palavra para identificar a que se refere. Os sinais "heterodoxos", caso fossem passíveis de registro marcário, não desempenhariam a mesma função distintiva dos sinais visualmente perceptíveis, pois são complexos, demandando uma avaliação mais profunda para que seu destinatário o associe ao produto ou serviço a ele aposto. Como já visto, as marcas devem-se constituir de sinais que possuam capacidade de distinção. Os sinais muito longos ou complexos, por exemplo, não podem constituir uma marca por não terem essa capacidade.

O direito de autor está disciplinado na Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Vale destacar o art. 7º da referida lei, no qual estipula o que é abrangido pelo direito autoral:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

O rol deste artigo é meramente exemplificativo, tutelando não só o descrito em seus incisos, mas todas "as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte", sendo que o que nos interessa, neste estudo, são as criações audiovisuais. Assim os sinais sonoros, dentre outros, já encontram tutela jurídica no direito autoral.

O referido diploma legal informa que para invocar a tutela autoral basta que o criador se identifique por seu nome civil ou pelas iniciais deste e esteja em conformidade com o uso, não sendo imprescindível o registro de sua obra. Contudo, a pessoa que optar pelo registro de sua obra, deverá proceder conforme o estabelecido no art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (antiga lei de direitos autorais):

Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá registrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

§ 1º Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de um desses órgãos, deverá ser registrada naquele com que tiver maior afinidade.

§ 2º O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá, a qualquer tempo, reorganizar os serviços de registro, conferindo a outros Órgãos as atribuições a que se refere este artigo.

O autor possui direito exclusivo de uso e fruição de sua obra. Seus direitos patrimoniais perduram por até 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

A defesa da concorrência está regulamentada na Lei de Marcas (9.279/06) e na Lei 8.884 de 11 de junho de 1994, Lei de repressão às infrações contra a ordem econômica.

A lei de Marcas, no inciso V, art. 2º, prevê a criação de mecanismos que visem a repressão à concorrência desleal. Por sua vez, o art. 195 da mesma lei estipula que comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Assim, comete crime de concorrência desleal aquele que se utiliza de expressão ou sinais de propaganda alheios, de modo a confundir os titulares e obter lucro indevido, ainda que sejam sinais não visualmente perceptíveis.

No mesmo sentido, prevê o art. 20 da Lei 8.884/94:

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros;

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

Disso abstrai-se que o legislador procurou maneiras de proteger o mercado, resguardando os titulares de sinais e meios de comercialização de produtos ou serviços frente a possíveis atos que acarretem em danos para os criadores destes.

Assim, para os sinais visualmente perceptíveis, há a proteção marcaria. Já para os demais sinais, existe a proteção conferida pelo direito autoral e pela repressão à concorrência desleal.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Marcas são sinais agregados a um produto ou serviço com o objetivo de distingui-los de outros semelhantes existentes no mercado. Subdividem-se em marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva.

Existem relatos do uso de sinais para distinguir produtos ou serviços desde a Antiguidade, porém até a Idade Média estes sinais não tinham significado patrimonial. A partir da idade Média, com o desenvolvimento das relações comerciais, as marcas passaram a figurar como importante elemento da propriedade do empresário.

A função econômica das marcas se alterou conforme o cenário histórico. Atualmente pode-se destacar a função de tutelar os direitos de seus proprietários frente a utilização indevida por terceiros; indicar a procedência de um produto ou serviço, dificultando fraudes capazes de causar danos aos consumidores; atestar que certo produto ou serviço observa determinados padrões de qualidade; identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, como por exemplo, no caso das corporativas, designar uma linha de produtos ou serviços ou distinguir produtos semelhantes desta mesma linha.

A Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) regulamenta o uso de marcas em atividades mercantis. Apresenta em seu texto alguns princípios norteadores do registro de marcas, tais como o princípio da novidade, da territorialidade e da especialidade. Tais princípios são de suma importância e são observados não só no momento do registro das marcas no INPI, mas também nas decisões judiciais a cerca registro e utilização indevida de sinais.

Os arts. 155 a 164 da Lei 9.279/1996 (Lei de Marcas) estabelecem os procedimentos a serem observados para que se registre uma marca.

O INPI é uma autarquia federal criada pela Lei 5.648/70. Possui como finalidade o registro de marcas, a concessão de patentes, a averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, o registro de programas de computador, de desenho industrial, de indicações geográficas e de topografia de circuitos integrados. As marcas devem se constituir de sinais que possuam capacidade de distinção. Os sinais muito longos ou complexos, por exemplo, não podem constituir uma marca por não terem essa capacidade. Também não são passíveis de registro aqueles já registrados por terceiros, os que vão de encontro à moral, às idéias, religiões e sentimentos veneráveis, os que podem induzir o consumidor ao erro e os que possuem outra forma de tutela jurídica.

Assunto controverso entre os doutrinadores diz respeito à expressão "visualmente perceptível", contida no caput do art. 122 da Lei em análise. Há a corrente que afirma ser possível o registro de sinais sonoros, gustativos, táteis e olfativos (chamados sinais "heterodoxos"), desde que sejam representados graficamente. A segunda corrente preceitua que os sinais heterodoxos não são passíveis de registro marcário no direito brasileiro uma vez que há a exigência de que as marcas sejam visualmente perceptíveis, e que o som, cheiro, gosto ou outras formas de percepção sensitiva, apesar de poder ser representado graficamente, não são perceptíveis pela visão, mas por outro sentido humano.

Fato é que no rol do art. 124 da Lei de Marcas são enumeradas as vedações explicitas ao registro marcário. Existem, porém, outras vedações implícitas no caput do art. 122 do mesmo diploma. Ao estipular que são registráveis como marcas os sinais visualmente perceptíveis, o legislador excluiu o registro marcário dos chamados sinais heterodoxos, quais sejam os perceptíveis por outro sentido humano que não seja a visão. Para a tutela destes sinais existem institutos jurídicos distintos, tais como o direito de autor (Lei 9.610/98) e a defesa da concorrência (Lei 9279/06 e Lei 8.884/94).

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VERÇOSA, Haroldo Medeiros Duclerc. Curso de Direito Comercial – Vol. 1. São Paulo: Editora Medeiros Editores, 2004.

Notas

O e-INPI consiste em um sistema eletrônico para requisição de serviços ao INPI.
O e-marcas consiste em um sistema de acesso aos formulários eletrônicos de petição e de pedido de registro de marcas do INPI, integrando ao e-INPI. Disponível no site: http://www.e-marcas.com.br/
Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.
Lei que trata sobre a forma e a representação dos símbolos nacionais. "Art. 31. São consideradas manifestações de desrespeito à Bandeira Nacional, e portanto proibidas: (...) IV - Reproduzi-la em rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda". Informação encontrada em: Lei nº 5.700, de 1 de setembro de 1971. http://www.mre.gov.br/portugues/ministerio/legislacao/cerimonial/lei5700.htm. Acesso em 16 de agosto de 2009.
Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração.
Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público.
Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.
Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda - recai sobre os slogans usados apenas como meio publicitário. Este meio publicitário goza de outra tutela jurídica.
Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.
Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica.
Sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.
Reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza.
Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154.
Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento.
Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país.
Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.
Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.
Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.
Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.
Dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva.
A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.
Objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro.
Sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

26.Harmoniza as legislações dos Estados-Membros da União Européia em matéria de marcas. Informação contida no site: Jornal Oficial da União Européia. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:058E:0072:0073:PT:PDF Acesso em 16 de agosto de 2009.

Autor

Stéphanie Caroline Cardoso de Oliveira

Advogada em Contagem (MG).

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OLIVEIRA, Stéphanie Caroline Cardoso de. Sinais passíveis de proteção como marcas no Direito brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3137, 2 fev. 2012. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/20990. Acesso em: 27 abr. 2024.

Sinais passíveis de proteção como marcas no Direito brasileiro