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Artigo

Sinais passíveis de proteção como marcas no Direito brasileiro

Ao estipular que são registráveis como marcas apenas os sinais visualmente perceptíveis, o legislador excluiu o registro marcário dos chamados sinais heterodoxos, perceptíveis por outro sentido humano que não seja a visão. Para a tutela destes sinais existem áreas distintas, como o direito de autor e a defesa da concorrência.

Diante da complexidade das relações comerciais, os empresários sentiram necessidade de acrescer aos seus produtos ou serviços alguns sinais que os distinguissem dos semelhantes existentes no mercado. Assim sendo, foram criadas as chamadas marcas. São inúmeros os sinais que a criatividade humana consegue conceber, motivo pelo qual torna-se imprescindível o estudo sobre o que o direito brasileiro considera como marca registrável, orientando não somente os empresários e os destinatários das marcas, mas também os profissionais do direito na aplicação da Lei nas relações comerciais. O presente estudo trata da análise do conceito e função econômica das marcas, das categorias em que se subdividem, sua evolução histórica, apresentação de alguns princípios norteadores da construção e aplicação das normas concernentes ao registro de marcas, bem como a indicação dos procedimentos para o registro destas no órgão competente e da análise das vedações explícitas e implícitas na lei de marcas quanto ao registro de sinais marcários.

PALAVRAS-CHAVES: Marcas – Registro – Vedações Legais


SIGLAS:

ART. – Artigo

EUA – Estados Unidos da América

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial

RPI – Revista Eletrônica da Propriedade Industrial

SÉC. – Século


1 INTRODUÇÃO

Diante da complexidade das relações comerciais, os empresários sentiram necessidade de acrescer aos seus produtos ou serviços alguns sinais que os distinguissem dos semelhantes existentes no mercado. Foram criadas, então, as chamadas marcas.

Atualmente, as marcas possuem diferentes funções. Dentre estas, as marcas tutelam os direitos de seus proprietários frente a utilização indevida por terceiros; indicam a procedência de um produto ou serviço, dificultando fraudes capazes de causar danos aos consumidores; atestam que certo produto ou serviço observa determinados padrões de qualidade; identificam produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, como por exemplo, no caso das corporativas e designam uma linha de produtos ou serviços ou distinguem produtos semelhantes desta mesma linha.

Sendo inúmeros os sinais que a criatividade humana pode construir, imprescindível se torna o estudo sobre o que o direito brasileiro considera como marca registrável, orientando não somente os empresários e os destinatários das marcas, mas também os profissionais do direito na aplicação da Lei nas relações comerciais.

O presente estudo analisou o que a Lei de Propriedade Industrial considera como marca, bem como as interpretações doutrinárias para este conceito, à medida que surgem algumas controvérsias sobre quais tipos de sinais gozam de tutela jurídica marcária.

Verificou-se quais são as categorias em que a lei subdivide as marcas, identificou-se a origem histórica destas, realizou-se uma breve indicação acerca do procedimento para o registro de marcas no INPI e, finalmente, analisou-se quais sinais são defesos ao registro marcário, de acordo com o art.124 da Lei em estudo, além de fazer algumas considerações sobre as vedações ao registro destas, implícitas no art. 122 da Lei de Marcas.

Para que fosse possível se atingir os objetivos elencados, foi realizada pesquisa bibliográfica de autores que tratam sobre o tema, bem como a análise de questões controversas sobre este.

Utilizou-se de pesquisa teórica, através da observação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, no que tange ao direito marcário, bem como das interpretações realizadas por doutrinadores acerca deste tema. Para tanto, utilizou-se do método de pesquisa dedutivo, resultando em uma monografia teórica.


2 CONCEITO E FUNÇÃO ECONÔMICA DAS MARCAS

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) atualmente regulamenta, no Brasil, o uso de marcas em atividades mercantis. Em seu artigo 122, a referida lei define marcas registráveis como "sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais". José Antônio B. L. Faria Corrêa em seu artigo "Sinais Não Registráveis" (2007, p. 209-266), ensina que por proibições legais deve-se entender todas aquelas contidas no ordenamento jurídico, e não apenas as contidas na lei em análise.

Segundo Denis Borges Barbosa (2003, p. 803), marca é o sinal representado de maneira que possa ser percebido pela visão, criado para um determinado fim, que tenha a capacidade de simbolizar, indicar uma origem específica e de se tornar um símbolo exclusivo. É acrescida em certo produto ou serviço com o objetivo de diferenciá-lo de outros semelhantes. É desse modo, segundo Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (1999, p. 225), um sinal distintivo ou designativo. Este também afirma que a marca é um bem móvel, porém incorpóreo, do fundo de comércio ao qual pertence. Sua natureza jurídica é classificada por Roubier (apud Loureiro, 1999, p. 228) como um "direito de clientela", por estar vinculada a um produto ou serviço.

Loureiro (1999, p. 228) aduz que, via de regra, os empresários não são obrigados a utilizar marcas em suas atividades. As exceções encontram-se no Direito Internacional, em casos específicos, por motivo de ordem pública, seguridade, saúde ou polícia econômica. Um exemplo é a Convenção de Viena de 8 de novembro de 1968, que determina a obrigatoriedade do uso de marcas de identificação em automóveis que circulam internacionalmente.

O titular da marca goza do direito de usá-la e gozá-la exclusivamente por um prazo determinado. Caso o titular da marca não exerça este direito, durante certo período, estará sujeito a perder sua propriedade. A propriedade sobre um determinado sinal não é absoluta. Produtos que não são semelhantes ou de classes similares, podem ter um mesmo sinal usado como marca.

As marcas possuem diferentes funções. Segundo Loureiro (1999, p. 228), elas permitem ao consumidor a identificação da procedência de determinado produto ou serviço, distinguindo este dos demais existentes no mercado. Marques (2010, p. 24-33) complementa indicando que as marcas orientam o consumidor em suas compras, uma vez que permitem-lhe reconhecer um produto que lhe agradou ou desagradou anteriormente, bem como identificar algo novo no mercado do qual possa optar por experimentar.

Com relação aos empresários, as marcas, segundo Loureiro (1999, p. 233) possuem extrema importância no tocante ao direito de concorrência, pois permitem ao seu proprietário a conquista e manutenção da clientela, além de favorecer a promoção de vendas. Marques (2010, p. 24-33) ensina que, regulando a concorrência, as marcas protegem os empresários contra práticas parasitárias, o que incentiva o investimento e desenvolvimento, aperfeiçoamento e divulgação dos novos produtos e serviços.

O art. 123 da Lei nº 9.279/96 divide as marcas em três categorias. A primeira é a "marca de produto ou serviço", utilizada para designar uma linha de produtos ou serviços ou distinguir produtos semelhantes desta mesma linha. Exemplos:

A segunda é a "marca de certificação", utilizada para atestar que certo produto ou serviço observa determinados padrões pré-estabelecidos. Exemplos:

 

Por fim, a "marca coletiva", empregada com a finalidade de identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, como, por exemplo, no caso das cooperativas.Exemplos:

Existe também a divisão das marcas nas categorias chamadas Marcas Nominativas, Figurativas, Mistas e Tridimensionais.

Marca Nominativa é, segundo o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010), aquela formada por uma ou mais palavras, bem como os neologismos, as combinações de letras e/ou algarismos, podendo estes ser romanos ou arábicos. Neste caso, a proteção é conferida apenas ao aspecto fonético, nominal da marca.

As marcas figurativas são aquelas constituídas por desenhos, imagens, ou representações gráficas estilizadas de letras ou numerais, conforme o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010). Possuem proteção quanto a imagem, ilustração, figura marcária.

Exemplos:

As marcas mistas são as compostas de combinações entre elementos nominativos e figurativos, conforme o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010). A proteção conferida às marcas mistas abrange tanto o aspecto ilustrativo da marca, quanto seu aspecto nominal, sua fonética. Exemplos:

 

 

São marcas tridimensionais, segundo esse Instituto (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010), aquelas que representam a forma "real" do produto ou de sua embalagem, de modo que por si só sejam capazes de distinguí-lo. Como exemplo pode-se indicar:

 

Para as marcas registradas como tridimensionais é conferida proteção quanto ao design gráfico da embalagem do produto e do produto em sim.


3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MARCAS

Segundo Marques (2010, p. 33-49), não se sabe ao certo a origem do uso das marcas. Porém, há relatos do emprego de símbolos em objetos e animais com a finalidade de indicar a propriedade destes já na Idade Antiga.

Fran Martins (1996, p. 464-465) aduz que desde a Antiguidade pode-se verificar o hábito de comerciantes assinalarem suas mercadorias com o intuito de distingui-las de outras semelhantes. Para tanto utilizavam figuras, letras, nomes ou símbolos. No entanto, até a Idade Média, esses sinais não integravam a propriedade do empresário.

Este autor (1996, p. 464-465) ensina que até a época romana tais sinais apenas eram utilizados para distinguir a mercadoria, ou seja, não tinham significado patrimonial. Na Idade Média, a partir do desenvolvimento das relações comerciais, as marcas começaram a figurar como importante elemento da propriedade do empresário. Somente após a Revolução Francesa, segundo Martins (1996, p. 464-465), foi possível a utilização individual de marcas, bem como a criação de sanções para quem utilizasse as marcas registradas de terceiros.

Martins (1996, p. 464-465) explica que, num primeiro momento, as marcas pertenciam às corporações de ofício. Quem quisesse utilizá-las deveria depositá-las no registro da corporação. Desempenhavam, conforme ensina Marques (2010, p. 33) a função de identificar a procedência do produto, de atestar que este advinha de certa corporação de ofício e que obedecia às regras de produção desta.

Com o objetivo de impedir a confusão entre os produtos da corporação com o de terceiros que comercializassem bens semelhantes, bem como para garantir que os produtos dos artesãos ligados a corporação atendessem às suas normas de fabricação, os artesãos ligados a esta eram obrigados a colocar sinais distintivos em seus produtos, indicando a corporação a qual pertenciam, conforme João da Gama Cerqueira (apud Marques, 2010, p. 33-49). Posteriormente os artesãos deveriam colocar em seus produtos, além do símbolo da corporação, sinais individuais.

Marques (2010, p. 33-49) relata que após isto, alguns comerciantes perceberam que ao inserir em seus produtos marcas pessoais, criariam vínculo mais estrito entre si e seus produtos, sendo mais facilmente identificados pelos consumidores. Contudo, as corporações de ofício não deixaram de exigir que seu sinal identificador estivesse aposto ao produto, tendo tamanho superior ao da marca pessoal do artesão.

As Revoluções Francesa e Industrial (séc. XVIII e XIX) trouxeram grandes transformações no modo de produção, a partir do desenvolvimento da tecnologia, fazendo com que surgissem máquinas capazes de fabricar produtos idênticos em grandes escalas. Esse desenvolvimento tecnológico juntamente com os ideais iluministas, fizeram com que acabassem as corporações de ofício.

A grande produção de produtos do mesmo gênero por fábricas diferentes fez com que fosse necessária a criação de maneiras diferentes capazes de atrair e manter a clientela. A partir dessa necessidade, foram criadas as primeiras propagandas e estratégias de venda, sendo as marcas importantes não só para identificar a procedência da mercadoria como também uma forma de distinção e divulgação do produto em si, conforme Douglas Gabriel Domingues (apud Marques, 2010; P. 33-49).

Marques (2010, p. 33-49) ensina que a partir do século XX as marcas passaram a desempenhar não só a função de distinguir os produtos, mas também de divulgar, perante os consumidores, suas características e melhorias. Assim, o surgimento de um novo produto, ou uma melhoria efetuada em um bem já existente, ensejava a criação de uma nova marca, a fim de se divulgar sua alteração.

Com o passar do tempo a função desempenhada pelas marcas, de identificação de procedência da mercadoria passou a ser subsidiária. As marcas passaram a conceder aos produtos ou serviços certa "personalidade", fazendo com que fossem reconhecidos por si só, isto é, por suas qualidades, não importando, num primeiro momento, quem fosse seu fabricante. Alguns empresários passaram, até mesmo, a terceirizar a fabricação de determinados bens, cuidando apenas da regulamentação da produção, da divulgação e venda das mercadorias, segundo Naomi Klein (apud Marques, 2010, p. 33-49).

A identificação da origem do produto ou serviço passou a ser importante apenas para garantir ao consumidor o direito de demandar contra os fabricantes ou fornecedores que lesassem seus direitos, conforme Marques (2010, p. 33-49). Para tanto, o legislador criou regras de comercialização de bens e serviços, devendo estes trazer a identificação de sua origem, através do nome empresarial do fabricante.

Marques (2010, p. 33-49) aduz que o interesse em se criar uma "personalidade" para os bens e serviços tem se tornado cada vez mais predominante. Os comerciantes passaram a se preocupar cada vez menos com a divulgação das características dos produtos e os consumidores passaram a nortear suas escolhas pelas sensações que têm ao conhecer determinado produto ou serviço.

Na segunda metade do séc. XX e no início do séc. XXI, segundo Richard J. Semenik e Gary J. Bamossy (apud Marques, 2010, p. 33-49), as marcas voltaram a ser, na prática, obrigatórias. Não por imposição legislativa, mas pela concorrência mercadológica. Marcas bem reconhecidas e aceitas pelos consumidores aumentam a lucratividade da empresa.

Conforme Mauro Calixta Tavares (apud Marques, 2010, p. 33-49), a marca tornou-se, assim, um dos elementos mais valiosos da propriedade empresarial. Existem, atualmente, marcas cujo valor financeiro ultrapassa o valor do patrimônio corpóreo da sua proprietária.


4 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO REGISTRO DE MARCAS

A terminologia da palavra "princípio" está definida no dicionário como preceitos elementares ou requisitos primordiais instituídos como base, alicerce de algo. Conforme ensina Silva (1967, p. 1.220-1.221), são o conjunto de regras ou preceitos que servem de base à toda espécie de ação jurídica, descrevendo, assim, a conduta a ser seguida nas operações jurídicas. Traduzem sentido mais relevante que a própria norma ou regra legal, pois são pontos básicos, fundamentais do Direito, são alicerces do Direito. Neste sentido, os princípios representam o conjunto de preceitos nos quais se fundamentam os ordenamentos jurídicos.

Constituem orientações gerais que podem estar expressas ou não nos textos legais. As atividades legislativas e judiciárias devem orientar-se não somente pelo texto positivado das leis, mas ter como fonte de interpretação e aplicação das regras os princípios legais que as ensejaram.

O registro marcário brasileiro é regido pela Lei 9279/96 que possui em seu texto alguns princípios que constituem verdadeiras limitações aos interessados em registrar uma marca, bem como proteções àqueles que já possuem uma marca registrada e aos consumidores, que podem ser levados à confusão quanto à procedência de determinado produto ou serviço. Podem ser citados os princípios da novidade, especialidade e territorialidade da marca.

O STJ, tendo como base os princípios norteadores do registro marcário, decidiu pelo provimento de um recurso especial que buscava o cancelamento de decisão administrativa que acolheu o registro de uma marca que reproduzia parte do nome empresarial de uma empresa registrada anteriormente. Eis a ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO

ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

(STJ, Rec. Esp 1204488 / RS - RECURSO ESPECIAL 2010/0142667-8 – RS, 2010) (grifos nossos)

A decisão acima demonstra claramente que não deve ser considerado um princípio isoladamente, como fundamento para a resolução de uma lide, mas sim todos eles em conjunto e de maneira harmônica com o restante dos componentes jurídicos.

4.1 Princípio da Novidade

Segundo Loureiro (1999, p. 230-233), para que um empresário possa registrar determinado sinal como marca, é necessário que este sinal seja novo, ou seja, que não tenha sido registrado anteriormente por um terceiro que atue no mesmo ramo mercadológico.

Neste sentido, os empresários que possuírem registro de determinado sinal como marca, encontram-se protegidos frente a terceiros que possam lhes proporcionar prejuízos ao utilizar seu sinal em suas atividades mercantis. Evita, assim, a concorrência desleal.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem decidindo neste sentido, conforme a ementa que se segue:

NOME COMERCIAL - REGISTRO ANTERIOR NA JUNTA COMERCIAL - PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA NO INPI - UTILIZAÇÃO DO NOME POR OUTRA EMPRESA- MESMA ATIVIDADE - REGISTRO POSTERIOR - GARANTIA DE PROTEÇÃO À PRIMEIRA - ABSTENÇÃO DE NOME. A autorização para o uso do nome comercial depende apenas de seu cadastro e arquivamento em uma das Juntas Comerciais de um dos Estados da federação, diversamente da marca que exige registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A doutrina e jurisprudência sedimentadas primam pela proteção da marca, com o objetivo de reprimir a concorrência desleal, evitando possibilitar a confusão do consumidor no momento de adquirir produtos ou serviços. Tendo determinada empresa registrado o nome em uma das juntas comerciais do País, e, igualmente, requerido o registro da marca perante o INPI, assiste-lhe o direito de exigir que outra empresa, especialmente no exercício da mesma atividade, se abstenha de se utilizar do mesmo nome ou marca.

(TJMG, Apelação Cível 1.0024.06.035115-2/001 – MG, 2008)

Assim, possui direito à propriedade de determinado sinal aquele que o registrou primeiramente, seja como marca, seja como nome empresarial.

Lélio Denicoli Shmidt (2007, p. 38) destaca e relembra que o empresário adquire a propriedade de determinado sinal a partir do seu registro. Porém, na ausência deste, aquele que se utiliza de uma marca sem registro possui um direito pessoal baseado nas normas que reprimem a concorrência desleal.

4.2 Princípio da Especialidade ou Especificidade

A mesma marca poderá ser registrada por empresários diferentes desde que atuem em ramos de atividades distintas, cujos produtos ou serviços não sejam capazes de causar confusão nos consumidores e desde que não se trate de marca notória ou de alto renome, conforme Loureiro (1999, p. 230-233).

Caso a marca não seja suscetível de causar engano ao consumidor, poderá ser registrada por empresas de segmentos diferentes. É o que ocorre, por exemplo, com a marca "O Globo". Atualmente é possível a convivência harmônica entre a "Água sanitária O Globo", a "Revista O Globo", o "Jornal O Globo", entre outros, pois os segmentos mercadológicos são distintos.

Neste sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA - PRESCRIÇÃO - MARCA - NOME COMERCIAL - EMPRESAS DO MESMO RAMO COMERCIAL - CONTRAFAÇÃO - PROTEÇÃO LEGAL -PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - INDICAÇÃO DA LOCALIDADE - PROIBIÇÃO DE CITAÇÃO ISOLADA. Segundo a Súmula 142, do STJ, era vintenário o prazo de prescrição da ação na qual se pretendia a abstenção de uso de marca ou nome comercial, à luz da legislação anterior. A utilização de expressão isolada sem a razão social, semelhante à marca e nome comercial de empresa de mesmo ramo, capaz de induzir terceiros a erro, enseja a vedação legal de uso decorrente da proteção de marcas e patentes. O princípio da especificidade assegura a proteção da marca especialmente para a classe do ramo mercadológico registrado por empresa ou autônomo, o que veda a utilização por terceiros da mesma expressão sem qualquer distinção.

(TJMG, Apelação Cível 1.0153.98.000532-3/001 – MG, 2008)

O princípio da especialidade, desta forma, impede a concorrência desleal e a confusão do consumidor acerca da origem do produto ou serviço. Assim, o legislador entendeu que poderá haver o uso de uma mesma marca por proprietários diferentes desde que se trate de ramos mercadológicos distintos, que possuem público alvo distintos, pois assim os direitos dos consumidores e dos empresários continuarão resguardados.

4.3 Principio da Territorialidade

A proteção marcária se estende por todo o território do país no qual esta foi registrada, não se estendendo a países nos quais esta não foi objeto de registro. Segundo Loureiro (1999, p. 230-233), a exceção encontra-se nas marcas notórias, pois possuem proteção especial no Brasil mesmo que não tenham sido registradas em seu território (art. 126 da LPI).

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, neste sentido, tem decidido:

AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LEI 9.279/96. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS. PROVA. O art. 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo garantido ao titular o seu uso exclusivo, em todo o território nacional. Deve ser impedido o registro e vedada a utilização de uma marca que apresenta grande semelhança com uma outra já registrada, ainda mais quando ambas se referem a produtos de um mesmo segmento mercadológico. Não há que se falar em indenização, quando inexiste prova do dano.

(TJMG, Processo 2.0000.00.429892-8/000(1) Relator Des.(a) Albergaria Costa– MG, 2004)

A decisão supracitada esclarece o entendimento de que para aplicar o princípio da territorialidade, primeiramente deve-se observar se versa sobre marca comum, marca de alto renome ou marca notória, pois a lei confere a estas duas últimas uma proteção especial. Em se tratando de marca notória, não há necessidade de registro em território nacional para que o titular goze de seu uso e fruição exclusivo. Para tanto deverá ser registrada em seu país de origem e ser considerada como notória, conforme Schmidt (2007, p. 31-71). Em caso contrário, para se requerer a proteção marcária, o pretendente deverá registrar sua marca no INPI, pois somente com o registro é conferido o direito de uso exclusivo do sinal em todo o território nacional.

4.4 Demais Princípios

Além dos princípios acima elencados, existem outros que são subsidiários a estes, motivo pelo qual não são abordados aqui em tópicos distintos. Podem-se citar os princípios da interdependência, da afinidade, da celebridade, da distintividade e o da veracidade.

Conforme ensina Schmidt (2007, p. 31-71), corriqueiramente alguns empresários utilizam-se do título do estabelecimento comercial, de elemento característico do nome empresarial e do domínio de uma empresa como expressão empregada para desempenhar a função de uma marca. A proteção dada a estes institutos possui uma interdependência. Assim como o prévio uso de uma marca obsta o registro de um nome empresarial, é vedado o registro de uma marca com o nome de um estabelecimento comercial pré-existente, desde que os empresários atuem no mesmo segmento mercadológico ou que se trate de marca famosa. O princípio da interdependência, assim, objetiva evitar a concorrência desleal.

Neste sentido, tem entendido o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO EMPRESARIAL. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA - CONCESSÃO DO REGISTRO - PRECEDÊNCIA - DIREITO À EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA EM ÂMBITO NACIONAL. CONCORRENTE - SEDE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - UTILIZAÇÃO PRÉVIA DA MARCA COMO NOME EMPRESARIAL - IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. MARCA é um sinal distintivo, suscetível de percepção visual, que identifica, direta ou indiretamente, produtos e/ou serviços. O registro da MARCA está condicionado, dentre outros, à idéia de novidade relativa, não se exigindo do empresário que crie sinal ou expressão lingüística, mas apenas que lhe dê nova utilização, ainda não empregada. Já o nome empresarial é aquele utilizado para identificar o empresário, enquanto no exercício de atividade econômica, ou seja, enquanto a marca  identifica produtos ou serviços, o nome empresarial  identifica o empresário. Com relação à tutela, a proteção ao nome empresarial  se estende ao limite geográfico do Estado em que se encontra registrado na Junta Comercial. A proteção da marca , por sua vez, registrada no INPI, vale em todo o território nacional. Além disso, a tutela da marca  tem efetividade apenas com relação ao ramo mercadológico do titular do registro (princípio da especificidade); já o registro do nome empresarial  impede que outros empresários, ainda que de outros ramos empresariais, dele se utilizem na consecução de sua atividade econômica. Evidenciado nos autos que a sociedade empresária autora é detentora do registro de marca  identificadora da prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros e transporte turístico junto ao INPI, faz jus à tutela inibitória da utilização da mesma por outra do mesmo nicho mercadológico, ainda que esta se utilize da marca anteriormente como denominação empresarial e esteja sediada em outra unidade da federação. Negaram provimento ao recurso. De ofício, retificar o dispositivo da sentença.

(TJMG, Processo nº 1.0016.09.092312-5/001(1), Relator Des. Sebastião Pereira de Souza – MG 2011)

A decisão a cima reforça o entendimento de que os princípios devem ser considerados de maneira conjunta e não se basear-se em apenas um deles para se julgar determinada ação.

O princípio da afinidade é complementar ao princípio da especialidade. Segundo Shmidt (2007, p. 31-71), para que seja possível o registro de uma mesma marca por empresários diferentes, não basta verificar se atuam em segmentos mercadológicos distintos. Deve-se analisar se estes produtos ou serviços não possuem afinidade entre si, pois é possível haver colidência entre marcas utilizadas em classes de produtos diferentes, da mesma forma que é possível que não cause confusão ao consumidor o emprego de uma mesma marca em produtos distintos de uma mesma classe. Averigua-se a afinidade entre produtos ou serviços que, mesmo que pertençam a classes diferentes, são muito próximos entre si, seja em razão do gênero ou finalidade, dentre outros aspectos. A Resolução n. 51/97 do INPI cita como exemplo a afinidade existente entre hortaliças e cereais, em relação ao gênero; roupas esportivas e objetos esportivos, em relação à finalidade específica. Havendo afinidade entre os produtos ou serviços, o registro marcário por empresários distintos deverá ser vedado. Sobre o tema decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA.

ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 535, II DO CPC. TRIBUNAL A

QUO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE PROVA. AGRAVO

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Violação ao artigo 535, II do CPC: o acórdão recorrido não pode ser acoimado de omisso, pois examinou a matéria debatida na lide, expondo os fundamentos que o levaram a assumir as conclusões firmadas. O fato de não decidir a causa sob a ótica desejada pela parte não o torna infrator do artigo 535 do CPC.

2. Anulação de Registro de Marca: ao firmar a conclusão de que não há possibilidade de confundir-se o consumidor entre a marca "UNILEVER" da recorrente e a marca "UNILEVEL" da recorrida, porque o circuito de distribuição e comercialização dos produtos por ela assinalados é totalmente distinto, não se podendo cogitar de concorrência desleal ou desvio de clientela, o Tribunal recorrido tomou em consideração os elementos fáticos carreados aos autos. Incidência da Súmula 07/STJ.

3. Exceção: somente o alto renome, não comprovado na espécie, a justificar a proteção em todas as classes de produtos, implicaria na desconstituição do registro da marca. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STJ, Agravo Regimental Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 2008/0159423-4 – RJ- 2008)

O princípio da celebridade visa conferir uma proteção mais ampla às marcas de alto renome ou notorias. Assim as marcas mais famosas, ou seja, mais conhecidas pelo público em geral, mesmo que não estejam registradas no território nacional, impedem o registro de terceiros, independentemente do segmento mercadológico em que atuem. Aduz Shmidt (2007, p. 31-71) que, dessa forma, o princípio da celebridade visa impedir o aproveitamento parasitário, constituindo uma exceção aos princípios da especialidade e da afinidade.

Conforme ensina Patrícia Porto (Patrícia Carvalho da Rocha Porto, 2010), são consideradas "marcas de alto renome" aquelas que são conhecidas por consumidores de diferentes segmentos de mercado e que possuem boa reputação perante estes. Já as "marcas notoriamente conhecidas" são aquelas expressivamente reconhecidas pelos consumidores daquele específico segmento de atividades. Como exemplo

O princípio da distintividade informa que para ser registrado como marca um sinal deverá ter capacidade distintiva. Os sinais muito longos ou complexos, as expressões de uso comum, genérico ou vulgar, termos técnicos, entre outros, conforme ensina Shmidt (2007, p. 31-71), não são passíveis de registro por não terem a capacidade de distinguir os produtos e serviços em geral. Porém poderão ser registradas as chamadas marcas evocativas, quais sejam as que, mesmo contendo expressões de uso comum, tornam-se distintivas através de sua grafia heterodoxa ou forma plástica peculiar. Como exemplo pode-se citar a palavra "mãe". Isoladamente e sem gozar de forma plástica distintiva essa palavra não poderá ser registrada como marca. Porém, se for acrescida de algum sinal ou de outra palavra, bem como de adornos que a deixem inovada, poderá ser passível de registro.

O princípio da veracidade, conforme Shmidt (2007, p. 31-71) preceitua que a mensagem transmitida pela marca não deve ser passível de causar engano, nem ser meio de prática de engodo ou de publicidade enganosa. É necessário que os sinais marcários esteja em conformidade com a mensagem que transmitem, sem dar margem à equívocos.

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Sobre a autora
Stéphanie Caroline Cardoso de Oliveira

Advogada em Contagem (MG).

Como citar este texto (NBR 6023:2018 ABNT)

OLIVEIRA, Stéphanie Caroline Cardoso de. Sinais passíveis de proteção como marcas no Direito brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3137, 2 fev. 2012. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/20990. Acesso em: 18 mai. 2022.

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