1. Noções introdutórias
No exercício da atividade empresária, diferentes elementos identificadores são utilizados pelo empresário, cada um com sua finalidade específica e tratamento legal próprio. O emprego de atributos distintivos para identificar o próprio empresário, seus produtos e serviços, ou seu estabelecimento, físico ou virtual, é matéria do interesse tanto de seu titular quanto de sua clientela. Com efeito, são protegidos pelo direito em diferentes planos, haja vista que conflitos entre tais elementos podem facilmente causar prejuízos ao empresário e danos à sua imagem.
2. nome empresarial
Em primeiro lugar, o empresário se serve do nome empresarial para identificar a si próprio, seja ele pessoa física ou jurídica, e, ao mesmo tempo, distinguir-se de seus concorrentes. A proteção ao nome empresarial justifica-se pelo interesse do empresário na preservação de sua clientela e de sua reputação, evitando assim que outro se passe por ele em suas relações negociais; é com o nome empresarial que serão assumidas as obrigações relativas às atividades da empresa e que também servirá de referência para o público em geral, garantindo maior segurança aos atos realizados.
Para os efeitos da proteção da lei, são equiparados ao nome empresarial a denominação das sociedades simples, associações e fundações, como estabelece o parágrafo único do Art. 1.155 do Código Civil.
O nome empresarial somente recebe proteção após o arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações, perante o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, realizado por meio da Junta Comercial. Tal proteção, cumpre destacar, se dá apenas no âmbito da unidade federativa onde os documentos foram arquivados, conforme determina o Art. 1.166 do Código Civil[1]. A proteção, portanto, “restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica”, conforme posicionamento do STJ sobre a matéria[2].
Conforme previsão do parágrafo único do artigo acima mencionado, é permitida a extensão do uso exclusivo do nome a todo o território nacional, se registrado na forma de lei especial. Assim, seguindo-se disposição do Decreto Nº.1800/1996[3], “a proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da pessoa interessada, observada a instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC”.
Assim, o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro, devendo o empresário que tiver nome idêntico ao de outro já existente, acrescentar designação que o distinga, segundo o Art. 1.163 do mesmo diploma legal[4], e Art. 3º, §2º da Lei Nº6.404/1976 (Lei das S.A.)[5]. Nesse sentido, a Lei Nº8.934/1994, estabelece em seu Art. 35, inciso V, que não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente[6].
3. título de estabelecimento
Já o título de estabelecimento, popularmente chamado de nome fantasia ou nome de fachada, por sua vez, identifica o local do exercício da atividade empresária. Tem como função permitir que a clientela reconheça o estabelecimento de determinado empresário, distinguindo-o de seus concorrentes, sendo utilizado pelo empresário para se apresentar ao mercado consumidor principalmente em seu material publicitário. Por servirem a diferentes propósitos, nome empresarial e título de estabelecimento não precisam ser necessariamente idênticos; inclusive, um empresário que possua diferentes estabelecimentos pode perfeitamente adotar diversos nomes fantasias. Sua proteção, por sua vez, é feita em um âmbito diferenciado, adquirida mediante o registro na forma de marca.
4. marca registrada
A marca, por sua vez, tem como função identificar o produto ou serviço que é oferecido pelo empresário, sendo representada por um sinal distintivo visualmente perceptível, desde que não compreendido nas proibições legais nos termos da Lei da Propriedade Industrial (LPI)[7]. Trata-se, portanto, de um elemento identificador utilizado pelo empresário em sua atividade – assim como seu nome empresarial e título de estabelecimento – o qual, entretanto, permite distinguir seus produtos e/ou serviços daqueles de outros empresários.
Percebe-se, portanto, como a marca está intimamente ligada à formação de clientela, uma vez que auxilia o consumidor na escolha de determinado produto ou serviço, evitando confusão com outros semelhantes ou afins colocados à sua disposição; este, por sua vez, associará a experiência positiva com determinado produto ou serviço a uma determinada marca, influenciando um futuro processo de decisão de compra.[8]
Diferentemente do nome empresarial, a marca é protegida em âmbito nacional. Sua propriedade é adquirida mediante registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal encarregada de executar as normas que regulam a propriedade industrial. Embora a proteção legal conferida às marcas registradas assegure ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, tal amparo restringir-se-á ao ramo de atividade econômica de seu titular, pelo chamado princípio da especialidade ou da especificidade.
Por tal princípio, segundo entendimento do STJ, a proteção ao signo estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros[9]. Assim, é admitida a existência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que ligadas a produtos ou serviços distintos: em tal caso, por se tratar de clientelas distintas, inexiste a possibilidade de confusão por parte dos consumidores.[10]
Dessa forma, ao realizar o pedido de registro de marca, o interessado deve apontar a natureza dos produtos ou serviços que sua marca visa assinalar. Para tanto, o INPI segue a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Classificação de Nice), que possui uma lista de 34 (trinta e quatro) classes de produtos e 11 (onze) classes de serviços. Evidentemente, o registro de determinada marca em uma classe depende da inexistência de registro – ou depósito de pedido de registro – de marca igual ou semelhante nessa mesma classe.[11]
Uma vez deferido o pedido de registro da marca, nos termos do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio[12], seu titular gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão.
5. identificação e solução de conflitos
5.1. Conflito entre marca registrada e nome empresarial
Apesar de marca e nome empresarial serem utilizados pelo empresário com finalidades distintas, com formas diferentes de proteção ao seu uso, existe a possibilidade de colidência entre tais signos distintivos da atividade empresária em determinados casos. Para aferição de eventual colidência e solução da controvérsia, deve se levar em conta os princípios da territorialidade e da especialidade, bem como o critério da anterioridade, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Se seus respectivos titulares atuarem em segmentos mercadológicos diferentes, não há que se falar em conflito entre marca e nome empresarial de terceiro por não haver indução a erro, dúvida ou confusão entre seus usuários. Ficaria, portanto, afastada a norma do Art. 124, inciso V, da LPI, que estabelece que não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos
Da mesma forma, pela questão da territorialidade, a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa; seria necessário, de acordo com o STJ, estender sua proteção a todo território nacional por meio de pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, a fim de deter a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional[13].
Assim, o critério da anterioridade deve ser aplicado subsidiariamente, quando os princípios da especialidade e da territorialidade indicarem não ser possível a manutenção da marca registrada e do nome empresarial sem confusão aos consumidores e prejuízo ao titular mais antigo. Portanto, o titular anterior prejudicado pode apresentar ação judicial de nulidade do registro de marca[14], ou para modificação ou abstenção de uso de nome empresarial, se for o caso, sem prejuízo da indenização cabível ou mesmo da ação criminal, se verificado o cometimento de crime de concorrência desleal.
5.2. conflito entre marca registrada e nome de domínio
Por fim, cabe mencionar os conflitos envolvendo marcas registradas e nomes de domínio, tendo em vista a popularidade da internet e a enorme visibilidade que pode conferir ao empresário. Primeiramente, o registro de um endereço na internet é ato declaratório feito pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br)[15], concedido àquele que primeiro solicitar.
Dessa forma, pode ocorrer do nome de domínio registrado colidir com marca registrada de outrem. Como visto, cabe ao titular da marca registrada o seu uso exclusivo, podendo impedir terceiros de fazerem uso desta, especialmente quando houver possibilidade de confusão por parte do público consumidor. Se se sentir prejudicado, cabe ao titular da marca registrada recorrer ao Judiciário para dirimir a questão, onde se discutirão as variáveis de cada caso, tais como a possibilidade de confusão para o público em geral, má-fé daquele que requereu o registro do nome de domínio, prática de atos de concorrência desleal, anterioridade do registro, etc.
Seguramente, em se tratando de dois empresários com marcas idênticas registradas em classes diferentes, obterá o registro do endereço eletrônico aquele que primeiro o requerer. Por outro lado, o legítimo titular de marca registrada perante o INPI possui o direito de reivindicar o nome de domínio de terceiro que a reproduza, quando este não for titular de marca idêntica em registrada em outra classe de produto ou de serviço.[16]
6. considerações finais
Embora o nome empresarial, o título de estabelecimento e a marca sirvam a finalidades diferentes, com regimes próprios de proteção, pode ocorrer de estes signos serem registrados com elementos iguais ou bastante semelhantes. Naturalmente, o empresário se preocupará em sanar qualquer tipo de desorientação de sua clientela, razão pela qual tais questões são comumente discutidas em juízo.
Nesses casos, a controvérsia não se restringe simplesmente ao aspecto temporal do registro. Como restou demonstrado, os tribunais costumam levar em consideração, na apreciação da matéria, os segmentos de mercado e a situação territorial das partes que se valem de elementos identificadores conflitantes.
Em outros casos, quando o conflito não decorre de registros colidentes, mas sim de condutas clandestinas de outro empresário, resta configurado o crime de concorrência desleal[17]. Independentemente da ação criminal cabível, o prejudicado poderá valer-se de ações cíveis para reclamar o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados.
Em se tratando de endereço eletrônico conflitante com marca registrada de terceiro, é preciso verificar se o titular do domínio também possui o registro de marca homônima em outra classe. Em caso negativo, cabe ao prejudicado exigir em juízo a transferência do registro de tal domínio em seu favor. Não são poucos os casos de terceiros que propositalmente registram um site com nome idêntico a alguma marca registrada, apenas com a finalidade de vendê-lo ao legítimo titular da marca. Evidentemente, tais casos de uso indevido na internet de nome alheio, com manifesta intenção de usurpar nome e prestígio de outrem, configura concorrência desleal.
bibliografia
ABREU, Camille Damé. Nome empresarial versus marca. O descompasso da tutela dos direitos dos diferentes signos e dos critérios de solução dos conflitos. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11280&revista_caderno=8>. Acesso em jul 2014.
BRANCHER, Paulo. Direito da Concorrência e Propriedade Intelectual – da Inovação Tecnológica ao Abuso de Poder. São Paulo: Singular, 2010.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 14ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2010.
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 21ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009.
DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
PEREIRA, Alexandre Demetrius. Marca e Nome Empresarial: conflitos e abordagem da jurisprudência do STJ. Disponível em:
< http://www.blogdireitoempresarial.com.br/2011/03/marca-e-nome-empresarial-conflitos-e.html> Acesso em jul 2014.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 31ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012
SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. 4ª Edição. São Paulo: Manole, 2010.
TOMAZETTE, Marlon. A proteção ao nome empresarial. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1062, 29 maio 2006. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8456>. Acesso em: 11 jul. 2014.
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. Vol 1. São Paulo: Atlas, 2008.
NOTAS
[1] Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.
Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.
[2] STJ – 4ª Turma - EEARES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO REC – 653609, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 27/06/2005.
[3] O referido decreto regulamenta a Lei Nº8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.
[4] Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.
Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.
[5] Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes.
[6] Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, a lei não esclarece o que seria um nome idêntico ou semelhante a outro já arquivado. “A solução, assim, é dada pelo seguinte critério de natureza doutrinal: a identidade ou semelhança não diz respeito senão ao núcleo do nome empresarial. Os elementos identificadores do tipo societário, do ramo de atividade, bem como as partículas gerais (“& Cia.”, “Irmãos”, “Sucessor de” etc.), devem ser desprezados na análise da identidade ou semelhança entre dois nomes empresariais. Por núcleo do nome empresarial se entende a expressão que é própria do seu titular, aquela que o torna conhecido, tanto entre os consumidores como entre os fornecedores. É a parte do nome empresarial que não se pode abstrair sem desnaturá-lo, sem perder de vista aquele específico sujeito de direito que se pretende identificar”. COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 21ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 82.
[7] Lei Nº9.279, de 14 de maio de 1996.
[8] Segundo Gabriel di Blasi, a marca representa, para o consumidor, a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou condições de qualidade e desempenho. “Além disso, a marca atua como um veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem incorpóreo, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou outro sinal distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à clientela uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência.” DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 292.
[9] REsp 333105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 05/09/2005.
[10] A exceção à regra da especificidade encontra-se no Art. 125 da Lei da Propriedade Industrial: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.
[11] Como regra, aquele que primeiro depositar um pedido possui prioridade ao registro. A exceção refere-se ao usuário anterior, tratada pelo §1º do Art. 129, LPI: “Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.
[12] Em inglês, “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)”: tratado internacional está em vigor no Brasil desde 1º de janeiro de 1995 e possui eficácia plena, pelo Decreto Nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
[13] REsp 1204488 RS 2010/0142667-8, Min. Relatora NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011.
[14] De acordo com o Art. 165 da LPI, é nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições daquela lei.
[15] A atividade de registro de nomes de domínio pertencia ao Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGIbr, criado por meio do Decreto Nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, tendo sida posteriormente delegada ao NIC.br por meio da Resolução Nº 001/2005.
[16] COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 21ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 91-92.
[17] Para o presente estudo, merecem destaque, especificamente, os incisos III e V do Art. 195 da LPI:“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
(...)
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
(...)
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências.”