INTRODUÇÃO
O presente estudo tratará, em um primeiro momento, do conceito geral, da natureza jurídica e da função precípua da marca, demonstrando, inclusive, sua origem histórica, bem como sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro.
Em continuidade, serão demonstrados também os tipos de marca existentes, de acordo com a Lei que rege a Propriedade Industrial, a denominada Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, quais sejam: as marcas de produto ou serviço, as marcas de certificação e a marca coletiva.
Será demonstrado, ainda, a respeito do registro da marca à luz do princípio da especificidade, quem é o legitimado para requerer este registro e quais os direitos decorrentes para aquele que o requereu.
Ao final, serão especificados também os sinais que podem e os que não podem ser registrados como marca, além das hipóteses de extinção de seu registro.
1. Aspectos Históricos da Propriedade Industrial e das Marcas
Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, a história da Propriedade Industrial, também chamada de Direito Industrial, teve início na Inglaterra, com a edição do Statute of Monopolies.
A história do direito industrial – ramo jurídico muitas vezes referido pela expressão ‘marcas e patentes’ – tem início na Inglaterra, mais de um século antes da primeira Revolução Industrial, com a edição do Statute of Monopolies, em 1623, quando, pela primeira vez, a exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica deixou de se basear apenas em critérios de distribuição geográfica de mercados, privilégios nobiliárquicos e outras restrições próprias ao regime feudal, para prestigiar as inovações técnicas, utensílios e ferramentas de produção[1].
O principal ponto de partida do direito industrial, portanto, foi na Inglaterra, onde foi possível perceber que se deu início a uma maior valorização das invenções, das ferramentas utilizadas para a produção, enfim, de diversas técnicas usadas na época para aprimorar a produção de determinados bens, dando ao inventor certos privilégios.
Podemos citar, como o segundo marco que positivou o direito industrial, a Constituição dos Estados Unidos (1787), em seu artigo 1º, § 8.8 que “atribuiu ao congresso da Federação poderes para assegurar aos inventores, por prazo determinado, o direito de exclusividade sobre a invenção” [2].
Outra evolução do direito industrial, ainda nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, foi a criação da União de Paris, em 1883. A União de Paris é uma convenção adotada pelo Brasil e por diversos outros países como Inglaterra, Portugal etc., e exprime um conceito mais amplo da Propriedade Industrial, abrangendo não só os direitos dos inventores, mas também as marcas e outros sinais distintivos.
No Brasil, a história da Propriedade Industrial se inicia com a vinda da Coroa Portuguesa, no século XIX.
Em 1809, o Príncipe Regente baixou alvará que, entre outras medidas, reconheceu o direito do inventor ao privilégio da exclusividade, por 14 anos, sobre as invenções levadas a registro na Real Junta do Comércio. (...) em 1830, tendo já conquistado sua independência politica, o Brasil editou leis sobre invenções, atendendo à previsão constante da Constituição do Império (art. 179, n. 26.). Posteriormente, em 1875, surgiu a primeira lei brasileira sobre marcas, uma resposta à representação ao governo, apresentada por Ruy Barbosa (...) [3].
A princípio, o Brasil disciplinava separadamente as invenções e as marcas, tendo sido este critério abandonado somente em 1923.
Nos dias atuais, os direitos sobre a Propriedade Industrial são regidos por lei específica, a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, a qual se aplica às invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e à concorrência desleal.
Com relação às marcas, podemos dizer que o marco inicial de seu surgimento foi na Idade Média. No entanto, este assunto é bastante divergente na doutrina. Há aqueles que defendem que a marca teve sua origem na antiguidade, e aqueles que se posicionam no sentido de que esta surgiu na Idade Média.
João da Gama Cerqueira defende que o surgimento da marca se deu na Idade Média, e que esta, àquela época, é a que mais se identifica com os caracteres das de hoje, e com função semelhante a que desempenham nos dias atuais[4].
As marcas na Idade Média possuíam características e funções mais próximas que as de hoje possuem, ou seja, natureza de propriedade, além da função de identificar a origem do produto.
Nos dias de hoje, além do caráter de propriedade, a marca desempenha a função de individualizar o produto, de torna-lo único e diferenciá-lo dos demais. Portanto, podemos dizer que a origem das marcas se deu na Idade Média, onde suas características são as que mais se assemelham a dos dias atuais.
2. Definição e Natureza Jurídica da Marca
O artigo 122 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial) prevê:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Portanto, é possível observar que o conceito de marca adotado pelo legislador foi um conceito mais genérico, abrangendo todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis.
João da Gama Cerqueira define marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” [5].
Através do conceito trazido pelo referido autor, a marca nada mais é do que um sinal que pode ser posto aos produtos com a finalidade de diferenciá-los dos demais, tendo como função precípua a identificação do produto, ou seja, a marca torna o produto individualizado e único.
Além dessa função, a marca também desempenha uma função secundária, que é a de garantir ao consumidor final do produto certa legitimidade, pois, como é possível observar nos dias atuais, muitos consumidores adquirem um determinado produto por conta da marca que este carrega.
A respeito da natureza jurídica da marca, observa-se que é um tema bastante discutido e divergente na doutrina, visto que muitos doutrinadores a definem de maneira diversa. Alguns adotam a posição de que a marca tem natureza de direito pessoal (DI FRANCO) [6]; outros defendem a posição de que a marca tem natureza de direitos intelectuais (PICARD) [7]; e finalmente há os que se posicionam no sentido de que a marca tem natureza jurídica de direito de propriedade.
João da Gama Cerqueira defende o posicionamento de que a marca tem natureza jurídica de direito de propriedade:
Em nosso estudo, seguindo método diferente, procuramos estabelecer a unidade entre os diversos institutos da propriedade industrial e entre esta e a propriedade literária e artística, demonstrando que todos esses direitos se caracterizam como direito de propriedade, com as mesmas notas da propriedade de direito comum, apenas diversificando em relação ao seu objeto, que é incorpóreo. Daí o nome de propriedade imaterial, que distingue essa propriedade[8].
Portanto, temos que a marca tem natureza jurídica de direito de propriedade, uma vez que com o seu registro, adquire-se a propriedade desta, sendo possível exercer um direito real sobre ela. O direito sobre as marcas é caracterizado por um direito privado patrimonial, de natureza real, cujo objeto é um bem incorpóreo, imaterial.
Porém, podemos considerar este direito de propriedade como um direito diferenciado, ou até mesmo ‘especial’, nas palavras de Thiago Jabur Carneiro:
Sucede, todavia, que o direito de propriedade aplicável às marcas deve ser ‘especial’, e se fazer em consonância com os elementos e dispositivos normativos próprios da legislação específica. Neste aspecto, o direito de propriedade aplicável aos sinais em apreço merece destaque, mormente quando o titular da marca registrada, como detentor de um direito real sobre um bem imaterial, tem a prerrogativa legal de reivindicar como seu aquilo que foi legitimamente adquirido, de usar, gozar e dispor dessa marca, com exclusão de outrem, nos limites da lei[9].
Deste modo, a teoria que defende que a marca tem natureza de direito de propriedade é a mais correta a ser aplicada, pois, conforme explicitado, o titular da marca tem o direito de usar e gozar daquilo que ele próprio levou a registro, possuindo, também, o direito de dispor deste sinal por meio dos contratos de cessão e dos contratos de licença de marca; ou seja, ele pode exercer os mesmos direitos do proprietário de qualquer outro bem, porém, é claro, com alguns limites previstos na legislação específica.
3. Dos Tipos de Marca
O art. 123 da Lei 9.279/96 prevê três tipos de marcas: a marca de produto ou serviço; a marca de certificação; e a marca coletiva. Este artigo traz também o significado de cada uma delas, senão vejamos:
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
A marca de produto ou serviço, como o próprio artigo prevê, é aquela utilizada para diferenciar um produto de outro produto, um serviço de outro serviço. Ou seja, a marca de produto ou serviço é aquela que individualiza determinado produto ou serviço, diferenciando-os dos demais.
Podemos dizer, portanto, que a marca de produto ou serviço é uma marca de identificação direta, ou seja, o consumidor, ao comprar determinado produto ou serviço, consegue identificar de pronto a marca destes, seja porque está na embalagem do produto, nos uniformes dos empregados, etc. É essa a visão de Fábio Ulhoa Coelho, como demonstra o trecho abaixo transcrito:
As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza pela aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc. Dá-se uma identificação direta se o sinal está relacionado especificamente ao produto ou serviço. [10]
A marca de certificação é aquela que atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinados padrões de qualidade, ou seja, a marca de certificação demonstra que aquele produto ou serviço atingiu os padrões de qualidade exigidos por normas ou especificações técnicas, como o próprio art. 123 prevê.
A marca coletiva é aquela utilizada para identificar determinados produtos ou serviços que pertencem a uma determinada entidade, a uma determinada associação empresarial.
A marca de certificação e a marca coletiva são marcas de identificação indireta. Portanto, não é possível identificá-las prontamente, como acontece nas marcas de produtos ou serviços. É esta a visão do já citado autor, Fábio Ulhoa Coelho:
As marcas de identificação indireta são a coletiva e a de certificação. Existentes também em outros direitos (como o norte-americano, francês, alemão e espanhol), estas marcas possuem o traço comum de transmitirem ao consumidor a informação de que o produto ou serviço possui uma qualidade destacada, especial, acima da média; seja porque o empresário que os fornece participa de uma conceituada associação empresarial (a marca coletiva), seja porque foram atendidos determinados padrões de qualidade (a marca de certificação). [11]
As marcas de certificação e as coletivas possuem diversos aspectos em comum. Conforme explica Fábio Ulhoa Coelho, além de serem marcas de identificação indireta, ambas necessitam de um regulamento de uso para que assim possam ser levadas a registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Este regulamento deverá prever as condições de uso da marca de certificação ou coletiva, bem como as hipóteses de perda do direito ao uso dessas marcas.
Existe, ainda, outro aspecto em comum entre essas duas marcas: não é necessária a licença de uso para que um terceiro usufrua da marca. Para isso, basta que este terceiro atenda aos pressupostos previstos no regulamento de uso.
Mas se a marca de certificação e a marca coletiva possuem tantos aspectos em comum, o que as diferenciam?
A principal diferença entre elas é no tocante ao titular do registro. Na marca de certificação, o titular é um agente econômico sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, ou seja, o titular é uma pessoa que exerce a atividade de avaliar os produtos ou serviços fornecidos por outras pessoas. Já o titular da marca coletiva será sempre uma associação empresarial.
É o que sustenta Fábio Ulhoa Coelho, conforme demonstra o trecho de sua renomada obra, transcrito abaixo:
A diferença entre a marca coletiva e a de certificação diz respeito à natureza do titular do registro. No caso da coletiva, o titular será sempre uma associação empresarial, ou seja, uma entidade, sindical ou não, que congrega os empresários de determinado produto, ou de certa região, ou adeptos de uma específica ideologia (por exemplo, os empresários cristãos, os ecológicos, etc.). No caso da marca de certificação, o titular não é uma associação empresarial, mas um agente econômico (normalmente, um empresário) cuja atividade é a de avaliar e controlar a produção ou circulação de bens ou serviços, desenvolvidas por outros agentes[12].
As exigências para o requerimento do registro das marcas, seja ela de produto ou serviço, de certificação ou coletiva, estão previstas no art. 128 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), mais especificamente os parágrafos 2º e 3º do referido artigo, que dizem respeito às marcas coletivas e de certificação, respectivamente.
4. Do Princípio da Especificidade
O princípio da especificidade é considerado por muitos como o princípio fundamental do direito marcário na atualidade. Este princípio determina que “uma marca somente pode ser registrada em uma determinada classe de atividade ou produto” [13].
Portanto, é possível observar que o referido princípio estabelece que a marca deve ser específica, ou seja, deve se enquadrar em uma determinada classe.
Essa classificação deverá ser estabelecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), quando já não houver sido fixada em tratado ou acordo internacional vigente no Brasil. É o que preceitua o art. 227 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96), abaixo transcrito:
Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.
Atualmente, o acordo que fixa a referida classificação é o Acordo de Nice. Este acordo determina a classificação das marcas de forma uniforme e integrativa entre os países signatários. É o que afirma Newton Silveira ao atualizar a renomada obra de João da Gama Cerqueira:
Atualmente, a descrição dos produtos ou serviços cobertos pelo pedido deverá ser feita de acordo com a classificação internacional da marca prevista na oitava revisão do Acordo de Nice, adotada pelo Brasil desde janeiro de 2000[14].
O princípio da especificidade é responsável também por distinguir produtos e serviços semelhantes, uma vez que tem como fim precípuo especificar a marca de acordo com uma classificação determinada. Portanto, podemos afirmar que o referido princípio tem o condão de especificar o produto ou serviço.
O ilustre autor Thiago Jabur Carneiro, citando em sua obra o renomado autor Gama Cerqueira, expõe que com a evolução do capitalismo e a presença cada vez mais marcante da globalização, começaram a surgir as primeiras situações nas quais se fez necessário apreciar as marcas sob o prisma do princípio da especialidade, senão vejamos:
Exemplificativamente, conforme anota Gama Cerqueira, não se pode confundir uma garrafa de vinho com uma balança ou um automóvel. Por certo, são produtos evidentemente distintos. Hodiernamente, entretanto, complexo se faz distinguir produtos ou serviços semelhantes, mormente com a constante e gradual dinamização verificada no mundo dos negócios, ensejada, sobretudo, pela globalização crescente e necessidade de agilidade nas relações interempresariais[15].
Portanto, é possível observar o importante papel do princípio da especificidade em garantir aos produtos ou serviços uma determinada proteção dentro da classe a que pertencem. A exceção a este princípio são as marcas de alto renome, que gozam de proteção em todas as classes.
É o que consagra o Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto:
DIREITO COMERCIAL. CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIA. REGISTRO. PRINCIPIO DA ESPECIFICIDADE. EXCEÇÃO. MARCA "CARACU". LEI 5.772/1971, ART. 67. LEI 9.279/1996, ART. 125. RECURSO PROVIDO. I - o direito marcário brasileiro vincula-se ao principio da especificidade, segundo o qual a marca produz efeitos somente em relação a produtos ou serviços da respectiva classe de registro. Entretanto, a própria lei de regência traz exceção à regra, disciplinando que a marca notória, declarada em registro próprio, goza de proteção em todas as classes. II - a proteção legal tem por escopo resguardar o consumidor adquirente do produto, crédulo da procedência comum dos bens, sobretudo em razão do grande potencial econômico das empresas que detém a titularidade da marca notória. (STJ - REsp: 50609 MG 1994/0019502-8, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/05/1997, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.06.1997 p. 25543 LEXSTJ vol. 98 p. 88 RDR vol. 9 p. 303 RT vol. 743 p. 220)[16].
5. Do registro da marca e quem pode requerê-lo
O registro da marca é condição elementar para que o titular adquira a propriedade desta. Somente com o registro validamente expedido é que seu titular adquire a propriedade da marca, assegurando o uso desta em todo o território nacional, conforme dispõe o artigo 129 da Lei.
Ademais, apenas para explicitar a ideia de natureza jurídica da marca como direito de propriedade, é possível observar, na redação do referido artigo, que o próprio legislador trata a marca como propriedade, a qual pode ser perfeitamente registrada, a fim de exercer-se um direito real sobre esta, com características especiais.
Este registro está sujeito a algumas condições. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, são três as condições: “a) novidade relativa; b) não colidência com marca notoriamente conhecida; c) desimpedimento” [17].
A primeira condição – novidade relativa – é caracterizada como a principal função da marca, ou seja, esta condição é exigida para que a marca cumpra a sua principal finalidade, que é a de individualizar determinado produto ou serviço, diferenciando-o dos demais. Portanto, a marca deve ser nova para que assim possa ser devidamente registrada.
Porém, é possível observar que não há a necessidade de que a novidade seja absoluta, ou seja, não é necessário que o requerente tenha criado um novo sinal, bastando, somente, que dê a este sinal uma outra utilidade. Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho:
Note-se que não é exigida a novidade absoluta para a concessão do registro. Não é necessário que o requerente tenha criado o sinal, em sua expressão linguística, mas que lhe dê, ou ao signo não linguístico escolhido, uma nova utilização[18].
Ainda citando Fábio Ulhoa Coelho, o renomado autor traz em sua obra um interessante exemplo:
Se o fabricante de móveis de escritório adota para seus produtos a marca triângulo, ele poderá obter a proteção do direito industrial, apesar de a expressão não ter sido criada por ele. Aliás, triângulo é figura geométrica estudada desde a Antiguidade, que todos conhecem nos primeiros anos de escola. O que é novo, na decisão do fabricante, é chamar móveis de triângulo. A ninguém antes dele pode ter ocorrido semelhante ideia[19].
Em outras palavras, a ideia de utilizar determinado símbolo ou determinada palavra com uma nova utilidade é que foi inovadora. O requerente não precisa necessariamente inventar uma nova palavra ou um novo símbolo para que possa ser atingida a condição da novidade relativa; basta que ele dê uma nova destinação a esta palavra ou símbolo, uma destinação que ainda não fora dada por mais ninguém dentro do mesmo segmento.
A segunda condição para adquirir-se o registro da marca é a não colidência com marca notoriamente conhecida. Tal condição está prevista na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), em seu art. 126, mais especificamente em seu parágrafo 2º:
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
[...]
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
O referido artigo dispõe acerca da possibilidade de o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) indeferir pedido de registro de marca que reproduza ou imite marca notoriamente conhecida.
A marca notoriamente conhecida é caracterizada como aquela em que todos são capazes de identificar, e consequentemente identificar o tipo de produto ou serviço que ela oferece, como por exemplo, o McDonald’s. Portanto, a marca notoriamente conhecida merece uma proteção especial.
Além disso, a marca notoriamente conhecida independe de registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Portanto, se alguém pretender registrar marca igual ou semelhante a ela, se alguém pretender registrar algo que não lhe pertence, o pedido poderá ser indeferido.
Tal condição – não colidência com marca notoriamente conhecida – tem como principal objetivo o combate à pirataria. Tal prática ilícita é caracterizada pelo requerimento de registro de determinada marca que ainda não foi explorada no Brasil, mas que já está sendo utilizada no exterior.
Por fim, a terceira e ultima condição para o registro da marca é o desimpedimento. O desimpedimento está relacionado com tudo aquilo que pode e tudo aquilo que não pode ser registrado como marca.
Existem alguns sinais que não podem ser registrados como marca, que estão previstos no art. 124 da Lei nº 9.279/96, mas alguns dos incisos do referido artigo não são considerados, especificamente, um impedimento. Vejamos a visão de Fábio Ulhoa Coelho:
O terceiro requisito é o desimpedimento. O art. 124 da LPI apresenta extensa lista de signos que não são registráveis como marca. Em alguns incisos (IV, XIII, XV, XVI), na verdade, o legislador estabelece condições especiais para alguns registros, e não propriamente impedimento. [...] Em outros incisos (V, VII, XI, XII, XVII, XIX, XXII, XXIII), o legislador se refere à extensão da proteção de bens imateriais de natureza diversa, o que também não significa impedimento, mas definição dos signos suscetíveis de compor uma marca[20].
Na visão de Fábio Ulhoa Coelho, os demais incisos do referido art. 124 da Lei da Propriedade Industrial, quais sejam os incisos I, II, III, VI, VIII, IX, X, XIV, XVIII e XXI, são hipóteses de impedimento, ou seja, não poderão ser registradas como marca.
Deste modo, para que um sinal possa ser registrado como marca ele deve estar desimpedido, ou seja, não deve haver qualquer proibição que impeça este sinal de ser registrado, não deve haver a existência de qualquer hipótese acima mencionada. Porém, importante ressaltar que a partir do momento em que um sinal encontra-se impedido de ser registrado, isto não significa que este sinal não poderá ser utilizado na identificação de produtos ou serviços.
Na visão de Thiago Jabur Carneiro, os requisitos para a concessão do registro à marca são: a distintividade, a novidade e a veracidade. O primeiro requisito – distintividade – traz a ideia de que “a marca deve ter o desígnio de diferenciar produtos que sejam idênticos ou mesmo que guardem semelhança entre si” [21].
O segundo requisito, na visão de Thiago Jabur Carneiro, é a novidade. Este requisito se exterioriza de maneira que o sinal só será passível de ser registrado se for novo, além disso, esse sinal deverá estar desimpedido, ou seja, nenhuma outra pessoa poderá ter registrado aquele sinal antes daquele que pretende requerê-lo.
O terceiro e último requisito é o da veracidade. Para Tiago Jabur, a marca só será registrada se atender também a este requisito. A veracidade se dá uma vez que a marca deve ser verdadeira, não devendo enganar o consumidor final. Importante trazer a ideia a respeito do tema nas palavras de Thiago Jabur Carneiro:
Portanto, a marca necessita, imprescindivelmente, de idoneidade e transparência para que seu registro seja legitimado. Sem tais elementos, a marca, que, dentre as várias funções desempenhadas, tem o escopo de informar o consumidor sobre o produto vendido, poderá ser classificada como tal[22].
Feitas as devidas considerações a respeito das condições para o registro da marca, passamos a falar sobre a vigência deste registro.
A vigência do registro da marca está prevista no art. 133 da Lei 9.279/96, que delimita o prazo de 10 (dez) anos, contados da data da sucessão do registro. Porém, este prazo poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, devendo o seu titular formular um pedido de prorrogação que deverá ser apresentado durante o último ano de vigência do registro.
A lei também especifica aqueles que possuem o direito de requerer o registro da marca. Quem pode requerer este registro são: as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, conforme dispõe o artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).