Sumário
Introdução. 1) Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia. 1.1) Contratos de Fornecimento de Tecnologia. 1.2) Contrato de Know-How. 1.3) Contratos de Prestação de Serviços e Assistência Técnica e Científica. 1.4) Demais contratos correlatos que não implicam na transferência de tecnologia. 1.5) Contratos de Franquia. 1.6) Crítica à franquia enquanto modalidade de contrato de tecnologia. 2) Extinção do Contrato de Tecnologia. Conclusão. Referências Bibliográficas.
Introdução
Com o crescimento econômico dos Estados, as rápidas mudanças de mercado, o grande desenvolvimento tecnológico ocorrido no último século e a competição empresarial, fez com que a detenção do conhecimento se tornasse um bem de grande importância.
É neste contexto que temos o surgimento de um novo tipo contratual, o know-how. Através dele, uma sociedade que não possui tempo nem os recursos suficientes para criar uma tecnologia, pode adquirir a tecnologia que outra sociedade desenvolveu mediante a transferência do know-how.
Referido contrato é um dos mais usados no meio empresarial, em que há a transferência de conhecimento de processo sobre um determinado bem, que tem valor reconhecido no mercado.
O contrato de transferência de tecnologia envolve séries de questões, tais como o desenvolvimento das nações, a própria criatividade do ser humano, problemas sobre as questões de propriedade industrial e direito do autor, sendo matéria muito ampla e que abarca uma questão importante, qual seja, a confidencialidade do processo que é objeto de avença entre as partes.
Assim, a importância deste contrato, como se verá, decorre do caráter sigiloso que advém da utilização da tecnologia pelas empresas, em meio a um mercado extremamente concorrencial, razão pela qual a própria contratação era mantida em segredo e não contava com a participação do advogados, sendo muitos os conflitos a respeito levados ao Judiciário.
1 ) Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia
Conforme bem assinalado por Denis Borges Barbosa[1], a nomenclatura dos contratos varia imensa e contraditoriamente nas legislações, tanto do INPI, como do Banco Central, como a tributária; nesta, de tributo a tributo, e por vezes no tempo.
A prática do INPI tem, em um tempo ou outro, reconhecido tipos diversos de contratos de transferência de tecnologia e contratos correlatos, classificados basicamente quanto ao seu objetivo e fins para averbação, em três categorias:
- De licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas);
- De aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica);
- Contratos de franquia.
O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, não se sujeitando à averbação aqueles elencados na Resolução n. 54 de 2013[2], considerados correlatos, sobre os quais se explanará mais adiante.
Aqui, trataremos dos contratos de conhecimentos tecnológicos, já que envolvem a principal modalidade: know-how, bem como da polêmica que envolve a tecnologia dos contratos de franquia.
1.1) Contratos de Fornecimento de Tecnologia
São “contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços”, podendo conter cláusula de sigilo e de indisponibilidade da tecnologia negociada (Resolução n. 20/91, art. 7º e parágrafo único).
É um tipo de contrato que abrange não só o know-how, por compreender o fornecimento de dados técnicos do processo ou do produto, representados por fórmulas, informações técnicas, desenhos industriais, instruções sobre operações que possibilitem a fabricação do produto, informações para atualização do processo ou do produto, mas também a prestação de assistência técnica por técnicos do fornecedor e a formação de pessoal técnico especializado do adquirente.
Esses contratos devem conter uma indicação perfeita do produto, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia, devendo seu objeto ser detalhado com clareza.
No que tange ao valor desse tipo de contrato, temos, pela legislação em vigor, que as remunerações e as formas de pagamento devem ser estabelecidas de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares.
Ainda segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei n. 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei n. 8.383/91.
As formas de pagamento mais usuais negociadas nesse tipo de contrato são valor fixo por unidade vendida e percentual sobre o preço líquido de venda (Resolução n. 20/91, artigos 11 e 12).
Tais pagamentos poderão ser parcelados, devendo ser efetivados em conformidade com os períodos estipulados contratualmente (trimestral, semestral, etc.), mediante demonstrativos autenticados da empresa receptora, devendo ser, obviamente, deduzido o montante pago antecipadamente pelo fornecimento da documentação técnica, que consistirá em adiantamento da remuneração devida.
De acordo com o guia básico de contratos de tecnologia do INPI[3], o prazo deve estar relacionado à necessidade de capacitação da empresa, e em geral são averbados por um prazo máximo de 5 (cinco) anos, conforme art.12 da Lei n. 4.131/62, passível de renovação por igual período desde que apresentadas as justificativas cabíveis. O requerimento de prorrogação deve ser protocolado no INPI até o último dia de vigência do certificado de averbação inicialmente expedido.
1.2) Contrato de Know-How
Esta modalidade contratual, que seria a principal em matéria de fornecimento de tecnologia, consiste num acordo que importa em transferência de tecnologia, sendo administrativamente classificado pelo INPI sob a denominação de Contrato de Fornecimento de Tecnologia, propriamente dito, embora a matéria abarque outros contratos correlatos.
A operação de transferência de know-how caracteriza uma comunicação ou compartilhamento de certos conhecimentos técnicos exclusivos, empregados na produção e comercialização de bens. Nesse sentido, nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, a tecnologia é um bem imaterial patrimonial, é o conhecimento de um processo (know-how) que se pode utilizar na produção de um bem e tem valor de mercado.[4]
Por ser um bem imaterial, o know-how pode ser transmitido a terceiros sem que a sua titularidade escape às mãos de seu detentor. Pode-se dizer dessa forma que, transferir tecnologia não significa transferir a sua titularidade.
Contudo, isso não quer dizer que, em uma operação de transferência de know-how, as partes não possam dispor a transferência da titularidade do know-how em si para o receptor da tecnologia, ao invés de dispor sobre a mera licença para uso ou exploração por prazo determinado.
Se o know-how for transmitido em caráter temporário, tal transmissão dar-se-á por meio de uma licença de utilização. Tratando-se de licença as partes podem ser chamadas de licenciadora e licenciada, assim, é conferindo ao licenciado direito de utilizar, nos limites do contrato, o know-how pelo prazo ali estabelecido. Em apertada síntese, o licenciado deve cessar a utilização com o fim do contrato.
Na hipótese de o know-how ser transferido em caráter definitivo, denomina-se cessão dos direitos a ele atinentes, direitos estes que necessitam ser especificados no contrato de transferência. Vale ressaltar que, nesse caso, o detentor do know-how figura como cedente e aquele que recebe é o cessionário, o qual fica proibido de transferi-lo a terceiros, salvo, nos casos de haver anuência do cedente e os conhecimentos podem ser fornecidos por escritos, por materiais, mediante treinamento de pessoal ou combinação dessas formas.[5]
A transferência do know-how pode ser;
- Pura e simples: Quando a transferência envolver apenas o modo de proceder (modus operandi);
- Conjugada: Quando a transferência envolver outros fornecimentos ou direitos, tais como o fornecimento de obras ou materiais (protegidos ou não), o direito de licenciamento, o direito de exploração ou ainda o direito de cooperação do licenciante ou cedente.
O Contrato de Transferência de Tecnologia, qualquer que seja a sua modalidade, deve ser averbado/registrado perante o INPI, nos termos do Ato Normativo INPI nº 135/97. Assim, de acordo com Heloisa Helena de A. Portugal e Maria de Fátima Ribeiro[6], a jurisprudência do INPI exige, para que seja reconhecida a transferência do know-how:
- Que não haja a tecnologia já no pais;
- Que importe em aumento da capacidade de produção da receptora;
- Que haja responsabilidade da supridora pela tecnologia;
- Que haja absorção ou autonomia; e
- Que o bem transmitido seja de natureza imaterial (não se admitindo a tese da tecnologia implícita do hardware, por exemplo.
Em última análise, o know-how trata-se de um patrimônio intelectual, conhecimentos secretos capazes de criar ou melhorar um produto, tornando-o mais rentável. Por isso, é difícil de ser avaliado e registrado; não consta do balanço de uma empresa, entretanto, um patrimônio transferível e comercializável, ensejando o contrato de transferência de know-how.
A natureza jurídica destes contratos é de obrigação de dar ou fazer, e, por vezes de não fazer, sendo o principal contrato de tecnologia utilizado atualmente.
As cláusulas essenciais dos contratos de know-how são basicamente três: a que estipulam o dever do fornecedor de tecnologia se comprometer a comunicar experiências empresariais ao receptor, de forma a transmitir os meios necessários e suficientes para realizar a atividade definida no contrato; a que o receptor se compromete retribuir essa comunicação; a que o receptor se compromete a manter a segredo sobre o know-how.
Suas características são:
- Bilateralidade: duas partes celebram um contrato;
- Onerosidade: decorre do caráter patrimonial do contrato. Deve haver um preço, mas, em regra, não é totalmente proibida a transferência gratuita da tecnologia;
- Consensualidade;
- Intuito personae: os contratantes devem ser definidos e específicos. A mudança pode levar a extinção do contrato, pois se trata de uma modalidade de direito pessoal.
- Autonomia;
- Irredutibilidade.
A principal característica é a confidencialidade, pois a tecnologia é um objeto de teor sigiloso, uma vez que não é interesse dos contratantes que outros tenham conhecimento sobre ela.
O objeto deste contrato é a cessão de posição na concorrência, mediante comunicação de experiências empresariais, de maneiras de organizar a produção. Todo esse processo que envolve a tecnologia possui valor de mercado.
De acordo com Denis Borges Barbosa, implica cessão de concorrência enquanto significa uma renúncia, por parte do fornecedor, de utilizar-se da vantagem que teria em produzir, ele próprio, no mercado considerado, ou, pelo menos de produzir sozinho.
Deste modo, o Contrato de Know-How pressupõe uma parte que já detém essa experiência, outra parte que dela não dispõe, e o consenso de vontades na transferência dos meios necessários a obter tal posição na concorrência.
Partindo deste pressuposto, este contrato tem natureza similar ao do segredo de empresa, sendo transmitido sob reserva de sigilo. Esse sigilo não se comunica aos serviços técnicos inerentes. Importante consignar que, como acertadamente coloca Carlos Roberto Gonçalves[7], não há confusão com segredo industrial, na medida em que este não pode ser objeto de transferência, enquanto não constitui o know-how segredo absoluto, haja vista ser objeto de transmissão via contrato.
Assim, na medida em que o know-how é pago pelo seu valor concorrencial; uma vez extinto o segredo, tornando o conhecimento acessível a todos os concorrentes efetivos e potenciais, dificilmente se conceberia a razão do dever jurídico de pagar pelo uso de algo que pereceu economicamente, sendo o perecimento do valor do segredo causa de extinção da obrigação, pela contaminação do próprio vínculo.
Finalmente, por ser instrumento para transferir os meios de explorar uma oportunidade comercial (ou, como os meios fazem a oportunidade, transferir tal oportunidade), a transferência pode ser limitada em tempo, extensão e espaço, como por exemplo, com relação a clientela que deve atingir, a critério do cedente.
Na seara dos contratos de fornecimento de tecnologia, sob esta classificação, temos ainda contratos que também envolvem tecnologia, mas que não são contabilizados entre aqueles considerados como “contratos de transferência de tecnologia” pela doutrina nacional e estrangeira, e pela prática da propriedade industrial, na medida em que não dizem respeito à efetiva transferência de tecnologia. São aqueles pelo que não se submetem à averbação do INPI.
1.3) Contratos de Prestação de Serviços e Assistência Técnica e Científica
Incluídos na listagem dos serviços não registráveis, por não caracterizarem como transferência de tecnologia, são “contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.”
O contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica, portanto, regula a prestação de todo e qualquer serviço técnico que esteja diretamente ligado a atividades inerentes ao sistema produtivo, isto é, a todo e qualquer serviço técnico especializado prestado à indústria.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial reserva-se o direito de acompanhar a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, diretamente ou através de órgão credenciado, o desenvolvimento do cronograma de absorção da tecnologia.
A remuneração, estabelecida a preço fixo, tendo por base o custo demonstrado, observará a natureza do serviço a ser produzido, a importância do empreendimento, a relação com o montante global do investimento, os critérios e padrões usualmente adotados para as hipóteses da espécie. O valor total da remuneração de técnicos do prestador de serviços, pago em moeda estrangeira, deverá levar em conta: a indicação do número de técnicos, a individualização das diárias, não computadas as despesas de manutenção, observando-se os critérios adotados, em regra, no país de origem e no Brasil, determinados em função da especialização e categoria de cada técnico e da natureza do serviço e para execução do programa de treinamento de pessoal.
São registrados apenas os contratos de assistência técnica em que o prestador de serviços é domiciliado no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerararem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório. Assim sendo, os contratos internos e de exportação de SAT, cujo prestador de serviço é uma empresa domiciliada no Brasil, não são registrados no INPI.
Os contratos são registrados pelo prazo previsto para a realização do serviço ou a comprovação de que os mesmos já foram realizados.
Nas hipóteses em que os serviços técnicos forem prestados, individualmente, por técnicos estrangeiros, em casos urgentes, não ultrapassando o valor total da remuneração vinte mil dólares, dispensar-se-á a formalização do contrato, sendo a averbação feita com base em fatura, na qual se discriminam os serviços.
1.4) Demais contratos correlatos que não implicam na transferência de tecnologia
Como já foi dito, a par dos direitos de propriedade industrial, da tecnologia e dos produtos desta, existe um sem número de serviços pessoais, de reparos, de supervisões, de mensurações, de auditorias, de outros gêneros de aplicação de tecnologia ou das técnicas, que não chegam a criar um produto (imaterial) na forma de um projeto de engenharia. Tais serviços também são objeto de contrato, e estão submetidos às regras do mercado de tecnologia.
São exemplos deles os contratos de cooperação de várias formas, com natureza associativa e não sinalagmática, como, entre muitos, os de pesquisa e repartição de novas soluções tecnológicas, de repartição de experiências técnicas (num exemplo interessante, o que existe entre empresas de eletricidade), etc;
Aqui, não há transferência de tecnologia (porquanto não há necessidade de averbação pelo INPI); além de não representar uma transferência de uma posição atual ou potencial na concorrência, mas sim um nivelamento concorrencial.
Contratos de informação técnica que, sendo partes integrantes do know-how ou da franquia, contém uma transferência de tecnologia, pois, por meio dele, a empresa informante coloca à disposição do adquirente informação técnica relativa a manuais, desenhos, projetos, planos, etc. para que ele a utilize.
Da mesma maneira, estão aqueles chamados contratos de licença de uso, de comercialização e de transferência de tecnologia de programa de computador, também amparados pelo INPI por força da Resolução n. 54 de 2013.
Também são comuns os contratos de consultoria que, inseridos na seara da transferência de tecnologia, envolvem, mediante remuneração estabelecida por tarefa ou em razão das horas despendidas, o fornecimento pelo consultor ao consulente de parecer ou opinião sobre questão técnica, ainda que sigilosa, resultante de pesquisas e estudos, seja ela jurídica, contábil, mercantil, etc. sem que haja entre eles vínculo empregatício ou de subordinação.
Conforme a natureza da consultoria, há, em certos casos, a obrigação de guardar segredo sobre o assunto objeto a consulta, sob pena de pagar indenização por perdas e danos. O consultor conserva os direitos de propriedade intelectual sobre seu parecer científico e por ele responde civil e criminalmente, inclusive perante órgãos de classe.
1.5) Contratos de Franquia
São “contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia (know-how organizacional) necessária à consecução de seu objetivo ou outros elementos distintivos”.
De acordo com o INPI, esses contratos deverão conter a caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia e a apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da circular e relacionar as marcas e/ou os pedidos de registro, as condições de exclusividade e subfranqueamento, bem como se haverá prestação de serviços, bem como outros aspectos julgados necessários.
Com relação à remuneração dos contratos devem ser estipuladas a taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação); taxa de royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas); taxa de publicidade (percentual sobre vendas), além de outras taxas.
Cumpre salientar que a Circular de Oferta, dentre outros aspectos citados na Lei de Franquia (Lei n. 8.955/94), deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: histórico resumido da empresa; balanços e demonstrativos financeiros da empresa; perfil do franqueado "ideal"; situação perante o INPI das marcas e patentes envolvidas, devendo ser entregue ao franqueado 10 dias antes da assinatura do contrato.
A Lei da Franquia não estabelece o conteúdo dos contratos, que ficam livres à criatividade do mercado, não obstante os contratos de franquia comercial ou franchising poderem ser delimitados conforme determinados tipos, a saber: (a) de serviços; (b) de distribuição; (c) de produção; e (d) industrial. Também é encontrada na doutrina classificação com relação ao conteúdo, qual seja: (a) não exclusivo; (b) exclusivo); (c) de conversão; (d) franquia em estado puro; (e) franquia corner; (f) franquia associativa; (g) franquia de multimarcas; e (h) franquia de desenvolvimento de área.
Segundo Denis Borges Barbosa, “numa análise de risco, costuma-se apontar as seguintes características da franquia como favoráveis ao franqueado, quais sejam: perspectiva de sucesso de um negócio já experimentado; o planejamento, pesquisas e aperfeiçoamentos ficam sob a responsabilidade do franqueador; já há conhecimento do mercado específico; imagem consolidada no mercado, ou signos visuais e trade dress refinado para conquistar um mercado novo; economia de escala em compras de maiores volumes e custos de propaganda e promoções; maiores facilidades de acesso a créditos; retorno mais rápido, do que nos negócios independentes; independência jurídica (a estrutura confederal).”
“De outro lado, apontam-se desvantagens específicas do modelo: controle externo (auditorias) por parte do franqueador; limitação da Autonomia, do mercado e da criatividade do franqueado; o contrato é de longa duração; há um custo da Aquisição da Franquia (taxas), com riscos de não cumprimento das cláusulas contratuais; a escolha de qual seja o franqueador pode ser equivocada; o ponto pode pertencer ao franqueador.”
1.6) Crítica à franquia enquanto modalidade de contrato de tecnologia
Ainda conforme pontificado de Denis Borges Barbosa, “a grande objeção ao franchising usado em escala internacional é que ele representa uma norma de remuneração que, se de um lado não dá origem ao efetivo investimento de capital de risco, de outro raramente ou quase nunca representam uma transferência real de tecnologia.[8]”
Por isso, na década de setenta, o fisco pronunciou-se pela assimilação do franchising à sua forma básica, a licença de marca.
Outra objeção suscitada seria a possibilidade de infrações às leis da concorrência.
Certo é que, atualmente, com o advento da Lei de 1994 (Lei de Franquia), essa modalidade contratual parece bem estabelecida no Brasil, citada pelo INPI como modalidade de contrato de transferência de tecnologia, muito embora nítida a rejeição da ideia por grande parte doutrinária no Brasil, tendo em vista não ser o objeto da franquia a transferência de tecnologia propriamente dita, a qual seria mínima em contratos desta natureza.
2) Extinção do Contrato de Tecnologia
O contrato de transferência de tecnologia, por ser um contrato como qualquer outro, pode ser extinto das seguintes formas: (a) pelo distrato; (b) pela violação contratual; (c) pela modificação essencial do objeto; (c) pelo vencimento da licença de direitos; (e) pela mudança da pessoa que recebe as informações (intuito personae); (f) pelo pagamento dos royalties.
Conclusão
O contrato de know-how é, de fato, o mais usado para aqueles que não possuem tempo nem os recursos suficientes para criar uma tecnologia, restando, portanto pode a tecnologia que outra sociedade desenvolveu, que poderá ser compartilhada mediante a transferência do “know-how”, conforme retro elucidado.
Desta feita, imperioso destacar que o contrato de franquia, conforme diversos doutrinadores acreditam, este representa tão somente forma de remuneração, pois, não da origem ao efetive investimento do capital de risco, diferente das outras modalidades de contrato de transferência de tecnologia. Entendemos que a franquia é a mera licença para usar a marcar, não implica, necessariamente, no compartilhamento de informações.
Evidente, portanto, que corriqueiro se torna as empresas procurarem obter tecnologia, celebrando referido contrato de transferência, de modo a obter o conhecimento de outras empresas que já detém o saber fazer, o conhecimento propriamente dito, para que, assim, haja maior produção, de modo a estarem aptas a concorrer com as gigantes empresas que todo dia se instalam no mercado comercial e industrial.
[1] Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf.>. Acesso em 05 de maio de 2013.
[2] Disponível em <http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao_54-2013_0.pdf.>. Acesso em 03 de maio de 2013.
[3] Disponível em < http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia.>. Acesso em 05 de maio de 2013.
[4] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol.3: contratos e atos unilaterais. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.708.
[5] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol.3: contratos e atos unilaterais. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.709.
[6] PORTUGAL, Heloisa Helena de Almeida; RIBEIRO, Maria de Fátima. O contrato internacional de transferência de tecnologia no âmbito da OMC. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 380, 22 de julho de 2004. Disponível em < http://jus.com.br/revista/texto/5469/o-contrato-internacional-de-transferencia-de-tecnologia-no-ambito-da-omc/1 >. Acesso em 02 de maio de 2013
[7] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol.3: contratos e atos unilaterais. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.708.
[8] Disponível em: < https://www.passeidireto.com/arquivo/3398393/denis-borges-barbosa---tributacao-da-propriedade-industrial-e-do-comercio-de-tec/6> . Acesso em 05 de maio de 2013.
Referências bibliográficas
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf.>.
<http://www.inpi.gov.br/portal/acessoainformacao/artigo/contrato_de_tecnologia_1351692514525>.
<http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao_54-2013_0.pdf.>.
<http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia.>.
<http://jus.com.br/revista/texto/5469/o-contrato-internacional-de-transferencia-de-tecnologia-no-ambito-da-omc/1 >.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume III contratos e atos unilaterais. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
PORTUGAL, Heloisa Helena de Almeida; RIBEIRO, Maria de Fátima. O contrato internacional de transferência de tecnologia no âmbito da OMC. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 380, 22 de julho de 2004.
WALD, Arnoldo. Obrigações e contratos. p. 575; VENOSA, Silvio. Direito Civil, Volume III.