I. Do método de aquisição da propriedade sobre as marcas.
Introduzindo o presente trabalho, vale invocar o fundamento previsto na Constituição Federal pátria que garante a propriedade sobre as criações industriais, em homenagem a cada vez mais presente análise constitucional das disciplinas jurídicas:
Art. 5º […]
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
O diploma legal ordinário que complementa o colacionado dispositivo, e que rege os direitos a ele inerentes, é a Lei n. 9.279/96, denominada Lei da Propriedade Industrial – LPI.
No tocante as marcas, a LPI instituiu o sistema atributivo de direito à propriedade desses signos distintivos, ou seja, será titular do direito real de propriedade sobre a marca (será o legítimo dono) aquele que primeiro registrá-la no INPI, a autarquia registral competente, consoante dispõe o caput do artigo 129:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
Nessa seara, conforme recente obra elaborada pela Confederação Nacional da Indústria [1], da coautoria de vários juristas, “[...] no Brasil, a constituição do direito de propriedade sobre marca advém de um ato administrativo do Estado, representado por uma autarquia federal (INPI), após um processo administrativo (processo de registro de marca).”.
O legislativo, nesse sentido, traçou que a conduta proba do empresário é de pedir o registro, em prol do seu interesse particular e também do consumidor, vez que, quanto mais marcas registradas existirem, menos risco de confusão haverá no mercado.
Veja-se, portanto, que não há nenhuma modalidade de aquisição do título pelo simples uso fático do sinal (usucapião em sentido análogo), ou sistema declarativo, como outros países adotam. Deve haver o ato estatal do INPI de concessão do registro para que reste constituído o direito.
Porém, se dessa regra não coubesse exceções, é certo que haveria prejuízo àquele sujeito que já utilizava a marca de fato no mercado, denominado “usuário de boa-fé”, muito antes de qualquer outra pessoa pedir o registro no Instituto. Em que pese tal uso, independentemente do lapso temporal, não constituir, por si só, a propriedade sobre a marca, é razoável concluir que seu utente mereceria algum mecanismo jurídico para pleitear seu interesse em desfavor daquele que primeiro foi ao INPI, haja vista que a aposição daquela palavra ou símbolo como marca no mundo dos fatos gerou efeitos perante a concorrência e o consumidor.
Entretanto, não poderia a norma prejudicar o pioneiro no depósito junto ao INPI (do qual contratou procurador, pagou taxas federais, elaborou pesquisa de anterioridades e etc), de modo a criar um campo processual seguro juridicamente para a disputa entre esses dois legítimos interesses.
II. Do direito de precedência ao registro.
Pois bem, pensando nessas circunstâncias, foi que o legislador da LPI ressalvou, logo após o caput do artigo 129, em seu § 1º, que o usuário de boa-fé terá direito de precedência ao registro, desde que comprove, através de petição específica nos autos do processo impugnado, que, no dia que a outra parte protocolizou o pedido no INPI, já utilizava, por no mínimo 06 meses, a marca em território nacional, in verbis:
Art. 129. […]
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Nessa toada, o eminente jurista Denis Barbosa discorre com maestria [2]:
[…] entre um depositante de boa fé e o usuário anterior da mesma marca, há uma equivalência de situações jurídicas de fundo constitucional, eis que ambos tem o direito formativo gerador, ou seja, o direito de requerer o registro, mas a lei ordinária concedeu ao primeiro usuário uma oportunidade de fazer valer seu direito de prioridade […]
[…]
A opção, no entanto, foi a de dar ao primeiro utente um direito de opor-se ao registro, fazendo valer seu direito anterior. Mas não foi além. Não deferiu ao primeiro utente um direito exclusivo, que aniquilasse o idêntico direito formativo gerador do outro criador da mesma marca. Fez valer, assim, a regra de interpretação e aplicação constitucional, de que se deva tutelar um interesse relevante, sem eliminar outro valor idêntico, quando se pondere interesses numa atmosfera de princípios de direito.
Desta feita, sob a razão da busca pela segurança jurídica, positivou-se duas benesses sobre o bem da vida pleiteado: a) quem ser pioneiro do pedido de registro, será igualmente o titular se deferido no exame de mérito e b) o que primeiro fazer o uso da marca, terá direito de preceder àquele, através de petição incidental.
III. Das lacunas legislativas oriundas da precedência.
No entanto, ao passo que a lei pretendeu “equilibrar as coisas”, por outro lado silenciou em questões primordiais para o assunto: Qual o prazo para arguir o direito de precedência no INPI? E, após suscitado, como tratá-lo no procedimento administrativo, de modo igualitário e sem ferir a almejada segurança jurídica?
Em relação a primeira questão, atualmente, o INPI normatiza que a precedência deve ser alegada através do instrumento de Oposição (Art. 158, LPI), da qual é cabível no prazo de 60 dias contados da publicação do pedido de registro na Revista da Propriedade Industrial (RPI), sob pena de preclusão temporal, conforme posto no Novo Manual de Marcas do Instituto [3]:
Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:
a) Fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI; (grifou-se)
Esse entendimento, cabe ressalvar, não é unânime na doutrina e jurisprudência, tendo quem defenda que a precedência é suscitável enquanto não houver registro, independente do instrumento utilizado, e também quem postule ser ela inclusive objeto de nulidade. Prevalece, todavia, com certa tensão, o entendimento da Autarquia, ou seja, deve ser suscitado “exclusivamente em sede de oposição”.
Quanto à segunda pergunta, imperava no INPI que o direito de precedência era motivo de indeferimento (negativa) do pedido de registro impugnado. Assim, nas vias de procedimento, uma vez alegada a precedência e instruída das devidas provas, o Instituto julgava o processo da parte requerida improcedente com base no § 1º do artigo 129, da LPI.
Nesse rito, até pode-se afirmar que, antes da decisão de indeferimento, o cotejo era posto em um contraditório satisfativo ao devido processo legal, proporcionando ao depositante primário e ao pré-usuário meios e tempos para falarem nos autos. Contudo, se as razões do pré-usuário fossem procedentes, o resultado prático do veredito, de indeferir o pedido do pré-depositante, estava, data vênia, baseado em uma interpretação equivocada do § 1º do artigo 129, da qual o INPI vinha praticando há muito.
IV. Do novo entendimento do INPI: sobrestar ao invés de indeferir.
Porém, com vistas a sanear tal vício, em julho do corrente ano, o INPI, corroborando de teses que vinham sendo ventiladas em requerimentos repetitivos, e impulsionado pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas, responsável por aprimorar o Novo Manual de Marcas, modificou seu posicionamento quanto a este aspecto e publicou a inédita Nota Técnica n. 002/2015 [4], que reza:
Os itens 2.4.3 e 5.12.6 do Manual de Marcas estabelecem os princípios e procedimentos para análise de oposições com base no § 1º do art. 129 da LPI. Contudo, duas questões recorrentes durante o exame de impugnações baseadas no referido dispositivo legal não estão explícitas no Manual de Marcas:
[…]
b) A aplicação do direito de precedência e a ordem de trâmite dos pedidos da opoente e da oposta.
[...]
5. A aplicação do § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do registro de marca em nome da opoente. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o pedido em exame deverá ser sobrestado pelo pedido posteriormente protocolado pela impugnante.
6. O pedido posterior da impugnante deverá ter seu exame priorizado, não devendo ficar sobrestado pelo pedido anterior da oposta. Será incluído, no despacho de conclusão do exame do pedido posterior, o texto a seguir:
“É dado andamento ao exame do presente pedido em vista da comprovação do direito de precedência ao registro pela requerente, nos autos da oposição interposta contra o pedido nº __________, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI.”
E conclui a novidade:
7. Se concedido o registro em favor da impugnante, serão consideradas procedentes as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI, devendo ser indeferido o pedido anterior com base no referido dispositivo legal combinado com o inciso XIX do art. 124 da LPI. Caso contrário, será afastada a aplicação da referida norma legal, sendo dado andamento ao exame do pedido da oposta.
Com isto, em outras palavras, observa-se que o Instituto analisará o pedido do pré-utente primeiro, de modo a efetivar o direito de preceder, sobrestando (e não indeferindo) o exame do pedido do primeiro depositante até que se defina aquele, de forma a causar a este o mínimo de transtorno.
V. Comentários sobre a nova Nota Técnica.
Registre-se aqui sinceros aplausos quanto a essa reformulação. Certamente, com esse novo entender, a Autarquia proporcionará um tratamento mais equânime, mais consoante ao devido processo legal, e, especialmente, dotado de segurança jurídica as partes. Veja-se.
De início, é importante notar que o ato de indeferir é demasiadamente drástico neste tipo de disputa, que onera de maneira desproporcional o pré-depositante, uma vez que tal decisão tem manto de negativa, de infringência a um direito robusto previamente reconhecido, e o deixava à mercê de prazo recursal, sob pena de ver arquivar seu pedido. O direito de precedência tem sua juridicidade, porém, não a ponto de ensejar essa repercussão proveniente do indeferimento.
Outrossim, numa exegese do § 1º do artigo 129, observa-se que está garantido o direito de precedência ao registro. Preceder é literalmente passar à frente do outro ou de algo, por algum motivo. Neste caso, o uso anterior da marca. Portanto, a real intenção do legislador se traduz no sentido de que, em comparação ao pedido de registro do primeiro depositante, o pedido do usuário de boa-fé deverá ser examinado primeiro, num literal cumprimento ao exato significado da palavra precedência. Não tem, pois, a precedência o condão de indeferir o pedido daquele. Caso assim fosse, provavelmente a LPI iria constar outro verbo no dispositivo, tal como o antônimo “suceder”, no sentido do pré-usuário tomar a titularidade do processo do pré-depositante, algo que, todavia, enfrentaria outros problemas de ordem prática.
No plano de estrutura normativa, a LPI elegeu um artigo específico para constar o rol dos fundamentos hábeis a ensejar indeferimento (ou nulidade), qual seja o artigo 124, contextualizado por 23 incisos. O direito de precedência, ao revés, está locado mais adiante, num espaço reservado a definição de sujeitos de direito, que não procura definir os objetos de negativa do pedido (Art. 124), mas, sim, quem preenche as condições para ser sujeito de determinado direito, isto é, sujeito da propriedade aquele que registrar primeiro, excedendo ao que já utiliza o signo de fato ser sujeito do direito de precedência ao registro.
Na questão procedimental, a solução de suspender é muito menos gravosa, confere maior dinamismo e deixa o primeiro depositante apenas aguardando o resultado do outro, numa posição processual mais confortável. No antigo método, se o pré-depositante perdesse o prazo de recurso contra o indeferimento (Art. 212 da LPI), por descuido pessoal ou de seu mandatário, teria que iniciar um novo pedido em função do arquivamento do primeiro, correndo o risco de outro terceiro ter depositado a mesma marca nesse ínterim. Além disso, muitas vezes o pré-usuário não recolhia as taxas de concessão do registro, levando ao arquivamento, e o pré-depositante, que deveria apenas esperar pelo resultado daquele, teria que depositar novamente sua marca ou, se houvesse realizado recurso contra o indeferimento do primeiro pedido, realizar requerimentos inominados perante a Presidência do INPI a fim de informar o fato superveniente, resposta que demorava a ser dada pela alta demanda de recursos que a segunda instância enfrenta.
Por fim, mas, sem esgotar o assunto, é preciso considerar que quem primeiro levou a registro tem um legítimo senso de justiça por ter sido o primeiro a depositar a marca, assim fazendo por seguir a conduta traçada pelo legislador como sendo a ideal, algo que não merece ser expropriado por uma negativa com base simplesmente no direito de precedência. Outrossim, isto faria o empresário desacreditar na regra geral disposta na LPI, porém, o intuito é justamente o contrário: incentivar o registro, com fulcro no desenvolvimento econômico e defesa do consumidor.
Portanto, s.m.j, conclui-se que o novo caminho adotado pelo INPI é deveras sapiente, que emerge maior segurança jurídica numa disputa que envolve dois interesses legítimos: o de quem primeiro leva a marca a registro no INPI, e do daquele que foi antecessor no uso fático do mesmo sinal.
REFERÊNCIAS.
[1] CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Publicação: Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado. – Brasília: CNI, 2013.
[2] BARBOSA, Denis Borges. Direito de Precedência ao Registro de Marcas. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>. Acesso em 02 set. 2015.
[3] BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas. Resolução nº 142/2014, 27 de novembro de 2014. Disponível em: < http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B712_An%C3%A1lise_de_pedidos_com_oposi%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 02 set. 2015.
[4] BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Caracterização da boa-fé do usuário anterior e trâmite dos pedidos envolvidos em oposições baseadas no § 1º do art. 129 da LPI. Nota técnica INPI/CPAPD nº 002/2015, 15 de julho de 2015. Disponível em: < http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Refer%C3%AAncias#Notas-técnicas-CPAPD>. Acesso em 02 set. 2015.