RESUMO: Um dos fundamentos do capitalismo é a livre iniciativa. Para sua garantia, um dos princípios norteadores da ordem econômica capitalista é o da livre concorrência, na medida em que a liberdade de atuação no mercado é resultante do equilíbrio entre seus agentes. Todo empresário deve, no exercício de sua liberdade de iniciativa, evitar a adoção de condutas que coloquem em risco a livre concorrência, agindo deslealmente em relação aos demais empresários. A Convenção da União de Paris, de 1883, foi a primeira norma de âmbito internacional a cuidar da proteção à livre iniciativa, pelo combate à concorrência desleal. Por esse diploma, são condenados quaisquer atos que criem confusão com o nome, estabelecimento, produto ou atividade do concorrente, bem como falsas alegações que venham a desacreditá-lo ou a seus produtos. O objetivo da presente dissertação será o de estabelecer uma análise dos conflitos existentes, por atos de concorrência desleal, causados por confusão entre os diversos sinais distintivos do empresário: marca de produtos e serviços, nome empresarial, nome e insígnia do estabelecimento. Será também efetuada uma abordagem do nome de domínio, não incluído tradicionalmente na doutrina de Propriedade Industrial, em virtude da relativa novidade do comércio eletrônico.
CAPÍTULO I - PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. CONCEITO
A Propriedade Intelectual, por ser incorpórea e intangível, sempre apresentou dificuldade de conceituação por parte da doutrina. Diferentemente das coisas corpóreas, ela diz respeito ao esforço criativo do ser humano.
Historicamente, o Direito Romano classificava as coisas em corpóreas e incorpóreas, fossem elas coisas perceptíveis (quae tangi possunt) ou não (quae tangi non possunt) aos nossos sentidos.
José Carlos Moreira Alves (1999:139) estabelece a diferença entre coisas corpóreas e incorpóreas nos seguintes termos:
Essa classificação é encontrada nas Institutas de Gaio, nas de Justiniano e no Digesto. É ela de origem filosófica: Cícero, com base em Aristóteles, já distinguia as coisas em existentes (“quae sunt”) – as que se podem ver e tocar (“quae cerni tangiue possunt”) – e intelectuais (“quae intellegentur”) - as que são apenas concepções do espírito; e Sêneca denominava, às existentes, “corporales”, e, às intelectuais, “incorporales”.
No mesmo sentido Caio Mário da Silva Pereira (2004:407), ensina que:
Do Direito Romano nos vem uma grande divisão, que distribui todos os bens em dois grandes grupos, o das chamadas coisas corpóreas e coisas incorpóreas, tendo em vista, segundo Gaio, a possibilidade de serem ou não tocadas…
Esse critério da tangibilidade, contudo, mostra-se superado, uma vez que exclui bens corpóreos passíveis de percepção por outras formas, como, por exemplo, os gases e algumas formas de energia.
Modernamente, David I. Bainbridge (1996:3) afirma que o Direito de Propriedade Intelectual é a área do Direito que diz respeito a direitos referentes ao esforço intelectual criativo ou à reputação comercial e ao bom-nome[1], estabelecendo, mais à frente (1996:10), que, quanto à sua natureza, os direitos de propriedade intelectual dão origem a um tipo de propriedade que pode ser tratada exatamente como qualquer outra, podendo ser transferida, dada em garantia e licenciada[2].
Na mesma linha de pensamento está Miguel J. A. Pupo Correia (2003:331/332), que assim estabelece o conteúdo da Propriedade Intelectual:
A capacidade de inovação desenvolvida pelo espírito humano através do trabalho intelectual, nos campos das artes, ciências e técnicas, dá origem à criação de numerosas obras intelectuais de diversos géneros, que são objecto de protecção legal e de relações jurídicas, através das quais sobre elas se criam, exercem e transmitem específicos direitos.
A Propriedade Intelectual, também ser designada como direitos intelectuais (PICARD), ou direitos imateriais, ainda conforme Correia, (2003:332), pode ser dividida em dois grandes grupos, o dos Direitos Autorais (em Portugal, Direitos do Autor), e o de Propriedade Industrial, que se enquadram, respectivamente, no âmbito de atuação do Direito Civil e do Direito Comercial.
No plano internacional e em sede de Direitos do Autor, Brasil e Portugal são signatários da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 1886, tendo a adesão brasileira ocorrido por força do Decreto nº 75.699/1975 e a portuguesa, pelo Decreto nº 73, de 1978.
A Propriedade Intelectual tem proteção constitucional, tanto no Brasil (CF, art. 5º, incisos IX, XXVII e XXIX)[3] como em Portugal (CRP, art. 42º)[4].
No que tange toca à legislação infraconstitucional de Direitos Autorais, estranhamente, o legislador ordinário brasileiro deixou de incluir a matéria no Código Civil de 2002, relegando-a para lei ordinária (Lei nº 9.610/98). Em Portugal, ao contrário, o Código Civil[5] prevê que a Propriedade Intelectual deva ser regulada por lei especial (Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - Decreto-lei nº 63/85, de 14 de março).
2. PROPRIEDADE INDUSTRIAL
2.1. Noções Gerais
O Direito Industrial nasceu na Inglaterra, em 1623, ano em que foi editado o Statute of Monopolies, que previa a outorga de patentes por um período de catorze anos. Com sua edição, pela primeira vez na história, uma atividade econômica deixou de se basear apenas nos critérios de privilégios e restrições baseados no feudalismo. Fábio Ulhoa Coelho (2002a:134) bem expõe a importância dessa evolução:
O inventor passou a ter condições de acesso a certas modalidades de monopólio concedidas pela Coroa, fator essencial para motivá-lo a novas pesquisas e aprimoramentos de suas descobertas. Não é, aliás, um despropósito imaginar que o pioneirismo do direito inglês, na matéria de proteção aos inventores, pode ter contribuído decisivamente para o extraordinário processo de industrialização que teve lugar na Inglaterra, a partir de meados do século XVIII.
Somente em 1787 é que surgiu o segundo diploma legal regulador da Propriedade Industrial. A Constituição dos Estados Unidos da América estabeleceu, então, os fundamentos para a proteção dos direitos relacionados aos inventos e às obras artísticas e literárias. A seguir, veio a lei francesa de patentes (1791) outorgava um prazo de 15 anos para exploração de seu invento.
A história do Direito Industrial no Brasil e em Portugal tem início simultâneo, em virtude da transferência da Coroa para o Brasil, motivada pela invasão das tropas napoleônicas. Em 1809, D. João VI, ainda então príncipe regente, baixou alvará, reconhecendo o direito do inventor, com exclusividade, por um período de 14 anos.
A seguir, e devido ao desenvolvimento industrial, diversos países baixaram normas de proteção às invenções, como, por exemplo, Áustria (1810), Rússia (1812), Espanha (1820) e Suíça (1890). Marcelo Bertoldi (2003:124) assim comenta:
Todas estas legislações guardavam em comum a noção de que o autor tinha o direito de exclusividade sobre a sua invenção, podendo utilizar-se dela para auferir lucros durante um certo espaço de tempo.
A evolução do Direito Industrial teve um momento de extrema importância, que foi a Convenção Uniforme de Paris, de 1883, surgida da necessidade de se estender e unificar a proteção da propriedade industrial entre os países civilizados. O Brasil participa da convenção desde seu início tendo, porém, estabelecido reserva aos artigos 1º a 12, cuja adesão somente se deu em 1992, por força do Decreto nº 635. A adesão de Portugal à CUP somente se deu em 1975, através do Decreto nº 22.
Atualmente, no Brasil, a Propriedade Industrial é protegida, além do disposto na CUP e em diversos tratados e acordos internacionais bilaterais e multilaterais, pelo disposto na Lei nº 9.279/1996. No entender de Rubens Requião (2003:139), esta lei abandonou a indicação de “Código”, tida pela revogada Lei nº 5.772/1971 e por diplomas anteriores, tendo adotada ementa legal de direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Fábio Ulhoa Coelho (2002a:136) comunga com Requião que esta norma deva ser denominada apenas de “Lei”; alguns autores, porém, continuam fiéis à denominação de “Código”, como Bertoldi (2003:126), Fazzio (2003:116) e Ricardo Negrão (2003:142).
Em Portugal, no plano interno, vigora o novo Código de Propriedade Industrial, em vigor por força do Decreto-lei nº 36, de 05/03/2003. No plano internacional, além da CUP e de tratados e acordos internacionais, vigora, ainda, a legislação comunitária, que será tratada especificamente quando da abordagem das marcas.
2.2. Conceito
O conceito de Propriedade Industrial pode sofrer variações, devido à abrangência do tema e à divergência doutrinária existente sobre os bens que a compõem. Waldo Fazzio Júnior (2003:115) assim entende:
Os direitos de propriedade industrial são, na verdade, um conjunto de princípios e normas voltados à manutenção da inviolabilidade da produção autoral e, sob a perspectiva econômica, dedicados à preservação de sua utilidade e exploração exclusivas.
Propriedade Industrial, nas palavras de Pupo Correia (2003:333), exprime um quadro de valores e interesses intimamente ligados à realidade empresarial, o que explica a sua tradicional inserção no campo do Direito Comercial. Coutinho de Abreu (2004:339), contudo, entende que, por não ser exclusivo do comércio, o conteúdo da Propriedade Industrial justificaria sua inclusão, não no direito comercial propriamente dito, mas num outro autónomo ramo jurídico que se vem chamando “direito industrial” ou “direito da propriedade industrial”.
No Brasil, Marcelo Bertoldi (2003:125), tendo em conta que o objeto da Propriedade Industrial não significa uma espécie de bem imaterial exclusivamente relacionada com a atividade industrial, conclui que:
…as expressões “propriedade industrial” e “direito industrial” certamente não são as mais adequadas. O certo seria que se fizesse referência à “propriedade empresarial imaterial”. No entanto, como se trata de uma questão que se resume à semântica, não existem motivos para abandonarmos a expressão “propriedade industrial”, secularmente utilizada.
Diga-se que a expressão “empresarial”, utilizada no título da presente dissertação, bem como a acima utilizada por Bertoldi, dizem respeito à adoção do Brasil à Teoria de Empresa, nos termos do Livro II do Código Civil de 2002[6], em detrimento da Teoria dos Atos de Comércio, anteriormente estabelecida pelo Código Comercial.
2.3. Bens Integrantes
Segundo Pupo Correia (2003:334), podemos dividir a Propriedade Industrial em duas grandes categorias: das criações novas, que é composta das invenções, dos modelos de utilidade e dos modelos e desenhos industriais; e dos sinais distintivos, composta das marcas, recompensas, denominações de origem, logotipos, nome e insígnia do estabelecimento, que serão objeto do presente estudo.
Parte da doutrina inclui, ainda, o nome comercial entre os sinais distintivos do comércio, tomando por base a proteção a ele dispensada pelo artigo 1º, inciso 2, da CUP[7]. Preferimos, porém, tratá-lo de forma autônoma, uma vez que estaria incluído entre os direitos de personalidade, conforme veremos mais adiante.
CAPÍTULO II - MARCAS
1. CONCEITO
A marca tem origem remota. O ser humano, desde a antiguidade, tem o costume de marcar sua propriedade, como forma de distingui-la da alheia. Assim, desde longa data, o homem coloca sua marca, a fogo, no gado, bem como o artista o faz em relação a sua obra.
O conceito jurídico de marca tem origem nesse costume de distinguir os bens ou serviços uns dos outros. A definição dada pelos doutrinadores varia muito pouco. Ricardo Negrão (2003:143) assim entende:
Do ponto de vista do estabelecimento e identificando sua natureza jurídica, a marca pode ser conceituada como um direito de propriedade incorpóreo, integrante do estabelecimento, que tem como funções distinguir produtos e serviços e, em alguns casos, identificar sua origem e atestar o atendimento desses quanto a certas normas e especificações técnicas.
O conceito legal de marca, também, sofre pouca variação. Pelo disposto no CPI(Pt)[8], é um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, … desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Esse conceito, diga-se, é muito semelhante ao dado á Marca Comunitária, pelo artigo 2º da DM e pelo artigo 4º do RMC.
No Brasil, o conceito estabelecido pela LPI(Br) é essencialmente o mesmo, de vez que podem registrados, como marca, os sinais distintivos visualmente perceptíveis que sirvam para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
2. CLASSIFICAÇÃO
A marca, tal qual a conhecemos, vem delineando-se desde a Idade Média, no entender de Luís M. Couto Gonçalves (2003:17), que as classifica, à época, em:
… marcas colectivas obrigatórias, iguais para todos os que fizessem parte da mesma arte e apostas sob controlo prévio da corporação respectiva, destinadas a identificar a proveniência dos produtos e a garantir de forma directa e absoluta a qualidade dos mesmos; as marcas individuais obrigatórias, colocadas no interesse da corporação, pelo mesmo mestre ou artesão, destinadas a responsabilizarem o autor pela qualidade do produto; as marcas individuais facultativas, utilizadas pelo artesão ou mercador, fora já dos interesses da corporação, destinadas a identificar a proveniência dos produtos e a garantir a respectiva qualidade relativa.
Modernamente, podemos classificar a marca nas seguintes espécies:
a) Marca de produto ou serviço – usada para distinguir um produto ou serviço de outro semelhante, de origem diversa. Coutinho de Abreu (2004:355) subclassifica esta modalidade, tendo em conta a natureza da actividade a que se ligam, em marcas de indústria, de comércio, de agricultura e de serviços. Pupo Correia (2003:386) acrescenta a esta lista, ainda, a marca de artífices, que assinalam os produtos de sua arte, ofício ou profissão… e que, pelo seu renome pessoal, granjeiam a preferência dos consumidores. Exemplos típicos são os automóveis Ferrari designed by Pininfarina e coleção John Galliano para a griffe Dior.
b) Marca de certificação – utilizada para atestar que um produto ou serviço encontra-se em conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas. Exemplo desta modalidade de marca é a série ISO 9000.
c) Marca coletiva – usada para identificar produtos ou serviços oriundos de uma mesma entidade ou de uma mesma região geográfica. Exemplos: Queijo Serra da Estrela, Vinho Dão e Café do Brasil.
Quanto à forma, a marca pode ser:
a) Marca nominativa – identificada apenas por palavras.
b) Marca figurativa – é representada através de desenho, podendo ser composta de monogramas, algarismos ou letras, desde que escritos de maneira original. Exemplo: C&A.
c) Marca mista – ocorre quando é possível identificar a forma nominativas e a figurativa, juntas.
d) Marca tridimensional – é constituída pela forma plástica do produto como, por exemplo, a garrafa de Coca-Cola. Saliente-se que não é registrável a embalagem necessária, sem capacidade distintiva.
A marca pode ser ainda ser classificada quanto ao conhecimento por parte do público consumidor em:
a) Marca notória – é notoriamente conhecida em seu ramo de atividade e é prevista no artigo 6º bis, da CUP[9]. Sua proteção legal estende-se a todos os países signatários da CUP, a proteção é conferida apenas em relação a produtos idênticos e similares e não depende de registro prévio.
b) Marca célebre – também conhecida como Marca de Alto Renome (Brasil) ou Marca de Prestígio (CE), goza de proteção especial em todas as classes de produtos. Para ser assim considerada, na lição de Couto Gonçalves (2003:155), essa marca deve obedecer a dois apertados requisitos: 1º gozar de excepcional notoriedade; 2º gozar de excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores.
3. FUNÇÕES
Pode-se dizer que a marca tem três funções:
3.1. Função distintiva
A Função distintiva é a função primordial da marca, através da qual é possível identificar um produto e distingui-lo dos seus congêneres.
3.2. Função de garantia de qualidade
No entendimento de Couto Gonçalves (2003:31), esta seria uma função derivada da função distintiva, pois não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa.
Coutinho de Abreu (2004:368), ao contrário, considera que as marcas individuais cumprem uma função de garantia de qualidade autonomizável da função distintiva, na medida que, em havendo diminuições de qualidade susceptíveis de induzir o público em erro, a marca estará sujeita a caducidade, nos termos do artigo 269º, 2, b), do CPI(Pt)[10].
Pupo Correia (2003:385) chega mesmo a negar a existência desta função, na medida em que o produtor pode perfeitamente alterar as características do produto, mantendo-lhe a marca.
3.3. Função publicitária
Esta função é complementar, segundo Couto Gonçalves (2003:31), pois pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala. Na mesma linha, Coutinho de Abreu (2004:365), esclarece que embora radicada em determinados produtos, estas marcas ganham asas e libertam-se em grande medida da função distintiva, aparecendo como símbolos de excelência.
4. PRINCÍPIOS OU REQUISITOS
Para que possa ser registrada, a marca deve obedecer certos princípios, que estudaremos a seguir. A violação a estes requisitos torna o pedido de registro suscetível de recusa pelo órgão competente (INPI, tanto no Brasil como em Portugal) ou, caso seja concedido, o registro da marca poderá ser invalidado por pessoa interessada.
4.1. Originalidade ou capacidade distintiva
Por este requisito deve-se entender que a marca, em si considerada, deve ter a capacidade de distinguir o produto. Requião (2003:244), citando Tamburrino, ensina que a marca deve ser intrinsecamente idônea e capaz de individuar os produtos de uma determinada empresa.
Assim, não são passíveis de registro, por falta de originalidade, na lição de Coutinho de Abreu (2004:370), sinais (exclusivamente) específicos, descritivos e genéricos.
4.2. Novidade
Pelo princípio da novidade, a marca deve ser apta a distinguir determinado produto ou serviço, daquele ofertado por seus concorrentes. Tamburrino, citado por Requião (2003:244), explica que o caráter de novidade significa idoneidade extrínseca a projetar um produto ou uma mercadoria e representa inconfundibilidade com marcas já usadas legitimamente.
Fábio Ulhoa Coelho (2002a:158) refere-se a este princípio como sendo de novidade relativa, uma vez que a proteção da marca registrada é restrita à classe de produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado (regra do direito marcário, que se conhece por “princípio da especificidade”).
Coutinho de Abreu (2004:378) explica que ocorre violação ao princípio da novidade, devendo ser recusado o registro da marca, quando, no mínimo, houver possibilidade de os consumidores serem induzidos em erro.
O critério para aferir a registrabilidade ou não de uma marca faz-se por sua comparação com as marcas existentes dentro da mesma classe de produtos ou serviços. Exceção seja feita à marca notória e a célebre, que gozam de proteção em todas as classes. Assim, ocorrerá imitação quando as marcas forem semelhantes, causando possibilidade de confusão e contrafação quando houver a reprodução de outra marca, ou seja, a marca é idêntica a outra já registrada.
4.3. Licitude
A marca deve ser lícita, não afetando, pois, a moral e os bons costumes. Assim, deve ser recusado o registro que atentem contra a honra ou imagem de pessoas ou, ainda, contra a liberdade de crença ou de consciência.
Coutinho de Abreu (2004:376) acrescenta, ainda, que falta licitude às marcas que reproduzam os símbolos de entidades públicas, conforme descrito no artigo 239º do CPI(Pt). Esta proibição, aliás, está igualmente prevista no artigo 6º ter, da CUP[11]. Requião (2003:244), contudo, considera a reprodução de tais símbolos como violação ao princípio da originalidade.
4.4. Veracidade ou verdade
A marca não deve conter sinal com indicações que não sejam verdadeiras, em relação à qualidade ou origem dos produtos ou serviços, capazes de induzir o público em erro.