A propriedade intelectual abrange o estudo tanto dos direitos autorais quanto da propriedade industrial, objetivando a proteção jurídica de criações e invenções, respectivamente.
De acordo com a Lei n. 9.610/98, são tuteladas pelo direito autoral as obras intelectuais, consideradas criações do espírito e expressadas por qualquer meio. O software, apesar de se tratar de uma solução técnica, também é protegido por esta norma.
Para fins de proteção, o autor poderá registrar seu trabalho na Biblioteca Nacional, no Instituto Nacional do Cinema, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em outros Institutos, a depender da natureza da obra.
Por sua vez, o direito industrial trata de marcas, patentes, modelos de utilidade, desenho industrial, etc, com fundamento na Lei n. 9.279/96, e está inserido no campo do Direito Empresarial, por cuidar de soluções técnicas que se aplicam em processos produtivos. Com a proteção, o inventor, por exemplo, garantirá proveito econômico exclusivo por determinado lapso temporal, e, em contrapartida, garantirá impulso ao desenvolvimento tecnológico e econômico.
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI é o órgão responsável no Brasil pelo registro dos direitos assegurados pela Lei n. 9.279/96, especialmente a concessão de patentes e registro de marcas, contratos de franquia comercial e transferência de tecnologia. Já em termos de proteção internacional, foi instituída a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, agência especializada da Organização das Nações Unidas – ONU, para fins de cooperação entre os Estados signatários.
Com a publicação, pelo INPI, na Revista de Propriedade Industrial – RPI, é concedido efeito público e válido quanto aos atos realizados pela respectiva autarquia, especialmente para que terceiros tenham conhecimento sobre a concessão de benefícios de exclusividade aos inventores e detentores de marca.
Para facilitar e reduzir o tempo de processamento, foi criado o e-INPI, ferramenta eletrônica pela qual se disponibiliza acesso ao registro de marcas e patentes, para preenchimento e envio de formulários em meio digital, reduzindo trâmites burocráticos.
Em se tratando da proteção de marca, percebe-se bastante preocupação no que se refere à adoção de mecanismos eficazes para impedir a concorrência desleal, sobretudo em estágio de desenvolvimento econômico no qual a obtenção de lucro é uma disputa acirrada.
Por esta razão, algumas empresas consideram que a consolidação de um nome de produto e serviço é mais do que a individualização da oferta aos consumidores, porque garante também o reconhecimento da sua reputação e qualidade. No entanto, não é esse o objetivo traçado pela lei, conforme veremos adiante.
Para efeito prático de registro no INPI, a marca deve ser distintiva, ou seja, um sinal composto por uma figura ou uma palavra, ou pela combinação destes, e também visualmente perceptível, para ser facilmente reconhecida pelo uso da visão. No Brasil, não é possível o registro de marcas olfativas, táteis, gustativas ou sonoras. Em alguns países essas modalidades são permitidas.
Ademais, a proteção da marca será concedida se possuir um estilo próprio para a sua expressão gráfica, de modo que não basta utilizar simplesmente uma expressão ou uma palavra específica, se não tiver acompanhada de design que se enquadre nos requisitos de distintividade e percepção visual. Seu formato pode ser nominativo, figurativo, misto e até tridimensional. Basta que permita a identificação e individualização do produto ou serviço de outros semelhantes.
Assim, ao contrário do que pretendem os empresários, a marca não é um sinal de garantia de qualidade, como antes mencionado, mas sim, mero elemento identificador, já que há marcas próprias de certificação, como ISO.
O registro no INPI apenas garante ao titular o direito de usufruir deste sinal distintivo com exclusividade em determinados ramos de atuação, salvo se tratar de uma marca de alto renome, como a Coca-Cola, que, após registro no Brasil, pode impedir que o sinal seja utilizado em qualquer outra natureza de atividade, de modo especialmente protegido. O reconhecimento de marca de alto renome é realizado pelo próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial e não depende de dominação de mercado.
Já as marcas notoriamente conhecidas são distintivas apenas pelas pessoas que operam em determinado ramo de atividade, e a estas é concedida proteção jurídica independentemente de estarem depositadas ou registradas no Brasil. A título ilustrativo, uma determinada marca pode dominar o comércio de eletrônicos, e não ter impedimento para uso da mesma expressão em atividade do gênero alimentício, e assim as marcas podem ser utilizadas por empresas diversas sem qualquer relação entre elas.
O maior problema que se revela, atualmente, está no fato de que o registro de marcas no INPI apenas assegura proteção no plano real e digital com ressalvas. Isto porque a “marca virtual” não está inserida no âmbito protetivo da Lei n. 9.279/96, sendo assegurada como nome de domínio pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br.
Na rede mundial de computadores, é pelo nome de domínio que o usuário/computador pode ser localizado. Na verdade, o que se pretende é acessar uma codificação numérica, que foi transformada em expressão textual apenas para facilitar a divulgação do endereço eletrônico de um site.
Logo, nem sempre a divulgação de atividades comerciais por meio de home page terá coincidência entre o nome de domínio e a marca registrada no INPI.
Pode ocorrer de uma determinada pessoa (física ou jurídica) registrar um nome de domínio que coincida, ou seja muito semelhante, com uma marca já registrada na autarquia de proteção industrial sem que possua qualquer relação com esta. Com isto, o detentor da marca fica impedido de registrá-la no www.registro.br.
Nesse viés, embora seja provável o esgotamento das possibilidades de expressões textuais em nomes de domínio, pode restar configurada má-fé de quem o registrou para induzir em erro os consumidores, e desviá-los em seu favor, prática que se enquadra como crime de concorrência desleal.
Convém ressaltar que o Comitê Gestor da Internet no Brasil não exige qualquer comprovante de titularidade de marca para registro de nome de domínio, e não possui ligação com o INPI para fazer consulta prévia de eventuais interessados na exclusividade do endereço eletrônico. O critério para concessão de registro de domínio é de quem o fizer primeiro, baseado no princípio fundamental “first come, first served”, elencado no artigo 1º da Resolução n. 8/2008 do CGI.br.
Além dessa insegurança jurídica, soma-se o fato de que a norma que cuida da proteção de marcas, Lei n. 9.279/96, não prevê a coincidência de sinais na internet, já que somente distingue os ramos de atividades para definir os critérios de concessão de registro, o que, sequer é realizado pelo CGI.br, que permite apenas o registro de domínios de designação exclusiva.
Nesse cenário, como solucionar a problemática diante desse conflito entre o nome de domínio na internet e a maca registrada em classe específica?
A resposta, de início, deve ser buscada na Constituição Federal, que reconhece proteção às criações industriais, mas também à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e quaisquer outros sinais distintivos (art. 5º, inc. XXIX), disposição que faz presumir que o nome de domínio também poderia ser incluído nesse rol aberto.
Porém, associando essa interpretação da Carta Magna ao disposto na Resolução n. 8/2008 do CGI.br, não seria todo registro de nome de domínio composto por signo equivalente à marca comercial já registrada no INPI, que configuraria violação ao direito da propriedade intelectual, mas apenas quando configuradas hipóteses de confusão aos consumidores, desvio de clientes ou aproveitamento parasitário, com nítido interesse oportunista de pirataria de domínio, entendimento este que, aliás, já foi manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.466.212-SP).
Por existirem normas com previsões distintas sobre marcas (comercial e virtual), somente a análise de cada caso concreto permitirá concluir quando se trata de concorrência desleal, especialmente para afastar complicações jurídicas se o nome de domínio escolhido por determinada sociedade empresária não se revela capaz de causar confusão com o serviço/produto disponibilizado por titular de marca registrada no INPI. Para todos os efeitos, a demonstração de prejuízo ou má-fé é que norteará a decisão sobre o conflito entre marca e domínio.
Finalmente, a consultoria de profissional especializado poderá assegurar maior respaldo jurídico no exame das circunstâncias que interferem e podem ser coibidas para fins de garantia da livre concorrência. A proteção industrial, assim como o Direito, não socorre quem dorme, devendo o empresário assumir uma postura vigilante sobre a utilização de referências que afastam o critério distintivo da sua marca em relação ao produto ou serviço comercializados, objetivando assegurar maior lucro para sua atividade, afinal, esse é o propósito da sua atividade!