ILMO. SR. DIRETOR DE MARCAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI
Nº do Processo: 000000000
Marca: QUALQUER
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede na Av. xxxxxxxxx, 0000 – XXXXX – Vitória/ES, CEP: 00000-000, neste ato representada por seu sócio: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Motorista CNH. nº 0000000000 – DETRAN/ES e do CPF n. 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXX, 0000 – BAIRRO – CIDADE/UF, CEP: 59000-00, vem à Vossa presença, nos termos do Art. 158 da Lei 9.279/96 - LPI, apresentar
OPOSIÇÃO
em face da publicidade da Marca “QUALQUER”, pelos fatos e motivos que passa a expor.
DOS DADOS DO PEDIDO DE REGISTRO:
Nº do Processo: 000000000
Titular: FULANO DE TAL
Marca: QUALQUER/ Apresentação: Nominativa/ Classe: 42
Data do Depósito: 28/01/2018
Publicação Revista nº 2341 em 15/02/2018
DA LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO OPOENTE
O opoente é advogado e empresário no ramo de Tecnologia e, ao tomar conhecimento da publicação de interesse de registro da Marca QUALQUER verificou a ocorrência de anterioridade, motivando a presente oposição, nos termos do Art. 158 da Lei 9.279/96 - LPI, com base nos argumentos a seguir delineados.
MARCA DE USO ANTERIOR
A Marca QUALQUER, depositada pelo titular oposto é idêntica à marca QUALQUER de titularidade do autor e de uso ostensivo por mais de 6 (seis) meses, conforme provas que faz, em anexo.
Trata-se de situação que flexibiliza o princípio da anterioridade do registro, pois trata-se de terceiro de boa-fé que já usufrui há mais tempo os benefícios e notoriedade da marca, conforme clara previsão legal:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Em 28 de janeiro de 2018, Fulano de Tal procedeu ao depósito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob o número 0000000, de um pedido de registro para a marca "QUALQUER", classificada na classe 42, na modalidade apenas nominativa.
Este ato, aparentemente rotineiro no âmbito do direito de propriedade industrial, desencadeou uma controvérsia de relevante magnitude jurídica e comercial, tendo em vista a alegação de preexistência de direitos sobre a referida marca por parte da empresa XXXXXX Ltda., com sede em CIDADE-ES.
A mencionada empresa, sob a gestão do sócio administrador, Sr. Ciclano, é o legitimo detentor dos direitos sobre a marca "QUALQUER", um assistente de inteligência artificial exclusivo para determinada categoria profissional. Este serviço, segundo se apura, já conta com centenas de usuários ativos em sua base, tendo alcançado notável reconhecimento e divulgação em diversas mídias especializadas, incluindo canais de grande prestígio como o "xxxxx" e o "xxxxx.
A robustez da reivindicação da EMPRESA Ltda. encontra respaldo em evidências tangíveis de uso e promoção da marca "QUALQUER" desde maio de 2016, conforme demonstram os registros de sua atividade nas redes sociais, em especial no Instagram (https://www.instagram.com/XXXXX/), onde a marca ostenta quase dez mil seguidores. Esse histórico de uso público e contínuo da marca "QUALQUER" constitui um elemento fundamental para a aferição de sua propriedade e do direito de prioridade no uso, conforme disciplina a legislação brasileira sobre propriedade industrial.
Por outro lado, o oposto, enquanto pessoa física requerente do registro em disputa, não apresentou, até o presente momento, provas concretas de que exerça, de fato, atividade econômica legítima e anteriormente vinculada à marca que pretende registrar.
Esta circunstância coloca em xeque a legitimidade de seu pedido de registro, especialmente à luz do princípio da especificidade, que governa a proteção de marcas no Brasil, e que preconiza a necessidade de um vínculo efetivo entre a marca e a atividade econômica por ela representada.
Ademais, é imperativo destacar que o Manual de Marcas do INPI, em seu item 5.5.3, estabelece claramente a exigência de que pedidos de registro de marcas depositados por pessoas físicas devem ser acompanhados de provas que atestem o exercício efetivo e lícito da atividade econômica alegadamente vinculada à marca. A ausência de tais provas no caso em análise não apenas fragiliza a posição de Fulano de Tal, mas também reforça a procedência da oposição apresentada pela EMPRESA Ltda.
Nesse contexto, a apresentação de um competente pedido de oposição ao registro da marca nominativa "QUALQUER" por parte da EMPRESA Ltda. emerge como um ato não apenas necessário, mas plenamente justificado, visando à proteção de seus direitos legítimos e preexistentes sobre a marca em questão. Esta medida se mostra alinhada com os princípios mais basilares do direito de propriedade industrial, que visam à salvaguarda dos interesses legítimos de titulares de marcas contra tentativas de registro indevido por terceiros.
A sustentação da oposição ao registro do Sr. Fulano de Tal encontra-se, portanto, solidamente fundamentada em um conjunto de elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a precedência e legitimidade do uso da marca "QUALQUER" pela EMPRESA Ltda.
Esses elementos incluem, sem se limitar a, i) ampla divulgação e reconhecimento da marca em canais especializados, ii) significativa base de usuários ativos (assinantes) e o iii) uso contínuo e público da marca desde junho de 2016, corroborados por provas documentais consistentes, tais como notícias na mídia, contrato social, perfis em redes sociais, certificado de registro de domínio, entre outros documentos pertinentes (todos, anexos).
Portanto, a análise dos fatos aqui expostos, à luz dos princípios e normas que regem o direito de propriedade industrial no Brasil, conduz à inescapável conclusão de que o pedido de registro da marca "QUALQUER" sob o número 00000000 por parte do Sr. Fulano de Tal (oposto) carece de fundamentação legítima, em face da preexistência de direitos sobre a referida marca, devidamente estabelecidos e exercidos pela opoente.
Essa constatação impõe a necessidade de uma decisão legal por parte da presente autoridade competente aquém se dirige este opoente, no sentido de reconhecer e proteger os direitos desta última sobre a marca "QUALQUER", assegurando, assim, a justa aplicação dos preceitos legais vigentes.
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DO DIREITO
ANTERIORIDADE DA MARCA OPOENTE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PLEITO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA, DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. (...) . "Independentemente da data da prioridade ou do depósito da marca comercial, a Lei n. 9.279/96, em seu art. 129, § 1º, assegura essa prioridade a quem, comprovadamente, já a usava há mais de seis meses antes da data do depósito por terceiro. Para os efeitos do referido dispositivo legal, não há que se considerar a condição de ex-sócio, da beneficiária da marca, do representante legal da empresa que reivindica a prioridade, com base também no uso anterior da marca". (TJ-SC - AC: 00010699520058240051 Ponte Serrada 0001069-95.2005.8.24.0051, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 09/10/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó, #24295573)
Isso posto, passa a expor a seguir, como prova do uso da marca há pelo menos seis meses anteriores ao pedido oposto, recortes de publicidade e demais publicações pertinentes, configurando o direito do opoente.
Primeira postagem no Instagram em 23 de junho de 2016:
https://www.instagram.com/p/Ct1hzsUN/
A EMPRESA Ltda, como proprietária da marca QUALQUER (XXXXXX), explora todos estes endereços eletrônicos (URLs), cada um com sua relevância:
https://XXXXX.com.br
https://www.youtube.com/@XXXXXX
https://www.instagram.com/XXXXXX
https://www.facebook.com/XXXXXX
https://www.linkedin.com/company/XXXX
https://linktr.ee/XXXXX
https://app.elogiou.com.br/mural/XXXX
https://help.XXXXX.com.br
https://XXXXX.canny.io/sugestoes?lang=pt-BR
https://status.XXXXXX.com.br
https://XXXXXX.canny.io
https://XXXXXX.canny.io/changelog
https://bit.ly/XXXXXXXXXXXResumo
https://gamma.app/public/Exemplos-de-Prompts-para-uso-no-XXXXX-rbyp20c6bujt3l7
https://XXXXXX.com.br/termos-de-uso
https://XXXX.com.br/politicas-de-privacidade
mailto:[email protected]
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Validação dos códigos HASH e existência do registro:
Veja o relatório XPTO detalhado da cadeia de custódia (XXXXX)
DA FALTA DE LEGITIMIDADE DO POSTO PARA REQUERER O REGISTRO DA MARCA
Nesse ponto, passemos a tratar da necessidade de exercício efetivo e lícito da atividade para requerer registro de marca: O Art. 128, § 1º, da Lei 9.279/1996 (LPI), estabelece que para o registro de marcas, é imprescindível que o requerente exerça atividade efetiva e lícita compatível com a marca cujo registro é solicitado. Este dispositivo legal é fundamental no contexto em análise, uma vez que ressalta a necessidade de uma relação direta e concreta entre a marca e a atividade econômica desenvolvida pelo requerente.
E, mais: de acordo com o item 5.5.3 do Manual de Marcas1, pedidos de registro de marcas depositados por pessoas físicas, deve ser apresentado momentaneamente junto ao peticionamento, toda e qualquer prova em direito admitida, que leve à devida convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da atividade reivindicada, conforme abaixo reproduzido:
“5.5.3 Legitimidade de pessoa física:
No que se refere aos pedidos de marcas depositados por pessoas físicas, o requerente poderá apresentar toda e qualquer prova em direito admitida, desde que passível de peticionamento, que leve à convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da atividade como, por exemplo, diplomas universitários, certificado de conclusão de cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB etc.), contratos de prestação de serviços, material publicitário e de divulgação, entre outros.”
No caso em questão, a opoente demonstra, por meio de evidências tangíveis, o exercício efetivo e lícito da atividade econômica relacionada à marca "QUALQUER (QUALQUER)" desde junho de 2016. A empresa apresenta uma base sólida de usuários ativos e assinantes e uma ampla divulgação da marca em canais especializados, o que reforça a legitimidade de seu uso e a prioridade no direito sobre a marca.
Por seu turno, o oposto que requereu o pedido de registro, como pessoa natural, para identificar “Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; serviços jurídicos. CLASSE 42” não apresentou provas que atestem o exercício efetivo e lícito de atividade econômica vinculada à marca "QUALQUER" e, como é sabido, um titular apenas pode requerer proteção para uma marca que proteja a atividade que ele exerça efetiva e licitamente.
Assim, resta evidente que o oposto não possui legitimidade para reivindicar o registro de marca para identificar serviços científicos e tecnológicos, área profissional que ele não comprovou ter autorização para exercer. Dessa maneira, o oposto não cumpre os requisitos apresentados pelo item 5.5 do Manual de Marcas do INPI.
DA CONCLUSÃO, REQUERIMENTOS FINAIS E PEDIDOS.
Do acima exposto, resta evidente que não pode prosperar o pedido de registro para a marca QUALQUER do oposto tendo em vista, principalmente, (I) a anterioridade dos direitos da EMPRESA LTDA sobre a marca QUALQUER e, (II) a falta de legitimidade do oposto por não cumprir devidamente o requisito de declaração de atividade da classe requerida em seu registro, tampouco de fazer o efetivo uso da marca, em questão; assim o oposto aguarda e REQUER:
O recebimento e processamento da presente oposição, e, ao final a total procedência, para fins de que seja NEGADO O PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA QUALQUER ref. ao pedido do processo nº 000000000.
Informa, por fim, ter o opoente dado entrada em ________ , ao pedido do registro da marca ________ em seu nome, conforme protocolo, anexo.
Nestes termos, aguarda deferimento.
________ , ________ .
________
Anexos:
Procuração
Prova da representação, quando empresa;
Protocolo do depósito da marca opoente
Provas do alegado
