A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A PATENTE
Rogério Tadeu Romano
I – Histórico e conceitos
Waldemar Ferreira (Tratado de direito comercial, 1962, 7º volume) enunciou a distinção com relação a descoberta e invenção. Disse ele: “a invenção é mais a ação ou o processo de inventar do que o invento. Este é o resultado feliz daquela. Parte-se, para obtê-lo, de princípio certo e conhecido e atinge-se a meta desejada. O inventor, em regra, busca o invento. Adivinha-o. Obtém-no ao cabo de larga jornada de investigações e de experiências, e não raro, se inventa também, não o produto, mas processo novo a fim de alcançá-lo. A descoberta se faz quase inesperadamente , pela revelação ou encontro casual de processo ou produto existente, real mas desconhecido. Chega-se ao invento por via de trabalho orientado e dirigido a fim de atingi-lo. A descoberta mais não oé do que o encontro eventual ou procurado de processo ou produto das forças da natureza.”
Por sua vez, Gama Cerqueira(Tratado de propriedade industrial, 1946) disse: “... as duas noções não se confundem. A invenção, de modo geral, consiste na criação de uma coisa até então inexistente; a descoberta é a revelação de uma coisa existente na natureza que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a descoberta, ao contrário não visa a fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo físico”.
Em1988 é promulgada a Constituição Cidadã, que manteve expressamente a proteção à propriedade industrial, seguindo-se a uma modificação no sistema, visto gerar percalços injustificáveis, traduzindo-se na maioria das vezes em excessiva complexidade, que poderia ser dispensada em alguns casos; algo que ocorreu a partir da atual Lei de Propriedade Industrial (lei nº 9.279/96), que passou a disciplinar o sistema de patentes conforme se infere em seu art. 2º:
“Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:
I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
II – concessão de registro de desenho industrial;
III – concessão de registro de marca;
IV – repressão a falsas indicações geográficas; e
V – repressão à concorrência desleal.”
Aliás, a recente lei nada mais é que resultado claro de um tratamento moderno por parte do legislativo em relação à matéria, que inequivocamente foi modificada por influência da RODADA URUGUAI DO GATT.
Ao autor da invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, segundo o artigo 6º, que determina que “presume-se o requerente legitimado a requerer a patente”.
Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II - concepções puramente abstratas;
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentação de informações;
VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
A patente pode ser requerida em nome próprio ou elos herdeiros e sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.
Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas(artigo 6º, § 3º).
Desta forma, a patente pode recair sobre uma Invenção ou um Modelo de Utilidade.
Neste ponto fazemos uma ressalva quanto à existência dos chamados Segredos de Industria que constituem um monopólio de fato e não um direito de exploração exclusiva concedida por lei, como nas patentes.
Os Segredos de Industria são vantajosos porque não têm prazo de validade, podem ser usados quando e como a empresa decidir, não há interferência de terceiros e não deixa pistas da evolução tecnológica da empresa. Por outro lado, corre o risco de ser descoberto e poderão ser facilmente copiados, pois a punição será difícil, uma vez que, não protegidos por lei, será quase impossível comprovar o roubo ou a cópia. Sendo assim, os cuidados para que a informação permaneça em segredo deverão ser redobrados e os riscos são grandes.
Já se a empresa registrar a patente obterá um privilégio garantido por lei, poderá bloquear a ação de terceiros, gerar receita por meio das licenças que podem ser concedidas e seu valor integrará o ativo da empresa. Contudo, haverá custos de manutenção da patente, ela será por prazo determinado, estará sujeita a critérios de concessão e suscetível de interferência de terceiros.
A empresa deverá então pesar os prós e os contras, em cada caso concreto, para tomar sua decisão. A grande parte das invenções são patenteadas, contudo, tem algumas empresas que preferem manter seus inventos em segredo como o famoso caso da Coca-Cola, que ao longo desses anos guarda sua fórmula como Segredo de Industria.
Considerando-se a propriedade industrial não apenas como o elemento do fundo de comércio que compreende as patentes de inveção, os modelos de utilidades, os desenhos e os modelos industriais, as marcas de indústria, do comércio e de serviços, mas, igualmente, no sentido lato que deu à expressão o Código de Propriedade Industrial revogado, as expressões ou sinais de propaganda, a norma adota normas a fim de reconhecer a propriedade e o privilégio de uso exclusivo desses elementos por parte dos seus autores e das pessoas que os fizessem registrar regularmente. Essa propriedade e esse privilégio são assegurados por medidas impeditivas da usurpação, por terceiros, da propriedade industrial, constituindo crime a violação dos direitos concernentes ao uso exclusivo, por parte do comerciante, desses elementos registrados ou patenteados em seu nome.
II -Patentes
O inventor é o sujeito de direito sobre a invenção de que é resultante o direito de obter a patente que é o reconhecimento pelo Estado ao privilégio de uso exclusivo.
A patente é um instrumento econômico que confere ao seu inventor ou cessionário vantagens em razão da exclusividade temporária da exploração da invenção ou modelo de utilidade objeto de proteção.
O registro tem efeito constitutivo, pois a sua falta inexiste o direito de exploração assegurado pelo Estado.
Como ensinou Rubens Requião(Curso de direito comercial, volume I, 2010, pág. 346), em modelo de utilidade , o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresenta nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação(artigo 9º). É ainda patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial(artigo 8º).
Ao autor da invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, segundo o artigo 6º, que determina que “presume-se o requerente legitimado a requerer a patente”.
Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II - concepções puramente abstratas;
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentação de informações;
VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
A patente pode ser requerida em nome próprio ou elos herdeiros e sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.
Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas(artigo 6º, § 3º).
Segundo Gama Cerqueira(obra citada) os modelos de utilidade constituem invenções de forma, qeu se situam, pelos seus caracteristicos, em posição intermediária entre as invenções propriamente ditas e os modelos industriais. Aproxima-se daquelas sob o ponto de vista técnico; destes por consistirem criações de forma.
O modelo de utilidade compreende sempre, como disse Rubens Requião(obra citada, pág. 345), uma disposição ou forma nova obtida ou introduzida em ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios destinados a um uso prática. Para Gama Cerqueira(obra citada), são modelos ou objetos que, sem visarem a um efeito técnico peculiar, se destinam simplesmente a melhorar o uso ou utilidade do objeto, e dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de nova configuração que lhe é dada, da disposição ou combinação diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivos,.
A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, manteve as normas legais referentes ao modelo de utilidade, mas não acolheu as de modelo industrial, presentes no revogado Còdigo de Propriedade Industrial(Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971), cujo artigo 11, 2, tratava o modelo industrial de modo autônomo. A nova Lei fundiu os dois conceitos, de modelo e de desenho industrial, num só artigo, sob a designação de desenho industrial(artigo 95).
Desta forma, a patente pode recair sobre uma Invenção ou um Modelo de Utilidade.
Neste ponto fazemos uma ressalva quanto à existência dos chamados Segredos de Industria que constituem um monopólio de fato e não um direito de exploração exclusiva concedida por lei, como nas patentes.
Os Segredos de Indústria são vantajosos porque não têm prazo de validade, podem ser usados quando e como a empresa decidir, não há interferência de terceiros e não deixa pistas da evolução tecnológica da empresa. Por outro lado, corre o risco de ser descoberto e poderão ser facilmente copiados, pois a punição será difícil, uma vez que, não protegidos por lei, será quase impossível comprovar o roubo ou a cópia. Sendo assim, os cuidados para que a informação permaneça em segredo deverão ser redobrados e os riscos são grandes.
Já se a empresa registrar a patente obterá um privilégio garantido por lei, poderá bloquear a ação de terceiros, gerar receita por meio das licenças que podem ser concedidas e seu valor integrará o ativo da empresa. Contudo, haverá custos de manutenção da patente, ela será por prazo determinado, estará sujeita a critérios de concessão e suscetível de interferência de terceiros.
A empresa deverá então pesar os prós e os contras, em cada caso concreto, para tomar sua decisão. A grande parte das invenções são patenteadas, contudo, tem algumas empresas que preferem manter seus inventos em segredo como o famoso caso da Coca-Cola, que ao longo desses anos guarda sua fórmula como Segredo de Industria.
III – O pedido da patente
Na matéria observe-se o artigo 19 da LPI:
Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:
I - requerimento;
II - relatório descritivo;
III - reivindicações;
IV - desenhos, se for o caso;
V - resumo; e
VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.
Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.
Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.
São condições do pedido:
Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.
Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.
Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.
Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.
Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.
Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:
I - faça referência específica ao pedido original; e
II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.
Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.
Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.
Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.
Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.
§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.
§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.
III – Do processo e exame do pedido
Na matéria incidem os artigos 30 e seguintes da LPI:
Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.
§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.
§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.
§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.
Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.
Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.
Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.
Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.
Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.
Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:
I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;
II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e
III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.
Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:
I - patenteabilidade do pedido;
II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
III - reformulação do pedido ou divisão; ou
IV - exigências técnicas.
Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.
§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.
§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.
Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.
IV - A concessão do privilégio
Na matéria há o artigo 6º, § 1º, da LPI, quando se expôe:
Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.
§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.
A presunção é de que seja o inventor quem requer a patente, aperfeiçoando-se essa presunção no caso de oposição de terceiro, que declaa ser o autor.
São requisitos para a concessão do privilégio: que a invenção ou modelo de utilidade, seja
original, nova, suscetível de utilidade industrial e compreendida pelo estado da técnica, lícita e seja produto da atividade inventora e da originalidade.
Mas, originalidade não é novidade.
Gama Cerqueira(obra citada) escreveu que "pelo resumo da doutrina desses escritores verifica-se que o conceito de originalidade, como requisito intrínseco ou condição objetiva da invenção, é tão difícil de se fixar como o da própria invenção considerada em si e nã no ato inventivo". Concluiu por dizer: "A originalidade, segundo os próprios autores, cujas doutrinas resumimos, é o elemento criador que distinge a invenção, constituindo a sua essência, o seu elemento íntimo"
Novidade é um conceito mais positivo, pois, como ensinou Rubens Requião(obra citada, pág. 357) decorre da lei, e esta exige que a invenção, o modelo de utilidade, os desenhos industriais sejam novos, no sentido de que não tenham precedentes.
Para Fran Martins(Curso de direito comercial, 5ª edição, 1976, pág. 537), o critério da novidade varia, de acordo com as legislações, havendo novidades absolutas e relativas. Por novidade absoluta se entende a criação original da invenção, não tendo a mesma jamais chegado ao conhecimento de terceiros; a relativa não requer a originalidade da invenção, mas apenas a prioridade do seu patenteamento em determinado país. No Brasil, o Código de Propriedade Industrial de 1945 adotava o critério da novidade relativa, considerando nova a invenção "que, até a data do depósito do pedido da patente, não tenha sido, no país, depositada, nem usada publicamente, ou descrita em publicações de modo que possa ser realizada" ou que, "ate um ano antes do depósito do pedido de patente no país, não tenha sido patenteada uma invenção mesmo que essa tivesse sido, anteriormente, patenteada no estrangeiro, contando que essa patente não tivesse sido concedida até um ano antes do depósito do pedido na repartição brasileira", como se lia do artigo 7º, § 1º, do Decreto-lei nº 7.903, de 1945.
Sobre a matéria tem-se o artigo 11 da Lei:
Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.
O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.
Quanto à prioridade dispõe o artigo 16 da Lei:
Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.
§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.
§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.
§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.
§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.
§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.
§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.
Ainda é importante citar o artigo 17:
Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.
§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.
§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.
§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.
Para assegurar o caráter de novidade, quando a invenção, por vontade do inventor, deva ser objeto de demonstração ou de experiência pública, comunicação a entidade científica ou exibição em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, instituiu o direito de prioridade. Por sua vez, o artigo 16 esclarece ao intérprete que ao pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioriedade, nos prazos estabelecidos por fatos ocorridos nesses prazos.
A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada em 60 dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
Se não efetuada a comprovação por ocasião do depósito, ela deverá ocorrer em até cento e oitenta dias contados do depósito. Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor, a tradução deverá ser apresentada no prazo de sessenta dias contados da data da entrada no processamento nacional.
V - Patente de Invenção
A invenção á a solução nova para um problema técnico, aplicável em escala industrial, é ato original do gênio humano. Aqui, ressalta-se a distinção entre invenção, ou seja, criação de algo que antes não existia na natureza, e descoberta, algo que já existia na natureza e era apenas desconhecido.
“As invenções podem, pois, reduzir-se a duas classes principais: produtos e meios. Os produtos são corpos certos ou objetos materiais, tangíveis.Os meios compreendem tudo que serve para conseguir o fim visado pela invenção, ou seja, todos os recursos e elementos de ordem técnica que podem ser criados ou utilizados para se obter um produto ou um resultado.”
Isto posto, a primeira classe de invenção, a de produtos, é facilmente explanada, uma vez que a própria definição de produto, é de simples constatação, consistindo em objeto material, corpóreo e certo, determinado pelas características já intensamente frisadas que garantem a condição de privilegiabilidade da invenção. Por isso, o novo produto inventado não deve decorrer do simples estado da técnica, deve ser original e distante dos profissionais do ramo, ou seja, para que a invenção do produto seja privilegiável não deve ser o produto vulgarizado, tendo já sido utilizado anteriormente.
A segunda classe de invenção é a de meio, isto é, a invenção consiste no meio de se obter determinado produto, outrora já definido ou resultado industrial, compreendendo-se os efeitos incorpóreos ou imateriais, que se traduzem ora em vantagens da produção ou da operação industrial, ora na qualidade do produto fabricado; de tal sorte que o que a invenção de meio visa proteger são os processos e os métodos para um determinado fim ou efeito.
Não é passível de registro uma mera descoberta sem que haja algum tipo de criação. A descoberta somente será patenteável se junto com ela houver alguma atividade inventiva como a descoberta de uma função específica e relevante.
A patente está sujeita aos seguintes requisitos (art.8º da LPI):
Novidade: é necessário que seja desconhecida da comunidade científica, técnica ou industrial, ou seja, dos experts da área, não basta que seja original (característica de natureza subjetiva).
Atividade inventiva: deve apresentar inventividade, ou seja, mesmo para um técnico no assunto, não pode decorrer de maneira evidente e óbvia do estado da técnica, deve representar um real progresso. Conforme assinala o art. 11 da Lei de Propriedade Industrial, a criação não poderá estar compreendida no estado da técnica.
Aplicação Industrial: somente quando houver aproveitamento industrial, possibilidade de utilização prática que a invenção ou modelo de utilidade poderá ser patenteado.
Não-impedimento: por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a lei proíbe a patentiabilidade de determinadas invenções ou modelos, conforme elenca o art. 18 da LPI, como por exemplo, os que afrontam à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública.
No que se refere à novidade, há que se destacar a existência do denominado período de graça. A Lei 9.279/96 considera não ferir a novidade a divulgação do invento, quando ocorrida durante os doze meses que precedem a data de depósito da patente, se promovida pelo inventor, ou seja, se a invenção se tornar pública antes do registro, não perde o caráter de novidade, para seu titular, se efetivar o pedido de registro dentro de 12 meses.
Outra ressalva é feita quanto à prioridade pois a lei também concede ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, o direito de registra-lo no período de 12 meses, sem perder o requisito da novidade.
A doutrina considera que a autoridade que expede a patente, em primeiro lugar, não investiga a qualidade do requerente inventor. O artigo 6º, parágrafo primeiro da Lei, é claro ao aduzir que “salvo prova em contrário presume-se o requerente legitimado a obter a patente”. O verdadeiro inventor terá o ônus de intervir no processo administrativo de concessão da patente, apresentando a sua oposição no prazo preclusivo de trinta e seis meses da publicação do depósito, demonstrando e provando a sua autoria demonstrando a usurpação de que foi vítima.
VI- Patente de Modelo de Utilidade
Modelo de utilidade é a nova forma ou disposição que resulta em melhoria funcional no uso do objeto ou em sua fabricação suscetível de aplicação industrial. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. Assim, goza de proteção autônoma em relação à invenção cuja utilidade foi melhorada.
Ele esta sujeito aos seguintes requisitos (art. 9º da LPI):
Novidade;
Ato inventivo;
Melhoria no uso ou fabricação;
Aplicação industrial.
Ressalta-se que o critério de inventividade para o Modelo de Utilidade é bem menor do que para a patente de invenção. No que diz respeito a Invenção é necessário que a descoberta, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica; já para o Modelo de Utilidade, basta que, para o técnico no assunto, a descoberta não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
No mais, tem-se como uma exigência para o registro que a descrição da invenção ou criação seja suficiente, de forma perfeitamente clara e completa de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto (art. 24 do INPI).
Algumas criações não são privilegiáveis, ou seja, sequer são entendidas como invenções, nos termos do art. 10 da LPI, como por exemplo, as teorias científicas, as concepções puramente abstratas, regras de jogo, etc.
VII - Prazo da Patente
A patente tem prazo de duração determinado, sendo de 20 anos para a invenção e 15 para o modelo de utilidade, contados do depósito do pedido de patente (data em que o pedido foi protocolado no INPI). Contudo, o prazo de duração do direito industrial não poderá ser inferior a 10 anos, para as invenções, ou 7 anos, para os modelos, contados da concessão da patente, conforme art. 40 da LPI.
Atendidas estas regras, não haverá prorrogação, em nenhuma hipótese, do prazo de duração da patente. Contudo, pode haver situações em que o titular será obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade correspondente. São os casos de concessão de licença compulsória por abuso de direito, nos termos do art. 68, ou pelo interesse público e emergencial nacional, nos termos dos art. 71, ou ainda nas demais hipóteses expressas no art. 70, todos da Lei nº. 9.279/96. Evidentemente, os licenciados deverão remunerar o titular da patente, uma vez que esta não possui propósito punitivo, mas apenas de correção de eventuais disfunções geradas pela exclusividade.
Concedida a primeira licença compulsória a LPI, no art. 80, prevê o prazo de 2 anos para que a exploração econômica da invenção ou modelo de utilidade seja feita pelo licenciado de forma satisfatória. Vencido tal prazo e persistindo a situação irregular, opera-se a caducidade da patente, ou seja, o inventor perde todos os direitos industriais que titularizavam e a invenção ou modelo de utilidade caem em domínio público.
A patente extingue-se pelo término do prazo de duração, pela renúncia de seu titular dos direitos industriais, que somente poderá ser feita se não prejudicar terceiros (por exemplo, os licenciados), pela caducidade, pela falta de pagamento da taxa devida ao INPI, denominada “retribuição anual” e pela falta de representante no Brasil, quando o titular for domiciliado no exterior.
VIII – A licença voluntária e a licença compulsória.
Sendo transferível o direito ao privilégio por ato inter vivos, como reconhecem os artigos 61 e seguintes da LPI, pode ser objeto de licença, admitindo o seu titular que o terceiro explore a invenção, o modelo de utilidade ou o desenho industrial. A cessão do direito de exploração é conhecida como concessão de licença, que a LPI passou a denominar de licença voluntária, e se formaliza em contrato, que determinou as condiçoes de exploração da patente, sendo que terceiros somente serão afetados pro ele, apos a publicação da averbação da licença voluntária procedida pelo INPI(artigo 62).
No contrato de licença voluntária para exploração serão estipuladas as condições de remuneração e outras que permitam bem definir as condições de licença, fazendo as indicações necessárias à identificação da patene ou pedido cedido. A teor do artigo 61 da Lei nº 9.279/96, a licença voluntária tanto pode-se referir ao privilégio já concedido como a invenção cujo pedido de privilégio foi apenas depositado.
O contrato discutido aqui está sujeito à averbação no INPI, para o exercício dos devidos controle legais.
A Lei não condicionou a licença voluntária à verificação prévia da inexistência de consequências como restrições à comercialização e à exportação de produto, bem como à importação de produtos necessários à fabricação.
A questão da livre concorrência, envolvendo matéria de direito econômico, também pode ser aplicada a questão em espécie.
Aplica-se ainda à licença voluntária, o artigo 63 da LPI que dita:
Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.
O titular da patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração de privilégio. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data da publicação. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.
Por sua vez, a licença obrigatória é tratada nos artigos 68 e seguintes da LPI:
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.
§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.
Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:
I - justificar o desuso por razões legítimas;
II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.
Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.
§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.
§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.
Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento)
Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.
Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.
Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.
§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.
§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.
§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.
§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.
§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.
§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.
§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.
Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.
§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.
§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.
§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.
A esse sistema, que impede a patente permanecer em desuso sem motivo, se chama de licença compulsória, pois a autoridade constrange o titular a conceder a sua exploração ao interessado que a requerer.
O requerente que obtiver a licença compulsória, salvo motivo de força maior(artigo 74) comprovada deverá iniciar a exploração efetiva de seu o objeto dentro de doze meses seguintes à data da concessão, não podendo interrompê-la por prazo superior a um ano. O titular da patente tem o direito de fiscalizar a produção, o montante das vendas e a boa utilização do invento, conforme os termos da licença, bem como o de exigir a retribuição estipulada.
A licença compulsória, além do direito de explorar o privilégio, faculta ao seu titular a defesa da patente, em todos os seus aspectos, podendo se opor à ação de terceiros e do próprio titular da patente.
Explorada efetivamente a patente, por quem requereu a licença compulsória, e passado por isso mesmo o objeto a ser fabricado no Brasil, desaparece a hipótese de ausência de exploração, que ensejou o próprio requerimento de licença compulsória. Aliás, não poderá haver outra licença compulsória, apesar de esta sempre ser concedida sem caráter de exclusividade.
O terceiro poderá importar produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que o faça com o objetivo de propiciar a exploração da patente, ou ainda no caso de sanção ou abuso de poder econômico, é desde que o mesmo produto tenha sido colocado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
A faculdade de requerer a licença compulsória, como disse Rubens Requião(obra citada, pág. 377), somente pode ser exercida após três anos da data da concessão da patente. O titular tem um prazo de carência para iniciar a exploração de sua patente.
Nos casos de emergência nacional, o Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999, regula a matéria. Nessa situação de emergência nacional e de interesse público, de que trata o artigo 71 da LPI. O ato de concessão da licença estabelecerá o prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.
Há ainda a patente de interesse da defesa nacional.
Tal se dá na leitura do artigo 75 da LPI:
Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. (Regulamento)
§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.
§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.
§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. (Vide Decreto nº 2.553, de 1998)
IX – Certificado de adição de invenção
O depositante do pedido ou titular da patente de invenção poderá requerer mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.
O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao processo do exame do pedido.
Será indeferido o pedido de certificado de adição se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.
No prazo do recurso, o depositante poderá requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data do depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.
IX - Da invenção e modelo de utilidade realizados or empregado, prestador de serviços ou estagiário
No caso do empregado inventor ou inventor assalariado, a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado(artigo 88). O empregado é remunerado para inventar e pesquisar. Caberá, naturalmente, à empresa, que paga o salário e fornece os instrumentos e materiais, a propriedade da consequente invenção.
Considera-se feita durante a vigência do contrato de trabalho, bem como os aperfeiçoamentos, a invenção, cuja patente foi requerida pelo empregado durante o ano segundo a terminação do contrato, salvo ajuste em contrário. Com essa presunção, o artigo 88, § 2º, da Lei nº 9.279/96 pretende evitar a fraude do empregado, que silencie sobre a invenção realizada durante a vigência do contrato, para requerer o privilégio após o seu termo ou rescisão.
Outra hipótese vertente envolve a invenção independente do contrato de trabalho. É o caso da invenção que se realiza pelo empregado, sem relação com o seu trabalho ou sem qualquer concurso do empregador ou utilização dos recursos, dados, meios materiais, instalações ou equipamentos de sua empresa, o privilégio respectivo pertence ao empregado. Como ensinou Rubens Requião(obra citada, pág. 381) basta, todavia, que haja pequeno concurso do empresário ou utilização em pequena parcela do equipamento da empresa, para que o empregado decaia desse direito. A regra deve ser aplicada com equidade.
Há o caso da contribuição pessoal do empregado, na constância do contrato de trabalho. A invenção pode não ser objeto do contrato de trabalho, mas ter sido realizada durante as atividades da empresa, dependendo de dados, meios e instalações do empresário. A doutrina opta por duas soluções. A primeira defere ao empresário o direito de propriedade, pois, tendo o empregado locado sua força de trabalho, se obriga a prestar a sua diligência a favor da empresa, constituindo o evento simples fruto desse trabalho. Aliás, no julgamento do REsp nº 195.759 - PR, julgado em 11 de abril de 2000, o STJ, interpretando o artigo 42 da Lei nº 5.772/71, julgou que o empregado pode reclamar judicialmente remuneração pela comprovada contribuição pessoal, não prevista no contrato de trabalho, independentemente da patente, embora tenha havido depósito. Há um capital intelectual da empresa, que é a experiência coletiva de outros empregados, a excelência da organização e das instalações técnicas da empresa. Deve, portanto, ser ela deferida à empresa. A segunda vertente de pensamento na matéria, sustentou que o empregado só é obrigado a prestar os serviços normais para os quais for contratado, não entrando a invenção no resultado previsto.
Na matéria o artigo 91 da LPI tomou posição eclética, concedendo a propriedade do privilégio em comum a ambas as partes, empregado e empresário. Assim as invenções que não resultarem de contrato de trabalho específico, mas que hajam dependido de dados, meios e instalações do empregador, serão de propriedade comum, garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração, mas assegurada ao empregado a remuneração que for ajustada. O empregador, todavia, deverá iniciar a exploração do objeto da patente dentro do prazo de um ano de sua expedição sob pena de reverter a favor do empregador a plena propriedade do invento.
Nâo havendo acordo entre empregador e empregado na participação deste na exploração do privilégio, será ela fixada por arbitramento. Desejando o empregado alienar sua participação na patente, o empregador terá preferência em igualdade de condições.
Pelo artigo 89 da LPI o empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor da invenção ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.
Por outro lado, havendo a participação de mais de um empregado na invenção ou no desenho industrial, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.
O empregador tem preferência na exploração da patente nos casos expostos, tendo a lei lhe conferido o direito que é exclusivo de licença de exploração, embora assegurando ao empregado a justa remuneração.
A exploração do objeto da patente, na falta do acordo, como ensinou Rubens Requião(obra citada, pág. 383), deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.
As normas já citadas aplica-se, no que tiverem cabimento, às relações entre o prestador de serviços autônomos ou o estagiário e a mpresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.
X – A nulidade da patente
A concessão do privilégio está sujeita ao controle jurisdicional, além de controle administrativo que se faz ao longo do processo de concessão e do processo administrativo de nulidade previsto no artigo 50 da Lei nº 9.279/96.
A parte não conformada com a concessão da patente poderá pleitear o seu cancelamento administrativo, como promover a ação judicial visando a declaração da nulidade do privilégio. Mesmo que pleiteado o cancelamento administrativo, e se esse tiver insucesso, nada impede que o interessado ingresse na via judicial, pleiteando a declaração judicial de nulidade da patente, aliás dentro da garantia de acesso às vias judiciais.
A ação judicial discutida não está sujeita expressamente à prescrição, pois pode ser promovida a qualquer empo, na vigência do privilégio. Após esgotado o prazo do privilégio, não caberá ação, uma vez que a invenção, o modelo de utilidade ou os desenhos industriais já caíram em domínio público, ficando extintos, como ensinou Rubens Requião(obra citada, pág. 385).
A nulidade da patente pode ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. O juiz, dentro do poder geral de cautela que lhe é dado, poderá sustar os efeitos da patente.
A ação de nulidade da patente será ajuizada no foro judicial federal competente, e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito, como assistente adesivo. O prazo para a resposta do réu titular da patente será de sessenta dias.
Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para a ciência de terceiros.
É nula a patente concedida contrariando as disposições da lei. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.
A declaração de nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido
Observe-se que o processo administrativo de nulidade poderá ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses contados da data da concessão da patente, e seguirá até seu termo ainda que ocorra a extinção da patente.
O titular da patente, por sua vez, será intimado para se manifestar no prazo de sessenta dias sobre o pedido que instaurou o processo administrativo de nulidade. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo acima, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de sessenta dias.
Decorrido o prazo acima fixado, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
Na matéria já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO INPI EM AÇÃO DENULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.
Na ação de nulidade de registro de marca em que o INPI foi indicado como réu ao lado de sociedade empresária em virtude da concessão indevida do registro e do não processamento do procedimento administrativo para anular o registro indevidamente concedido, a autarquia federal responde solidariamente pelos honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese em que se reconheceu a omissão do instituto quanto à citada inércia, ainda que o ente federal tenha reconhecido a procedência do pedido judicial. O art. 175 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) dispõe que "A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito". Com efeito, o tema acerca da natureza jurídica da intervenção do INPI, nas ações de nulidade de marcas e patentes, é controvertido na doutrina e na jurisprudência. Isso porque, de fato, a lei impõe a participação do INPI, presumindo a existência de um interesse jurídico que não se confunde com o interesse individual das partes. Em regra, enquanto os particulares disputam um direito patrimonial, calcado essencialmente em objetivos fático-econômicos, o INPI compromete-se com a defesa do interesse social difuso: o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Noutros termos, por não se comprometer com o interesse individual de quaisquer das partes, o INPI, ao menos em tese, tem posição processual própria e independente da vontade das partes litigantes, o que de fato distancia a intervenção da LPI das intervenções típicas previstas no CPC - o qual somente se aplica de forma subsidiária às demandas denulidade de registro marcário. Assim, não haveria que se cogitar da aplicação do art. 50 do CPC, porquanto a assistência é instituto voluntário, ao passo que a intervenção da LPI é obrigatória. Todavia, na situação concreta, a solução se distingue da regra geral, pois a autora direcionou sua demanda de forma expressa contra o INPI justificada pela inércia do instituto em relação ao andamento de prévio requerimento administrativo para declarar a nulidade do registro marcário concedido à ré. Desse modo, a causa de pedir da recorrida não ficou limitada à concessão indevida do registro, mas incluiu o não processamento do procedimento administrativo, situação imputável exclusivamente à autarquia. Assim, a demanda foi corretamente direcionada ao INPI que, sim, compôs a lide como autêntico réu, devendo, portanto, suportar todos os ônus de sua sucumbência. REsp 1.258.662-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2/2/2016, DJe 5/2/2016.
XI – A marca
Diversa da patente é a marca.
São sinais distintivos:
1. Marcas;
2. Nomes Empresariais;
3. Insígnias e títulos do estabelecimento;
4. Indicações geográficas
5. Nomes de Domínio
Outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros:
1. Cultivares, patrimônio genético;
2. Conhecimentos tradicionais.
Os sinais distintivos são definidos como meios fonéticos ou visuais, particularmente as palavras ou imagens, que são aplicados na vida econômica e social na designação das pessoas ou empresas, assim como nos produtos ou serviços que elas fornecem, a fim de distingui-las e de permitir ao público reconhece-las.
A marca, especificamente, é sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.
A Lei de Propriedade Industrial, no art. 123, incisos II e III, introduziu no direito brasileiro, além da marca de produtos e serviços, duas outras categorias de marcas:
Marca de certificação: atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade ou especificações técnicas, fixadas por organismo oficial ou particular,
Para Fran Martins(Curso de direito comercial, 5ª edição, 1976, pág. 549) chamam-se marcas da indústria, de comércio ou de serviço os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais usados com o fim de distinguir mercadorias, produtos industriais ou serviço de outros semelhantes. Serão consideradas marcas de indústria as utilizadas pelo fabricante em produtos de sua fabricação; marcas de comércio as empregadas por comerciantes nas mercadorias de seu negócio, que são, porém, fabricadas ou produzidas por outrem; e marcas de serviço as usadas por profissionais autônomos, entidades ou empresas, para distinguir os seus serviços ou atividades, como se dizia no artigo 61 do Código de Propriedade Industrial, de 1971.
A Lei protege, assim, a propriedade e o uso exclusivo das marcas de indústria, de comércio e de serviço, a fim de evitar concorrência desleal.
O artigo 65 da antiga Lei de Propriedade Industrial, de 1971, dizia quais as marcas não registráveis:
Art. 65. Não é registrável como marca:
1) brasão, armas, medalha, emblema, distintivo e monumento, oficiais, públicos ou correlatos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
2) letra, algarismo ou data, isoladamente, salvo quando se revestir de suficiente forma distintiva;
3) expressão, figura ou desenho contrário à moral e aos bons costumes e os que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou idéia e sentimento digno de respeito e veneração;
4) designação e sigla de repartição ou estabelecimento oficial, que legìtimamente não possa usar o registrante;
5) título de estabelecimento ou nome comercial;
6) denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, pêso, valor e qualidade;
7) formato e envoltório de produto ou mercadoria;
8) côr e sua denominação, salvo quando combinadas em conjunto original;
9) nome ou indicação de lugar de procedência, bem como a imitação suscetível de confusão;
10) denominação simplesmente descritiva do produto, mercadoria ou serviço a que a marca se aplique, ou, ainda, aquela que possa falsamente induzir indicação de qualidade ou procedência;
11) medalha de fantasia passível de confusão com a concedida em exposição, feira, congresso, ou a título de condecoração;
12) nome civil, ou pseudônimo notório, e efígie de terceiro, salvo com expresso consentimento do titular ou de seus sucessores diretos;
13) têrmo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com produto, mercadoria ou serviço a distinguir;
14) reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotado para garantia de metal precioso, de arma de fogo e de padrão oficial de qualquer gênero ou natureza;
15) nome de obra literária, artística ou científica, de peça teatral, cinematográfica, de competições ou jogos esportivos oficiais, ou equivalentes, que possam ser divulgados por qualquer meio de comunicação, bem como o desenho artístico, impresso por qualquer forma, salvo para distinguir mercadoria, produto ou serviço, com o consentimento expresso do respectivo autor ou titular;
16) reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, dos Territórios, dos Municípios, do Distrito Federal ou de país estrangeiro;
17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite êrro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;
18) marca constituída de elemento passível de proteção como modêlo ou desenho industrial;
19) dualidade de marcas de um só titular, para o mesmo artigo, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva;
20) nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva.
Ainda o Código de Propriedade Industrial revogado, de 1971, falava em marcas notórias e em marcas procedentes do exterior.
Como tal ali dizia no artigo 67 daquele Código revogado:
Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos têrmos e para os efeitos dêste Código, terá assegurada proteção especial, em tôdas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.
Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria.
O conceito de marca estrangeira era dado no artigo 68 daquele diploma legal revogado:
Art. 68. Para os efeitos dêste Código, considera-se marca estrangeira a que, depositada regularmente em país vinculado a acôrdo internacional do qual o Brasil seja signatário ou participe, fôr também depositada no Brasil dentro do prazo de prioridade estipulado no respectivo acôrdo, sob reserva de direitos de terceiros, e desde que seja assegurada reciprocidade de direitos para o registro de marcas brasileiras, naquele país.
1º Durante êsse prazo a prioridade não será invalidada por igual depósito da marca, por terceiros.
2º A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem, sempre acompanhado de tradução na íntegra, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro.
3º A apresentação dêsse comprovante, quando não tiver sido feita juntamente com o depósito, deverá ocorrer até cento e vinte dias contados da data do mesmo depósito, sob pena de perda da prioridade reivindicada.
Lembrou Leandro de Moura Ribeiro(O Registro de marcas e a lei da propriedade industrial(Lei de Propriedade Industrial. Convenção de Paris sobre Propriedade Industrial.): que "as marcas podem ser ainda formadas de diversas formas: Nominativa; Figurativa; Mista; Tridimensional. Quando Nominativa é porque constituída somente de palavras, letras ou algarismos, mas estes elementos não podem se apresentar de forma fantasiosa ou figurativa. Já a forma Figurativa é aquela que se apresenta sob forma de desenho, imagem, símbolo ou quaisquer outras formas figurativas de letra ou número sozinho. De outra forma é chamada de Mista a marca que se forma da conjunção de elementos da estrutura figurativa e nominativa. Por fim, a Tridimensional se constitui pelo formato da embalagem ou do próprio produto, sendo que o modelo em si tem propriedade de tranquilamente se fazer distinguir se utilizando como marca, e se dissociando de efeito técnico."
Ainda Leandro de Moura Ribeiro diz:
"A novidade da marca não precisa ser absoluta – Requisito da Novidade relativa –, ou seja, a representação de sua atividade em marca não precisa ser necessariamente inventada pelo beneficiário empreendedor. Precisando ser novo o emprego daquele signo na identificação de produtos, industrializados, comercializados ou de serviços prestados, para determinada categoria de atividade econômica. Por isso, até mesmo a marca é tutelada, de início, unicamente, na linha de exercício econômico explorado pelo titular dela, com relação aos produtos ou serviços que podem o identificado levar possivelmente à confusão os consumidores.
As marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, gozam de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (LPI, art. 126) – Requisito da Não-colidência com marca notória.
A lei impede o registro, como marca, de determinados signos – Requisito do Não-impedimento. Por exemplo, as armas oficiais do Estado ou o nome civil, salvo autorização pelo seu titular etc.(LPI, art. 126) (COELHO, p. 91).
A pessoa física ou jurídica pode requerer o registro, estando o requerente devidamente constituído juridicamente. Monta-se o processo, com a devida documentação, para encaminhamento junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Os documentos necessários são: requerimento-petição; relatório descritivo; reivindicações; desenhos ou fotografias; campo de aplicação do objeto; resumo; comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (LPI, Art. 19)."
AInda disse Leandro de Moura Ribeiro(obra citada):
"A validade ou tempo de registro são de 10 anos, a partir de quando foi concedido (LPI, art. 133). Este, prazo é dilatado por períodos idênticos e consecutivos, seu prolongamento depende de manifestação do interessado em pedir sempre no derradeiro ano de validade do registro.
Deve ser paga uma taxa para o serviço de registro oferecido pelo INPI, sendo esta denominada de retribuição e devida na concessão e a cada dilatação do prazo registral (LPI, arts. 133, § 1º, e 155, III).
O registro de marca expira, salvo acontecimento imprevisto, em sua não-exploração econômica no Brasil em 5 anos, a partir da sua permissão, ou por suposta, cessação desta exploração, por interstício de 5 anos, ou na de mudança de grande monta do signo indicativo da empresa (marca)."
A marca é o designativo que identifica produtos e serviços, e para fazer seu registro no INPI é necessária a presença de três requisitos, indicados por Fábio Ulhoa Coelho(Manual de direito comercial: direito de empresa.19. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007): Novidade relativa; Não-colidência com marca notória; Não-impedimento.
Nas relações jurídicas há diversas polêmicas sobre o tema. Cito reportagem na coluna do Ancelmo, no jornal O Globo, recentemente, quando se disse: "O INPI, que cuida de patentes , dias atrás concedeu registro da marca “Garota de Ipanema”à empresa de festas de... Helô Pinheiro, musa inspiradora da música nos anos 70. Só que há décadas a marca estava protegida e sob gestão da Jobim e Moraes Representações Comerciais, formada por representantes das famílias de Tom e Vinicius."
XII - Desenho Industrial (“design”)
Desenho industrial diz respeito à forma dos objetos, especificidades que permitem sua imediata identificação, com caráter meramente estético.
O antigo Código de Propriedade Industrial, no seu artigo 11, definia que modelo industrial era toda forma plástica que pudesse servir de tipo de fabricação a um produto industrial e ainda se caracterizava por nova configuração ornamental. Já o desenho industrial era definido como toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial, que, com fim industrial ou comercial, pudesse ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, ou combinado. Todavia, pela Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, foram esses conceitos fundidos num só, sob a denominação de desenho industrial no artigo 95.
Nos termos do art. 95 da LPI considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Desta forma, destaca-se que o Desenho Industrial tem caráter ornamental e funcional, sendo que não requer atividade inventiva como na patente.
Para Rubens Requião(obra citada, primeiro volume, pág. 347), não obstante, parece-nos que os conceitos de modelo industrial e de desenho industrial manterão sua relativa e mútua autonomia técnica, visto que sempre estarão designando situações individualizadas, que subsistirão mesmo com a concentração proporcionada pelo artigo 95.
Para o artigo 97 da Lei o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.
Desenho industrial é algo diverso de invenção. O modelo e o desenho industriais pressupõem uma atuação dirigida para uma transformação do produto, que é sempre o caráter formal, quando não de ordem que seja exclusivamente estética.. Na invenção, a transformação do produto é ligada à consecução de novas realizações industriais, através de uma solução original de um problema técnico.
O desenho industrial constitui uma combinação de linha, de cores, de forma dirigida a conseguir um novo aspecto exterior de um produto, segundo as duas dimensões de um plano.
O registro de Desenho Industrial é um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Durante o prazo de vigência do registro, o titular tem o direito de excluir terceiros de atos relativos à matéria protegida tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.
Discute-se a titularidade dos desenhos industriais.
O artigo 94 da Lei 9.279/96 dispõe que ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas na lei. Dele resultam os mesmos efeitos atribuídos à invenção, ou seja, garante-se a propriedade do desenho, presumindo-se que o requerente é o seu autor, até que se prove em contrário. No caso de desenho industrial feito por mais um, o registro poderá ser solicitado por todas ou qualquer delas.
Somente os desenhos novos serão objeto de pedido de registro, assim considerados os que não estejam compreendidos no estado da técnica, no momento do requerimento do registro. Será original o desenho original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Mas não se considera um desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.
São requisitos para o registro de Desenho Industrial:
Novidade: o desenho industrial deve ser novo, isto é, não compreendido no estado da técnica. A forma criada deve propiciar um resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos do setor (art. 96), sendo que também há o direito de prioridade, como mencionado anteriormente, só que, neste caso ele é de 6 meses.
Originalidade: deve apresentar uma configuração visual distinta em relação a outros objetos anteriores, ou quando combinar com originalidade elementos já conhecidos criando um visual próprio. Enquanto a novidade é uma questão técnica, a originalidade é estética (art. 97). Waldemar Ferreira(obra citada) ensinou que quando se diz que o invento há de ser original, o que se quer afirmar é que ele seja, como resultado de invenção, próprio de quem da mesma natureza ou finalidade. Originalidade é o substratum da novidade; a invenção considerada em si deve ser diferente daquela que já é conhecida. O artigo 4º, alinea “a”, da Convenção de Strasbourg dispõe que “ uma invenção é considerada como nova se ela não é compreendida pelo estudo da técnica “.
Utilidade Industrial: não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico (art. 98), sendo que, estas podem ser protegidas pelo Direito Autoral.
Desimpedimento: a lei impede o registro de desenho industrial em determinadas situações, conforme elenca o art. 100, como por exemplo, desenhos contrários à moral e aos bons costumes, ofensivos à honra ou imagem de pessoas ou atentatórios à liberdade de consciência, de forma comum, vulgar ou necessária.
Desde que preenchidos os requisitos da lei, o registro é concedido automaticamente, sem qualquer exame de mérito. Contudo, pode o titular do desenho industrial requerer o exame do objeto do registro, nos termos do art. 111 da LPI.
Por tal razão, é aconselhável ao interessado no registro de um desenho industrial que realize uma busca prévia, para evitar o risco de obter a concessão de um registro, já existindo outro pedido anterior de terceiros, que poderá levar a nulidade do registro, posteriormente, se questionado administrativamente ou em juízo.
Pelo artigo 100 da Lei: Não é registrável como desenho industrial:
I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
Sempre que o autor do desenho tenha promovido o seu registro em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, e que produza efeito de depósito no Brasil, será assegurado o direito de prioridade. Quanto a esse sistema observa-se o artigo 16 da Lei:
Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.
§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.
§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.
§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.
§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.
§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.
§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.
