O PRAZO PARA A VIGÊNCIA DA PATENTE CONCEDIDA PELO SISTEMA MAILBOX
Rogério Tadeu Romano
Observo do site do TRF2, em publicação de 2 de junho de 2015:
“Em uma decisão inédita, a 2ª Turma Especializada do TRF2 resolveu atender os pedidos apresentados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em cinco ações ajuizadas para anular as patentes de medicamentos depositadas no órgão por várias multinacionais farmacêuticas. Os pedidos de registro foram feitos pelas empresas logo após o Brasil ter aderido ao TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, na sigla em inglês), em 1994. Como a regulamentação do tratado só ocorreu dois anos depois, com a sanção da Lei nº 9.279, de 1996, as solicitações só começaram a ser analisadas pelo INPI após a norma entrar em vigor. Por conta dessa espera, o sistema ficou conhecido como mailbox (caixa postal). A disputa judicial envolve o prazo de vigência das patentes.
Os casos julgados pelo TRF2 se referem a dois agravos, apresentados em processos cujos méritos ainda serão julgados pela primeira instância, e a três apelações e envolvem os laboratórios Evonik Goldschmidt, Duratec Corporation, Kowa Company Ltd., Western Therapeutics Institute, Elanco Animal Health Ireland Limited, Eurovita S.A., Eurofarma Laboratórios S.A., Icos Corporation, Eli Lily do Brasil Ltda., Keiko Otsu, The Wellcome Foundation Limited, Theratechnologies Inc. e e Louis V. Kirchhoff. Também aparecem como partes nos processos a Secretaria de Defesa da Grã-Bretanha e o Governo dos Estados Unidos da América. Entre outros produtos, os registros de patentes questionados tratam de remédios para a prevenção e tratamento de doenças isquêmicas, problemas coronarianos e gastrointestinais e osteoporose. Além disso, há dois medicamentos para o tratamento de pessoas com o vírus HIV e um kit para detecção da Doença de Chagas.
Até a assinatura do TRIPs, o Brasil não reconhecia o direito à patente de produtos farmacêuticos e agroquímicos. Com a mudança das regras, o país começou a admitir os pedidos de registro dessa natureza, disponibilizando o sistema mailbox para as solicitações apresentadas entre janeiro de 1995 e maio de 1997, quando a Lei nº 9.279/1996 passou a vigorar. Em todos os casos deferidos, o INPI, seguindo os termos da lei, decidiu conceder a patente pelo prazo de 20 anos contados da data do depósito, assegurando, ainda, o prazo mínimo de dez anos de validade do registro. Ou seja, se, por exemplo, o INPI levasse 15 anos para analisar o pedido e conceder a patente, o registro da empresa não valeria apenas pelos cinco anos restantes do prazo, mas, sim, por dez anos.
Ocorre que o INPI decidiu rever seus atos, com o novo entendimento de que, na verdade, a vigência mínima não se aplicaria aos casos de mailbox. Foi por conta disso que a autarquia ajuizou as ações de nulidade das patentes.
Em sua fundamentação, o desembargador federal André Fontes, que proferiu o voto condutor dos julgamentos na 2ª Turma Especializada, ponderou que a garantia do prazo mínimo de validade das patentes não é prevista pela lei, no caso dos registros mailbox. O magistrado lembrou que os pedidos de depósito submetidos a esse sistema têm tratamento específico na norma que rege a propriedade industrial. Ainda, André Fontes destacou o interesse social das ações julgadas, lembrando que o término da validade das patentes possibilitará a redução dos preços dos medicamentos, com a permissão para empresas concorrentes os produzirem também.’
Em recente pronunciamento a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento fixado no julgamento do REsp 1.721.711 e, por unanimidade, estabeleceu em 20 anos o prazo de vigência de patente concedida pelo sistema mailbox, contado a partir da data do depósito do pedido pelo interessado.
Com a decisão, o colegiado negou pedido de um laboratório farmacêutico para que fosse reconhecido o período de dez anos de proteção para uma série de patentes de medicamentos, porém contado da data das concessões, que ocorreram entre 2005 e 2012. Os depósitos dos pedidos foram realizados no Brasil entre 1995 e 1997.
"Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis", afirmou a relatora do recurso do laboratório, ministra Nancy Andrighi.
O sistema mailbox, regulado pela Lei 9.279/1996 – a Lei de Propriedade Industrial (LPI) –, consistiu em um mecanismo transitório adotado para proteção de pedidos de patentes de produtos farmacêuticos e agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da adoção, pelo Brasil, do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo Trips), em 1995.
Por causa da adesão à convenção internacional e como forma de não prejudicar os interessados nas patentes até a adequação da legislação brasileira, os requerimentos de patentes ficaram na caixa de correio (mailbox) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), aguardando exame até o início da vigência das novas regras, em 1996.
O julgamento se deu no REsp 1.840.910
A patente tem prazo de duração determinado, sendo de 20 anos para a invenção e 15 para o modelo de utilidade, contados do depósito do pedido de patente (data em que o pedido foi protocolado no INPI). Contudo, o prazo de duração do direito industrial não poderá ser inferior a 10 anos, para as invenções, ou 7 anos, para os modelos, contados da concessão da patente, conforme art. 40 da LPI.
Atendidas estas regras, não haverá prorrogação, em nenhuma hipótese, do prazo de duração da patente. Contudo, pode haver situações em que o titular será obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade correspondente. São os casos de concessão de licença compulsória por abuso de direito, nos termos do art. 68, ou pelo interesse público e emergencial nacional, nos termos dos art. 71, ou ainda nas demais hipóteses expressas no art. 70, todos da Lei nº. 9.279/96. Evidentemente, os licenciados deverão remunerar o titular da patente, uma vez que esta não possui propósito punitivo, mas apenas de correção de eventuais disfunções geradas pela exclusividade.
Concedida a primeira licença compulsória a LPI, no art. 80, prevê o prazo de 2 anos para que a exploração econômica da invenção ou modelo de utilidade seja feita pelo licenciado de forma satisfatória. Vencido tal prazo e persistindo a situação irregular, opera-se a caducidade da patente, ou seja, o inventor perde todos os direitos industriais que titularizavam e a invenção ou modelo de utilidade caem em domínio público.
A patente extingue-se pelo término do prazo de duração, pela renúncia de seu titular dos direitos industriais, que somente poderá ser feita se não prejudicar terceiros (por exemplo, os licenciados), pela caducidade, pela falta de pagamento da taxa devida ao INPI, denominada “retribuição anual” e pela falta de representante no Brasil, quando o titular for domiciliado no exterior.
Sendo transferível o direito ao privilégio por ato inter vivos, como reconhecem os artigos 61 e seguintes da LPI, pode ser objeto de licença, admitindo o seu titular que o terceiro explore a invenção, o modelo de utilidade ou o desenho industrial. A cessão do direito de exploração é conhecida como concessão de licença, que a LPI passou a denominar de licença voluntária, e se formaliza em contrato, que determinou as condiçoes de exploração da patente, sendo que terceiros somente serão afetados pro ele, apos a publicação da averbação da licença voluntária procedida pelo INPI(artigo 62).
No contrato de licença voluntária para exploração serão estipuladas as condições de remuneração e outras que permitam bem definir as condições de licença, fazendo as indicações necessárias à identificação da patene ou pedido cedido. A teor do artigo 61 da Lei nº 9.279/96, a licença voluntária tanto pode-se referir ao privilégio já concedido como a invenção cujo pedido de privilégio foi apenas depositado.
O contrato discutido aqui está sujeito à averbação no INPI, para o exercício dos devidos controle legais.
A Lei não condicionou a licença voluntária à verificação prévia da inexistência de consequências como restrições à comercialização e à exportação de produto, bem como à importação de produtos necessários à fabricação.
A questão da livre concorrência, envolvendo matéria de direito econômico, também pode ser aplicada a questão em espécie.
Aplica-se ainda à licença voluntária, o artigo 63 da LPI que dita:
Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.
O titular da patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração de privilégio. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data da publicação. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.
Por sua vez, a licença obrigatória é tratada nos artigos 68 e seguintes da LPI:
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.
§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.
Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:
I - justificar o desuso por razões legítimas;
II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.
Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.
§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.
§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.
Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento)
Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.
Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.
Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.
§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.
§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.
§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.
§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.
§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.
§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.
§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.
Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.
§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.
§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.
§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.
A esse sistema, que impede a patente permanecer em desuso sem motivo, se chama de licença compulsória, pois a autoridade constrange o titular a conceder a sua exploração ao interessado que a requerer.
O requerente que obtiver a licença compulsória, salvo motivo de força maior(artigo 74) comprovada deverá iniciar a exploração efetiva de seu o objeto dentro de doze meses seguintes à data da concessão, não podendo interrompê-la por prazo superior a um ano. O titular da patente tem o direito de fiscalizar a produção, o montante das vendas e a boa utilização do invento, conforme os termos da licença, bem como o de exigir a retribuição estipulada.
A licença compulsória, além do direito de explorar o privilégio, faculta ao seu titular a defesa da patente, em todos os seus aspectos, podendo se opor à ação de terceiros e do próprio titular da patente.
Explorada efetivamente a patente, por quem requereu a licença compulsória, e passado por isso mesmo o objeto a ser fabricado no Brasil, desaparece a hipótese de ausência de exploração, que ensejou o próprio requerimento de licença compulsória. Aliás, não poderá haver outra licença compulsória, apesar de esta sempre ser concedida sem caráter de exclusividade.
O terceiro poderá importar produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que o faça com o objetivo de propiciar a exploração da patente, ou ainda no caso de sanção ou abuso de poder econômico, é desde que o mesmo produto tenha sido colocado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
A faculdade de requerer a licença compulsória, como disse Rubens Requião(obra citada, pág. 377), somente pode ser exercida após três anos da data da concessão da patente. O titular tem um prazo de carência para iniciar a exploração de sua patente.
Nos casos de emergência nacional, o Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999, regula a matéria. Nessa situação de emergência nacional e de interesse público, de que trata o artigo 71 da LPI. O ato de concessão da licença estabelecerá o prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.
Há ainda a patente de interesse da defesa nacional.
Tal se dá na leitura do artigo 75 da LPI:
Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. (Regulamento)
§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.
§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.
§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.
Levo em conta, nesse ponto, o que foi decidido naquele REsp citado:
“Até a incorporação do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), em 1/1/1995, o ordenamento jurídico brasileiro não reconhecia como patenteáveis, dentre outros, produtos ou processos referentes às áreas agroquímica e farmacêutica. O art. 9º do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) continha disposição expressa que impedia tal proteção. Referido Acordo, parte integrante do tratado constitutivo da Organização Mundial do Comércio, estabeleceu, em seu art. 27.1, a proibição de se discriminarem áreas tecnológicas para fins de patente, o que obrigou os Estados membros a considerar patenteável qualquer invenção, de produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, sem restrições.
Em razão desse compromisso assumido no plano internacional, o Brasil precisou adaptar sua legislação. Antes da vigência do novo diploma legal (que viria a ser a Lei 9.279/96), implementou-se um mecanismo temporário que permitiu que os pedidos de patente para invenções antes não protegidas fossem ao menos depositados junto ao INPI, para garantir aos requerentes todos os efeitos daí decorrentes.Tal sistema de transição objetivou não prejudicar os depositantes, que teriam, com o depósito, a delimitação de um marco temporal para avaliação do estado da técnica, conquanto o processamento do pedido não fosse ainda possível em razão da ausência de base legal para tanto. Esses requerimentos, em razão da natureza do sistema implementado, ficaram na “caixa de correio” (mailbox) do INPI, aguardando a entrada em vigor da nova legislação, para, então, serem processados e examinados. Assim, consoante disposto no TRIPS (sobretudo no art. 70.8), começou-se a aceitar o depósito no INPI, de 1/1/1995 até 14/5/1997, de pedidos para essas chamadas patentes mailbox (relacionadas às áreas agroquímica e farmacêutica) cuja regulamentação específica, acrescida da parte administrativa/operacional a cargo da autarquia, foi estabelecida tão somente com a edição da Medida Provisória 2.006/99 (posteriormente convertida na Lei 10.196/01, que modificou a LPI).
O privilégio garantido pelas patentes de invenção, consoante previsto no art. 40, caput, da LPI, perdura pelo prazo de 20 anos contados da data do respectivo depósito. Esse lapso temporal, segundo a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo, não pode – excetuadas as hipóteses de o INPI estar impedido de proceder ao exame do pedido por pendência judicial ou força maior – ser inferior a 10 anos da respectiva concessão.Tratando-se, contudo, de patentes excepcionalmente depositadas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias (art. 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando proteção limitada unicamente ao lapso de 20 anos contados do dia do depósito (conforme estipulado pelo citado art. 40, caput). Eis o teor dos dispositivos mencionados:Art. 229. [...]Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.Portanto, segundo a dicção legal, o privilégio conferido ao recorrente lhe garante proteção a partir da data da concessão pelo órgão competente até o limite de 20 anos contados do dia em que o pedido foi depositado o fato de o texto do art. 229, parágrafo único, da LPI dispor que referido prazo de vigência está somente limitado àquele previsto no caputdo artigo 40 afasta, como corolário, a incidência do prazo do respectivo parágrafo único (10 anos contados da concessão).Este dispositivo legal (art. 40, parágrafo único, da LPI), ademais, não deve incidir sobre a presente hipótese fática por estar inserido em capítulo da lei que versa sobre regras gerais aplicáveis ao sistema ordinário de patentes, não podendo irradiar efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei (sistema transitório mailbox).”
Esses os termos em que foi colacionada a decisão referenciada.
