ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI
Nº do processo: XXXXXXXX
Titular: EMPRESA TAL ou FULANO DE TAL
Marca: XMARCA TAL
EMPRESA TAL ou FULANO DE TAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n. XX.XXX.XXX/0001-XX, com sede localizada na Av. ..................., n. ........., Cuiabá/MT, CEP: 78000-000, neste ato representado pelo seu representante legal Sr. José de Tal, portador da Carteira de Identidade nº XX.XXXX-XX SSP/MT, e do CPF nº XX.XXX.XXX-XX, (conforme Contrato social em anexo, doc. 1), vem mui respeitosamente através de seu procurador com mandato em anexo (doc. 2), a Vossa Presença nos termos do art. 158, §1º da lei 9.279/96 – LPI apresentar sua RESPOSTA A OPOSIÇÃO proposta pela titular XMARCA OPOSITORA, empresa Brasileira estabelecida em São Paulo na Rua XXXXX, XX – Sala XXXX, São Caetano do Sul, inscrita no CNPJ n. XX.XXX.XXX/0001-01, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:
BREVE SINTESE
Trata se de oposição proposta em face de do deposito da marca XMARCA TAL com o número do pedido: XXXXXXXX, protocolado no dia 16/09/2018, depositada por este titular, que que não deve prosperar pelos seguintes motivos:
MARCA DE USO ANTERIOR – ANTERIORIDADE
Conforme relatório em anexo (doc. 3) não existe nenhuma marca idêntica àquela depositada por este titular, não se enquadrando na vedação prevista no art. 124, XIX da lei 9.279/96 - LPI como alegado, estando desta forma o SEBRE/MT de boa fé no que tange o deposito para registro da marca.
Portanto o oponente não possui qualquer motivo suficiente para inibir a cessão do registro solicitado.
Ademas o oponente sequer juntou prova bastante a mostrar o uso da marca por período superior a 6 meses não se enquadrando na previsão na lei 9.279/96:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147. e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. (Grifo nosso)
Portanto não existem motivos suficientes a inibir a concessão do pedido pleiteado, tendo em vista que a oposta NÃO agiu de má fé, tão pouco o oponente apresentou algum tipo de prova suficiente a comprovar que o EMPRESA TAL ou FULANO DE TAL assim não o fez, e ainda que a marca oposta reproduzisse ou imitasse de alguma forma a marca do oponente, o que por obvio não é o caso, a oponente não juntou qualquer prova que utiliza a marca a mais de 6 (seis) meses, e nem poderia tendo em vista que foi expedida a concessão da marca “XMARCA OPOSITORA” no dia 05/06/2018, e o pedido de registro da marca “XMARCA TAL” foi feita no dia 16/09/2018 (três meses e 11 dias após a concessão).
DIFERENÇA INCONFUNDÍVEL DAS MARCAS
Passemos a análise do artigo 124, XIX da lei 9.279/96 - LPI
Art. 124. Não são registráveis como marca:
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (Grifo nosso)
De acordo com o texto do artigo, não podem ser registradas novas marcas, que reproduzam ou imitem marca anteriormente registrada, ainda que com ACRÉSCIMO DE MARCA ALHEIA, ora, é incontestável negar que de forma alguma a marca que se pretende registrar “XMARCA TAL” está acrescendo marca alheia, a marca “XMARCA OPOSITORA” de forma alguma está sendo reproduzida ou imitada tão pouco acrescida a marca “XMARCA TAL”, não a como se dizer que foi acrescido a marca “XMARCA TAL” a marca “XMARCA OPOSITORA”, para que isso pudesse acontecer a marca deveria ser “XMARCA TAL XMARCA OPOSITORA” ou “XMARCA OPOSITORA XMARCA TAL”.
Portanto não há do que se falar em ipsis litteris como alega o oponente, na marca “XMARCA TAL”, pois não à reprodução literal da linguagem escrita e textual da marca “XMARCA OPOSITORA”, senão vejamos o significado da expressão ipsis litteris
Já o ipsis litteris está relacionado com a reprodução literal da linguagem escrita e textual, uma referência direta ao significado desta expressão: “pelas mesmas letras”. Quando um texto é transcrito fielmente ao seu original, se diz que este é um ipsis litteris.
Ademais, para que a Marca “XMARCA TAL” reproduza ou imite a marca “XMARCA OPOSITORA” teria de se haver supressão e acréscimo de letras, conforme alegação do próprio oponente, desta forma é absurdo alegar que que há qualquer tipo de reprodução ou imitação da marca “XMARCA OPOSITORA”, sendo que tal modificação é muito severa e grosseira a marca “XMARCA TAL” modificando totalmente sua semântica, pronuncia e estética, a de se destacar ainda que a sonoridade ao se dizer das marcas é totalmente diferente, de forma que não haja qualquer tipo de confusão perante o público.
Ainda a alegação da oponente não pode prevalecer pois conforme relatório em anexo (doc. 3) extraído do INPI a várias outras empresas com marcas semelhantes a marca oposta, mas cada uma delas com substancial diferenciação, de forma que não haja qualquer tipo de confusão entre elas, assim como a marca oposta.
Em relação a semântica da expressão “XMARCA TAL”, esta deriva da palavra inglesa “EXMARCA TAL” que em sua tradução literal significa “especialistas”, “peritos”, vinculando a marca no sentido de que os serviços relacionados a mesma serão realizados por especialistas, peritos, técnicos altamente preparados para atendimento em gestão de negócios e etc.… tendo a palavra “EXMARCA TAL” a letra “E” suprimida para causar impacto e dar estilo a marca “XMARCA TAL”.
Outra questão interessante de se destacar é que o oponente com sua marca tem sede no Estado de São Paulo, bem distante do EMPRESA TAL ou FULANO DE TAL, que se localiza no Estado de Mato Grosso, motivo que por si só dificulta ou impede que haja qualquer tipo de confusão entre o público que são de regiões / Estados diferentes.
Portanto como demostrado, não existe qualquer possiblidade da marca XMARCA TAL gerar qualquer tipo de confusão ao público.
Um outro ponto a se destacar é a diferença estética e física das marcas que são totalmente diferentes, tanto nas cores, quanto no tamanho e impacto.
A respeito dessa diferença a lei 9.279/96 – LPI determina que:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - Marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa
Portanto não havendo qualquer proibição legal no que tange o registro da marca, pois a marca “XMARCA TAL” é visivelmente distintiva de qualquer outra. Desta forma a marca “XMARCA TAL” atinge o “objetivo da marca” prevista no artigo 123, inciso I da LPI que é distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim
DA CLASSIFICAÇÃO DA MARCA
O oponente alega que houve reprodução e imitação da sua marca (o que de fato já foi provado que não é verídico), para isso o mesmo utiliza do artificio de dizer que as marcas são similares inclusive por sua classificação junto ao INPI, motivo segundo ele que deve impedir que a marca “XMARCA TAL” seja registrada, pois foi depositada na classificação NCL (11) 35, igual a marca “XMARCA OPOSITORA”.
Quanto a esta alegação, oponente esta eivado de esquivo e ilegalidade, pois a administração pública ou privada não podem impedir que a marca seja vinculada a qualquer classificação pois fere o poder de escolha e da livre inciativa, sendo a livre iniciativa um dos fundamentos do estado democrático de direito da República Federativa do Brasil, prevista no artigo 1º da CRFB/88
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
IV - Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Grifo nosso)
Ainda a constituição federal no seu artigo 170 preceitua que é princípio da livre concorrência:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
IV - Livre concorrência;
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
Desta forma não cabe a administração pública quanto menos a particulares, inibir a atuação econômica e a livre concorrência, salvo nos casos previstos em lei, desta forma não cabe a oponente alegar que a vinculação da marca “XMARCA TAL” a classificação NCL (11) 35 caracteriza de alguma forma reprodução ou imitação da sua marca, pois a classificação é de escolha exclusiva da depositante, tendo em vista sua atuação no mercado. Além do previsto no ordenamento constitucional, na ordem infraconstitucional não constitui qualquer tipo de vedação ao registro da marca sua classificação conforme prevista nos incisos de I a XXIII do art. 124. da lei 9.279/96 – LPI.
DA CONCORRÊNCIA E DA BOA FÉ
O EMPRESA TAL ou FULANO DE TAL, ora depositante para registro da marca “XMARCA TAL” é uma empresa privada, e a mais de 40 anos tem a missão de atender seus clientes com qualidade, amor e .... (colocar missão da empresa se tiver) em Mato Grosso, atuando no ramo de varejo, alimentos etc...
O EMPRESA TAL ou FULANO DE TAL esta situado no Estado, sempre atuando no com foco em clientes, de forma ética e respeitosa, sendo uma das mais reconhecidas em seu ramo de atuação no Estado.
Tudo isso para dizer que o EMPRESA TAL ou FULANO DE TAL não tem a intenção de reproduzir ou imitar a marca de qualquer outra empresa, com intuito de captar seus clientes ou confundir o público, pois já é uma empresa reconhecida pelo que faz, e como demostrado nos tópicos anteriores, não existe qualquer fato, prova ou vedação legal que impeça o registro da marca ora depositada.
Desta forma não à do que se dizer em concorrência desleal, ao se registrar a marca “XMARCA TAL”, pois como já provado, a marca não reproduz ou imita qualquer outra marca já registrada, tão pouco a do oponente, não havendo qualquer violação aos bons costumes nas práticas empresariais.
E como já demonstrado não há qualquer dispositivo legal que impeça o registro da marca deposita por este depositante, desta forma não havendo qualquer motivo que tipifique a pratica e concorrência desleal, a respeito do assunto Denis Borges Barbosa, no livro “Uma Introdução a Propriedade Intelectual” (p. 28, 2003)
A razão das leis de repressão à concorrência desleal é exatamente proteger a atividade empresarial na exploração da oportunidade de clientela. Tais leis, muitas vezes, definem um rol mínimo de ações típicas que lesam a liberdade de um competidor aproveitar-se da oportunidade de mercado, tais como o denigramento deste, de seus produtos ou serviços, ou atos que confundam um empresário com um competidor e os produtos ou serviços de um com os do outro.
Diante de todo o exposto REQUER:
a) O recebimento e processamento da presente manifestação, para fins de indeferir a oposição, e, que seja CONCEDIDO O PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA “XMARCA TAL”
Cuiabá, 19 de março de 2019
FULANO DE TAL
Advogado - OAB/XX XX.XXX
(Não precisa ser necessariamente advogado pois se trata de processo administrativo)
ANEXOS
1. Contrato social EMPRESA TAL ou FULANO DE TAL,
2. Procuração
3. Relatório de busca de marcas
4. Pedido de Registro de Marca de Serviço (Mista) e demais documentos do registro.
