O presente artigo de opinião acadêmico versa a respeito de uma teoria advinda da doutrina intitulada Teoria da Diluição, que será analisada em sua questão teórico-doutrinária e jurisprudencialmente no Direito Marcário brasileiro, ramo este do Direito de Propriedade Industrial.
Direito Marcário
O Direito Marcário compreende, dentro do Direito de Propriedade Industrial, o estudo das marcas. "A marca identifica visualmente produtos ou serviços [...]". (TOMAZETTE, 2023, p.291). Desse modo, a marca é o que diferencia visualmente um produto ou serviço dos demais. Ainda, para CRUZ (2024, p. 286) "A finalidade precípua da marca, portanto, é diferenciar/distinguir o produto ou serviço dos seus "concorrentes" no mercado."
As marcas, ainda ,dividem-se em nos termos do art. 123 da Lei 9.279/1996 :
Marca de produto ou serviço: distingue os produtos ou serviços por meio de sinais distintivos visualmente (art. 123, I da LPI);
Marca de certificação: é aquela que atesta ou comprova a qualidade de determinado produto ou serviço (art. 123, II da LPI);
Marca coletiva: "A função é garantir a qualidade, origem e natureza de certos produtos ou serviços de membros de determinada entidade" (TOMAZETTE, 2023, p. 294). Artigo 123, III da LPI;
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Marca de forma nominativa: é aquela formada de sinais linguísticos, sejam algarismo ou palavras, letras e demais;
Marca de forma figurativa: formada por imagens figuras e suas combinações;
Marcas de forma mista: sinais linguísticos revestidos de uma forma figurativa peculiar, não sendo nem de forma nominativa nem de forma figurativa;
Marcas de forma tridimensional: aquela marca constituída pela forma plástica do produto e o seu formato.
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Marcas de posição: são marcas reguladas pela Portaria 37/2021 do INPI, afirmando o seguinte:
Art. 1º Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar pro serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:
I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determina suporte; e
II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.
Ainda há as características do Direito Marcário que definem as marcas e seus requisitos básicos para serem consideradas como tais, sendo eles:
Capacidade distintiva: a capacidade distintiva refere-se à capacidade que uma marca tem de se diferenciar de outros produtos ou serviços dos concorrentes de determinado titular dela;
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Novidade relativa: a novidade relativa refere-se ao requisito da novidade, ou seja, a marca deve ser inovadora e original, todavia não precisa o titular criá-la do zero, mas que seus símbolos, por exemplo, sejam distinguíveis das demais marcas de seus concorrentes;
Desimpedimento: tudo o que não for contrário ao artigo 124 da Lei 9.279/1996, sendo um dispositivo legal que versa a respeito das proibições de sinais, nomes, símbolos e demais que não podem serem registrados como marca.
Marcas de alto renome e a teoria da diluição
Marcas de alto renome são "marcas que possuem proteção em qualquer ramo de atividade, configurando exceção ao princípio da especificidade ou da especialidade" (CRUZ, p. 318). Está configurada no art. 125 da LPI, nos seguintes termos:
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
O critério da especialidade ou da especificidade confere a determinadas marcas a proteção no seu ramo de atividade, já as de alto renome são configuradas para quaisquer ramos em que a sociedade empresarial atua, desse modo, sendo exceção ao critério ora mencionado da especialidade.
Cabe ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial, autarquia federal que regula o registro marcário) a concessão do privilégio da marca de alto renome, não sendo de competência, a exemplo, do juiz no caso concreto determinar isto ou não.
Dentro disso, o STJ definiu (no REsp 1.787.676 - caso Perdigão) que "uma marca sem o status de alto renome não pode impedir o registro do mesmo nome em segmentos mercadológicos distintos".
Como bem define BARBOSA (2017, p. 159):
"Diluição, em sua acepção técnica, seria o efeito de uso por terceiros, no território nacional e no âmbito do comércio, fora do campo da especialidade, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação. Por definição, haverá competição entre marcas no espaço da sua especialidade e, de forma menos precisa, no âmbito da afinidade. adotando a definição que acabamos de propor, diluição é um efeito de perda de distintividade diferencial, sem efeito necessariamente na concorrência."
Desse modo, se uma marca não tem o reconhecimento de alto renome, concedido pelo INPI, não há que se falar em proteção especial e privilegiado dela, diluindo-se. Como ocorreu, por exemplo, no caso Perdigão, transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DO INPI QUE INDEFERIU O REGISTRO DA MARCA PERDIGÃO PARA DESIGNAR ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO FABRICADOS NA CIDADE DE PERDIGÃO/MG. INOPONIBILIDADE DE ALTO RENOME À MARCA JÁ DEPOSITADA QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DILUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA A DILUIÇÃO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME. ÚNICA EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. Decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos, conforme entendimento assente deste Superior Tribunal.
2. Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento.
3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca da possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da marca que, embora famosa, não goze de alto renome.
3. A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos.
4. Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as marcas, além exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação.
5. Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere, maior se torna sua exposição a tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção.
6. Proteção especial contra a diluição que, tendo sido disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no Acordo TRIPS, já se encontrava garantida no ordenamento jurídico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente conhecidas, isto é, marcas que tivessem atingido um determinado grau de fama e de reconhecimento perante o público consumidor.
7. Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontra umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto renome, tendo sido criada apenas a ela e em razão dela.
8. Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão.
9. A regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura a positivação, no ordenamento jurídico brasileiro, da proteção contra a diluição.
10. Caso concreto em que sequer há indício de má-fé por parte dos recorrentes, considerando que a marca "Perdigão" vem sendo utilizada há mais de 30 anos para designar calçados fabricados na cidade de Perdigão, Estado de Minas Gerais.
11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1787676/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).
Todavia, entende o STJ em algumas situações em que há afinidade das atividades entre as pessoas jurídicas empresariais envolvidas, podendo, dessa forma, o titular acionar o judiciário por meio de ação anulatória de registro de marca, como no caso TIC-TAC, transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA IDÊNTICA À OUTRA JÁ REGISTRADA PARA PRODUTO AFIM. TIC TAC (BOLACHA RECHEADA) CONSTITUI REPRODUÇÃO DA MARCA TIC TAC (BALA). PRODUTOS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE AFINIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO QUE DEVE SER MANTIDO.
1. Pretensão da autora de anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca TIC TAC para a distinção de biscoitos recheados.
2. Marca nominativa que configura reprodução de marca já registrada, TIC TAC, distintiva de bala.
3. Produtos que guardam relação de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho comercial, visando a um público consumidor semelhante e utilizando os mesmo canais de comercialização.
4. Aplicação do princípio da especialidade que não deve se ater de forma mecânica à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar dúvida no consumidor.
5. Caso concreto em que a concessão do registro pleiteado pela autora ensejaria, no consumidor, uma provável e inverídica associação dos biscoitos recheados com as pastilhas TIC TAC comercializadas pelas rés.
6. Indeferimento do registro que deve ser mantido, à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96.
7. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.(REsp 1340933/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).
Então, ainda que as marcas estejam em atividades empresariais distintas, há incidência do critério da especialidade por afinidade, pois pode-se gerar confusão ou dúvida nos consumidores, o que desvirtua, segundo o entendimento da corte superior, o mercado.
Teoria da diluição x critério da especialidade
Nos julgados demonstrados como formas de exemplificação , vê-se que o STJ aplica ambos os institutos a depender do caso concreto e das circunstâncias que os cercam. Deve-se, no entanto, fazer o comparativo entre os dois critérios e seus respectivos modos de cabimento.
O critério da diluição, considera o presente autor, é um conceito doutrinário válido, visto que aumenta a livre concorrência estatuída na Constituição Federal de 1988:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
IV - livre concorrência;
Desse modo, diluindo-se o nome marcário de uma sociedade empresária, aumenta-se a concorrência para o titular dessa marca em questão, mesmo que de forma similar ao nome, mas em outro ramo da atividade empresarial.
Todavia, faz o presente autor as devidas críticas ao conceito de marca de alto renome. Esta é arbitrária, tendo em vista que é uma concessão ou privilégio monopolista, concedido pelo INPI apenas, que limita a quantidade de fornecedores a entrar no mercado, o que encarece o preço final dos produtos ou serviços e reduz a produção, a causa do aumento de preços, gerando um ganho monopolista para o titular da marca de alto renome.
Já o critério da especialidade, também, gera o mesmo efeito da marca de alto renome, visto que limita a produção e a livre concorrência em um determinado ramo empresarial, ramo este que está o titular de determinada marca, gerando efeitos nefastos para os consumidores finais dos produtos ou serviços, pois encarece os preços em cima da restrição da produção e da entrada de novos fornecedores em uma ramo específico do mercado.
Conclusão
Conclui o presente autor, ante o exposto, que o critério da diluição tem sua validade, visto que permite uma maior ampla concorrência no mercado. Já a marca de alto renome é uma criação monopolista que prejudica o mercado e, principalmente, os consumidores finais, aliado ao critério da especialidade ou da especificidade que, diferentemente do primeiro termo, prejudica em determinado ramo ou mercado especificamente.
Referências Bibliográficas
TOMAZETTE, M. Teoria Geral e Direito Societário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.
CRUZ, A.S. Manual de Direito Empresarial. 14 ed. Bahia: Editora Juspodivm, 2024.
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e altera a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (Código da Propriedade Industrial). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 1996, n. 93, p. 1-136, 14 mai. 1996.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.
PORTARIA /INPI /PR Nº 37, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.