2. Propriedade industrial
2.1. Surgimento da propriedade industrial
Como vimos, desde o surgimento do homem na Terra, pode-se, outrossim, falar em aparecimento da capacidade criadora do homem.
Segundo Lucas Rocha furtado (21), do direito criador somente foi ser percebido pelo homem, quando ele foi capaz de reproduzir em grande escala as suas produções intelectuais.
De início o homem transformava, na natureza, os materiais necessários à sua subsistência. Bastava para a satisfação das suas necessidades básicas.
Com o passar do tempo, o desenvolvimento dos agrupamentos sociais primitivos, percebeu o homem que não poderia obter da natureza tudo aquilo que precisava. Observou, ainda, que algumas das coisas que necessitava, as tinha em excesso.
Foi então, que surgiu-lhe a idéia de troca e, com esta começou-se a surgir "especialistas" em determinado produto.
Seja com for, o homem já tinha noção de seu poder criativo, desde os primórdios.
Com o término da Idade Média, figuras como Leonardo da Vinci, mostravam extraordinária capacidade de criação (22).
Veio a imprensa com Guttemberg, a qual possibilitava a rápida difusão de idéias, haja vista o poder de multiplicar exemplares.
Todavia, com a Revolução Industrial, quando deu-se a passagem do sistema artesanal para o industrial é que a humanidade percebeu que a criação representava riqueza. Isto foi percebido pela novel indústria inglesa. Tratando deste assunto, Leo Huberman (23), traz-nos preciosa lição:
"Não só se estimulava a indústria pelos prêmios e pelas tarifas elevadas, como também se procurava, de todos os modos possíveis, atrair trabalhadores estrangeiros habilidosos, capazes de introduzir no país novos ofícios e novos métodos". (grifamos)
E mais:
"Assim como os estrangeiros cujos conhecimentos seriam úteis à indústria deviam ser protegidos, também os inventores de novos processos eram amparados pelo govêrno. Quando Jehan de Bras de Fer inventou um nôvo tipo de moinho, em 1611, o govêrno concedeu-lhe monopólio por 20 anos, semelhante às patentes de hoje" (24).
Foi, porém, muitos antes da Revolução Industrial, no ano de 1236, na França, que se tem notícia do primeiro caso de proteção da propriedade industrial, quando, na cidade de Bordeux, foi concedido a Bonafusus de Sancta e Companhia um privilégio exclusivo, por 15 anos, para tecer e tingir tecidos de lã, segundo o método flamengo (25).
Essas "patentes" concedidas na Europa, até o século XVII eram simples privilégios, os quais estavam vinculados a critérios políticos de conveniência e oportunidade. Somente com a Revolução Industrial é que essa forma de proteção se tornou necessária, culminando com a Convenção de Paris, reunida pela primeira vez em 1883, tendo como desiderato a tentativa de harmonização internacional do sistema de propriedade industrial.
Esta convenção, no artigo 1.º, número 2, prescreve, in verbis:
"Art. 1.º
(...)
2. A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal".
2.2. O Brasil e a propriedade industrial: Evolução constitucional
O Brasil foi um dos 14 países signatários da primeira Convenção de Paris, existindo um precedente histórico no País.
"Já em 28 de janeiro de 1809, o Príncipe Regente promulgou um alvará concedendo privilégio de invenção, o qual está sujeito a dois requisitos: novidade e utilização" (26).
Foi, porém, com a Constituição Brasileira de 1824, que houve a primeira menção, no ordenamento jurídico pátrio de proteção à propriedade industrial. O art. 179, inciso XXVI, assim prescrevia, in verbis:
"Art. 179.
(...)
XXVI – os inventores terão propriedade de suas descobertas ou das produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo e temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização".
Esta norma constitucional foi regulamentada pela Lei 1830.
A Constituição de 1891 manteve a garantia de privilégio aos inventores (27), com a Constituição de 1934 mantendo praticamente inalterado a redação do texto anterior (28).
A Constituição de 1937 não trouxe qualquer referência expressa aos direitos do inventor.
A Constituição de 1946 voltou a dispor de forma expressa sobre os inventos industriais. Neste sentido, o artigo 141, § 17 trazia prescrição.
Comentando este dispositivo, o mestre Pontes de Miranda (29) afirma:
"O princípio do § 17, oriundo de 1824 e de 1891, tem duplo fito: reconhecer que os inventos industriais representam esforços, que merecem ser recompensados; salvaguardar o lado social da invenção, permitindo que o Estado vulgarize, mediante a paga de prêmio justo, isto é, de acôrdo com o valor do invento e dos gastos que forem de mister".
A Constituição de 1967 trouxe no artigo 150, número 24, garantias ao direito do inventor (30).
Por fim, a Carta Política de 05 de outubro de 1988, no artigo 5.º, inciso XXIX, trouxe a seguinte prescrição, in verbis:
"Art. 5.º
(...)
XXIX – A lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".
2.3. O instituto nacional de propriedade industrial
2.3.1. Conceito e finalidade
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI é uma autarquia federal, que possui a incumbência de conceder privilégios e garantias à todos aqueles que efetuem o registro de suas marcas e invenções no âmbito do País.
Neste sentido, o artigo 2.º da Lei n.º 5.648, de 11 de dezembro de 1970, com a redação dada pela Lei n.º 9279/96, prescreve a finalidade do INPI, in verbis:
"Art. 2.º o INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".
Ainda, a Lei n.º 9.279/96 traz no artigo 226, incisos I a III sobre os atos administrativos do INPI referentes à propriedade industrial. Prescreve essa norma, in verbis:
"Art. 226 Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir de sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:
I – os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;
II – as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e
III – os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes".
Ou seja, tem-se em regra que os efeitos dos atos administrativos do INPI só se darão com a efetiva publicação.
2.3.2. Importância
Como vimos o INPI é o órgão estatal regulador da propriedade industrial no Brasil. Ora, no mundo capitalista moderno, onde o capital assume importância primordial e, por outro lado, tecnologia é sinônimo de capital, a existência e atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial é de grande valia para as relações econômicas.
Segundo Walter Brasil Mujalli (31), "Esse instituto tem como objetivo, regular a propriedade industrial em função de seu caráter social, técnico, jurídico e econômico", de forma a, por outro lado, resguardar o direito do próprio desenvolvimento econômico do país.
E mais:
"O princípio da prioridade, fundamental nessa matéria, decorre do fato de que aquele que deposita pedido de patente por uma invenção, modelo ou desenho junto ao órgão administrativo competente – no caso brasileiro, o INPI – goza de relativos direitos a partir da formulação do pedido, com prioridade sobre os que sucessivamente apresentem pedido análogo" (32).
Todavia é importante esclarecer que a atividade administrativa do INPI não tira o direito de acesso ao Judiciário para a solução de questões pertinentes a propriedade industrial.
Aliás, deve-se mencionar o princípio do amplo acesso ao Judiciário, exarado na Constituição Federal, artigo 5.º, inciso XXXV. Neste sentido, a decisão abaixo transcrita é bem elucidativa:
"DIREITO COMERCIAL – MARCAS E PATENTES – DIREITO AO USO EXCLUSIVO DE NOME – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DE AÇÃO – ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A hipótese trata do direito ao uso do nome "Gideões", sendo que duas entidades, uma norte-americana e uma brasileira, asseveram assistir-lhes o direito exclusivo do uso do nome, em vista de serem as precursoras, em âmbito nacional, da prestação de trabalhos atinentes a atividades religiosas. Improcedem as preliminares suscitadas pela segunda apelante. A de carência de ação, ante à natureza das atividades exercidas pelas ora apeladas, estando assim protegidas pelos arts. 8º da Convenção de Paris, e 5º, XXIX, da Constituição Federal. A de prescrição em vista do que estatui a Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça. É sabido que o nome das sociedades civis é equiparado, para fins de proteção, aos nomes comerciais, sendo inclusive, tal norma disciplinada pela Constituição Federal, art. 5º, XXIX. Resta assim evidente que o direito pretendido encontra respaldo não só nos dispositivos da Convenção de Paris – art. 8º –, como também no art. 124, V, do atual Código da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96 – que assegura a exclusividade do registro da marca. Desassiste razão às assertivas do INPI, já que a Constituição Federal – art. 5º, XXXV –, não afasta da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito, sendo sempre admissível a análise dos atos e procedimentos administrativos de qualquer espécie. Recurso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial improvido. Recurso de Gideões Missionários da Última Hora – GMUH improvido. (TRF 2ª R. – AC 97.02.07233-6 – RJ – 1ª T. – Rel. Juiz Ricardo Regueira – DJU 25.04.2000)" (grifo nosso).
O INPI, portanto, mediante medidas objetivas, busca acelerar e regular a transferência de tecnologia, dando melhores condições de negociação, utilização de patentes. Cabe-lhe, ainda, o pronunciar sobre a conveniência, tratados, convênios, acordo e denúncias sobre a propriedade industrial.
2.4. Patentes
Por patente, entende-se um privilégio temporário, que o Estado concede para uma pessoa, seja ela física ou jurídica, devido a criação de algo novo, e que, ainda, seja suscetível de trazer benefícios à sociedade.
Note-se que a patente diz respeito a um evento original. Neste sentido, Juan M. Farina (33), ao tratar da propriedade intelectual traz preciosa lição:
"Pero esta creación debe ser original, es decir, há de plasmar una idea o concepción propia (...); la originalidad há de entenderse en un sentido relativo, pues toda creación humana es, en definitiva, un resultado – en una forma u outra – de la cultura de la humanidad".
Tamém, Luiz Otávio Pimentel, tratando sobre a patente mundial afirma que a mesma pode ser outorgada para toda e qualquer invenção, seja de produto ou processo, pertencente a qualquer campo da tecnologia, havendo porém algumas exceções, devendo haver a novidade, a atividade inventiva e a suscetibilidade de aplicabilidade industrial (34).
O acordo ADPIC veio exigir de seus signatários que outorguem proteção através de patente para todos os campos da tecnologia, sem qualquer discriminação, devendo, portanto, serem excetuadas aquelas que afetam plantas e animais (vide Acordo ADPIC artigo 27, 1).
Sobre a patente, a Lei n.º 9279/96 traz semelhante prescrição no artigo 8.º, in verbis:
"Art. 8.º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial".
Deste modo, não basta que alguém se considere inventor ou autor de algum modelo. Se não houver os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, não haverá como ser considerável de utilidade patenteável.
Em outras palavras, ao se dizer que a invenção é inovadora, está se perquerindo se a mesma não se tornou acessível ao público "antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou por qualquer outro meio, no Brasil ou no Exterior" (35).
Quando diz-se que a invenção é resultado de atividade inventiva, aufere-se que a forma de criação não seja uma decorrência óbvia do estado da técnica para um especialista qualquer no assunto ou tema.
E, por fim, a questão da aplicação industrial envolve o fator de que a invenção e o modelo de utilidade devem ser suscetíveis de utilização ou reprodução em qualquer tipo de indústria, "até emsmo agrícola, extrativista ou de produtos manufaturados" (36).
O Tribunal Regional Federal, 3.ª Região, em julgamento recente decidiu:
"PATENTES – PATENTEABILIDADE – REQUISITOS – LEI Nº 5.772/71 – ARTS. 5º E 6º – NOVIDADE – NÃO-COMPREENSÃO NO ESTADO DE TÉCNICA – QUESTÃO DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – I – Os requisitos da patenteabilidade, previstos na legislação de regência, são a novidade e a suscetibilidade de utilização industrial. II – A novidade implica que a invenção e o modelo de utilidade não podem estar compreendidos no estado da técnica, isto é, não devem previamente estar exteriorizados para o acesso ao público, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio mo Brasil e no exterior. III – A aferição do requisito é matéria fática, cujo deslinde depende de dilação probatória. IV – Inadmissibilidade da concessão de tutela antecipada para fins de anulação da patente, anteriormente ao regime probatório pleno. V – Agravo improvido. (TRF 3ª R. – AI 96.03.036051-1 – 2ª T. – Rel. Des. Fed. Aricê Amaral – DJU 20.10.2000 – p. 619)".
Também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proferiu a seguinte decisão:
"INVENTO INDUSTRIAL – Não originalidade, já que existentes no mercado modelos similares, portanto, não compreendido pelo estado de técnica – Art. 6 § 1º, do código de propriedade industrial. Um invento industrial só e novo, portanto, passível de patenteamento, quando original. Ou seja, apresenta características e configuração ornamentais ineditas; e imprima ao produto aspecto original próprio e distinto, que o singularize de produtos similares; isso e, não esteja compreendido pelo estado da técnica, constituído por tudo o que já e acessível ao público, ou de domínio público. Ação de indenização por uso indevido de produto patenteado junto ao inpi, julgada improcedente em instância inicial. Desprovimento do apelo do autor, por não caracterizado o indevido ou ilícito uso de invento. (TJRS – AC 597095165 – RS – 7ª C.Cív. – Rel. Des. Osvaldo Stefanello – J. 08.04.1998)" (grifo nosso).
O artigo 9.º da Lei n.º 9.279/96 traz seguintes prescrição, in verbis:
"Art. 9.º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação".
O sobredito dispositivo fala em "modelo de utilidade". Ou seja, o modelo de utilidade é aquele que tem aplicação industrial. Isto porque, existem modelos de utilidade não patenteáveis. Afirma Irineu Strenger (37):
"Genericamente, a lei veda o ingresso de invenções que sejam atentórias à moral, os bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas.
Constitui essa proibição matéria que entra no conceito genérico de ordem pública interna, mas que não elenca, e nem o pode fazer, o que ofende a moral, os bons costumes etc., ficando-se, então, à mercê de juízos subjetivos da autoridade administrativa e quiçá judiciária".
Na Argentina, a Lei n.º 24.572 que trata sobre as patentes, prescreve no artigo 53 sobre o modelo de utilidade, in verbis:
"Art. 53. Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilziación en la función a que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por títulos denominados certificados de modelos de utilidad".
O artigo 18, inciso III da Lei n.º 9.279/96 traz, por exemplo, vedação de patentes relativas ao todo ou parte de seres vivos, excepcionando, porém, os microorganismos transgênicos, que atendam aos três requisitos da patenteabilidade.
O Código de Propriedade Industrial anterior previa, em relação aos prazos de vigência das patentes, 15 (quinze) anos para as patentes de invenção e as de modelo de utilidade, e de 10 (dez) anos para o modelo industrial e desenho industrial, sempre contados da data do depósito.
Todavia, com o Treaty Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs), foram adotados os prazos de 20 anos para a patente de invenção e de 15 anos para o modelo de utilidade.
Neste sentido o artigo 40 do Código de Propriedade Industrial (CPI), prescreve, in verbis:
"Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data do depósito.
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior".
Sobre a duração da patente, há de se observar que no ADPIC foi determinado que as mesmas não tivessem duração inferior a vinte anos, prevalecendo assim, os interesses norte-americanos, haja vista países em desenvolvimento considerarem este prazo demasiadamente longo e mais, que o mesmo deveria ser diferenciado por setores tecnológicos.
Estas propostas foram lideradas pelo Brasil e pela Índia e também, visavam condicionar a duração da patente ao seu uso efetivo no mercado nacional. Porém, tais propostas foram rejeitadas.
Mas qual a proteção conferida pela patente?
Isto pode ser verificado pela leitura do artigo 42 da Lei n.º 9.279/96, in verbis:
"Art. 42. A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
I – produto objeto de patente; e
II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado".
§ 1.º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
§ 2.º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que os eu produto foi objetivo por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente".
É importante ter-se em mente que a proteção conferida pela patente varia de acordo com o país, devido a uma série de fatores condicionantes. Deste modo, diversos países têm limitado a proteção patentária em certos setores da indústria.
No Brasil, por exemplo, a Lei n.º 5.772/71 traz semelhante prescrição para as indústrias do setor químico, onde eram concedidas patentes apenas para os processos e não para os produtos. Ou seja, a empresa concorrente poderia fabricar o mesmo produto, desde que usasse processo diverso do patenteado.
Os direitos do titular da patente passam a vigorar somente após a concessão do registro, sendo que, mesmo ocorrida a publicação de seu pedido, descabe a ele impedir terceiros de praticar qualquer ato relacionado ao objeto de seu depósito. "Porém, sendo a patente concedida, os efeitos da concessão retroagem à data da publicação" (38).
2.5. Marcas
A marca é todo nome ou sinal hábil para ser exposto a uma mercadoria ou produto, ou ainda, a indicar determinada prestação de serviço, estabelecendo, ainda, para o consumidor ou usuário um identificação.
O sinal ou nome não é o produto, mas sim, acresce-se a ele.
A definição de Irineu Strenger (39) vem corroborar com o tema:
"Considerando as disposições dos arts. 122 e 123 (...), pode-se definir a marca como todo sinal distintivo, determinado e reproduzível, usado com certa constância pelas empresas em relação a certos produtos concretos ou serviços oferecidos ao mercado, para individualizar-lhes e tornar possível sua seleção com base em uma motivação qualquer".
Nota-se assim, a finalidade da marca em identificar o produto, sendo que, para atingir tal desiderato, deve ela ter características que permitam essa identificação. Ou seja, "marca é um sinal que adere ao produto para identificá-lo e que deve ser suficientemente característico para preencher essa finalidade".
O Código de Propriedade Industrial (CPI) revogado dispunha, no artigo 64 sobre as marcas, in verbis:
"Art. 64. São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridade ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais".
Todavia, essa definição tornou-se anacrônica com a edição da Lei n.º 9279/96, que nos artigo 122 trouxe a seguinte redação, in verbis:
"Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais".
Deste modo, o legislador, em vez de mencionar termos específicos, adotou uma fórmula mais genérica e suscinta, não reduzindo, porém, a incidência do que deverá ser entendido como marca.
Sobre essa definição, temos o comentário de Lucas Rocha Furtado (40):
"A nova definição é tecnicamente mais adequada e conseguiu superar discussão que se desenvolvia em nível internacional quanto à possibilidade de registrarem-se "marcas sonoras" ou "marcas olfativas". De acordo com a nova legislação, somente será suscetível de registro aquilo que puder ser visualmente perceptível. Excluem-se, portanto, de seu âmbito de proteção, as marcas olfativas ou sonoras".
Pertinente o comentário de Lucas Rocha Furtado, haja vista o conhecimento prosaico ver no conceito de marca, algo que seja apreendido pelo sentido da visão. O que marca algo é aquilo que se vê, e não aquilo que se ouve ou cheira.
Por outro lado, a lei n.º 9279/96 trouxe uma inovação importante, ao incluir no rol de marcas que poderão ser registradas aquelas com três dimensões.
A lei busca adequar-se aos avanços tecnológicos, haja vista a na legislação anterior as marcas tridimensionais poderem ser registradas somente como desenho industrial.
Já, com a nova Lei, não há qualquer vedação para seu registro como marca e tampouco como desenho industrial.
Com a Lei n.º 9279/96 são criadas duas novas espécies de marcas: as marcas coletivas e as marcas de certificação. As marcas de indústrias, comércio e de fábrica, as quais eram disciplinadas pelo Código de Propriedade Industrial revogado passaram a ser denominadas de produto ou serviço, sendo que elas são as marcas no sentido propriamente dito, haja vista serem sinais visualmetne perceptíveis aptos.
Neste sentido, o artigo 123, inciso I prescreve, in verbis:
"Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa".
Já, as marcas de certificação não tem o desiderato de distinguir produtos ou serviços. Tem sim, o objetivo de atestar a conformidade de um produto ou serviço, com certas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, inciso II). Temos, por exemplo a marca da ABIC, que determina a pureza do café (41).
A marca coletiva vem expressa no inciso III do artigo 123 da Lei n.º 9279/96, in verbis:
"Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)
III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade".
Escreveu Irineu Strenger (42):
"As marcas coletivas servem especialmente para a arbitrar proteção de registro para as chamadas denominações de origem, isto é, aqueles nomes geográficos com os quais se designam produtos conhecidos, como fabricados, elaborados, colhidos ou extraídos de determinado lugar e que reúnem determinadas características de qualidade".
São nomes, portanto, que não pertencem, de forma exclusiva, a qualquer industrial podendo ser usada por todos quantos se ajustarem às normas e regulamento para tal estabelecidas, "com o fim de garantir emprego adequado e próprio, que mantenha o valor e o prestígio alcançados por tal denominação" (43).
Ainda, faz-se mister falar das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas.
Sobre elas escreveu Lucas Rocha Furtado:
"O Código de Propriedade Industrial (Lei n.º 5.772/71), em seu art. 67, utilizava a expressão "marca notória" para designar a categoria de signos cuja proteção se estendia a todos os segmentos do mercado. A Lei n.º 9.279/96 mantém o mesmo tipo de proteção. Porém, como surge em nosso direito positivo pátrio uma outra espécie de marca, internacionalmente denominada de "marca notoriamente conhecida", a fim de evitar confusão entre esta última e a denominada pelo Código de Propriedade Industrial de ‘marca notória’, a Lei n.º 9.279/96, em seu art. 125, mantém essa mesma forma de proteção; adota-se, apenas nova terminologia para designá-las. Passam as "marcas notórias" a ser denominadas ‘marcas de alto renome’" (44).(grifo nosso)
Assim, vemos que marcas notórias são sinônimos de marcas de alto renome, sendo esta última, terminologia adotada pelo direito industrial internacional.
Nota-se que as marcas notórias visam a proteção não apenas contra o uso das marcas em produtos similares, mas, também, em produtos diferentes, devido justamente a notoriedade que atingiram. Logo, a condição essencial é que a marca tenha uma notoriedade indiscutível, devendo ser conhecida não só pelos profissionais do seu ramo, mas pelo público em geral (45). Neste sentido:
"O critério decisivo, porém, que certifica a notoriedade da marca e que justifica sua proteção como marca de alto renome, deve ser o efeito de atração que ela deve ser capaz de exercer sobre o público em geral"
O registro de marca se extingue, conforme o artigo 142 da Lei n.º 9.279/96: a) pela expiração do prazo de vigência; b) pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; c) pela caducidade; e d) pela inobservância do disposto no artigo 217, a qual pressupõe que uma pessoa domiciliada no exterior constitua e mantenha procurador domiciliado no país para representá-la no País, inclusive para receber citações.
Em relação à caducidade é importante mencionar que grande parte dos países não tolera a prática de marcas defensivas, ou seja, que são registradas e não são usadas. Feito o registro da marca, impõe-se a obrigatoriedade de seu uso e, neste aspecto, o Brasil não fugiu a regra. Sobre a caducidade, prescreve o artigo 143 da Lei n.º 9.276/96, in verbis:
"Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento:
I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro".
A Convenção de Paris, tratou da obrigatoriedade do uso de marca, pela primeira vez, na Conferência de Haia, no ano de 1925. Todavia, a Revisão de Estolcomo dispõe que, em países onde o uso da marca for obrigatório, o registro somente poderá ser anulado depois de um prazo razoável e se o interessado não justificar a causa de sua inação.
No Brasil, pelo Decreto n.º 16.264, de 19 de dezembro de 1923, foi condicionado a propriedade da marca ao registro, estabelecido, ainda, prazo de carência de 3 (três) anos para que se iniciasse seu uso.