INTRODUÇÃO
Como gostamos de ser reconhecidos? Como queremos ser vistos pela sociedade? A identidade que cada um de nós carrega, para si e para os outros, é de vital importância para o ser humano. Neste mundo de facebook, smartphones, selfies, instagram, todos querem ser notados, distintos e diferenciados.
Assim também é com as marcas. Todas anseiam ser exclusivas, únicas e distintas. Muitas das vezes se tornam o bem imaterial de maior valor do empresário. As marcas são bens imateriais que dispõem de proteção jurídica na medida em que seu signo correspondente desperta associações nas mentes dos consumidores[1]. Assim como acontece com os seres humanos, uma das maiores tragédias para a marca é passar despercebida, ou ainda mais, perder a fama e a distintividade que um dia conheceu. Isso é a chamada vulgarização da marca, a perda da distintividade, da diferenciação que a marca outrora possuía e desta forma perder inclusive sua proteção jurídica.
Isto posto, no capítulo I o trabalho buscará expor a definição de marca e de distintividade da marca. No segundo capítulo irá expor sobre o que é a vulgarização e no terceiro, como evitá-la e se é possível revertê-la.
1. DEFININDO MARCA
O que é marca? Tal conceito é importante para o presente trabalho, uma vez que seu escopo é tratar sobre a vulgarização das marcas e seus efeitos. Oliveira Neto em seu Manual de Direito das Marcas relata que originalmente na antiguidade, as marcas foram criadas para manter o vínculo do usuário com objetos criados ou de sua propriedade. Na idade média as marcas passaram a ser uma obrigação dos artesões para identificar a corporação de ofício a qual pertenciam.
Após a Revolução Francesa, as marcas foram regulamentadas para proteger o interesse individual do comerciante, porém não buscavam distinguir produtos e serviços, mas sim identificar o fornecedor dos mesmos. A evolução da legislação trouxe o conceito contemporâneo de marca, onde o principal elemento é a distintividade, a diferenciação do produto ou serviço de outros da mesma categoria[2]. Maitê Cecília Fabbri Moro ensina que a indicação de origem deu lugar à função distintiva como principal função das marcas[3]. Fabio Ulhoa Coelho descreve a marca como “... designativo que identifica produtos e serviços.[4]”
Nossa legislação, na Lei de Propriedade Industrial (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), define marcas em seu artigo 123, inciso I: “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.
Com isso podemos compreender que a natureza da marca é a de conceder distinção ao produto e ao serviço, distinguindo ele dos demais. Já o TRIPs ( Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) define marca:
“Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá construir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo uso. Os membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”
Assim nota-se que o elemento essencial da marca, é a distintividade, ou seja a sua capacidade de distinguir um produto ou serviço de outro, tornando-o especial, único, diferente dos demais.
1.1 A DISTINTIVIDADE DA MARCA
Para o presente estudo e para compreender o fenômeno da vulgarização da marca, um dos aspecto a ser analisado é a distintividade da marca. Sem a distintividade uma marca não tem sua razão de ser, “ ... só tem valor protegível pela prerrogativa de um poder de uso exclusivo se distingue produtos ou serviços[5].”
A lei 9.279 de 1996 em seu artigo 122 ensina que são registráveis os sinais distintivos e visualmente perceptíveis, mostrando que uma marca despida da distintividade não é nada. Na mesma Lei, no artigo 124, VIII, vemos que cores e denominações são vetadas como marca exceto se combinadas de modo peculiar e distintivo. Sculeder ensina que “... o cunho distintivo da marca é um dos seus requisitos essenciais, indispensável para cumprir uma das suas principais finalidades, a de distinguir, no mercado, produtos e serviços idênticos ou semelhantes mas de origem diversa.[6]” Sobre isso, segundo Lélio Denicoli Schmidt: “ A distintividade é a principal característica que a marca deve observar para poder cumpri a função que lhe é destinada, de distinguir um produto ou serviço no mercado.”[7]
No tocante ao tema, leciona Luís M. Couto Gonçalves: “A marca deve, por definição e no cumprimento de sua função própria, ter capacidade distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos e serviços.”[8] Uma marca distintiva tem maior proteção e diferenciação frente à outros concorrentes do mercado, fugindo do genérico. A distintividade é um dos fatores que pode garantir força à marca. Segundo Lélio Denicoli Schmidt marcas fortes são formadas por expressões de fantasia e dotadas de um grau maior de proteção[9]. Marcas de fantasia tendem a ter maior distintividade, sendo palavras criadas com o propósito de funcionar como marca, ou seja são marcas fortes e conferidas amplo escopo de proteção judicial[10]. Marcas evocativas podem ser revestidas de proteção, mas é importante ressaltar que mesmo uma marca evocativa não pode apenas descrever o produto ou serviço[11], embora a linha que separe uma marca evocativa de uma genérica seja extremamente tênue como relata a Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Recurso Especial n.º 1.315.621[12]. Marcas evocativas tendem a serem relativamente fracas. Ou seja terão escopo protecional estreito[13]. Scudeler sintetiza: “Por fim, a função distintiva impõe que a marca tenha capacidade objetiva de diferenciar o produto que identifica. Expressões que guardam relação direta com o produto identificado não são consideradas marcas fortes, no sentido de que, mesmo registrada na forma legal, não outorgam exclusividade ao seu titular, que não pode expropriar do patrimônio público termos de uso necessário, comum e vulgar.[14]” Outros exemplos de marcas fracas são produtos farmacêuticos/médicos cujo nome guarda forte identidade com o produto e as constituídas por números ou suas combinações[15].
A jurisprudência tem concedido proteção à marcas fracas, como a TEAL – Treinamento experiência ao ar livre, ressalvando que, devido à sua fraqueza, devem suportar a convivência com outras marcas semelhantes: “Contudo, é entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante que quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar uma determinada característica do produto que assinalam, são eles desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que os titulares de tais marcas, chamadas fracas, deverão suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes.[16]”
No mesmo sentido o TRF da 2.ª Região anulou o ato que indeferiu o registro da marca Classificadas Amarelas, pois no entendimento do tribunal marca Páginas Amarelas é fraca tendo proteção mas devendo portanto suportar o ônus da convivência com marca semelhante[17].
Já marcas compostas puramente por sinal descritivo (o qual no seu significado originário e próprio designa o nome do gênero de produto ou serviço ou ainda o sinal que representa unicamente a forma comum e ordinária do produto em questão[18]) ou genérico( indica exclusivamente e diretamente a produção, qualidade, quantidade e destino, valor ou qualquer características do produto ou serviço[19]) tem seu registro vedado pela lei n.º 92.279/96, em seu artigo 124, VI.
Uma marca pode adquirir distintividade pelo chamado secondary meaning ou significado secundário. Uma marca pode nascer fraca e se tornar forte com o uso, adquirindo brilho (distintividade)[20]. Coelho explica o secondary meaning da seguinte forma: “... o amplo conhecimento que os consumidores têm dela [a marca] acaba gerando distintividade a expressões meramente descritivas-que, não fosse a notoriedade da marca, seriam inaptas a cumprir a função de identificar determinado produto ou serviço. Trata-se de fenômeno designado pela locação inglesa secondary meaning. A expressão descritiva do produto ou serviço passa a ter um segundo significado, que é o de identificar um deles em especial. A notoriedade gera, então, a distintividade.[21]” Segundo Moro: “Em outras palavras, sinais que não seriam, a princípio, considerados distintivos passam a sê-lo pelo uso e reconhecimento pulo público consumidor como identificadores de determinados produtos ou serviços.[22]” Sobre isso acrescenta Couto Gonçalves: “ Por secondary meaning quer-se aludir ao particular fenômeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico econômico, através o seu significado secundário por conseqüência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas.[23]”
O objetivo do presente trabalho é estudar a vulgarização das marcas, o fenômeno que caminha na direção oposta do secondary meaning posto que a marca perde distintividade devido à uma serie de fatores alguns provenientes dos concorrentes, dos consumidores ou ainda do próprio titular da marca. Maitê Cecília Fabbri Moro ensina: “Além de um sinal poder adquirir distintividade pelo uso (secondary meaning), podem também perdê-la. São geralmente os casos de sinais originalmente distintivos que passam a ser identificados pelos consumidores como descritivos do produto ou serviço assinalado. Em outras palavras, os sinais tornam-se incapazes de distinguir.”[24] Schmidt conclui: “Através do secondary meaning, signos comuns despidos de qualquer distintividade, adquirem esta qualidade em decorrência do uso e se tornam marcas. Na vulgarização (também chamada de degeneração ou degerescência) ocorre o fenômeno oposto: signos que inicialmente eram marcas distintivas se degeneram a ponto de se transformarem em nomes comuns e perderem a capacidade de distinguir um produto ou serviço de outro.[25]”
Conclui-se que a vulgarização ocorre devido à perda da distintividade. Ainda segundo Schmidt, na mesma medida que diminui a distintividade, a proteção da marca se reduz e ela passa a conviver com outras semelhantes já que a reprodução e imitação de elementos de domínio comum não podem ser coibidos[26]. Assim sendo, feitas estas considerações iniciais; passamos a estudar o fenômeno da vulgarização das marcas no capítulo seguinte.
2. VULGARIZAÇÃO DA MARCA
Conforme já exposto a vulgarização também chamada degeneração, generificação ou degenerescência é o fenômeno da perda de distintividade da marca, tornando-a medíocre, comum. É importante não confundir marcas fracas com marcas vulgarizadas. Enquanto uma marca fraca já nasce desprovida de forte distintividade, uma marca vulgarizada pode já ter sido uma marca distinta e revestida de proteção e força. Com a vulgarização a marca passa a se transformar na própria designação do produto. Em seguida outros fabricantes passam a designar seus produtos com a “marca”, e pouco a pouco a marca deixa de distinguir um produto e torna-se apenas a denominação comum[27]. Luis Eduardo Bertone e Guillermo Cabanellas no mesmo sentido lecionam que a marca fraca é puramente evocativa do produto, sendo uma qualidade intrínseca do signo e que se aproxima bastante do sinal genérico, enquanto a marca vulgarizada é um signo distintivo mas que se tornou banal pelo crescente numero de registros marcários semelhantes[28], o que é uma das causas de uma possível futura vulgarização.
Denis Borges Barbosa define da seguinte forma a vulgarização: “A generificação ou generificação da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios.[29]”
Tais fatos levam ao perecimento e extinção da distintividade da marca, Couto Gonçalves acrescenta: “Uma marca originalmente distintiva pode transformar-se, com o decurso do tempo, na denominação usual do produto ou serviço.[30]” Fabio Ulhoa Coelho conclui: “ Marcas como aspirina, gilete e fórmica encontram-se degeneradas, na medida em que deixaram de identificar certo produto, fornecido por determinado empresário, e passaram a se referir ao gênero, incluindo produtos concorrentes. A degeneração é altamente prejudicial ao empresário, porque a marca deixa de cumprir com sua função essencial.[31]” Um exemplo célebre de produto médico cuja marca foi degenerado é a marca “ASPIRIN” da Bayer Co., tendo esta adquirido a marca Aspirin para ácido acetilsalicílico em 1900 nos Estados Unidos, sendo durante ao menos 15 anos utilizada de maneira que não se indicava que Aspirin era uma marca da empresa Bayer designada para indicar o produto acido acetilsalicílico. Na ocasião do vencimento da patente em 1917 muitos concorrentes passaram a utilizar o termo Aspirin, sendo que o Examinador do Departamento de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América declarou que a marca não era mais válida e foi decretada seu cancelamento[32].
Desta maneira, pode-se dizer que o fenômeno da vulgarização ocorre quando a marca perde a capacidade de distinguir, um caminho inverso da adoção de distintividade, Moro explica: “Trata-se, portanto, a degeneração de uma constatação fática, assim como no caso inverso de secondary meaning, no qual o exercício da função da marca, pois representa a negação como marca de um sinal que não mais exerce sua função principal.”[33] e “A rigor, a degeneração é um processo de perecimento de um direito adquirido que, por não ser utilizado corretamente por seu titular, ou por que o próprio público passou a adotá-lo como designativo do produto, sem que o titular tivesse qualquer atitude a respeito, enfraquece-se, podendo chegar até o desaparecimento.”[34] Lélio Schmidt conclui que ao se degenerar e se transformar em nome comum a marca perde sua razão mais fundamental e a razão de ser, sendo que a transformação de nome próprio em nome comum não só autoriza mas também torna necessário que todos os concorrentes e consumidores utilizem a expressão, pois a marca vulgarizada é incorporada ao idioma[35].
Também nomes geográficos podem sofrer vulgarização, tendo sua degeneração iniciada quando produtores ou prestadores de serviço não oriundos da região identificam seus produtos ou serviços de expressões que procuram aproveitar-se da boa fama ou da reputação da indicação geográfica. Assim, caso os legítimos detentores do direito do nome geográfico não tomem providências para protegê-lo, chegará o momento em que o nome geográfico constituirá denominação única e necessária do produto ou serviço, estando completamente degenerado. Alguns exemplos bem conhecidos são o queijo-minas, queijo-do-reino e água de colônia[36].
Couto Gonçalves[37] e Lélio Schmidt[38] levantam três posições (ou teorias) sobre a vulgarização da Marca:
a) Teoria Objetiva : Ocorre a vulgarização com o fato dos consumidores transformarem a marca na denominação do produto ou serviço, sem levar em conta as ações do titular. Schmidt[39] aponta a contradição desta teoria em atingir direitos previamente constituídos sem qualquer obstáculo, além de considerar a mera linguagem inconseqüente do consumidor como vulgarização consumada. Segundo Nóvoa, tal teoria é predominante no ordenamento norte americano, onde se mantém a tese de que os hábitos semânticos dos consumidores não podem ser controlados totalmente pelo titular da marca e mesmo com o esforço do titular da marca, os consumidores podem adotar a denominação marcária como nome genérico do produto ou serviço, causando a caducidade do registro da marca[40].
b) Teoria Subjetiva: A vulgarização ocorre com a inércia do titular da marca. Schmidt[41] aponta problemas nessa corrente, como a dificuldade de interpretar o comportamento de um titular com ações contraditórias (renovar o registro da marca mas não combater a contrafação) ou sua tolerância contra pequenos contrafatores.
c) Teoria mista ou intermediária: Para esta teoria a vulgarização só acontece com a verificação de dois pressupostos; um objetivo e outro subjetivo, no primeiro a perda da distintividade não deve ocorrer apenas perante a linguagem dos consumidores mas também junto da linguagem do mercado retratada em anúncios, folhetos, material publicitário dos comerciantes etc. Pelo segundo a teoria intermediária também requer a participação do titular da marca por ação ou omissão no processo da perda da distintividade[42].
A teoria mista/intermediária parece ser a melhor solução, equilibrando interesse social e econômico, pois ao mesmo tempo que impede que o titular da marca se aproprie da classe do produto, ela concede a proteção necessária para evitar um possível aproveitamento parasitário. Schmidt destaca: “A adoção da teoria mista permite diferenciar os casos de vulgarização já aperfeiçoada daquelas situações em que ela ainda está em curso. Além disso, confere um resguardo contra o emprego inconseqüente da marca pelo consumidor.[43]”
2.1 A vulgarização da marca na Legislação
Conforme exposto anteriormente, a distintividade é o elemento que reveste as marcas de proteção. A lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos relativos à propriedade industrial, no artigo 122 diz que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Desta maneira, entendemos que a LPI coloca como elemento essencial que o signo tenha distintividade e não seja alvo de nenhuma proibição legal, as quais estão relatadas no art. 124 da mesma lei. Destaca-se o Inciso VI:
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
Ou seja verifica-se que o sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou meramente descritivo não pode ser revestido de proteção. Muito embora a vulgarização não esteja listada nas hipóteses da extinção do registro das marcas (art. 142 da LPI), um signo que perca sua distintividade não se encaixaria mais nos pressupostos legais do artigo 122, assim sendo, a situação real impõe que tal signo, quando não revisto de distintividade, perca as garantias de proteção.
A Jurisprudência tem considerado a vulgarização, no caso de não defesa dos titulares da marca, como incidente no art. 142, II da LPI: “Diante desse quadro, forçoso reconhecer-se que a demandante, conquanto detenha o registro da marca "Tubaína" e de suas derivadas desde 1938, transformou, por seu próprio uso corrente e pela ausência de efetivo combate ao emprego irregular do nome, a marca em denominação vulgar, figura que aproxima a situação descrita, embora com efeitos restritos ao presente caso concreto, àquela da perda do registro pela renúncia, prevista no inciso II do artigo 142 da Lei de Propriedade Industrial. Destarte, em suma, provido o recurso de apelação para afastar-se a decisão de improcedência da demanda pelo equivocado reconhecimento da prescrição, é caso de se julgar, no mérito, improcedente a demanda em razão da constatada degenerescência das marcas cuja proteção se invocou.[44]”
Entretanto, a LPI também não deixou lacuna vazia. Podemos observar, analogamente na mesma lei, o artigo 180:
Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.
Assim, por analogia, concluímos que as marcas ao se tornarem palavra de uso comum, designando produto ou serviço, ou seja, não revistas de distintividade, não terão o registro assegurado, podendo perdê-lo judicial ou administrativamente.
A Convenção da União de Paris também prevê a possibilidade de perda do registro da marca por conseqüência da vulgarização e da perda de distintividade como observamos no ARTIGO 6.º-quinquies, B, 2.º:
B) Só poderá ser recusado ou anulado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo nos casos seguintes:
2.º Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida
Note-se que o artigo da CUP permite a anulação do registro de marca, bem como se preocupa em versar sobre a linguagem corrente e hábitos do comércio. Tais elementos são suficientes para permitir a perda do registro de marca por vulgarização.
3. Como evitar a Vulgarização
É importante que sejam tomadas algumas medidas para evitar a Vulgarização da marca. Viviane Beyruth afirma que a marca pode ser eterna, se mantiver a sua função e distintividade e for devidamente protegida. A mesma autora ensina que a marca é o bem principal do empresário pois ela irá distinguir os produtos ou serviços oferecidos por este após todo seu esforço[45]. Erroneamente muitos titulares legítimos de marcas podem ter atitudes que contribuem para que a marca seja degenerada. Tinoco Soares conclui: “... convém recordar que o interessado na colocação de um produto no mercado deverá escolher uma denominação arbitrária e/ou eminentemente de fantasia para designá-lo, evitando, sempre que possível, a adoção de marcas formadas pela justaposição, aglutinação de afixos ou de vocábulos conhecidos. Estas marcas dão margem a uma série de aproximações e nem sempre são substancialmente defensáveis.[46]”
Carlos Henrique de Carvalho Fróes descreve, em seu artigo “Marca: aquisição de distintividade e degenerêscencia” algumas medidas para minimizar os riscos;
“Há uma série de recomendações feitas pela Internacional Trademark Association – INTA a seus associados com objetivo de manter de pé os direitos de propriedade industrial, evitando o fenômeno da banalização. Eis algumas recomendações:
1. Marca não é substantivo, mas adjetivo, devendo ser usada sempre que possível, acompanhada do nome genérico do produto ou serviço. Por isso mesmo deve ser grafada sempre em letras maiúsculas ou, pelo menos, com a letra inicial maiúscula.
2. A marca jamais deve ser pluralizada, deve ser usada sempre no singular.
3. Em hipótese alguma deve ser transformada em verbo, como se existisse, por exemplo, a palavra xerocar.
4. É conveniente fazer a chamada menção de reserva dos direitos de propriedade industrial, indicando-se, se a marca estiver registrada, o sinal consistente na letra R dentro de um círculo ou, se ainda não estiver registrada, ‘Reg.q.’, ‘M. Req’, ou expressão equivalente.
5. Impugnar sempre todo e qualquer uso impróprio da marca como se fosse palavra de uso comum.”[47]
Além disso, é importante combater a “dicionarização” da marca, pois ter a marca em dicionários, já incorporada ao vocábulo pode ter conseqüências desastrosas como no caso da marca Tubaína: “Note-se que tanto o termo "tubaína" se tornou mesmo designativo comum das bebidas refrigerantes populares, que o próprio Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (disponível no sítio eletrônico da Academia Brasileira de Letras: www.academia.org.br), repositório do idioma oficial do país, registra a expressão como substantivo comum feminino, o que reforça a oficialidade de seu uso vulgar a impossibilitar, destarte, a concessão da tutela marcaria pretendida pela detentora do registro de marca.[48]”
Fernanda Fujita alerta sobre a importância dos titulares das marcas não se manterem inertes, frente à ameaça de vulgarização utilizando os poderes outorgados pela LPI para realizar a defesa das marcas: “Ao se vislumbrar a ocorrência do processo degenerativo, isto é, identificados os sinais indicadores de degenerescência, deve o titular da marca agir a fim de zelar pela sua integridade material e reputação, em respeito aos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 130, III, da LPI.[49]”
Welge Gonçalves afirma que o comportamento defensivo dos titulares é essencial para evitar a vulgarização[50]. O legitimo titular da marca não pode assistir a denegeração da mesma inerte. O mercado é vivo, e concorrentes e consumidores são elementos ativos que podem em certas situações causar a vulgarização da marca. Desta forma, para evitar a vulgarização, o titular da marca deve se proteger com as medidas judiciais, extrajudiciais e comerciais para evitar a vulgarização. Por vezes o departamento de publicidade de muitas empresas tende a achar positiva a confusão da marca com o próprio gênero do produto. Orientar o departamento do marketing e vendas é medida que poderá evitar dissabores futuros. Vejamos alguns exemplos de situações que demonstram indícios da vulgarização e soluções para evitá-la:
No exemplo abaixo no programa Silvio Santos de 23/03/2014[51], o celebre apresentador durante o jogo das três pistas fornece as seguintes dicas (15:50- 17:00 do vídeo): corta dos dois lados, fina e homens e mulheres usam. A resposta correta é Gillete, demonstrando um uso descritivo da marca pois é usada para o produto navalha/lâmina de barbear.
Figura 1- Silvio Santos e o jogo das três pistas
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Fonte: Youtube
Da mesma forma no desenho animado Pokemon, no episódio 37[52], (posição 4:05 – 4:10 do vídeo) o protagonista ordena que seu Pokémon use o golpe “Folha Gillete”, originalmente em inglês chamado de “Razor Leaf” (Folha Navalha). Assim, cabe concluir que a marca Gillete é usada popularmente para se referir ao objeto navalha, demonstrando aspectos de uso descritivo.
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Figura 2- O golpe “Folha Gillete”, no original “Razor leaf”
Fonte: YouTube
Em ambos os casos acima vemos a marca Gillete sendo tratada como forma descritiva de um produto. A solução passa por notificar emissoras de TV, estúdios de dublagem etc, para que se abstenham de usar a marca gilete como palavra descritiva. Não tomar essas medidas pode gerar futuros problemas para a marca, haja vista estar “educando o mercado” a pensar em Gillete como descritivo do produto navalha/lâmina de barbear.
Ocorre que no meio empresarial o tratamento dados às marcas pode gerar confusão e conseqüente vulgarização. A Revista Brasileira de Administração trata como casos de grande sucesso o fato de marcas como Qboa, Isopor, Durex e Xerox terem adquirido função descritiva dos produtos (respectivamente água sanitária e poliestireno expandido). A revista chega a dizer “O sucesso de sempre garante à Qboa o status de ser reconhecida pelos consumidores pela marca e não pelo seu nome verdadeiro.”[53] E sobre o poliestireno expandido diz “O sucesso fez com que sua marca registrada se transformasse em nome popular do produto. Sem mais mistérios, a Knauf Isopor Ltda. fabrica o Polistireno expandido e passou a ceder o famoso apelido ao que todos chamam de isopor.”[54] Em relação à marca Xerox a revista vai ainda mais longe ao afirmar que “todos que labutam no ramo almejam, um dia qualquer, que o produto que fabricam torne-se sinônimo da função que presta aos seus consumidores.[55]” (!) No caso do Durex, diz a revista: “A força da marca e o pioneirismo, além da qualidade e da ampla aplicação prática, conferiram ao fabricante o título de cair na graça popular e de poder ver batizado o produto com o mesmo nome da sua marca. Do ponto de vista industrial e comercial, o feito é incrível.[56]”
É notável que uma publicação voltada à administradores e empresários trate como grande sucesso a marca se transformar no nome popular e portanto descritivo e futuramente genérico do produto não se preocupando com os efeitos da vulgarização e ainda colocando o uso do produto como gênero como alvo, tratando a degeneração como “força da marca”. É necessário que haja comunicação entre os departamentos de marketing e jurídico, para evitar que a marca se torne descritivo do produto.
Embora se tratem de reportagens elaboradas provavelmente com a anuência dos fabricantes, parece medida importante notificar a revista para que esclareça que os produtos descritos são marcas registradas e não sinônimos dos produtos. A estratégia de se confundir um produto com um segmento do mercado é arriscada. Ensina Mello: “Contudo, a longo prazo, referida estratégia mostra-se extremamente perigosa, e é capaz de causar a degenerescência da marca que se visava promover. O sucesso do marketing, portanto, pode paradoxalmente levar a marca a perder seu poder distintivo, degenerando-se.[57]”
No caso da marca Xerox, a própria marca tem se mostrado ativa contra a inclusão do verbete em dicionários, como relata Denis Borges Barbosa: “Correntemente, se nota a militância dos titulares contra a dicionarização, como no pleito da Xerox Co. contra a inclusão da marca no Dicionário Aurélio, decidida na via judicial...[58]”
Outro acontecimento que demonstra a degeneração da marca é o fato de concorrentes começarem a utilizar a marca como designação do produto, usando a função descritiva. Vejamos:
Na foto abaixo vemos um produto comprado em lojas populares de produtos de limpeza de São Paulo, chamado de “amaciante tipo confort” em referência à marca Comfort, pertencente à Unilever:
Figura 3- Produto com rótulo “tipo confort”
https://www.dropbox.com/s/f55zxxvh4hwelix/imagem1.jpg?dl=0
Fonte: acervo pessoal
Já no exemplo abaixo vemos um limpador multiuso “tipo veja” em referência ao famoso produto da Reckitt Benckiser. Evidentemente que pode se tratar apenas de uso parasitário da marca, onde um contrafator utiliza-se da fama e do bom nome de um produto ou marca para parasitar seu prestígio. Entretanto caso não sejam combatidos pelo titular, tais pequenas ações nos mercados informais podem se tornar um movimento que leve a vulgarização das marcas supracitadas. O uso indevido e constante, ainda que de má-fé, no decorrer do tempo, em caso de inação dos legítimos proprietários, pode levar à degeneração[59]. De fato em tais exemplos, são marcas notoriamente conhecidas, o que atrai todo tipo de uso parasitário. Sobre isso conclui Fernanda Fujita: “As marcas notórias, pelo alto poder atrativo que representam, estão freqüentemente sujeitas ao aproveitamento indevido de terceiros. O próprio aproveitamento parasitário das marcas, como se verificou, causa danos irreversíveis ao valor atrativo das marcas notórias na medida em que elas deixam de ser imediatamente associadas ao produto ou serviço que assinalam.[60]”
Figura 4- Produto com rótulo “tipo veja”
https://www.dropbox.com/s/a2qtz5isqa8lmjy/imagem2.jpg?dl=0
Fonte: acervo pessoal
A jurisprudência acompanha o entendimento de que o uso parasitário da marca pelo contrafator é capaz de causar a vulgarização da marca: "Quanto ao dano extrapatrimonial, tem-se entendido que, em casos de contrafação, é devida indenização a pessoas jurídicas que atuam no mesmo ramo de atividade explorado ilicitamente pelo contrafator, pois o dano moral decorre diretamente do próprio ilícito e prescinde de prova de efetivo abalo à reputação da empresa. Isso porque a oferta de produtos de baixa qualidade cuja procedência é ignorada e que ilicitamente ostentam uma marca é apta a causar a vulgarização do produto e comprometer a imagem da empresa."[61]
No próximo exemplo vemos folheto de divulgação de tratamento com toxina botulínica, segundo o próprio popularmente conhecido como “Botox” sendo que BOTOX® é marca registrada, propriedade da empresa Allergan.
Figura 5- Folheto “Botox”
https://www.dropbox.com/s/8wcwjx3qixwabi9/imagem3.png?dl=0
Fonte: acervo pessoal
Nas figuras 3,4 e 5 vemos, na verdade, não a vulgarização propriamente dita mas o crime descrito no art. 193 da LPI[62], ou seja verdadeiro aproveitamento parasitário onde o agente escora-se ou parasita a fama, renome e prestígio alheios, sem a contrapartida de seu esforço[63]. Segundo Schmidt, “Inicialmente não é a existência de um ou outro contrafator que leva à vulgarização”[64]. Entretanto, caso os legítimos proprietários das marcas não tomem as providencias cabíveis, como notificar os autores do crime, ação cível de busca e apreensão ou concorrência desleal ou ação penal com base no art. 193 da LPI, tais marcas podem passar a ser usadas pelo consumidor e outros concorrentes como o nome do produto, levando assim, lenta e constantemente à vulgarização. Caso isso não ocorra, a distintividade da marca tende a diminuir resultando em um processo de degenerescência. Segundo Schmidt “à medida que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas.[65]” e “A inércia leva à vulgarização quando a falta de vigilância faz com que a marca seja usada de forma generalizada, transformando-se em nome comum de uso corriqueiro.[66]”
Sobre isso leciona Froés: “São muitos os exemplos de palavras registradas como marcas que se banalizaram, passando a ser usadas pelo público em geral como se fossem o próprio nome do produto ou o serviço que designavam.”[67] e Lélio Schmidt: “A questão do uso descritivo é mais tormentosa no caso de marcas vulgarizadas. Às vezes a marca que no passado identificava um produto de determinado fabricante se esgarçou a tal ponto que perdeu totalmente a função marcaria.”[68]
Não é o caso das marcas descritas aqui pois as mesmas conservam distintividade e são reconhecidas como marca e um produto distinto perante os consumidores e concorrentes, embora estejam em processo de degeneração. Possivelmente trata-se do caso da linguagem inconseqüente, descrita pelo professor Lelio Schmidt[69], onde o consumidor e por vezes o próprio titular da marca referem-se a ela de forma genérica corporificando um objeto ou padrão de qualidade. Barbosa também não acredita que apenas o uso da marca como evocativa do produto provoque vulgarização: “quando um produto tecnologicamente novo nomercado, ganha marca única, pela qual ganhe acesso ao mercado. O público fala, pensa e usa o produto através da marca, sem possibilidade de alternativas: Celofane. Mas o simples fato deque a marca seja designação de um produto único não causa a perda do objeto da marca porgenerificação.[70]” Entretanto os proprietários dessas denominações devem ficar atentos. Marcos Fabricio Gonçalves afirma que a formação de uma denominação genérica começa com o abuso anterior em favor da elasticidade que caracteriza a linguagem comercial[71]. Já a marca isopor resta vulgarizada pois sua marca já é usada como forma descritiva do produto, tanto pelos consumidores como demais agentes do mercado.
Exemplo de ação bem sucedida de proteção da distintividade da marca é a ação da Editora Caras Ltda contra a Personal Press mídia instantânea limitada EPP onde a primeira interpelou judicialmente a segunda por utilizar o trade dress da Revista Caras em publicação distribuída gratuitamente em eventos nas quais a segunda era contratada para fotografar, sendo a ré condenada para indenizar a autora em danos morais: “É que nesse caso, a reprodução não autorizada é apta para provocar a vulgarização da marca e do próprio layout utilizado na sua exploração.”[72].
Outro exemplo de ação para proteger a marca é a da Catupiry. Muito embora seja utilizada como gênero em diversos cardápios de pizzaria, restaurantes e similares, seus titulares vem se preocupando em defender a marca através de comunicações a todos os estabelecimentos que utilizam a denominação erroneamente, seja com notificações, interpelações e ações judiciais[73].
Jorge Otamendi ensina que a inatividade do titular da marca em evitar que seus competidores, os consumidores e os meios de comunicação usem sua marca como designação do produto, terá seu custo, ainda que retenha o registro da marca, será meramente nominal, sem valor algum[74].
Com isso exposto concluímos que os legítimos titulares não podem ficar omissos perante à ameaça da vulgarização, uma vez que a omissão dos mesmos é um dos elementos que caracteriza a degenerêscencia da marca. A exclusividade do sinal distintivo é essencial para a manutenção da distintividade da marca. Maitê Cecília Fabbri Moro ensina: “... cabe esclarecer que para cumprir a função distintiva se deve assegurar que o sinal adotado como marca seja utilizado com exclusividade por seu titular ou por quem o autorize. Se assim não fosse , qualquer um poderia utilizar o sinal, e , dependendo do uso feito por terceiros, em pouco tempo a marca poderia deixar de distinguir o produto ou serviço assinalado.”[75] O preço portanto de garantir a proteção da marca, é a eterna vigilância, inclusive com depósitos de sinais semelhantes no INPI que podem minar a exclusividade e notoriedade da marca. Mello conclui: “Cabe, assim, ao titular da marca, acompanhar as decisões proferidas pelo INPI, e atuar ativamente quando se deparar com registros de marca capazes de afetar sua marca e diminuir seu poder distintivo.[76]”
Na verdade muitas marcas são criadas e lançadas apenas por agências de publicidade, com finalidade apenas publicitária. Na maioria das vezes essas agências desconhecem os direitos de propriedade intelectual[77]. Isto posto, passamos a estudar a possibilidade de regeneração da marca ou seja a possibilidade de reverter a vulgarização.
3.1 É possível reverter a vulgarização?
Embora rara, a doutrina admite a regeneração da marca. Destaca Schmidt: “Pode ocorrer que a marca, embora vulgarizada continue a ser usada pelo titular original e tempos depois readquira o status de sinal distintivo. Mas mutações semióticas são ilimitadas. Embora raro, nada impede que uma marca se transforme em palavra de uso corriqueiro e posteriormente reconquiste sua distintividade.[78]” É um longo e difícil caminho, como leciona Fabio Ulhoa Coelho: “Os investimentos para reverter processo de degeneração em curso, por sua vez, devem ser tão ou mais elevados, e sua eficácia não é garantida, podendo até mesmo contribuir para degenerar ainda mais a marca.[79]”
Segundo Mello, a grande dificuldade para a reversão da vulgarização é a percepção do momento: “O problema da 'recaptura' da distintividade do sinal esta na dificuldade de se perceber, normalmente, que determinada marca está se degenerando, e que o titular da marca deve agir imediatamente. A reversão da degeneração, portanto, dependerá não apenas das medidas tomadas pelo titular da marca, mas também do momento em que as medidas serão tomadas, e da resposta do público consumidor a referidas medidas.[80]”
As dificuldades para a reversão existem. Tinoco Soares cita o caso da marca Vaseline:
“A marca Vaseline de propriedade de Chesebrought-Pond’s, para distinguir geléia de petróleo (petrolatum ou petroleum jelly), não obstante tenha sido generalizada em 1920, posto que passou a ser empregada indistintamente por todos como sendo o próprio produto, é atualmente utilizada para distinguir outros produtos. Com efeito, os seus titulares visando manter a distinção desta marca empregam-na para tonico para o cabelo, loção para as mães e muitos outros produtos de perfumaria, cosméticos e toucador. Apesar desses esforços, acreditamos que a mesma poderá até se tornar notoriamente conhecida para esses novos produtos; no entando para petroluem jelly indiscutivelmente já se generalizou naquele país, no Brasil e em muitos países do mundo”[81].
Existem casos em que a vulgarização foi revertida. Welge Gonçalves afirma que o secondary meaning é a maneira pela qual as indicações geográficas podem recuperar sua distintividade. Ele cita os casos das denominações de origem Jinona e Alicante na Espanha e Champagne no Brasil[82]. O caso da marca Champagne é provavelmente o melhor exemplo de reversão da vulgarização no Brasil. O STF negou a proteção da marca Champagne para vinhos espumantes, considerando que “....a generalização do uso do nome geográfico, desfigurou-lhe o caráter de fixar a procedência do produto”[83]. Entretanto o próprio mercado nacional com o passar dos anos, passou a utilizar a denominação vinho espumante, deixando a marca Champagne para os produtores oriundos da região francesa[84], ocorrendo ai a regeneração da distintividade da marca.
Outro exemplo bem sucedido de reversão da vulgarização da marca no Brasil é a marca LYCRA, que outrora encontrava-se vulgarizada utilizada para designar tecido elástico para roupas, aplicou um slogan em campanha publicitária: “Se tem essa etiqueta é Lycra, só Lycra é Dupont”, de maneira a reverter os efeitos da vulgarização[85].
Nos Estados Unidos, no julgamento da apelação BEST BUY WAREHOUSE VS BEST BUY COMPANY, INC. (920 F.2d 53617 U.S.P.Q.2d 1166 BEST BUY WAREHOUSE, Appellant BEST BUY COMPANY, INC., Appellee. No. 90-1089.), foi considerado que a marca composta pela frase Best Buy havia adquirido proteção via secondary meaning na região do Kansas, portanto a marca não é genérica e merece proteção[86]. Também nos Estados Unidos Denis Borges Barbosa[87], Lelio Schimidt[88] e Tinoco Soares[89] citam o caso da marca Singer, para maquinas de costura, onde as mesmas eram conhecidas e vendidas como singer machines. Os concorrentes passaram a vender máquinas com nomes como improved singer, sendo que em 1896 a suprema corte americana declarou que Singer se constituía numa classe de máquinas de costura, acusando aí a vulgarização da marca. Entretando a Singer continuou a utilizar a marca vendendo mais de quatro milhões e meio de maquinas de costura no mercado, fazendo massivos investimentos em publicidade (por volta de 15 milhões de dólares) até que em 1952 nova decisão judicial devolveu à marca Singer a proteção que lhe carecia. Sobre o episódio relata Denis Borges Barbosa: “Mesmo após a eventual generificação, pode ocorrer recuperação de distintividade, através da significação secundária.[90]”
Desta forma entende-se que o secondary meaning é um caminho importante para a marca recuperar a distintividade, revertendo a vulgarização e se vestindo novamente de proteção. Os casos da marca geográfica champagne e da marca Lycra demonstram que campanhas de conscientização não só voltadas para os consumidores, mas também para produtores são uma forma eficiente de recuperar a distintividade da marca, revertendo assim os efeitos da vulgarização.
CONCLUSÃO
Como se verificou no decorrer do trabalho, as marcas são um dos mais valiosos bens imateriais, são a própria identidade, a face do produto ou serviço. Uma marca deve ter identidade nas mentes e corações dos consumidores e até mesmo de seus concorrentes. Seu principal elemento é a distintividade, sua capacidade de diferenciação. Uma marca distintiva, formada por expressões de fantasia tem maior força e maior possibilidade de defesa. Uma marca evocativa, embora ainda revestida de alguma proteção, é mais fraca e pode ter que conviver com outras marcas semelhantes. Uma marca meramente descritiva, em um primeiro momento, não é revestida de proteção.
Uma marca pode adquirir distintividade através do secondary meaning, tornando-se apta a ser defendida. Uma marca que já esteve revestida de distintividade e proteção como pode perder a sua distintividade através do fenômeno da vulgarização. Na vulgarização, uma marca anteriormente distinta, perde a capacidade de diferenciação tornando-se comum. Muitos comportamentos do titular, dos consumidores, dos concorrentes, podem levar a este resultado. Cabe ao titular da marca realizar ações preventivas e reativas para evitar a vulgarização.
É possível reverter a vulgarização, mas tal reversão é difícil e mais custosa do que evitar que a vulgarização ocorra. Existem casos de sucesso e casos de fracasso. Portanto, vale o velho ditado: melhor prevenir do que remediar. Medidas preventivas sempre serão menos custosas.
Ao final conclui-se que a distintividade da marca é sua própria personalidade, tal qual o ser humano, uma marca tem que ser única para ser reconhecida. Isto posto, assim como a honra do ser humano, a distintividade das marcas é um bem imaterial de grande valor, pois revela o que a marca é aos olhos dos outros (consumidores, concorrentes etc). Portanto a marca deve ser protegida e cuidada com zelo, para que não caia na vala comum das marcas vulgarizadas, sem distintividade e com isso não revestidas de proteção.
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