§1. Introdução
O presente trabalho pretende contribuir com algumas reflexões sobre a recente interpretação adotada pela Segunda Secção do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Schweppes SA - Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL[1], relativamente ao Artigo 7.º(1) da Diretiva 2008/95/CE[2] (“Diretiva”) e ao Artigo 36.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia[3] (TFEU”).
O caso levado ao Tribunal consiste em um pedido de decisão prejudicial endereçado pelo Tribunal do Comércio de Barcelona da Espanha[4], em referência ao litígio iniciado pela Schweppes SA, sociedade espanhola pertencente ao grupo Orangina Schweppes (“Schweppes”), contra a Red Paralela SL e a Red Paralela BCN SL (“Red Paralela”). O órgão jurisdicional de origem pergunta especificamente ao Tribunal:
Em um cenário de marcas paralelas por voluntária fragmentação, como interpretar o Artigo 7.º(1) da Diretiva e o Artigo 36.º TFEU quando o titular X de uma marca nacional registrada em determinado Estado-Membro pretende impedir que o titular Y da marca paralela registrada em outro Estado-Membro importe para o espaço territorial de exclusividade de X um produto portando a marca da titularidade de Y? E, como interpretar esses artigos quando existe um arranjo económico complexo entre X e Y e quando X e Y parecem atuar como titulares de uma marca só, mas são entidades independentes?
Como será adiante minuciado, a Schweppes protestava perante o tribunal espanhol pela proibição da comercialização e distribuição de produtos de água tónica contendo a marca Schweppes pela Red Paralela dentro da Espanha. Alegava basicamente que sendo a licenciada para o uso da marca “Schweppes” na Espanha, onde está registrada a marca nacional “Schweppes” pela sua titular Schweppes International Ltd. (“Schweppes International”), então licenciante, a Red Paralela não poderia importar para Espanha produtos da marca “Schweppes” provenientes do Reino Unido, onde a titularidade da marca pertence à Coca-Cola. Nesse sentido, a colocação de produtos da marca Schweppes no mercado espanhol a partir do titular da marca no Reino Unido induziria o consumidor local a erro quanto à origem do produto.
Parece-nos, de início, uma situação de fragmentação voluntária do direito de marca no contexto de reestruturações societárias, a exigir assim um olhar sobre a interação das partes envolvidas no exercício do direito da marca, notadamente quanto ao atendimento das funções da marca por cada parte no âmbito territorial onde lhes foi atribuído o direito de exclusivo. O contexto da fragmentação, adiantamos, assumiu os contornos atuais quando nos anos 90 a Cadbury Schweppes (originalmente titular de todos os registros nacionais das marcas nominativas e figurativas Schweppes) cedeu à Coca-Cola a titularidade da marca Schweppes em alguns Estados-membro, incluindo nestes a Inglaterra. Posteriormente, as marcas mantidas pela Cadbury Schweppes foram transferidas para Schweppes International – e, somente a partir dessa configuração, objeto de licença de uso pela licenciada Schweppes, na Espanha.
Até então a apresentação dessa questão, o Tribunal de Justiça da União Europeia, embora já houvesse firmado certas posições sobre casos semelhantes envolvendo o esgotamento do direito de marca em situações de marcas paralelas – como nos casos IHT Internationale Heiztechnik e Danziger[5] e HAG GF[6] – não havia enfrentado propriamente a possibilidade do esgotamento do direito de marca quando os titulares de marcas paralelas parecem atuar para criar a imagem de uma única marca global perante os consumidores embora não sejam entidades formalmente vinculadas.
O resultado da decisão em comento implicou por assumir que a interpretação acertada do Artigo 7.º(1) da Diretiva e do Artigo 36.º TFEU reconheceria o esgotamento do direito de marca da titular Schweppes em relação à colocação dos produtos da marca Schweppes em território espanhol através da Red Paralela, independente dos mesmos terem sido importados do Reino Unido, onde a titular da marca Schweppes é a Coca-Cola. Os motivos contemplados pelo Tribunal e a fórmula da análise serão mais adiante desenvolvidos.
O que parece certo entender quanto ao caso Schweppes e Red Parelala é que o Tribunal se mobilizou efetivamente para construir uma normatividade sobre o cabimento do esgotamento do direito de marcas paralelas em situações de vinculação económica substancial; E o fez, nos parece, alargando os critérios de aferição do vínculo económico com base no princípio do propósito específico da marca até o ponto em que o vínculo económico se verifique quando o titular da marca e o terceiro estejam em condições de controle conjunto – controlo verificável quando existir a possibilidade das partes controlarem a qualidade da marca.
Antes de analisarmos os fatos e fundamentos do caso, será feita uma breve introdução (i) ao esgotamento do direito de marca na União Europeia – a complicada ponderação entre interesses do livre mercado comum e a proteção do exclusivo decorrente da propriedade industrial; e (ii) a situação do esgotamento do direito de marca nas situações de cessão e convivência de marcas paralelas na jurisprudência do tribunal – sobretudo em referência às noções anteriores de propósito específico das marcas e de vinculação económica.
Em seguida, propomos uma leitura pormenorizada das circunstâncias fáticas do caso, especialmente quanto ao relacionamento Schweppes International e Coca-Cola, a despeito da divisão geográfica das marcas paralelas Schweppes (circunstâncias extremamente relevantes para construção da interpretação desenvolvida pelo Tribunal em torno da vinculação económica substancial) e, seguidamente, uma reflexão sobre as razões suscitadas na decisão e na opinião do advogado-geral Paolo Mengozzi[7].
Por último, tentaremos conduzir as conclusões do Tribunal a um plano crítico no que diz respeito às consequências que a interpretação sugerida pode projetar na dimensão contratual dos arranjos de marcas paralelas dentro do Espaço Económico Europeu (EEE).
§2. Esgotamento do Direito de Marca
Esgotamento, talvez, não seja o termo mais correto – ou, como sugere Paula de Carvalho, talvez seja um termo exagerado – porquanto o que significa é na verdade uma limitação; e não uma limitação ao direito de marca em si, mas ao seu exercício. Por isso não se trata, como se poderia erroneamente aduzir, de um consumo ou extinção do direito de marca[8].
A regra do esgotamento do direito de marca surgiu na jurisprudência francesa e alemã[9] e se apresentou no Tribunal de Justiça da União Europeia, pela primeira vez, no caso Celtrapharm e Whithrop, de 1974[10]. A sua projeção legislativa comunitária veio em 1988, quando consagrada a regra no Art. 7.º da Diretiva 89/104/CEE que pretendeu a harmonização das legislações nacionais dos Estados-Membros em matéria de marcas.
Antes que se avance, vale observar brevemente as considerações do Tribunal no acórdão do caso Celtrapharm e Whitrop pela relevância que teve ao inaugurar a regra do esgotamento do direito de marca na hipótese de marcas paralelas e porque, nessa fundamentação, trouxe uma definição de objeto específico da propriedade industrial a pautar o limite da livre circulação de mercadorias.
Em rápida síntese: empresas de um mesmo grupo tinham o direito de usar a mesma marca para identificar certos produtos em vários Estados-Membros. Em dado momento, os produtos foram adquiridos, comercializados e revendidos por um terceiro em um Estado-Membro sem a autorização expressa da sociedade do grupo que constava como titular da marca naquele Estado; tal importação havia sido conduzida por uma outra empresa do grupo, o que gerou uma disputa dentro do mesmo grupo societário sobre o direito de comercializar o produto em um Estado-Membro onde apenas uma delas constava como titular da marca carregada pelo produto.
O Tribunal entendeu, essencialmente (i) que o direito de livre circulação de mercadorias só poderia ser limitado quando afetasse o objeto específico[11] da propriedade industrial, portanto enquanto afetasse a função distintiva da marca; (ii) que o objeto específico do direito da propriedade industrial é o de assegurar ao titular o direito de exclusivo de utilizar a marca quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez, e assim protegê-lo de concorrentes que desejassem vender produtos que indevidamente usassem a mesma marca (trecho abaixo);
exclusivo de utilizar a marca, quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez, e de assim o proteger contra os concorrentes que quisessem abusar da posição e reputação da marca vendendo produtos que indevidamente usassem essa mesma marca. (...) Não se justifica um tal obstáculo [à livre circulação de mercadorias] quando o produto foi licitamente comercializado no mercado do Estado-membro de onde foi importado, pelo próprio titular ou com o seu consentimento, não podendo assim estar em causa qualquer possibilidade de abuso ou de contrafacção de marca. Com efeito, se o titular da marca pudesse proibir a importação dos produtos protegidos, comercializados por ele ou com o seu consentimento, noutro Estado-membro, ele teria a possibilidade de fechar os mercados nacionais e de criar assim uma retrição no comércio entre os Estados-membros, sem que essa restrição fosse necessária para lhe garantir a essência do direito exclusivo que resulta da marca.[12]"
e, por fim, (iii) que a colocação do produto no caso foi lícita porque feita por uma sociedade pertencente ao mesmo grupo económico da titular nacional da marca. Veremos adiante que essa última fundamentação levou ao entendimento de que, em uma relação societária de grupo, pode ser assumido tacitamente o consentimento para comercialização e distribuição de produtos carregando a marca de titularidade da sociedade do mesmo grupo (hipótese, assim, de consentimento implícito por vinculação económica).
"O artigo 85.º do Tratado não se aplica aos acordos ou práticas concertadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo como é o caso da sociedade-mãe e de uma sua filial, se as empresas constituírem uma unidade econômica dentro da qual a filha não goze de efectiva autonomia para a determinação da sua linha de ação no mercado, e se estes acordos ou práticas tiverem por objectivo estabelecer uma repartição interna das tarefas entre empresas.[13]"
Feita essa breve consideração, seguimos em busca de uma definição do esgotamento do direito de marca. Tomas Lorenzo o define como marco do fim do direito de exclusão comercial da marca e, correlativamente, do início da liberdade de terceiros para comercializar os produtos que carreguem a marca auténtica. E um marco que ocorre quando da colocação, pela primeira vez, do produto com a marca no mercado – uma colocação que só será lícita quando conduzida pelo próprio titular da marca ou um terceiro autorizado por esse titular.
“El principio del agotamiento del derecho de marca es un limite del derecho de exclusión que el registro de la marca confiera a su titular. Es precisamento el limite que señala el fin del derecho de exclusión comercial del titular de la marca y correlativamente el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación com los produtos que llevan la marca auténtica.(…) significa que el derecho de exclusión comercial del titular de la marca termina en el momento en que introduce o consiente introducir en el comercio los produtos identificados com la marca. Com esa primera comercialización, el derecho de la marca queda agotado, de modo que los produtos de marca así introducidos en el comércio podrán ya ser objecto ulteriormente de sucessivos actos de comercialización en régimen de libertad de comercio. Agotado con el primer acto de comercialización, el titular de la marca carece ya del derecho de exclusión para prohibir (o restringir) a los terceiros los ulteriores actos de comercialización de los produtos de la marca auténtica.”[14]
Parece, como aliás ilustrou o caso Celtrapharm e Whitrop, que a regra do esgotamento do direito de marca tenta balizar os interesses fundamentais do livre mercado e da proteção do direito de exclusivo a partir desse marco (interesses que se assumem em uma relação tensa) a partir primeira entrada do produto no mercado. Se, por um lado, não se quer conferir ao titular do direito da marca o controle da comercialização do produto após o seu ingresso na realidade do mercado porque ao fazê-lo se fecham os mercados nacionais, por outro lado também não se quer diluir o direito de exclusivo com a colocação e circulação ilícita da marca.
“O funcionamento do Mercado não pode ser controlado por um agente e a liberdade da Comunidade não podem ser prejudicadas pelo direito atribuído a um sujeito. O esgotamento dos direitos privativos industriais (…) apresentou-se como solução para o problema da compatibilização dos direitos e interesses dos diversos agentes económicos que se movimentam e interagem no mercado: por um lado, o direito exclusivo atribuído ao titular da criação ou sinal e respectivo interesse de, pelo seu exercício, “controlar” o mercado, e por outro, o direito e interesses dos restantes agentes quanto à livre escolha e exercício do comércio.[15]”
A partir do momento em que o produto está introduzido no mercado, a doutrina do esgotamento impõe ao titular da marca nele representado um dever de dimensão negativa, o dever de não criar entraves para a circulação dos produtos no mercado, não pretender um controle indevido sobre o circuito económico normal do produto[16]. É importante, nesse aspeto, destacar que não é o conteúdo do direito da marca, mas o produto onde se materializa. Daí afirmar-se, como o faz Paula de Carvalho, que a função distintiva – função primordial – da marca se concretiza justamente com o ingresso do produto no mercado, e o esgotamento se confirma, assim, em relação ao exercício do direito.
“A função primordial da marca é a função distintiva ou de indicação de proveniência. A concretização dessa função verifica-se com a introdução do produto no mercado. A partir daí, não deve o exclusivo atribuído servir para criar entraves ao normal (e livre) funcionamento do mercado. É essa a motivação da doutrina do esgotamento. E nem poderá dizer-se que o esgotamento perturba a função distintiva da marca pois, ainda que por mãos alheias ou caminhos diferentes dos inicialmente traçados pelo titular, o produto marcado não deixa de permitir ao consumidor o exercício da recondução à origem, compreendido na função distintiva. No fundo, a doutrina do esgotamento pretende evitar que a propriedade industrial perturbe ou prejudique (injustificadamente) o livre comércio e a concorrência.[17]”
Iremos nos preocupar adiante sobre o tema da colocação e circulação ilícita[18]; Precisamente, vamos tentar definir quais são as coordenadas dessa licitude na convivência das marcas paralelas dentro da União Europeia. Não basta, afinal, para efeitos do esgotamento do direito de marca, que o produto exibindo a marca tenha sido lançado no mercado, é imperioso que o produto tenha sido ali colocado licitamente.
§2. Colocação Lícita do Produto no Mercado
Na redação do Artigo 7.º (1) da Diretiva, a colocação dos produtos no mercado pode ser feita pelo próprio titular ou através de terceiro, com o seu consentimento. Essa expressão de consentimento, objeto de discussões na doutrina e jurisprudência, pode-se assumir – quase pacificamente – possível de ser emitida expressa ou tacitamente. As situações complexas que despertam o esforço interpretativo do Tribunal – como entendemos ser o caso da Schweppes v Red Paralela – residem na definição do consentimento implícito.
“Lo essencial es que la primera comercialización del produto marcado haya sido realizada en la Comunidad com el consentimiento del titular de la marca en el Estado miembro importador. El consentimiento há de ser libremente dado. El consentimiento puede ser tácito o expresso. Nunca el Tribunal de Justicia ha exigido que se expresso. (…) El consentimento del titular ha de existir positivamente para que el terceiro use la marca para distinguir los productos de cuya comercialización se trata.[19]”
Os critérios erguidos continuamente pela jurisprudência do Tribunal para delinear a condição do consentimento tácito são coordenadas da própria afirmação ou negação do esgotamento do direito de marca, e os mesmos critérios informam, paralelamente, a estratégia assumida pelos agentes económicos no concerto de negócios e transações envolvendo a cessão sobre a titularidade da marca ou mesmo uma licença de uso da marca. Voltaremos a esse tema na exposição crítica final do trabalho.
“Requesito esencial, sine qua non, del agotamiento es que la primera comercialización del produto marcado haya sido realizada por el titular de la marca, con su consentimiento o por una persona vinculada a él mediante relaciones de dependencia jurídica o económica (…) Aquí el critério delimitador essencial es el consentimiento del titular de la marca. Sin consentimiento, no hay agotamiento. Por el contrario, el titular de una marca protegida por la ley nacional de un Estado miembro no podrá invocar esa ley para prohibir la importación y comercialización en ese Estado de productos que hayan sido introducidos en el comercio de otro Estado miembro con una marca idêntica o confundible por él mismo o con su consentimmiento, según ha reiterado el Tribunal de Justicia en las citadas sentencias «Centrafarm-Winthrop» (…).[20]”
Passemos às possibilidades de expressão implícita de consentimento[21], onde se localizariam as situações de (i) licença da marca, (ii) vínculos de dependência jurídica, e (iii) vínculos de dependência económica. Em ambos os casos, se espera que as circunstâncias do caso concreto nos contem sobre a vontade das partes envolvidas.
Observamos, aliás, que as fórmulas gerais de manifestação implícita de consentimento encontram-se expressamente referidas em alguns casos do Tribunal (e não só sugerida na doutrina), ao que se incluem o caso Terrapin e Terranova. No acórdão do referido processo o Tribunal afirmou a possibilidade de oposição à importação de produtos com base na legislação de um Estado-membro pela colocação de produto sustentando marca que ali criasse um risco de confusão, e desde que verificada a inexistência de vínculos de dependência jurídica ou económica entre os titulares.
"Portanto há que responder à questão posta que é compatível com as disposições do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias o facto de uma empresa estabelecida num Estado-membro se opor, em virtude de um direito de marca e do direito ao nome comercial, protegidos pela legislação deste Estado, à importação de produtos de uma empresa estabelecida noutro Estado-membro e que apresentam, ao abrigo da legislação deste Estado, uma denominação que se presta a confusão com a marca e o nome comercial da primeira empresa, na condição, todavia, de não existir entre as empresas em causa qualquer espécie de acordo restritivo de concorrência ou de relação de dependência jurídica ou económica, e de os seus direitos respectivos terem sido criados independentemente uns dos outros.[22]"
§2.1. Consentimento Implícito na Licença da Marca
Haverá a possibilidade de consentimento implícito fundada na licença da marca quando o instrumento contratual – ou a relação contratual existente – entre o titular da marca e o terceiro implicar necessariamente na concessão do uso da marca. O reconhecimento do consentimento implícito nesse caso deriva do efeito legitimante impresso no contrato[23] – o licenciado fica autorizado pelo vínculo contratual a utilizar a marca porque, de outro modo, a dinâmica do contrato não seria possível.
Resta consolidado na jurisprudência do Tribunal que o licenciado da marca, do momento em que coloca os produtos no mercado para fins de exportação em determinado Estado, opera o esgotamento do direito de marca em todos os demais Estados-Membros, inclusive nos Estados-Membros onde o titular tenha a mesma marca registrada – o licenciante não poderia, nessas circunstâncias, pretender obstar a comercialização do produto marcado posto em circulação pelo licenciado[24].
§2.2. Consentimento Implícito por Vínculos de Dependência Jurídica
A pressuposição de consentimento por vínculo de dependência jurídica implica que sejam admitidos os efeitos do esgotamento do direito da marca a partir da colocação do produto no mercado por quem, não sendo o titular, estava, no entanto, vinculado àquele por um liame de dependência jurídica.
Tomas Lorenzo observa nesse tocante que bastaria para tal caracterização um contrato de trato sucessivo a permitir que um terceiro utilize a marca de forma duradoura sob o controle e dependência continuado do titular da marca[25]. Portanto parece que o vínculo de dependência jurídica se afere a partir da vontade do terceiro na exploração prolongada e sucessiva do uso da marca e da vontade da vinculante de gerir esse uso[26].
§2.3. Consentimento Implícito por Vínculos de Dependência Económica
Tendo abordado brevemente as formas de consentimento implícito que se apoiam na licença da marca ou na vinculação jurídica, pende agora observarmos o consentimento implícito aduzido por vínculos de dependência económica. É nesse aspeto que pretendemos nos demorar para demonstrar as evoluções da jurisprudência comunitárias em casos anteriores até o resultado interpretativo da decisão do Tribunal em Schweppes e Red Paralela.
O caso Celtrapharm e Whitrop, comentado acima, trouxe a primeira significação do que se tomaria por vínculo de dependência económica. E assim o Tribunal fundou uma noção de vínculo económico advinda da unidade económica das entidades envolvidas – o contexto, no caso, dizia respeito a relações de grupo empresarial.
O teste do vínculo de dependência económica, na posição de Tomas Lorenzo, pode assumir uma interpretação formal – se atinente ao vínculo formalmente constituído pelas partes, como é o caso dos vínculos societários – ou uma interpretação substancial – atinente a relação comercial de dependência que existe entre as partes. Seja qual fórmula se assuma, Tomas Lorenzo pontua que, de qualquer forma, o Tribunal estaria como levantando o véu da personalidade jurídica formal das sociedades e da titularidade formal das marcas[27]. Entendemos, como será posto adiante, que de certa forma esse também foi o caminho escolhido pelo Tribunal para compreender a relação económica entre a Schweppes International e a Coca-Cola em torno da marca Schweppes.
Antes da interpretação adotado pelo Tribunal no caso Schweppes e Red Paralela, Tomas Lorenzo já escrevia (em 1994) sobre a necessidade de que o vínculo económico fosse contemplado de forma horizontal – portanto além da hipótese vertical dos grupos económicos – e atingindo propriamente as relações entre sociedades independentes que se associam para distribuição de uma mesma marca.
“A efectos de agotamiento deberían receibir también el trato de una empresa única, las sociedades independientes que se asocian para producir conjuntamente y distribuir independentemente los productos bajo la misma marca en diferentes países, en los que se registra a nombre de una de ellas. Así lo entendió Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) austríaco en la S. «Spinning Wheel». De lo contrário, se admitiría una práctica horizontal de reparto de mercados.[28]”
Apenas recentemente o Tribunal parece ter acolhido essa posição, quando se deparou com uma relação horizontal – entre sociedades empresárias concorrentes – que se relacionavam para exploração de marcas idênticas com uma intenção substancialmente una e, no entanto, formalmente fragmentada. É assim que entendemos o caso da Schweppes e Red Paralela.
Desse modo o critério do vínculo económico passa a ser acrescido pelas circunstâncias em que “existam relações económicas entre o titular e o referido terceiro, no sentido de que coordenam as suas políticas comerciais ou acordam no controlo conjunto da utilização da marca, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos em que a referida marca é aposta e de controlar a sua qualidade.[29]”