§3. Cessão da Marca | Suposto de Inexistência de Consentimento
Enquanto as situações reveladas acima caracterizam o pressuposto de consentimento não declarado, existem, por outro lado, circunstâncias que indicam o oposto, i.e. revelam uma inexistência pressuposta de consentimento. O caso Zino Davidoff e Levi Strauss analisado pelo Tribunal em 2001 esclareceu particularmente as situações em que não se admite o consentimento implícito do titular. Faz parte dessa justamente a hipótese da cessão da marca, significando que não se pode aduzir implicitamente que o cedente desejou transferir um direito ilimitado de revenda ao cessionário.
"Implied consent cannot be inferred: (...) - from the fact that the trade mark proprietor has transferred the ownership of the products bearing the trade mark without imposing any contractual reservations and that, according to the law governing the contract, the property right transferred includes, in the absence of such reservations, an unlimited right of resale or, at the very least, a right to market the goods subsequently within the European Economic Area." Zino Davidoff e Levi Strauss. Acórdão do Tribunal de 20.11.2011. Processos C-414/99 e C-416/99.
Complementarmente, em casos anteriores, como em IHT[30] e Hag II[31], já vinha sendo defendido que a mera cessão da titularidade da marca não implica no enfraquecimento da sua função de origem. O Caso IHT esclareceu adicionalmente que, independente de haver se combinado uma fragmentação da titularidade da marca, a função de origem só poderia ser apreciada para efeitos de esgotamento do direito de marca dentro do limite territorial da sua titularidade.
“Foi sustentado nomeadamente pela sociedade IHT que o titular de uma marca que procede a uma cessão da marca num Estado-membro, conservando-a nos outros, deverá aceitar como consequência que a cessão enfraqueça a função de identificação da marca. Através de uma cessão territorialmente limitada, o titular renuncia voluntariamente a ser o único que comercializa as mercadorias da marca em questão na Comunidade. O argumento não é de acolher. Com efeito, não tem em conta a circunstância de, uma vez que o direito das marcas é territorial, a função da marca ser apreciada em relação a um território (n.° 18 do acórdão Hag II).[32]”
3.1 Esgotamento do Direito de Marca no contexto das marcas paralelas
Em certa medida, os critérios suscitados no Caso IHT foram também relembrados para análise do caso Schweppes e Red Paralela. Em ambos, como referiu o Advogado Geral Mengozzi, esteve em questão a interpretação do Tribunal sobre o esgotamento do direito de marca em um contexto de fragmentação paralela de direitos paralelos que tiveram originalmente a mesma origem, mas se dispersaram nos diferentes Estados-membros da EEE pela vontade das partes.
O parâmetro interpretativo do caso IHT que se projetou sobre o caso Schweppes e Red Paralela foi, declaradamente, o do controle de qualidade. O acórdão de IHT inaugurou de certa forma a noção de que o esgotamento do direito no plano das marcas paralelas se dá quando o titular do direito no Estado importador tenha “o poder de determinar os produtos sobre os quais a marca pode ser aposta no Estado exportador e de controlar a sua qualidade.[33]”
“Não existe restrição ilícita ao comércio entre Estados-membros na acepção dos artigos 30.° e 36.°, no caso de ser proibida a uma filial, que opera num Estado- -membro A, de um fabricante estabelecido num Estado-membro B, a utilização, a título de marca, da denominação Ideal Standard, em razão do risco de confusão com um sinal da mesma origem, quando este fabricante utiliza legalmente esta denominação no seu país de origem em virtude de uma marca que aí é protegida, marca que adquiriu por cessão e que pertencia originariamente a uma sociedade-irmã da empresa que se opõe no Estado-membro A à importação de mercadorias ostentando a marca Ideal Standard[34]”.
Em um sentido idêntico, o acórdão do caso Schweppes e Red Paralela afirmou a impossibilidade, após a cessão, do titular cedente evocar a origem das marcas paralelas para pretender proibir a importação dos produtos que ostentam essas marcas; pouco importa, segundo o acórdão do caso, se a situação das marcas paralelas tenha surgido da fragmentação de marcas de um único titular ou de vários ou mesmo de uma fragmentação forçada – o que se impõe, antes, é que as partes envolvidas na transação tenham buscado garantir, no seu próprio âmbito territorial, que os produtos provêm de uma única fonte.
Sugerimos nesse ponto uma breve consideração sobre a função distintiva referida acima; o conceito da origem, como defende Luís M. Couto Gonçalves, assumiu contornos mais atualizados, retirando-se do plano objetivo em que a origem significava a identificação da sociedade empresária, e assumiu contornos subjetivos mais coerentes com a dinâmica empresarial contemporânea – passou a ser considerada a partir do princípio da proibição do uso enganoso da marca. A função distintiva “já não significa a garantia de uma origem empresarial (empresa única, sucessiva ou controlada, à qual se ligam os produtos ou serviços marcados), mas significa, sempre a garantia de uma origem pessoal (pessoal à qual se atribui o ónus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados).[35]”
“A função distintiva da marca é, hoje, mais ampla e pode ser assim redefinida: A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso de transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registrada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu não uso enganoso. (…) Isto significa que qualquer uso da marca, praticado pelo titular ou por terceiro, com o seu consentimento, susceptível de provocar um engano negativo relevante junto do público, em relação às características essenciais dos produtos ou serviços marcados, sem que os consumidores tenham sido disso, prévia ou imediatamente, informados, pode implicar a caducidade do registro da marca.”[36]
Na compreensão do Tribunal a Schweppes não atenderia ao critério da função de origem sugerido acima uma vez que, pelos fatos que serão adiante esclarecidos, a Schweppes International e a Coca-Cola tinham a intenção de promover a Schweppes como uma marca global única.
Entendemos que o elemento verdadeiramente inovador construído no acórdão do caso Schweppes e Red Paralela reside na verificação do vínculo econômico entre entidades independentes – vínculo que, como vimos, faz presumir o consentimento do titular da marca para importação no território do seu registro – diante da mera possibilidade de co-determinação dos produtos em que a marca é aposta e do controle de qualidade.
“Conforme referiu o advogado‑geral nos n.os 72 a 82 das conclusões, resulta desta jurisprudência que o conceito de «relações económicas», na aceção da mesma, remete para um critério não formal mas substancial, que não se limita, de modo algum, às situações enumeradas no n.o 44 do presente acórdão e que, em especial, está também respeitado quando, após o fracionamento de marcas paralelas nacionais devido a uma cessão territorialmente limitada, os titulares das marcas coordenam as suas políticas comerciais ou acordam no controlo conjunto da utilização das referidas marcas, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos em que a marca é aposta e de controlar a sua qualidade. Com efeito, permitir a esses titulares a proteção dos seus territórios respetivos contra a importação paralela destes produtos conduziria a uma compartimentação dos mercados nacionais que não é justificada pelo objeto do direito de marca e que não é, nomeadamente, necessária para preservar a função essencial das marcas em causa. Assim, nas circunstâncias descritas no n.o 46 do presente acórdão, há que considerar que o produto foi comercializado no Estado‑Membro exportador com o consentimento do titular do direito de marca protegido pelo Estado‑Membro importador, na aceção do artigo 7.o, n.o 1, da Diretiva 2008/95, lido à luz do artigo 36.o TFUE.[37]”
Há quem sustente, como será posto adiante, que essa assumpção de consentimento por vinculação económica substancial, aponta para um risco de erosão do direito de marca[38].
Analisaremos, nos pontos seguintes, as particularidades do caso Schweppes e Red Paralela e sua pertinência para o resultado final da interpretação do Tribunal no acórdão do caso.
§3. O Caso Schweppes e Red Paralela
Em uma tentativa de síntese, o que se percebe do caso Schweppes e Red Paralela é que nem sempre o registro de uma marca transferido por uma sociedade empresária a outra, seja na forma de uma incorporação de ativos ou reestruturação, será eficaz para que o titular da marca paralela impeça a importação em seu território de produtos de marca idêntica produzidos pelo outro titular, muito embora os titulares envolvidos sejam sociedades que competem entre si e que o produto não tenha sido por ele importado.
O desenho negocial que pode ter-se estabelecido no momento primeiro da cessão da titularidade da marca Schweppes para uma razoável co-existência de marcas paralelas de acordo com certa fragmentação geográfica estratégica, possivelmente se viu desfeito pela (i) atuação coordenada das partes na divulgação de uma marca global única perante o público consumidor, e (ii) existência de uma vinculação económica substancial entre as partes, na medida em que tinham a possibilidade de atuar conjuntamente sobre o controlo da função de qualidade da marca.
§3.1. Primeiro: os fatos
Em maio de 2016, o Tribunal do Comércio nº. 8 da Espanha apresentou um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que este decidisse, a título prejudicial, nos termos do Artigo 276º do TFUE, determinadas questões afetas à interpretação do Artigo 7.º (1) da Diretiva. O pedido foi apresentado no contexto de uma ação proposta pela Schweppes SA, sociedade espanhola, contra as empresas Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL ("Red Paralela”), tendo por objeto a conduta da Red Paralela ao importar para Espanha garrafas de água tónica portando a marca Schweppes provenientes do Reino Unido, onde a titularidade da marca pertencia à Coca-Cola.
Inicialmente devemos assumir que o sinal Schweppes goza de prestígio mundial pela bebida água tónica - embora não tenha sido objeto de registro único como marca comunitária, o registro da marca consta foi concedido em cada um dos Estados-Membros da UE e do EEE. Além de estar registrado na forma nominal, a marca Schweppes também foi registrada nacionalmente como figurativa (sendo, porém "no essencial, idênticas").
Originalmente, as marcas Schweppes eram de titularidade da Cadbury Schweppes. Nos anos 90 a Cadbury cedeu à Coca-Cola algumas das marcas Schweppes que foram registradas no Reino Unido, permanecendo, no entanto, como titular da outra parte das marcas paralelas, incluindo aquelas registradas em Espanha. Em virtude de operações societárias, as marcas paralelas conservadas pela Cadbury passaram à titularidade atual da Schweppes International Ltd., sociedade do Reino Unido. E esta sociedade inglesa concedeu uma licença para Schweppes sediada na Espanha ter o direito de uso exclusivo sobre as marcas paralelas espanholas.
A configuração correspondente à distribuição geográfica da titularidade da marca Schweppes está refletida na imagem abaixo - em azul estão destacados os países da UE e EEE nos quais a Coca-Cola se tornou titular de marcas Schweppes[39].
Em 2014, a Schweppes ingressou com uma ação por contrafação das marcas paralelas da Schweppes registradas na Espanha, contra a Red Paralela, em razão dos seus atos importação e distribuição de garrafas de água tónica da marca Schweppes em território espanhol, quando tais garrafas eram provenientes do Reino Unido.
A Schweppes entendia que a comercialização seria ilícita porque a Coca-cola, que passou a ser titular da marca, não tinha relação com o grupo Orangina Schweppes (a Orangina Schweppes Holding BV controla a Schweppes International e a Schweppes). Assim sendo, o consumidor não estaria em condições de distinguir a origem comercial das garrafas já que os produtos e marcas em causa seriam idênticos.
Em sua defesa, a Red Paralela invocou o esgotamento do direito conferido pela marca. A Red Paralela argumentou que a Schweppes teria consentido tacitamente na distribuição e circulação dos produtos pela Coca-cola em todos os Estados-Membros da UE, na medida em que cedeu a titularidade de algumas das marcas nacionais da Schweppes.
O órgão jurisdicional de envio destacou para o Tribunal alguns pontos relevantes: (i) a própria Schweppes International quis potenciar "uma imagem global da marca Schweppes", (ii) a Coca-Cola teria contribuído para essa imagem, (iii) essa imagem global, no entanto, é fonte de confusão para o público espanhol no que respeita a proveniência comercial dos produtos Schweppes, (iv) os produtos da marca Schweppes comercializados pela Schweppes International são muito semelhantes (e em alguns Países Baixos, até mesmo idênticos) aos produtos da marca Schweppes de origem britânica, (v) existem sites de divulgação diferente da Schweppes, sendo um gerado pela própria Schweppes International e outro pela Coca-Cola, mas os produtos da Schweppes divulgados no site da Coca-Cola podem ser comprados online em países como Alemanha e França, e (vi) na internet a Schweppes é vendida para todos os países da EEE, sem distinção de origem.
Diante dessas circunstâncias, o tribunal espanhol entendeu que talvez fosse "necessária uma nova reflexão sobre o equilíbrio entre a proteção deste direito e a livre circulação das mercadorias no interior da União." Entendeu o órgão de origem que a jurisprudência do Tribunal de Justiça ainda não havia se confrontado com fatos semelhantes.
Sumariamente, o tribunal de Barcelona apresentou as seguintes questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça da Uniao Europeia - se seria compatível com o artigo 7.o, n.o 1, da Diretiva e o art. 36.o da TFUE:
- Que o titular X de uma marca Y em um Estado-Membro Z impeça a importação paralela ou comercialização de produto portando marca idêntica (ou praticamente idêntica) à marca Y, quando (a) esse produto é proveniente de outro Estado-Membro onde aquela marca idêntica ou semelhante à Y é de titularidade de um terceiro, e (b) esse terceiro esteja potenciando a marca global naquele outro Estado-Membro;
- Que os titulares do registro de uma marca notória dentro da UE possam comercializar o produto portanto basicamente a mesma marca em todo EEE, causando confusão ao consumidor sobre a origem comercial do produto;
- Que o titular X de marcas nacionais Y registradas em diferentes Estados-Membros impeça a importação de um produto portando marca idêntica ou semelhante à marca Y, quando (i) esse produto está sendo importado para um Estado-Membro onde o titular X é titular de marcas nacionais Y, (ii) o produto importado é proveniente de um Estado-Membro onde o titular da marca nacional idêntica ou semelhante à marca Y é um terceiro W, mas (iii) o titular X consentiu (expressa ou tacitamente) em outro Estado-Membro onde é titular da marca Y que os mesmos produtos poderiam ser ali importados por W;
- Que o titular X de uma marca nacional Y se oponha à importação de produtos portando a marca Y quando estes são provenientes de um Estado-Membro onde uma marca idêntica à Y é comercializada por um terceiro W, seu titular, mas (a) Os titulares têm uma relação comercial intensa (embora não dependente e não exclusiva) para exploração conjunta da marca Y, e (b) inclusive alinham estratégias coordenadas para alavancar a marca perante o público como se tratasse de uma marca única e global.
§3.2. A opinião do Advogado-Geral
Em 12 de setembro de 2017, o advogado-geral Mengozzi proferiu sua opinião a respeito dos princípios e critérios de apreciação do esgotamento das marcas, tendo em conta a situação factual específica das marcas Schweppes. As suas considerações, embora não sejam vinculantes, trouxeram fundamentos projetados na decisão do Tribunal. Tentamos sumarizá-las pontualmente, a seguir:
(i) Se o titular da marca no Estado de importação e o titular da marca no Estado de exportação forem os mesmos ou conservarem um vínculo económico, opera-se o esgotamento do direito da marca.
(ii) A relação existente entre titulares de marcas paralelas que acordaram uma gestão comum dos seus sinais não pode ser compreendida comparativamente em relação a situação de um licenciante e os seus licenciados, ou entre um fabricante e os seus distribuidores, ou entre empresas que fazem parte do mesmo grupo. É o controle unitário sobre a marca que resulta de todas essas relações, não os aspetos formais das relações, o que desencadeia a exaustão.
(iii) Os titulares de marcas paralelas que resultaram da fragmentação de uma marca única distribuída geograficamente podem ser considerados vinculados economicamente, para efeitos da aplicação do princípio do esgotamento, quando coordenam os seus interesses comerciais com vista ao exercício do controlo conjunto da utilização das respetivas marcas.
(iv) Para que se opere o esgotamento de direito da marca, tais condições só podem ser consideradas cumpridas se o controlo unitário da marca permitir às entidades que exerçam esse controlo a possibilidade de determinar direta ou indiretamente os bens em que a marca pode ser fixada e o controlo da sua qualidade.
O que podemos concluir fundamentalmente das construções acima reduzidas é que o Advogado-Geral Mengozzi pretendeu abranger de forma significativa a interpretação da noção jurisprudencial de “vinculação económica” entre os titulares de marcas paralelas. A decisão, como pontuaremos a seguir, pareceu seguir exatamente essa sugestão.
§3.3. A Decisão
A resposta do Tribunal às questões postas pelo órgão jurisdicional espanhol, acompanhando (nos parece) a posição do advogado-geral que opinou sobre o caso, é relativamente recente, tendo vindo o seu acórdão apenas em dezembro de 2017.
O Tribunal parece ter consolidado dois entendimentos fundamentais a respeito do esgotamento do direito de marca no cenário de convivência comunitária de marcas paralelas, quais sejam:
- Quando uma parte concorda com a cessão de uma marca registrada e, em seguida, agindo isoladamente ou em coordenação com o novo titular da marca, continua a promover a aparência de uma única marca global, está então sujeita a proteção diluída nacionalmente, na medida em que não pode invocar o direito de exclusivo sobre sua marca nacional para se opor à importação de produtos idênticos que ostentem a mesma marca – presume-se que ela consentiu para que o titular da marca paralela os colocasse no mercado, então efetuando-se contra ela também o esgotamento do direito da marca.
- Mesmo que o titular que manteve a marca nacional na transação acima não tenha promovido a aparência de uma única marca global, esse titular não pode utilizar os seus direitos de exclusividade para se opor à importação no Estado-membro do seu registro, quando existirem vinculações económicas substanciais entre o mesmo e o “novo” titular – o que será assumido quando, de alguma forma as partes possam coordenar estratégias e políticas para um controle conjunto sobre o uso da marca.
O Tribunal também apoiou a sua decisão no argumento de que a função essencial de uma marca é garantir a identidade de origem do produto com a marca comercial. Assim, quando o titular de uma marca se desfaz dessa garantia, ao permitir que marcas idênticas em diferentes territórios sejam controladas por entidades diferentes, não poderia argumentar a existência de situação que induza os consumidores a erro quanto a origem.
Portanto, na medida em que a Schweppes International (i) promoveu uma imagem global da Schweppes e (ii) manteve com a Coca-cola vínculos substancialmente económicos voltados para coordenação de estratégias em comum sobre a marca Schweppes que construíssem uma imagem de marca única, a Schweppes International não poderia se opor à importação dos produtos de água tônica Schweppes para Espanha, vindos do Reino Unido.