§4. Algumas Críticas sobre a Decisão
Os resultados interpretativos da decisão despertam imediata preocupação sobre a possibilidade de uma diluição alargada do direito de exclusivo do titular original de diversas marcas frente a situações de importação para o Estado-membro onde ele manteve a sua titularidade, caso a importação seja conduzida através de titular da marca-paralela. Portanto, o que se coloca em causa na dimensão prática é, efetivamente, como podem ser estruturadas as situações de cessão de marca que pretendem conviver de forma economicamente eficiente e num arranjo que proteja os interesses das partes. Se no início do arranjo entre os titulares foi combinada uma co-existência razoável e proveitosa, tememos que com a nova interpretação esse arranjo veja-se desbalanceado –
“The impact of the CJEU’s judgment in Schweppes SA v Red Paralela SL (Case C-291/16) is that, within the EEA, those companies may well have difficulties objecting to the parallel importation, into their own territory, of products which have been put onto the market in a different territory by the other. Their territorial rights may well not be as exclusive as they had planned. This is relevant to any deal or agreement where trade mark rights are being split between different parties.[40]”
A preocupação endereçada acima implica em dizermos também que as estratégias de um titular de marcas nacionais para cessão de parte dessas e manutenção de marcas-paralelas devem ser pensadas sob um plano mais restrito de articulações com o novo titular – existe, afinal, o risco de uma interpretação restritiva em relação à capacidade do titular da marca para opor-se a importações paralelas; o risco de perda da possibilidade de um exercício de direito de exclusividade sobre a marca.
“In doing so, it highlighted that an assignor’s strategy as regards its relationship with the new owner after the assignment of part of its trademarks could prove to be detrimental to the brand owner’s ability to oppose parallel imports[41]”.
“This judgment highlights the risks related to the so-called parallel trademarks belonging to different entities located in different EU Member States: in case of parallel import, this situation could result in a loss of exclusivity.[42]”
Em projetos de incorporação e reestruturação societária que envolvam a alienação de ativos consistente em certos direitos nacionais de marca, especialmente, tememos que a leitura alargada do critério de vinculação economicamente acabe esvaziando o propósito reestruturante pretendido
“Corporate de-mergers and other restructuring projects, where ownership of identical registered trade marks is split between separate companies, can clearly cause a weakening of the trade mark registrations which each company either retains or acquires. As the law stands, even careful drafting may not fully avoid that risk. It is therefore important to bear this in mind when agreeing the structure of the deal.[43]”
“Thus, even in the absence of any economic link between parallel trademarks owners in the European Union, owing to the existence of close commercial relations creating a single and global brand image in the eyes of the public, the exclusive rights of each trademark holder might be exhausted. In other words, as a trademark owner, you cannot try and benefit from a global and worldwide brand image on the one hand, and still want to prevent the goods bearing the same brand and legally sold in other countries from circulating freely throughout the EU on the other hand”[44].
Assim postos nossos temores, o que se poderia fazer em uma tentativa de contorná-los para que operações de fragmentação voluntária de direitos de marcas se efetuasse sem o risco de que a relação estabelecida entre o titular original e o novo titular seja considerada como (i) promovendo uma única marca global, e/ou (ii) refletindo vínculo económico substancial entre as partes?
Parece (tentamos uma resposta) que a solução esteja na dimensão contratual – seria recomendável, por exemplo, que as partes priorizassem a redação de cláusulas mais diretas e impositivas ao invés de disposições que prevejam uma articulação das partes sobre determinados aspetos do uso das marcas ou que sugiram uma situação de gestão coordenada – revelando, portanto, a possibilidade de um arranjo futuro das partes sobre o controlo de qualidade da marca[45] ou uma intenção de marca única perante o consumidor.
Diante das circunstâncias do caso Schweppes, parece também recomendável que os titulares de marcas paralelas evitam situações publicitárias – como divulgação em sítios da web – sugerindo uma unidade de origem entre as marcas. Entendemos que pode ser recomendável igualmente que as plataformas online de venda individualizem as opções de envio dos produtos com as marcas-paralelas aos respetivos espaços geográficos de titularidade, evitando uma postura positivamente anuente à importação paralela.
Por fim, pelas limitações que se ponham até o momento e porque a decisão do caso em comento ainda é bastante recente, quer parecer que apenas as “arenas controversiais e os horizontes temporais” poderão densificar a interpretação pretendida pelo Tribunal no caso Schweppes, esclarecendo os seus argumentos e adequações.
“As arenas controversiais e os horizontes temporais contribuem para densificar o significado (o intento determinante e a acepção relevante) e para clarificar a adequação (a força articulante e o caráter penetrante) dos argumentos esgrimidos. Em termos gerais, pode afirmar-se serem os quadros (subjectiva e objectivamente) contextual e (histórica e concretamente) epocal os factores decisivos do sentido a atribuir às razões trocadas com fins argumentativos.[46]”
Notas
[1] Caso C-291/16, Schweppes e Rede Paralela.
[2] Assim dispõe: “O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento”. Notamos que a Directiva 2008/95/CE de 22 de outubro de 2008 será substituída em 15.1.2019 pela Diretiva (UE) 2015/2436 de 16 de dezembro de 2015, vigente desde 12.1.2016. O Artigo 15 da nova Diretiva que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, corresponde essencialmente ao Artigo 7.º da Diretiva 2008/95/CE. Não identificamos nenhuma mudança de redação substancial entre as duas disposições.
[3] Assim dispõe: “as disposições dos artigos 34.o e 35.o são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública e segurança pública; de proteção da saúde e da vida das pessoas e animais ou de preservação das plantas; de proteção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico; ou de proteção da propriedade industrial e comercial. Todavia, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros”.
[4] Conforme Artigo 267. do TFEU.
[5] Caso C-9/93.
[6] Caso C-10/89.
[7] Apresentadas no caso em setembro de 2017.
[8] Essa é uma colocação da Paula de Carvalho: “O termo “esgotamento” é, do nosso ponto de vista, exagerado face à realidade que visa traduzir. (…) A limitação que, na realidade, o esgotamento representa não é do “conteúdo” do direito mas tão só do seu “exercício”.” A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Maio, 2011. Coimbra Editora. Pg. 55.
[9] CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Maio, 2011. Coimbra Editora. Pg. 53.
[10] Caso 16/74.
[11] Sobre o delineamente do objeto específico nesse caso, Paula de Carvalho entende: “A criação, pelo TJUE, da noção de “objeto específico” da propriedade industrial e respectiva determinação, concretamente no que respeita à marca, foi importante não por ter alterado o conteúdo essencial do direito (que não fez) mas por ter reconhecido que só esse conteúdo essencial justifica o sacríficio à livre circulação de mercadorias na “Comunidade”. O “objeto específico da marca consiste no conjunto de prerrogativas ao dispor do titular e a ele reservadas, que sejam indispensáveis à realização da função primordial da marca: a função distintiva ou de indicação de proveniência. A exclusividade do titular e o controlo deste quanto à primeira colocação no mercado e a possibilidade de reagir quando outros comercializarem produtos indevidamente marcados com o sinal por si protegido ou, sem o seu consentimento, usarem marcas idênticas ou confundíveis para produtos próximos (…) são prerrogativas contidas no “núcleo essencial” do direito de marca, cujo exercício justifica a limitação imposta pelos DPI nacionais ao Direito Comunitário.” CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 70.
[12] Trecho do acórdão do Tribunal, de 31.10.1974, referente ao Caso 16/74.
[13] Trecho do acórdão do Tribunal, de 31.10.1974, referente ao Caso 16/74.
[14] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 25.
[15] CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 50.
[16] “O que o titular não pode fazer, a partir do esgotamento, quanto aos produtos colocados em circulação, é impedir terceiros de os comercializar, porque as liberdades do mercado prevalecem (ou devem prevalecer) face aos interesses (individuais) do titular do exclusivo. Trata-se de uma limitação quanto aos produtos (respetiva definição do circuito económico e comercialização), não quanto ao sinal que representa a marca. A prerrogativa respeitante ao uso do sinal mantém-se inalterada, após o ingresso dos produtos no mercado. O conteúdo do direito da marca é o mesmo antes e depois da libertação do produto. Ao constatar que o conteúdo se mantém, concluímos que é ao exercício do direito que o “esgotamento” respeita, sendo a esse que, na realidade, se aplica.” CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 56.
[17] CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 50 a 51.
[18] Apenas para que não se deixe de mencionar, o nº 2 do Artigo 7.º da Diretiva trata dos casos de justo motivo para oposição do titular da marca à circulação de produtos que carregam a marca já depois do ingresso do produto no mercado: serão, principalmente, as hipóteses de modificação ou alteração.
[19] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 244.
[20] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 241 a 242.
[21] Assim entendem Tomas Lorenzo in El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. E Paula de Carvalho in A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. “Encontra-se, igualmente, autorizada uma empresa ligada económica ou juridicamente ao titular (filial, empresa-mãe ou empresa do grupo) assim como um licenciado ou representante, embora, nesses casos (de grupo e licença), admitamos que o consentimento está implícito na relação de grupo ou na licença concedida, não sendo necessária a atribuição expressa do mesmo. Entendemos que o consentimento pode ser expresso, mas também pode estar implícito numa actuação do titular ou circunstância que o envolva que releve ou, claramente, capte a sua vontade. Tem sido o entendimento do TJUE, neste sentido, se tem pronunciado em vários acórdãos proferidos.” – CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 65. Trecho do Acórdão do Tribunal de 20.12.2017. Caso C-291/16, Schweppes e Red Paralela.
[22] Processo 119/75. Trecho do Acórdáo do Tribunal de Justiça, de 22.6.1976.
[23] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 247.
[24] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 247.
[25] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 247.
[26] Há doutrina, comentada por Tomas Lorenzo que defende a necessidade da vinculação jurídica surgir de um contrato de prazo indeterminado.
[27] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 250.
[28] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 250 a 251.
[29] Trecho do acórdão do Tribunal. Caso C-291/16, Schweppes e Rede Paralela.
[30] Processo C-9/93. IHT Heiztechnik e Ideal-Standard.
[31] Processo C-10/89. SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG.
[32] Acórdão do Tribunal de 22.6.1994. Processo C-9/93. IHT Heiztechnik e Ideal-Standard.
[33] Trecho do Acórdão do Tribunal de 22.6.1994. Processo C-9/93. IHT Heiztechnik e Ideal-Standard.
[34] Trecho do Acórdão do Tribunal de 22.6.1994. Processo C-9/93. IHT Heiztechnik e Ideal-Standard.
[35] GONÇALVES, Luís M. Couto. Direito de Marcas. Janeiro, 2000. Editora Almedina. Pg. 22.
[36] GONÇALVES, Luís M. Couto. Direito de Marcas. Janeiro, 2000. Editora Almedina. Pg. 22 a 23
[37] Trecho do acórdão do Tribunal. Caso C-291/16, Schweppes e Rede Paralela.
[38] “The ECJ confirms that the “concept of ‘economic links […] refers to a substantive, rather than formal, criterion”. What matters is not the form of the parties’ relationship but rather the effects of their relationship. In the case at hand, for instance, Schweppes and TCCC were legally distinct businesses and independent of each other. For the ECJ, the decisive factor is the possibility of determining, directly or indirectly, the goods to which a trademark is affixed and of controlling the quality of the goods in question. This, it held, may arise in the case where, following the division of national parallel trademarks resulting from a territorially limited assignment, the owners of those trademarks coordinate their commercial policies or reach an agreement to exercise joint control over those goods. It is not necessary that such control is in fact exercised: the mere possibility is sufficient. This appears to be a development of the principle in IHT Internationale Heiztechnik in a direction which points to an increased erosion of trademark rights”. L’Ecluse, Peter; Blunnie, Benedict. Court of Justice clarifies exhaustion of trademark principles and broadens test for economic links between trademark owners. 2018. Disponível na url: https://www.lexgo.be/nl/switchToPdf.php?module=article&ID=117097&ln=nl
Nesse mesmo sentido: “Previous case law had established that a proprietor’s consent includes situations in which the trademarks are held by ‘economically linked’ entities (IHT Internationale Heiztechnik). This shows that the ECJ has developed the principle of exhaustion from branded products whose trade marks are held by ‘economically linked’ entities to simply where entities have actively and deliberately continued to promote the appearance of a single global trade mark. This arguably could be seen as further erosion of international trade mark rights”. – FLEMING, Christina. Charles Russell Speechlys LLP. Schweppes’ trade mark mixer: ECJ rules on trade mark exhaustion where ownership of the Schweppes mark was split between different coutries. 28.2.2018. Disponível na url: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=46f3a281-fb97-4689-8061-5f3fffc82ee4
[39] Ilustração que consta no Acórdão do caso.
[40] Escritório Osborne Clark, CJEU decisions casts doubt on ability to prevent parallel imports following de-mergers. 14.2.2018. Artigo disponível em: http://www.osborneclarke.com/insights/cjeu-decision-casts-doubt-on-ability-to-prevent-parallel-imports-following-de-mergers/
[41] Escritório de advocacia Dr Helen G Papaconstantinou and Partners. ECJ interprets Article 7(1) of Directive 2008/95 in Schweppes Case. World Trademark Review. Disponível na url: http://www.worldtrademarkreview.com/Daily/Detail.aspx?g=ea27c487-92f1-45cc-974c-d13a723e8b89
[42] Escritório Germain Maureau. The Schweppes War. Disponível na url: https://germainmaureau.com/2018/04/schweppes/?lang=en
[43] Escritório Osborne Clark, CJEU decisions casts doubt on ability to prevent parallel imports following de-mergers. 14.2.2018. Artigo disponível em: http://www.osborneclarke.com/insights/cjeu-decision-casts-doubt-on-ability-to-prevent-parallel-imports-following-de-mergers/
[44] Escritório Inscripta. Schweppes, a worldwide brand or parallel marks? Janeiro, 2018. Disponível na url: http://www.inscripta.fr/en/toutes/marques-paralleles/
[45] “In theory, trade mark co-existence agreements could also weaken registrations – the parties to a co-existence agreement could in some circumstances, directly or indirectly, be exercising joint control over the use of the trade marks involved (assuming of course that the trade marks and products or services concerned are identical). Careful drafting should be able to reduce this risk, for example by focusing on areas of activity in which the parties will not use the registered marks and avoiding dictating how the marks must be used.” – escritório Osborne Clark, CJEU decisions casts doubt on ability to prevent parallel imports following de-mergers. 14.2.2018. Artigo disponível em: http://www.osborneclarke.com/insights/cjeu-decision-casts-doubt-on-ability-to-prevent-parallel-imports-following-de-mergers/
[46] BRONZE, Fernando José. A Metodonomologia (para além da argumentação). Pg. 356.