Em primeiro plano, cumpre observar que o empresário se utiliza do nome empresarial para identificar a si próprio, seja este pessoa física ou jurídica, e, ao mesmo tempo, busca distinguir-se de seus concorrentes.
A proteção ao nome empresarial, esta relacionada á preservação da clientela da empresa e de sua reputação, evitando assim que outro concorrente do mesmo segmento se passe por ele em suas relações negociais; é através do nome empresarial que serão assumidas as obrigações relativas às atividades da empresa e que também servirá de referência para o público em geral, garantindo maior segurança aos atos realizados.
Conforme disposto no artigo 1.155 do atual e Consagrado Diploma Legal Código Civil, para os efeitos de proteção legal, são equiparados ao nome empresarial a denominação das sociedades simples, associações e fundações.
A proteção ao nome empresarial somente será concedida após o arquivamento de determinados atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de quaisquer alteração que seja realizada perante o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, realizado por meio da Junta Comercial.
Conforme previsão do parágrafo único do artigo 1.166 do Código Civil, é permitida a extensão do uso exclusivo do nome a todo o território nacional, se registrado na forma de lei especial. Desse modo, seguindo-se disposição do Decreto Nº.1800/1996, “a proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da pessoa interessada, observada a instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC”.
Já no que tange as distinções dos nomes empresariais, o nome de empresário obrigatoriamente deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro, devendo o empresário que tiver nome idêntico ao de outro que já existente, acrescentar designação que o distinga, segundo o artigo 1.163 do Código Civil, e artigo 3º, §2º da Lei Nº6.404/1976 que disciplina as Sociedades por Ações. Nesse sentido, a Lei de Nº 8.934/1994, estabelece em seu artigo 35, inciso V, que não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente.
A marca, por sua vez, tem como objetivo função e objetivo primordial, identificar o produto ou serviço que é oferecido pelo empresário, ela é representada por um sinal distintivo visualmente perceptível, desde que não compreendido nas proibições legais nos termos da Lei da Propriedade Industrial, “LEI Nº 9.279/1996”, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial.
É um elemento identificador utilizado pelo empresário no ramo de sua atividade empresarial, assim como seu nome empresarial e título de estabelecimento, o qual, entretanto, permite distinguir seus produtos até mesmo serviços, ou ambos, daqueles de outros empresários.
A marca está intimamente ligada à formação de clientela, uma vez que visualmente auxilia o consumidor na escolha de determinado produto ou serviço, evitando-se assim confusão com outros produtos e serviços, semelhantes ou afins colocados à sua disposição; ou seja, por sua vez, influenciando um futuro processo de decisão de compra.
A marca é protegida em âmbito nacional, no que diz respeito á sua propriedade, ela é adquirida mediante registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal encarregada de executar as normas que regulam a propriedade industrial. Embora a proteção legal conferida às marcas registradas assegure ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, tal amparo restringir-se-á ao ramo de atividade econômica de seu titular, pelo chamado princípio da especialidade ou da especificidade.
Segundo o entendimento do STJ, por tal princípio, a proteção ao signo da marca estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, assim, é admitida a existência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que ligadas a produtos ou serviços distintos, por se tratar de clientelas distintas, inexistindo a possibilidade de confusão por parte dos consumidores.
Cumpre frisar que a pequena semelhança de grafia e de pronúncia entre uma marca e outra não é suficiente para comprovar o uso indevido, causar confusão entre os consumidores ou revelar prática de concorrência desleal.
Neste sentido, em recente decisão, Recurso Especial Nº 1.154.627 - PR (2009/0146272-6), a Quarta Turma do Superior Tribunal Justiça negou pedidos da empresa Racional Engenharia para utilização exclusiva da palavra "racional" e, por consequência, de abstenção de uso de tal expressão como marca e no nome comercial pela Racional Indústria de Pré-fabricados.
Por unanimidade, o colegiado entendeu que um vocábulo semelhante no nome das empresas não é suficiente para causar confusão entre os clientes.
Na origem, trata-se de duas ações: uma com pedido de abstenção definitiva do uso da marca Racional, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1 mil por dia de descumprimento da determinação; e outra de natureza indenizatória, com pedido liminar específico de busca e apreensão de materiais contendo a expressão "racional". A empresa de engenharia, autora das ações, alegava também que as atividades desenvolvidas no ramo da construção pela empresa de pré-fabricados são semelhantes.
Os dois pedidos foram julgados improcedentes pela 14ª Vara Cível de Curitiba.
O juiz entendeu que o nome comercial da autora não goza de proteção especial e que não houve uso indevido da marca Racional – já que as empresas, atuando em ramos distintos, a registraram em classes diferentes.
A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), que concluiu também que o prazo de validade do registro da marca Racional expirou em 2002.
Em recurso especial, a empresa de engenharia alegou que a proteção conferida às marcas pelo artigo 129 da Lei 9.279/1996 não está restrita à classe de produtos em que foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – o que lhes garantiria a exclusividade no uso, inclusive, para produtos semelhantes e afins, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial.
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Reexame de provas
O relator na Quarta Turma, ministro Antonio Carlos Ferreira, afirmou que o registro da marca foi extinto em decorrência do fim do prazo de vigência, em 2002 (artigo 142, inciso I, da Lei 9.279/1996), e que não há como, em recurso especial, reexaminar provas juntadas em segundo grau para aferir se a empresa recorrente conseguiu a prorrogação do registro pela via administrativa.
"O tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que os nomes comerciais das empresas litigantes não geram confusão entre os clientes, destacando que tais pessoas jurídicas se encontram sediadas, respectivamente, em São Paulo e em Curitiba, coexistem desde 1989 e possuem atividades diversas, embora relacionadas à construção civil", destacou o ministro.
Segundo Antonio Carlos Ferreira, nem na sentença nem no acórdão do TJPR há indicação de fatos que demonstrem concorrência desleal ou efetivo desvio de clientela, e rever tais questões também exigiria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
"Ademais, no nome comercial da ré consta a específica área de atuação no mercado de pré-fabricados, o que facilmente a distingue da abrangente atuação da autora no mercado da construção civil" – concluiu o ministro, observando que confundir as duas empresas em razão da palavra comum no nome seria um erro grosseiro.
Por fim, como advogado empresarial, atuante no Direito Empresarial, Direito Penal Econômico, dentre outras ramificações jurídicas, esclareço que no presente momento é importante mencionar que os conflitos envolvendo marcas registradas e nomes de domínio, tendo em vista a popularidade da internet e a enorme visibilidade que a mesma pode proporcionar ao empresário.
Neste sentido, sabido elucidar que o registro de um endereço na internet é ato declaratório realizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, concedido àquele que primeiro solicitar seu registro. Diante disto, pode ocorrer do nome de domínio registrado colidir com marca anteriormente já registrada.
Em se tratando de endereço eletrônico conflitante com marca registrada de terceiro, é preciso verificar se o titular do domínio também possui o registro de marca homônima em outra classe. Em caso negativo, cabe ao prejudicado exigir em juízo a transferência do registro de tal domínio em seu favor. Não são poucos os casos de terceiros que propositalmente registram um site com nome idêntico a alguma marca registrada, apenas com a finalidade de vendê-lo ao legítimo titular da marca. Evidentemente, tais casos de uso indevido na internet de nome alheio, com manifesta intenção de usurpar nome e prestígio de outrem, configura concorrência desleal.
Como visto, e elucidado anteriormente, cabe ao titular da marca registrada o seu uso exclusivo, podendo impedir terceiros de fazerem uso desta, especialmente quando houver possibilidade de confusão por parte do público consumidor. Sentindo-se prejudicado, cabe também ao titular da marca registrada recorrer ao Judiciário para dirimir a questão, onde se discutirão as variáveis de cada caso, tais como a possibilidade de confusão para o público em geral, má-fé daquele que requereu o registro do nome de domínio, prática de atos de concorrência desleal, anterioridade do registro, entre outras questões relacionadas.
Seguramente, em se tratando de dois empresários com marcas idênticas registradas em classes diferentes, por obvio, obterá o registro do endereço eletrônico aquele que primeiro o requerer. Por outro lado, o legítimo titular de marca registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, possui sim o direito de reivindicar o nome de domínio de terceiro que a reproduza, quando este não for titular de marca idêntica em registrada em outra classe de produto ou de serviço.
Por fim, compreendo que embora o nome empresarial, o título de estabelecimento e a marca sirvam a finalidades diferentes, com regimes próprios de proteção, pode ocorrer de estes signos serem registrados com elementos iguais ou bastante semelhantes.
Naturalmente, o empresário se preocupará em sanar qualquer tipo de desorientação de sua clientela, razão pela qual tais questões são comumente discutidas em juízo.
Nesses casos, a controvérsia não se restringe simplesmente ao aspecto temporal do registro. Como restou demonstrado, os tribunais costumam levar em consideração, na apreciação da matéria, os segmentos de mercado, bem como também a situação territorial das partes.
Outrossim, em outros casos, quando o conflito não decorre de registros colidentes, mas sim de condutas clandestinas de outro empresário, resta configurado o crime de concorrência desleal. Independentemente da ação criminal cabível, o prejudicado poderá valer-se de também de ações cíveis para reclamar o direito de haver perdas e danos como forma de buscar o devido ressarcimento de prejuízos lhe foram causados.