Resumo: O artigo objetiva analisar as principais características dos sinais distintivos e a sua função social, ante a ótica da concorrência leal e da liberdade de expressão. Isto porque, para o reconhecimento de uma marca é preciso a identificação relevante daquele produto ou serviço de outros de procedência similares. Desta forma, o uso indevido de uma marca pode causar consequências na escolha do consumidor. Além disso, analisa-se a incidência da liberdade de expressão perante o uso da marca e seus sinais distintivos por terceiros, principalmente quando esse uso denota crítica social. A metodologia utilizada para a realização do artigo foi através de pesquisas bibliográficas, documentais, legislação e jurisprudência. O tema se mostra relevante tendo em vista que o Poder Judiciário analisa essas questões sobre o conflito da Propriedade Intelectual e a liberdade de expressão. Dessa forma, a pesquisa pretende demonstrar como o Poder Judiciário vem analisando o uso de marcas e sinais distintivos perante a liberdade de expressão, e analisar a função social do uso de sinais distintivos por empresas.
Palavras-chave: Direito empresarial; propriedade intelectual; marcas; sinais distintivos; liberdade de expressão; função social.
Sumário: 1. Introdução. 2. Breve contexto das marcas e seus sinais distintivos. 3. A liberdade de expressão e o direito das marcas. 4. O caso das empresas de cigarro e a função social da marca. Conclusão. Referências.
1. INTRODUÇÃO
Pretende-se, com o presente artigo, fazer uma reflexão sobre a função social das marcas e seus sinais distintivos, sob a ótica dos direitos fundamentais de proteção da marca e a liberdade de expressão, analisando no fim um caso de função social da marca entre as indústrias de cigarro e o Instituto Nacional de Proteção Intelectual.
No mundo empresarial, os empresários se utilizam de marcas e seus sinais distintivos para causarem diferença e identificação para os consumidores e se sobressaírem diante da concorrência do mercado.
Nesse sentido, a Constituição Federal protege as marcas e seus sinais distintivos em seu art. 5º, XXIX. Para regulamentar o dispositivo constitucional, foi promulgada a Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Intelectual - LPI, que estabelece a proteção às marcas e outros sinais distintivos, e afasta a concorrência desleal, entre outros assuntos.
Ainda, entre o rol dos direitos fundamentais (artigo 5º da Constituição Federal) estão de um lado as liberdades de expressão e as econômicas, e de outro lado, a Constituição Federal estabelece a inviolabilidade da liberdade e da propriedade. Assim, temos garantidas as liberdades de expressão e de manifestação (incisos IV e IX) e o direito de propriedade sobre os bens intelectuais, tais como a marca (incisos XXII e XXIX).
Essa proteção das marcas e seus sinais distintivos e a liberdade de expressão se traduz de extrema importância, tendo em vista que os dois valores são considerados direitos fundamentais e possuem proteção constitucional, sem valores hierárquicos.
Por fim, a luz de que as marcas e seus sinais distintivos devem exercer sua função social, analisar-se-á um caso entre as empresas de cigarros e o INPI, a fim de demonstrar os fatos controversos e incontroversos do uso de sinais distintivos.
2. Breve contexto das marcas e seus sinais distintivos
A Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, XXIX, estabelece entre seus direitos e garantias fundamentais, a proteção à propriedade das marcas:
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
No Brasil, o registro de marcas é regulamentado pela Lei de Propriedade Industrial (LPI), e o responsável pela sua concessão é o INPI. Ele é válido por 10 anos e esse prazo pode ser prorrogado indefinidamente, a pedido do titular, por períodos iguais e sucessivos. É importante ressaltar que o registro concedido pelo INPI tem validade apenas no Brasil (InovaUFABC, Disponível em: https://inova.ufabc.edu.br/propriedade-intelectual/propriedade-intelectual/marcas).
O artigo 2º da LPI dispõe que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, dentre eles a proteção à marca, deve considerar o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
O legislador constitucional buscou prioritariamente ressalvar e valorizar os interesses e necessidades nacionais numa área fundamental para a soberania do país, ao contrário de priorizar o desenvolvimento tecnológico em si ou ainda o desenvolvimento de outros povos (PARANAGUÁ,2009).
Sendo assim, não há hierarquia entre o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico, devendo ser todos satisfeitos (PARANAGUÁ,2009).
As marcas registradas e, por isso, legalmente protegidas, são identificadas com o símbolo . Uma marca só pode ser requerida por pessoa física ou jurídica que exerça atividade lícita, efetiva e compatível com o produto ou serviço que a marca visa distinguir (InovaUFABC, Disponível em: https://inova.ufabc.edu.br/propriedade-intelectual/propriedade-intelectual/marcas).
Após a emissão do certificado de registro, o titular obtém o direito de uso exclusivo da marca em todo território nacional e, assim, pode impedir de concorrentes usar sinais semelhantes que possam confundir o consumidor. Além disso, protegendo as marcas, o legislador contém a concorrência desleal. No entanto, o titular da marca pode autorizar, de forma onerosa ou não, outras pessoas a utilizá-la, por meio de contratos de licença. Podendo, ainda, transferir a titularidade do registro ou do pedido para outra pessoa.
A concessão de uma patente é um privilégio legal, exceção aos princípios constitucionais da livre-iniciativa e da livre concorrência, e, como tal, deve ser moderada e legitimada pelas suas vantagens para a sociedade como um todo (PARANAGUÁ,2009).
A marca pode ser considerada um designativo que identifica produtos e serviços (COELHO, 2020). A lei cuida, além da marca de produtos e serviços, de duas outras categorias: a marca de certificação e a marca coletiva (LPI, art. 123, II e III). A primeira atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade, fixadas por organismo oficial ou particular, enquanto a segunda informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor (COELHO, 2020).
Para que a marca possa ser registrada, é indispensável o atendimento dos seguintes requisitos:
a) Novidade relativa – não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isto é, a expressão linguística ou signo utilizado não precisam ser, necessariamente, criados pelo empresário. O que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados. Por esta razão, inclusive, a marca é protegida, em princípio, apenas no segmento de atividade econômica explorada pelo titular da marca, em relação aos produtos ou serviços com os quais o identificado por ela pode eventualmente ser confundido pelos consumidores (COELHO, 2020).
b) Não colidência com marca notória – as marcas notoriamente conhecidas, mesmo que não registradas no INPI, merecem a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual participa o Brasil (LPI, art. 126) (COELHO, 2020).
c) Não impedimento – a lei impede o registro, como marca, de determinados signos. Por exemplo, as armas oficiais do Estado ou o nome civil, salvo autorização pelo seu titular etc. (LPI, art. 124). Para ser registrado como marca, o signo não pode enquadrar-se nos impedimentos legais (COELHO, 2020).
A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o marcado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão – isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante –, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade (COELHO, 2020).
O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita, apenas, ao titular de “marca de alto renome” (McDonald’s, Bombril, Pirelli etc.), cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica (LPI, art. 125) (COELHO, 2020).
O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado. Uma vez registrada a marca nesta categoria, o seu titular poderá impedir o uso de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica (COELHO, 2020).
Como sinal distintivo, a marca facilita a identificação de produtos e/ou serviços dentro do mercado, possibilitando, ao mesmo tempo, o seu reconhecimento pelo público consumidor e a diferenciação de seus concorrentes. Identificar e diferenciar são, portanto, características intrínsecas das marcas, as quais constituem, atualmente, o principal e mais valorizado elemento distintivo imaterial de uma empresa (COELHO, 2020)
Percebe-se que a proteção da marca também tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros, ou seja, a marca é o sinal colocado em um produto ou serviço para que este seja identificado e distinguido, impedindo que possa ser confundido pelo público com outros bens semelhantes.
3. A liberdade de expressão e o direito das marcas
Um dos valores de caráter ético e político fundamental na sociedade é a liberdade) (CESÁRIO, 2021). Essa primazia não implica em uma prevalência da liberdade sobre a igualdade ou sobre outros valores, quando estiverem em antagonismo. Entre o rol dos direitos fundamentais (artigo 5º da Constituição Federal) estão de um lado as liberdades de expressão e as econômicas, e de outro, a norma suprema estabelece a inviolabilidade da liberdade e da propriedade e, assim, temos garantidas as liberdades de expressão e de manifestação (incisos IV e IX) e o direito de propriedade sobre os bens intelectuais, tais como a marca (incisos XXII e XXIX) (CESÁRIO, 2021).
A partir da garantia constitucional de propriedade, a Lei da Propriedade Industrial estabelece que o proprietário de uma marca tem o direito de zelar pela integridade material e sua reputação (artigo 130, III), bem como que é crime alterar marca registrada (artigo 189, II). Contudo, essa mesma lei diz que o proprietário não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou qualquer outra publicação sem conotação comercial e sem prejuízo à distintividade do sinal (artigo 132, IV).
A expansão dos meios de comunicação possibilitou a propagação dos mais diversos sinais distintivos, e, além disso, expandiu as formas e canais para o exercício da liberdade de expressão. Tais fatores culminaram no aumento de casos de conflitos entre direitos de Propriedade Industrial e liberdade de expressão (PIRRÓ, 2017).
Uma das formas de conflito mais comum entre direitos conferidos a marcas e liberdade de expressão é por meio de paródias. A paródia pode ser utilizada com os mais diferentes objetivos, sendo empregada como meio de humor, crítica social e, muitas vezes, seu objetivo é chocar o público (PIRRÓ, 2017).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisou um caso que reflete bem a possibilidade de conflitos entre direitos de Propriedade Industrial e liberdade de expressão externada por meio de paródia. Trata-se da ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada pela Folha da Manhã S.A. contra Mario Ito Bocchini alegando uso indevido da marca “Folha de S.Paulo”, por meio do site “Falha de S. Paulo” (PIRRÓ, 2017).
Inicialmente, a sentença entendeu que o site em questão apresentaria clara paródia ao jornal, utilizando-se, ainda, de outros elementos similares ao do jornal. Não obstante, a sentença apontou que o fato de o site, por meio de determinados links, remeter usuários a sites de revistas concorrentes, evidenciaria uma conotação comercial, determinando a suspensão definitiva do site. A 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença (Apelação Cível No. 0184534-27.2010.8.26.0100, 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Moreira Viegas, julgamento: 20.2.2013).
Ao analisar o recurso especial interposto por Mario Tito, o Min. Luis Felipe Salomão, em seu Voto Vista, acolhido por maioria de votos pela Quarta Turma do STJ, reconheceu o caráter de paródia do Site Falha de S. Paulo, que, utilizando-se de sátira e humor, declara-se contrário às opiniões expostas no jornal Folha de S.Paulo. Em razão da natureza da atividade do site Falha de S. Paulo, o seu conteúdo seria permitido, com base no direito de liberdade de expressão (PIRRÓ, 2017).
Analisando suas características inerentes, o STJ apontou que a paródia, em regra, implicaria em alguma reprodução do conteúdo objeto da paródia, permitindo a identificação da obra originária pelo público e a sátira constante na nova versão.
Com relação à alegada prática de concorrência desleal e uso da expressão “Falha de S. Paulo” com conotação comercial, em que pese o entendimento do STJ de que a paródia poderia ser empregada de forma comercial, restou afastada, de forma expressa, a concorrência entre as partes, não restando caracterizada concorrência desleal, aproveitamento parasitário ou diluição de marca (PIRRÓ, 2017).
Diante da natureza de paródia do Site Falha de S. Paulo, o que é expressamente permitido, desde que respeitados os limites legais, bem como da ausência de concorrência desleal, a Quarta Turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial, permitindo o uso do nome de domínio www.falhadesaopaulo.com.br.
A solução de conflitos envolvendo direitos de propriedade industrial e liberdade de expressão demanda uma acurada análise do contexto fático, verificando-se a possibilidade de concorrência desleal e erro ao consumidor. Ademais, ainda que o uso de marca de terceiro, em princípio, não cause confusão por parte do público consumidor, é necessário se atentar para a ocorrência de aproveitamento parasitário, acarretando uma espécie de socialização de prestígio construído mediante vultosos investimentos e esforços do titular da marca retratada (PIRRÓ, 2017).
Por outro lado, quando verificado que tal conflito decorre do uso de sinais distintivos ainda que semelhantes, mas sem possibilidade de erro ao consumidor, ou mesmo sem aproveitamento econômico do prestígio da marca, deve-se permitir o exercício da liberdade de expressão de forma proporcional e coordenada com os direitos de propriedade industrial, evitando, dessa forma, o sacrifício total de um direito com relação ao outro (PIRRÓ, 2017).
4. O caso das empresas de cigarro e a função social da marca
O Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa publicou um parecer sobre os elementos incontroversos daquilo que consta nos autos do processo entre as indústrias de cigarro PT Gudang Garam TBK ,Clean Indústria e comércio de Cigarros Ltda, e o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI, que tramitou na 13ª vara da justiça federal do RJ, e no processo administrativo da autarquia federal (BARBOSA, 2022).
A empresa de cigarros Gudang entrou com uma ação contra a empresa Clean, e em sua petição inicial constatou o comprovante de registro de sua marca, que contempla a delimitação da exclusividade adquirida para uma série de produtos como cigarros, filtros para cigarro, cigarros-de-cravo, entre outros. A parte autora também informou que a Clean interpôs pedido de registro, perante o INPI, da marca Gudang Garam para cigarros, cigarrilhas e outros, todas elas com características figurativas e nominativas que coincidiriam com as titularidades da demandante. Em seguida, destacou que a Clean instaurou um processo administrativo para o reconhecimento da caducidade do registro da empresa Gudang Garam, e que gerou a acolhida pelo INPI. Entretanto, alega a demandante, que essa decisão administrativa seria viciada (BARBOSA, 2022).
Com relação à decisão sobre a caducidade, ainda, a empresa autora informou que realmente restou silente na apresentação de defesa quanto à prova do uso da marca, o que resultou em um julgamento à revelia no âmbito administrativo. Alega, ainda, a demandante que não pode demonstrar a utência dos registros da marca ante a questão de insegurança jurídica proporcionada pela ANVISA. E aqui nesse argumento o professor aponta que a empresa ficou inerte por 5 anos, de 2011 a 2016, sendo que a RDC da ANVISA entrou em vigor em 2012 e caiu 2 anos depois, configurando que a RDC não era o principal motivo da inércia da empresa (BARBOSA, 2022).
A parte autora defendeu que a empresa Clean praticou aproveitamento parasitário; bem como narra que o “registro da marca no INPI confere o direito de propriedade e de exclusividade de uso ao seu titular e, em contrapartida, surge o dever do mesmo ao seu uso efetivo, decorrente da função social da propriedade, prevista na Constituição Federal” (BARBOSA, 2022). Tais atos parasitários estariam consagrados em prejuízo de sociedades estranhas à lide, como Souza Cruz, Philip Morris e TV Record, em atos de concorrência desleal. Curiosamente a parte autora não explicou, exatamente, como a Clean concorreria contra a TV Record, por exemplo (BARBOSA, 2022).
Ao final, formulou os pedidos e os mais relevantes foram: pela titularidade do registro decidido como caduco, que a decisão do INPI seja submetida à “Declaração de nulidade”, pela legitimidade do seu desuso e tutela inibitória para que a empresa Clean se abstenha de usar marcas com a nominação GUDANG GARAM ou seus elementos figurativos (BARBOSA, 2022).
O Juiz decidiu o mérito do processo: (a) destacando que “as marcas são concedidas, obviamente, para que sejam usadas para designar produtos e serviços na sociedade. A utilização do sistema marcário não é obrigatória, mas uma faculdade do titular, visando ao asseguramento de seus direitos. Mas, uma vez concedida, a marca deve ser, obrigatoriamente, usada” (BARBOSA, 2022); (b) consignou que a insegurança jurídica advinda pela Resolução nº 14/2012 da Anvisa, e pelas sucessivas decisões judiciais, legitimam o argumento da GUDANG quanto ao desuso (BARBOSA, 2022); (c) “o fato de a autora não haver iniciado o uso de sua marca no País, por conta dos entraves com a Anvisa, ou por qualquer outro motivo que seja, não dá à empresa ré o direito de apropriar-se indevidamente de marca notoriamente conhecida em âmbito internacional e que obviamente a demandada não poderia desconhecer em razão de suas atividades” (BARBOSA, 2022).
Segundo o professor, de tudo o que aconteceu no processo, não há controvérsias sobre os seguintes fatos: (i) a GUDANG deixou de se manifestar administrativamente, perante o INPI, quando intimada a realizar seu contraditório e sua ampla defesa do pedido de caducidade formulado pela CLEAN; (ii) a GUDANG se omitiu de realizar qualquer uso do seu registro de marca no período investigado para fins de caducidade.(iii) a GUDANG se escusou de colacionar nos autos do processo judicial uma nota fiscal comprovando o uso de sua marca antes, durante ou depois do ato administrativo impugnado; (iv) a CLEAN fez uso do sinal distintivo que coincide parcialmente com aquele descrito no registro da Gudang após a decisão administrativa que gerou a extinção do registro da GUDANG e (v) há várias notas fiscais sobre a comercialização de bens pela CLEAN, contendo o sinal GUDANG GARAM (BARBOSA, 2022).
Agora, fatos que seriam controversos: (vi) o sinal da GUDANG seria notoriamente conhecido no Brasil; (vii) a CLEAN teria descumprido a tutela inibitória e (viii) a tese da GUDANG para se omitir em exercer a utência do sinal registrado/caduco seria legítima (BARBOSA, 2022).
Em relação aos aspectos da função social do caso concreto, o professor aponta que temos a incompatibilidade da conduta da Empresa Gudang para com os direitos fundamentais no Brasil, e pelas seguintes razões: 1 - a GUDANG não empregou qualquer uso de sua propriedade sobre o sinal no período investigado; 2 - ausência de qualquer prova do uso da marca no país; 3 - ausência de comercialização dos produtos pertinentes à especialidade do sinal; 4 - o Estado não se beneficiou dos interesses públicos secundários (arrecadação tributária), trabalhadores que não foram empregados no Brasil, nenhum desenvolvimento tecnológico, econômico ou social se observou para os brasileiros; 5 - e a empresa CLEAN restou interditada da utilização do bem apropriado (BARBOSA, 2022).
Diante de todos os elementos processuais e fáticos apresentado pelo professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, fica evidenciado que a função social do uso da marca de uma empresa possui um relevante desempenho no uso dos produtos, principalmente ao seu principal destinatário, que é o consumidor.
