3. Introducción: la doble faceta del nombre personal; la esfera personal y la esfera comercial.

El nombre de dominio resulta crucial para cualquier persona, física o jurídica, que desee contar con una presencia activa en la Red, pues es necesario (como en la vida real) tener un domicilio, una dirección que sea identificable desde cualquier ordenador conectado. Y, además, es necesario que cada agente tenga una dirección única, por lo que no pueden existir dos direcciones iguales. Por lo tanto, tener un nombre de dominio conocido, o deducible, es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet; y por otro lado, también es importante para los consumidores que desean localizar determinados negocios en la Red, y en general para los usuarios que pretenden acceder a los diferentes recursos de la WWW.

Con esto queremos llegar, a través de varios pasos, a la importancia de los nombres de dominio, y a los problemas que se suscitan en relación con el nombre propio de una persona. Internet ha surgido hace unos pocos años, y con él la revolución en todos los campos y fuertes cambios de mentalidad, que se están produciendo y se producirán. El nombre propio es un derecho fundamental del hombre, unido a su persona y a la esfera de su personalidad y, en algunos casos, de su intimidad.

Las personas siempre se han identificado a través de un nombre, una palabra que les distinguía y diferenciaba del resto, por la cual se hacían conocer tanto en sus relaciones personales como en sus relaciones públicas.

Como se ha visto en el principio, con Internet surge un nuevo modo de identificarse. De aquí sacamos dos ideas que se desarrollaran al lo largo de esta parte: una desde el modo de identificarse una persona con sus allegados, y otra el modo de identificarse con el público en general (aquellos que tengan la condición de personajes notorios). De aquí se deriva el nombre utilizado como marca, y es el que va a dar más problemas en la Red. No es extraño ver como una persona utiliza su propio nombre como marca comercial para sus negocios. Si desarrolla sus negocios de forma tradicional, podrá inscribir su marca en el Registro de Marcas, que le dará protección territorial. Si desarrolla su actividad mercantil dentro de la red, tendrá que hacerse con un nombre de dominio, y lo lógico es que sea su nombre, de aquí sale el nombre propio como el nombre de dominio.

El problema que se plantea, es que todas las inciativas regulatorias dirigidas al nombre de dominio, contemplan a este como una marca comercial a través de la cual se dan a conocer los empresarios en la Red. Sin embargo, hay otro tipo de empresarios no registrados que actúan en el mercado con su nombre propio, siendo este el principal atractivo por lo que supone y que al ser un mero nombre propio y no estar registrado como marca (veremos que hay algunos que sí lo están), se ven desprotegidos. Por eso analizaremos como se plantea este problema, que soluciones se proponen, y sobre todo como se protege en cada Estado el nombre propio como derecho de la personalidad y el nombre propio como derecho de marca.

Lo primero es diferenciar la doble faceta de la que estamos hablando, la esfera personal y la esfera comercial. Respecto de la esfera personal vemos que se trata de un derecho unido a la personalidad que posee todo hombre por el hecho de ser hombre. ES un derecho fundamental, inalienable e inherente a la condición de ser humano (no es el derecho de un animal doméstico a un nombre, aunque como veremos hay importantes nombres comerciales de animales, reales y de ficción). Por tanto, es un derecho a tener un nombre y a ser reconocido por él. No entramos más en como debe ser ese nombre ya que lo que nos interesa es definir sus usos.

La esfera comercial, supone el derecho a un nombre por el cual se hagan distinguibles los productos o servicios que ofertamos al mercado. Este derecho vendrá dado por dos vías. La vía registral, entonces hablaremos de una marca registrada. Es decir, al actuar en el mercado registramos un nombre nuestro comercial por el cual se nos conocerá en el mercado, que implica el derecho a ser los únicos en utilizarlo, a evitar que lo utilicen otras personal, y que desde otro punto de vista, conllevará una serie de responsabilidades. Es decir, todo que venga con el sello de nuestro nombre, se presupone de nuestro comercio; por un lado es lo que nos dará fama y por otro lado responderemos de ese producto, de su calidad, de sus condiciones, etc. algo a tener muy en cuenta, sobre todo en lo relativos a los perjuicios que puede causarnos el mal uso de ese nombre. También se protegen las marcas comerciales no registradas, es decir, las marcas notorias, es decir, aquellas que son utilizadas en el mercado y son conocidas dentro de su ámbito que a pesar de no haber sido registrada merecen protección. Veremos que el nombre propio puede ser protegido por esta vía.

Esto quiere decir que del nombre surge una imagen, y nos lleva al derecho a la propia imagen y todo lo que esto supone. Sobre todo, distinguir el derecho patrimonial de imagen, muy en relación como el valor económico del nombre.

Hemos visto posibles clasificaciones, o diversos tipos de uso de nombre. Se pretende ahora ver, dentro de la legislación española y comparada como se protege cada ámbito, principalmente reducido a estas dos facetas del nombre propio.

Así pues, un mismo nombre puede ser usado en la vida privada de una persona y en le tráfico comercial. Este último será el que más problemas suponga debido a las connotaciones económicas que posee.

Cabe entender que el signo que constituye un nombre de dominio no se emplea en el tráfico económico cuando la dirección de Internet que designa está dedicada exclusivamente a fines privados (por ejemplo, una página familiar, como veremos en algunos casos), lo que resulta extraordinario cuando el nombre de dominio es registrado por una empresa y poco frecuente en casos de conflicto con marcas comerciales, que afectan fundamentalmente a dominios ".com", (ya hemos visto como funciona el ".es").

La jurisprudencia comparada muestra una clara tendencia a considerar que el uso en el tráfico económico del signo tiene lugar siempre que se registra y mantiene como nombre de dominio con el propósito de negociar con él. En EE.UU. se flexibiliza el requisito del use in commerce del signo constitutivo de la marca para apreciar infracción de ésta en situaciones en las que el signo es registrado por un tercero como nombre de dominio. Cuando se emplea la marca de un tercero como nombre de dominio con fines políticos, religiosos o sociales, se considera que, prácticamente el mero registro del nombre de dominio satisface el requisito de use in commerce, atribuyendo naturaleza intrínsecamente comercial a Internet y admitiendo una interpretación muy amplia del requisito de que el uso del signo por el infractor se lleve a cabo en conexión con bienes o servicios.

En primer lugar trataremos el derecho al nombre en su esfera de derecho de la personalidad, y como se protege en nuestro Derecho. Distinguiremos y analizaremos como un mismo nombre puede ser protegido por diversos sectores de nuestro ordenamiento jurídico, dependiendo de la utilidad que se le demos.

Empezaré con un ejemplo: Hoy día, un jugador de fútbol cede su imagen a su Federación Nacional para cuando participe en campeonatos con dicha selección (vistiendo la camiseta de tal selección), cede su imagen al club por el que juega para los campeonatos nacionales en que toma parte (blandiendo la camiseta de dicho club); mientras, cede su imagen a una marca de productos deportivos (camisetas deportivas) para promocionarlos. Además, participa en fiestas, presentaciones y programas televisivos mediante precio; y participa, en anuncios publicitario que promocionan otro tipo de productos. Su imagen y su nombre son divulgados simultáneamente varias veces merced a los ejemplos citados. Pero, es que, además, esta persona-futbolista-famoso, todavía mantiene y retiene su propia imagen, la íntima, la familiar, diferente del resto.

Se trata del uso del nombre para diversos actos y la protección que en cada momento debe dársele. Por un lado el derecho de la personalidad, y por otro, el derecho a utilizarlo como marca comercial. Ambos tienen proyección en Internet, puesto que si se trata de una personaje famoso no sólo la marca sino una página creada con su nombre, aún sin tener nada que ve con él puede hacer que se lucre su autor, que normalmente será de mala fe.

Respecto del derecho al nombre como derecho de la personalidad en nuestro ordenamiento jurídico destaca la Constitución y la Ley 1/82 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

La Constitución en su artículo 18.1 garantizar como "derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

Por imperativo del artículo 81.1 de la Constitución este artículo se desarrolla por una Ley Orgánica, la Ley 1/82 de 5 de mayo. Dicha ley, y el derecho a la imagen, entendido como manifestación sagrada de la personalidad puede ser usado comercialmente, y, por lo tanto, el legislador prevé en su artículo 7 que

"Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley:

(...)6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga".

Por lo tanto, quien quiera utilizar la imagen privada, la imagen familiar, la imagen intima de un sujeto debe de obtener la previa autorización dada por la Ley o consentimiento del sujeto afectado, autorización que podrá revocar en cualquier momento sin más requisitos que reparar los daños que tal retirada pueda causar. No se entiende esta imagen como un objeto del derecho con el que pueda traficarse. El sujeto puede autorizar la intromisión en su imagen y puede desautorizar dicha intromisión cuando le plazca. No se trata, por lo tanto, de una "cesión de la imagen".

Actualmente la doctrina del Tribunal Supremo apunta en la dirección de aplicar la Ley 1/82 sin distinciones y otros consideran que hay que separar los dos tipos de imagen, aplicando a la propia imagen la Ley 1/82 y a la imagen patrimonial el régimen general de código Civil, artículo 1902 (sobre la culpa aquiliana) o la Ley de competencia desleal (el passing off).

Es de destacar la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1988 que aunque desestima el recurso de casación interpuesto por el bailarín Antonio Gades, nos sirve como ejemplo de cómo se aplican los artículo citados.

Los hechos fueron que la empresa "Varma, S.A." utilizó el nombre de Antonio Gades (nombre artístico de Antonio E.R.) en un anuncio publicitario sin su consentimiento. El bailarín pedía una indemnización que se basaba en la vulneración del artículo 7.6 de la Ley 1/82 de 5 de mayo. El artículo 9.3 de la citada Ley entiende que:

Pedía que se valorase el daño moral causado, pero tal daño no había sido apreciado. Estamos en un caso de que únicamente se mencionó su nombre en un spot publicitario y por ello se indemnizó al bailarín en una pequeña cantidad dineraria (recurrió porque pedía más dinero), puesto que se entendía que el daño era mínimo. Pero lo importante de aquí es ver que este tipo de intromisiones ilegitimas se sancionan e indemnizan según el daño que hayan causado o puedan causar.

En nuestro derecho el nombre como marca comercial puede protegerse por la Ley de Defensa de la Competencia y por la Ley de Marcas.

La Ley 32/1988 de 10 de noviembre de Marcas (en adelante LM). En su artículo primero define marca como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicio idénticos o similares de otra persona. Por tanto, un nombre propio puede entenderse como tal, puesto que distingue un servicio, más en concreto el servicio que pueda prestar el titular de ese nombre propio.

Respecto de las marcas notoriamente conocidas la protección es muy limitada, si bien su artículo 13. C) prohibe el registro como marcas de los signos

y su artículo 3.2 permite

A su vez, la LM da medios para una vez que se ha violado el derecho de una marca registrada o notoria, poder recuperar su derecho legítimo, evitar la violación. Su artículo 35 predica:

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En especial las que marca el artículo 36:

"(...)a)La cesación de los actos que violen su derecho.

b)la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación (...)

d) la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones (...)".

Respecto de este artículo, hay que resaltar la posibilidad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Esto es, porque el medio hoy en día más utilizado para la recuperación de nombres de dominio usurpados no prevé una indemnización para el usurpado. Veremos como otras legislaciones si lo prevén. Esto puede hacer que una persona se decida a recuperar su nombre de dominio por lo civil, en lugar acudir al procedimiento de mediación de la OMPI.

También se establece la posibilidad de pedir medidas cautelares dentro del procedimiento de recuperación del nombre o marca en este caso. Veremos en los casos prácticos como se han utilizado. Básicamente la medida cautelar será la petición de bloqueo del nombre de dominio, para que cese, al menos de manera momentánea el uso ilegítimo del nombre. Esto es muy similar a lo que ocurre con la UDRP, puesto que se establece con carácter general la medida que consiste en enviar a la entidad registrado una orden para que bloquee el nombre de dominio. Sin embargo, aún va más allá, puesto que establece con carácter general no sólo la imposibilidad de utilizar ese nombre, sino la imposibilidad de transferirlo durante el procedimiento.

Hay que referirse a la marca notoria, puesto que en la mayoría de los casos que tratamos el nombre propio no estará registrado, principalmente, porque la mayoría de las legislaciones son admiten registrar un nombre propio, a menos que éste sea el nombre de una sociedad, y esto deja fuera muchos nombres. La exposición de motivos de la LM, establece:

"que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, de acuerdo con las nuevas tendencias legislativas de los países comunitarios. No obstante el usuario de un signo notoriamente conocido en España posee la facultad de anular la marca posteriormente inscrita que pueda crear confusión en la marca notoria previamente usada, con lo que nuestra legislación se adecua a los compromisos derivados de nuestra pertenencia al Convenio de la Unión de París".

Era necesario prever esto, debido a que eran muchos los comerciantes que no había inscrito su nombre y podían ver como tras haberse hecho con una reputación podían verla menoscabada. Es lo que en la doctrina estadounidense protegen a través de la Dilution Act, la doctrina del debilitamiento de la marca por el uso ilegítimo por parte de un tercero.

El anteproyecto de la nueva Ley de Marcas de 1999, si protege de manera directa el uso indebido de los nombres de dominio, en una muestra de adaptación a las nuevas tecnologías. Esto era lógico, puesto que aunque el derecho va por detrás de la realidad (es lógico que sea así), termina por adecuarse, de mejor o peor modo, a ésta.

Sin embargo, esta legislación si ha sido aplicada en la usurpación de nombres de dominio, o nombres propios que funcionaban como marca. En numerosas decisiones se alega el hecho de que la marca era diferente puesto que se escribían todo junto en la página web. Los panelistas, dicen algo que era obvio y todo el mundo sabía, pero que era necesario que alguien lo dijera: "que el hecho de que la marca en Internet se escribiera con todos los caracteres seguidos y acompañada de la triple W y un. com, era como consecuencia de la dicción y el leguaje de Internet, pero que eso no había diferente la marca".

El problema del Registro en Internet, es que si bien al registrar una marca en un Registro nacional, éste te protege del uso por parte de terceros dentro del territorio nacional, que ocurre cuando es en Internet, esa gran red que no tiene fronteras.

Otra observación que nos gustaría hacer es la necesidad de una coordinación entre el Registro delegado español de nombres de dominio (ES-NIC), con el Registro Mercantil Central y los demás Registros, más que nada por el tema de agilizar los trámites. Puesto que no puede registrarse un nombre de domino bajo el punto es, sin que éste sea el nombre de una sociedad inscrita, que se coordinen para una comprobación más rápida.

La Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal. Como comprobaremos, la ocupación de nombres de dominios, por lo general se hace con el fin de lucrarse con la reputación ajena. Existen casos que buscan denigrar al titular legítimo, pero la tónica general será la de lucrarse, ya sea beneficiándose de lo conseguido por el titular, ya sea beneficiarse con la venta del dominio.

A través de la legislación de competencia desleal podemos recuperar el nombre usurpado, ya que puede subsumirse en las actuaciones prohibidas que contempla la ley. No sólo en la legislación española, sino en la comparada. No olvidemos que hablamos de actuaciones que han encontrado un nuevo medio en las que desarrollarse. Un nuevo medio que por las características que presenta, sobre todo en lo referente al registro de nombres de dominio, hace que sea más fácil la usurpación.

La LDC en su artículo 5 establece una cláusula general de comportamiento prohibido:

Después la Ley concreta las actuaciones, dentro de las cuales podemos extraer algunas aplicables a nuestro caso:

Artículo 6. Actos de confusión: "Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica".

Es claro que si queremos visitar la página de la actriz Julia Roberts, y saber que la dirección es Julia Roberts.com, esperamos ver algo relacionado con ella, y más aún creado por ella o por sus representantes. Si resulta que la página gira en torno acomida vegetariana, es claro que nos están confundiendo puesto que la página no tiene nada que ver. Nos han hecho creer que era una página dedicada a la actriz, puesto que el nombre de la web era el suyo.

Artículo 7. Actos de engaño: "(...) la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdadera y cualquier otro tipo de práctica que (...) sea susceptible de inducir a error".

Siguiendo con el ejemplo anterior, si llegamos a la página esperando ver algo relacionado con la actriz, y resulta que son productos que nada tiene que ver, es clara la intención fe engañar para conseguir visitas, y lucrarse ellos.

Artículo 9. Actos de denigración. "(...) la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabas su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes".

Se puede traer a colación aquí, el caso relativo a Mc Donald’s y la página que realizaron con su nombre un grupo de vegetarianos, que no sólo engañaban a la gente que quería visitar la página del restaurante sino que una vez que estaban allí veían como hacían críticas a la comida que servían.

Artículo 12. Explotación de la reputación ajena. "(...) el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado".

Tal vez este, sea uno de los casos que se vean más claramente. Es claro que la gente tecleará el nombre de una personaje famoso, sobre todo sus fans, y para el creador de la página supondrá unas visitas que de otro modo no tendría. Además, no hablamos de que tenga que hablar de productos diferentes. Puede darse de que hable de lo mismo que el actor, pro ejemplo, y que le promociones, pero se estará lucrando sin derecho a ello, puesto que no tiene los derechos para promocionarse y utilizar su nombre. Aquí entroncaríamos con la propiedad intelectual y los derechos de autor, puesto que explotaría su imagen sin tener autorización para ello, y eso no sólo perjudicara a la persona sino la empresa que pueda tener cedidos los derechos de imagen.

Las aciones son similares a las dadas por la Ley de Marcas: Acción declarativa de la deslealtad del acto; de cesación del acto o de prohibición del mismo; acción de remoción de los efectos producidos; acción de rectificación; acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados (derecho de indemnización que puede inducir a que el usurpado pida su derecho por la vía jurisdiccional) y acción de enriquecimiento injusto.

La faceta de derecho al nombre como marca comercial.

Los casos de usurpación de nombres de dominio se protege en Estados Unidos a través de la Trademark Cyberpiracy Prevention Act, La Ley de prevención de la ciberocupación de marcas. Es una Ley de 26 de Octubre de 1999, que complementa a la Ley de Marcas estadounidense de 5 de julio de 1946, para el registro y la protección de las marcas usadas en el comercio. En la sección 43 de la Ley de 1946 se insertan las enmiendas dirigidas a proteger a la persona usurpada de su derecho a las marcas en general.

La TCPA nace cuando la ICAAN encarga a la OMPI un informe sobre la posibilidad de crear un sistema de arbitraje para disputas relativas a nombres de dominio, con la finalidad de llegar a una resolución de los conflictos.

EE.UU. se adelante, porque el sistema de arbitraje de ICAAN no establece medidas coercitivas de la actividad del cybersquatting, yendo más allá de la mera transferencia. También hay que tener en cuenta, que la TCPA es una Ley, que, además, se adaptaba a la ocupación de los nombres de dominio y se iba a aplicar dentro de un procedimiento jurisdiccional. En el caso de un sistema de mediación (mejor llamado así que arbitraje), es más complejo establecer sanciones.

La TCPA, se aprobó, no sin problemas puesto que levantó una polémico en lo relativo a la protección de datos personales. La citada Ley proponía una base de datos de los nombres de dominio, donde además de sus identidades, constaban una serie de datos, que, a veces, resultaban excesivos, y todos estos datos eran de dominio público. Eran datos relativos a las empresas titulares del nombre de dominio que nada tenía que ver con el dominio en sí.

Empieza por dar una serie de requisitos relativos al nombre de dominio presuntamente ocupado. El nombre de dominio ha de ser:

Para demostrar la mala fe, la TCPA da una serie de pautas. No es necesario que se cumplan todas, sino las suficientes como para que se vea de modo claro que no hay buena fe en el registro del nombre de dominio. Son una serie de criterios para llegar a entender que un Registro sea de mala fe:

1.- Que al comparar la marca (registrada o notoria), con el nombre de dominio impugnado, sea traten de nombres idénticos o confusamente similares.

2.- Que el nombre de dominio sea denigratorio respecto de la marca. Es decir, que sea un nombre parecido al de la marca pero con una coletilla, o un sufijo, o con otra palabra que sea despectivo respecto de la marca.

3.- Los derechos del titular sobre la denominación afectada. Debe tener un derecho legítimo. No es necesario que la marca sea registrada, sino demostrar que viene utilizándola de buena fe.

¿Cuándo puede entenderse que hay derechos legítimos?. Cuando en el tráfico comercial, o vida personal del registrante (vemos aquí que la doctrina contempla las dos facetas) es conocido, o dicha denominación o marca, permite llegar a identificar a su registrante.

Al mismo tiempo, que el que registro el nombre de domino lo hay hecho de buena fe, es decir, lo registre para un buen uso.

4.- Que analizando el uso hecho de la página web se vea para que registró el nombre de dominio. Se puede saber si al hacer el contenido de la página y registrar el nombre de dominio estaba pensando en si mismo o en el titular de la marca afectada.

5.- Tipo de uso del dominio. Esta muy relacionada con la anterior. Se trata de evaluar si en el uso de la página su principal objetivo es desviar tráfico en su favor, es decir, ganar visitar que irían destinadas a otra página. Se sabrá porque tu visitaras una página que nada tiene que ver con el nombre que has escrito en tu ordenador.

Es claro que un comportamiento omisivo puede bastar par determinar la mala fe del registrante (D2000-003<telstra>), que tratándose de marcas renombradas suele apreciarse por el simple hecho de que su notoria vinculación con el reclamante lleva a determinar que cualquier pretendida conexión de un tercero con la misma supone un comportamiento oportunista, aunque no utilice la página.

6.- Se entenderá que hay mala fe, cuando de las páginas se desprenda claramente, o en ocasiones, podrá verse que hay intención de venta, alquiler o transferencia de los derechos sobre el nombre de dominio.

De estos dos últimas condiciones se desprende algo que se vio en la UDRP. Se exige para demostrar que hay mala fe en el registro, el hecho de que haya mala fe en el registro y en el posterior uso del nombre registrado. EE.UU. insistió mucho que debían de darse los dos extremos que demostrar la mala.

Es fácil imaginar que un nombre de dominio ha podido ser registrado de buena fe (puesto que ignoraba que otra persona tuviera mejor derecho sobre el mismo). Y, que en un momento posterior, al darse cuenta de su valor, lo utilice de mala fe. Puede darse cuenta de su valor e intentar lucrarse con el mismo, ya sea aumentando sus visitas u ofreciéndolo a cambio de un precio.

Lo difícil es entender como una persona que ha registrado de mala fe un nombre de dominio, puede utilizarlo luego de buena fe. Tal vez, sea porque en nuestro ordenamiento jurídico impera el principio del árbol envenenado. Cuando un acto está viciado, los demás que deriven de él, también lo están.

7.- La inclusión de datos que impidan o dificulten en grado sumo, la identificación o localización del titular del nombre de dominio. Este aspecto no se contempla en la UDRP. Se dieron problemas por el tema de la protección de los datos y la inadecuación de dar muchos de ellos. Sin embargo, tal y como se produce el registro de los nombres de dominio, es muy fácil mentir sobre la identidad, y parece que fue un intentó de hacerlo más difícil. Es la llamada Base de datos Whois.

La TCPA se aplica en EE.UU. a marcas registradas, a nombres de personalidades notorios, a altos cargos administrativos públicos, y a edificios históricos protegidos por la legislación federal.

En caso de condena, la TCPA prevé una condena en costas y multas e hasta un millón de dólares.

El 29 de noviembre de 1999, el Presidente de los EE.UU. de Norteamérica, Bill Clinton, firmó el Decreto Anti-ciberpirateria para la Protección del Consumidor, creando una nueva herramienta para los dueños de marcas contra la "ciberpiratería".

Un proyecto separado, no incluido en el Lanham Act, provee protección contra los registros de los nombres personales no autorizados como dominios.

El Decreto suministra remedios contra quienes con intención de mala fe y para aprovecharse de la marca o nombre propio de un tercero, lucren, registren, circulen, o usen un dominio que sea idéntico o confusamente similar a la marca o nombre del demandante.

Los factores que denotan mala fe incluyen la intención del registrante de confundir a los consumidores, si el registrante ofreciera vender un dominio, el depósito de múltiples dominios propiedad de otros y la intención de denigrar o desacreditar una marca.

La Corte también puede considerar factores que establecen la ausencia de mala fe, tales como el previo uso genuino del dominio, alguna marca u otro derecho de propiedad intelectual.

En 1996, la Corte de Apelación de Londres estudió un caso de registro de una marca de mala fe con el ánimo de enriquecerse.

Se lleva por la jurisdicción de lo civil y constituye un tort. El ilícito civil generador de daños y perjuicios constituye un tort.

En concreto en Inglaterra el registro de mala fe lo consideran un tort del tipo passing off. El tort establece una serie de categorías legales. De un hecho se ofrece una respuesta concreta. Se considera que el registro ilícito es como coger una propiedad y usarla, sin tener derecho a ello. Estaría dentro de la categoría del passing off. El passing off, nace del hecho de restituir al titular de una propiedad por el acceso a la misma sin su consentimiento.

Es lo que podríamos llamar en España una especie de interdicto para recobrar y retener la posesión. Claro esta que nuestro interdicto es sumarísimo y resuelve la situación de manera momentánea y no establece indemnización, sino únicamente la restitución de manera momentánea. Pero lo curioso es que apliquen dicha figura para el derecho de marcas.

El titular de una marca que ha sido registrada de mala fe como nombre de dominio podrá demandar al registrante no sólo para que le devuelvan el nombre en cuestión sino para reclamar daños y perjuicios. Hay que tener en cuenta que hablamos de nombres propios. En la mayoría de los casos, los nombres serán de personajes famoso, con una reputación que les proporciona dinero y ganancias. El mal uso de ese nombre puede hacerles perder dinero. Por tanto, podrá demandar también por la pérdida financiera real o estimada que puede provocar o haya provocado.

Es lo mismo que establece en la mayoría de las legislaciones para los daños y perjuicios. La restitución del daño causado y el dinero perdido y lo dejado de ganar por el agravio.

Otro tema que se sigue planteando, tanto en España como en el resto del mundo es el de la territorialidad. No olvidemos que halamos de legislaciones nacionales. El derecho de marcas, está muy arraigado ya en las diversas legislaciones, y prevén numerosos caos, pero únicamente dentro del territorio donde se aplica. Una maca estará protegida dentro del territorio donde se registró, pero ¿qué pasa cuando es en Internet?. Internet no tiene fronteras.

El principal problema va a surgir porque la marca que parece que está protegida en realidad no lo va a estar puesto que bajo el gTLD. com puede protegerse sin dar más datos sobre la legitimidad sobre la marca (no hay que exagerar como en el caso del punto es que son excesivos los datos que hay que proporcionar para que se conceda un nombre de dominio).

Otro problema es el de localizar al registrante de mala fe. Ya se ha comentado con la TCPA y con la URDP, que el hecho de que se den datos falsos o que dificulten gravemente la localización del registrante, supone un indicio de mala fe. Sin embargo, esto va a suponer un problema a la hora de localizarle para hacerle partícipe del procedimiento que hayamos elegido para recuperar el nombre de dominio.

Veremos en los casos prácticas como se ha ido resolviendo. Cuando hablamos de la Política Uniforme, al ser un procedimiento de mediación, se permite continuarlo, tras haber intentado de forma diligente su localización, sin el presunto registrante de mala fe. En este tipo de procedimiento se admite, puesto que en caso de que aparezca y quiera hacer valer su derecho tendrá la oportunidad de ejercitarlo ante un Tribunal de Justicia.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en un procedimiento jurisdiccional. Un Juez no condena en rebeldía, al menos, no en todos los países. La llamada actio in rem, permite seguir con un procedimiento si el resgistrante, lo difícil puede ser llegar a hacer valer esa Sentencia.

Porque el problema que supone Internet con la jurisdicción de un tribunal no es menos en le caso de los nombres de dominio. Puede obtener una Sentencia favorable en un Estado, pero habrá que afectiva y puede darse el caso de que deba ejecutarse en un Estado que no reconozca la Sentencia porque no reconoce como competente al primer Tribunal. Son problemas que tiene su solución en el ámbito del derecho internacional privado. El nombre propio, unido a la persona, está también unido ala legislación de la nacionalidad de cada persona, de manera que los conflictos se resolverán por los acuerdos que existan a través de tratados entre los estados, pero sin entrar en la legislación material, sino en la adjetiva, es decir, en la parte procesal. Cuando preguntamos a Víctor Saez, miembro del Parlamento Europeo que tipo de alegaciones haría al segundo proceso de la OMPI, dijo que referente al nombre propio ninguno, puesto que este tema era legislación propia de cada Estado miembro.

Otro tema diferente es verlo desde su faceta como marca. Entonces regirá en su propio territorio y será protegido dentro de éste, e incluso dentro de éste, para determinados casos dentro de un área geográfica concreta como ocurre con el passing off, se protegerá haya donde se extienda su mercado o su notoriedad.

En Internet se pierden las fronteras y las distancias, puede registrante un nombre en un lugar, y la persona titular del nombre actuar en otro mercado. Pero seguiría dándose un perjuicio porque Internet se mueve a lo largo del planeta y una página va de un extremo a otro.

La determinación de qué tribunales tienen competencia judicial internacional para conocer una concreta reclamación por el uso ilegítimo de una marca o signo distintivo en la Red es una cuestión que se plantea no sólo en este campo, sino en otros sectores del derecho. Deberá aplicarse el derecho internacional privado, y deberemos estar a las circunstancias particulares de cada caso.

En algunos sistemas jurídicos, muy especialmente en EE.UU existe jurisprudencial acerca de la competencia judicial internacional respecto de este tipo de litigios. Lo que se trata es en distinguir entre sitios web pasivos y sitios web activos.

Los sitios web pasivos, está integrado por situaciones en las que la actividad en la Red del demandado, se limita a su presencia mediante páginas web de carácter pasivo, que sólo ofrecen información de su actividad. Es un escaparate, pero no una vía de comercialización.

En las decisiones, relativas a estos asuntos, destaca, como

elemento determinante de la falta de competencia judicial, internacional del tribunal correspondiente, la idea de que la posibilidad de acceder desde un territorio a un sitio web no sirve por sí sola para atribuir competencia a los tribunales de ese territorio, en concreto cuando las páginas sólo suministrar información, sin promover la comercialización.

Cuando de lo que se trata es una página web activa, la presencia del demandado en Internet tiene lugar a través de páginas web interactivas, que operan como auténtico medio de comercialización y venta de sus productos, que normalmente será a través de contrato de adhesión, donde en ocasiones se hará constar el foro.

En estos casos la decisión acerca de la competencia judicial internacional del tribunal ante el que se presentó la demanda fue favorable, con base en que la presencia del demandado en el nuevo medio había hecho posible la adquisición directa de los bienes desde el foro.

Es basarse en el intercambio comercial para fundar la competencia del foro por las actividades en la Red de domiciliados en otros Estados.

Puede entenderse, que la competencia viene determinada por el hecho de ser le país donde es protegida la marca, donde registro, o donde es notoriamente conocida. Aunque seguiría habiendo problemas puesto que esa marca puede ser conocida en numerosos Estados.

Por eso al tratarse de Internet y ser marcar registradas en Internet la practica habitual y la que mejor resultado está dando, en la mayoría de los casos de la práctica arbitral, o el procedimiento de mediación de la OMPI y otras entidades especialidad en resolver conflictos de nombres de dominio. Son proveedoras de soluciones aprobadas por la ICAAN. Puede pensarse que ponen en riesgo la uniformidad en la aplicación de la normativa reguladora del procedimiento administrativo, pero la normativa de la que partes en la misma, y no es motivo para pensar que solo debiera haber una.

El procedimiento establecido por la ICAAN para la resolución de controversias, no llega a ser arbitral, las partes se comprometen a seguirlo pero no tiene una obligación jurídica de hacerlo, son Decisiones que pueden revisarse tanto en la forma como en el fondo, es decir, lo que no revisa en un laudo arbitral, en el caso de una decisión de un panel administrativo puede cambiarse por completo.. Perro, sin embargo, debe destacarse el éxito y la importancia práctica de este procedimiento que en apenas un año y medio de funcionamiento ha dado lugar a más de un millar de decisiones, que con frecuencia han permitido la recuperación de dominios asociados a conocidas marcas por los titulares de éstas.

4-. A)

Usted está obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un demandante) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:

I-Usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

II-Usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

III-Usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos.

4-. B)

A los fines del artículo 4 A) iii), las circunstancias siguientes, entre otras constituirán la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se encuentran presentes:

a)Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

b)Usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

c)Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

d)Al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado, de manera intencionada, atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

4-. C)

Para demostrar los legítimos intereses propios en la marca le servirá cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras:

a)antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; o

b)usted ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de bienes o servicios; o

c)usted hace un uso legítimo y leal de o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.