4 - CASOS PRÁCTICOS

Nombres como marcas registradas

1-. Salvatoreferragamo.org y salvatoreferragamo.net

Número del caso: D2000-1187

James Wilson Dabney, Esq.

Thomas H. Webster, Esq.

- La marca Salvatore Ferragamo, es una marca de reconocido prestigio a escala internacional, dedicada al diseño y la comercialización de zapatos y otros complementos de moda. Los actuales dirigentes de la compañía aluden al uso ininterrrumpido y de buena fe desde, al menos, 1927.

- El demandado aduce, por su parte, que el registro del nombre se produjo con la finalidad de apoyar e impulsar la carrera profesional de un joven cantante de nacionalidad armena.

- El panel determinó la existencia de mala fe por el mero hecho de que el registro de un nombre de una persona o marca popular causa en sí mismo un daño al titular de ese nombre. Junto a esto, el hecho del retraso injustificado por parte del reclamado en diseñar y desarrolla la web, fue también tenido en cuenta.

Frederick M Abbott, panelista

Peter L. Michaelson, panelista

- Hugh Heffner, además de ser un afamado personaje como fundador de la revista PlayBoy, es el nombre de una marca de cigarros estadounidense propiedad de PlayBoy Enterprises. Es decir, además de la propia defensa que merecería su propia popularidad como personaje hay que añadir el hecho de que su nombre es utilizado para el comercio de tabaco.

- El programa Good Samaritan Program es un programa que se basa, según sus propias palabras, en la inscripción de nombres de personajes famosos con la finalidad de evitar que caigan en manos de ciberpiratas, se autodefinen como luchadores contra la piratería de nombres de dominio. En ese sentido, registraron previamente los nombres de brucewillis.com, donaldtrump.com o cindycrawford.com.

- Según lo dicho por Playboy, que posteriormente sería reconocido por los panelistas en su resolución, la verdadera intención de estos autodenominados, fiscales de Internet, era la de desviar tráfico de usuarios a su página y promocionar sus bienes y servicios y solicitar a estos personajes famosos inversiones en sus proyectos. Unido a ello, el panel estableció en su resolución que la intención de The Good Samaritan Project era el de vender el dominio a la empresa.

- Todo esto fue asumido por el panel en el caso que estudiamos. Unido a esto hay que indicar que los panelistas tuvieron en cuenta otras decisiones que se habían producido en otros casos similares (Julia Roberts, Madonna y Sade).

- Además, los reclamados no respondieron ninguna de las comunicaciones del panel, ante lo cual, y basándose en los parágrafos 5.e) y 14.a) del Reglamento de Icann, este sólo tuvo en cuenta lo aportado por la parte reclamante.

OBSERVACIONES

- En este caso, el demandante, el futbolista Jaap Stam, había registrado su nombre como marca en el ámbito del Benelux y de Gran Bretaña desde septiembre de 1998 para el ámbito de artículos deportivos, publicidad, ropa, etc.

- Jaap Stam, en su calidad de futbolista del equipo del Manchester United gozaba de una popularidad que le otorgaba unos derechos en el commonlaw en el ámbito del Reino Unido, y reconocido prestigio en el resto del mundo.

- El demandado, por el contrario, ponía en duda esta calidad de persona de prestigio reconocido en el mundo, diciendo incluso que:

El demandante no es popular en los EEUU de ningún modo, en todo caso por un minúsculo grupo de gente rara que sigue los deportes de países extranjeros

Por ello ponía en duda que gozara de derechos de marca no registrada en el mundo entero, aun reconociendo el hecho de que tenía su nombre registrado como marca en el Benelux.

- El panel no aceptó estas alegaciones y consideró que de hecho existía mala fe en el registro desde el punto de vista de que la combinación de palabras Jaap Stamp, carecen de sentido alguno en la lengua inglesa. A ello unió el hecho, probado, de que la página estuvo en blanco y sin aviso alguno de intención de desarrollar contenidos por un plazo de 7 meses.

3-. Pierrevanhooijdonk.com

Número de caso: D2000-1068

- El reclamante, futbolista de profesión, debido a su profesión, y al hecho de haber militado en el club Benfica de Lisboa, así como la selección holandesa durante el mundial de Francia´98 y la Eurocopa de Bélgica y Holanda de 2000, goza de un prestigio y un buen nombre internacional.

- Junto a ello, es titular de un derecho de marca sobre el nombre en cuestión, Pierre van Hooijdonk, en al ámbito del Benelux.

- El reclamado había registrado el nombre de dominio pierrevanhooijdonk.com, previamente al inicio del caso.

- El reclamado no contestó las comunicaciones del panel ni del demandante, salvo con un e-mail en el que indicaba que no disponía de dinero para contratar un abogado que le defendiera y que él dudaba que el demandante fuera un personaje famoso en el mundo entero.

- Alegaba también que lo único que había hecho era pedir dinero para el diseño de la página y que, una vez hecho esto, se la cedería gustosamente.

- Se daba el caso de que el reclamado no había llevado a cabo diseño alguno en la web vinculada al nombre de dominio, permaneciendo inactiva.

- En función de todo ello de todo ello quedó comprobado el hecho de que el registro se había producido de mala fe.

Sally M. Abel, panelista

James Bridgeman, panelista

- Este es uno de los casos más citados por los panelistas a modo de antecedente, debido a su claridad, concisión y sencillez. Se basó en un reconocimiento claro de un derecho de marca notoria no registrada a la demandante, y en el hecho de que el demandado no pudo demostrar que no tenía derecho o interés legítimo sobre el nombre en conflicto.

- Además la mala fe se demostró basándose en dos principios:

a)El hecho de que el demandado había registrado otros nombres de personajes famosos como por ejemplo:

Alpacino.com

Madeleinestone.com

b)Su ofrecimiento del nombre en una página de subastas, concretamente E-Bay, por la que llegaron a ofrecerle 2550 dólares

- El demandado alegó en su escrito de contestación lo siguiente:

Si Julia Roberts hubiera descolgado su teléfono y me hubiera llamado diciendo "Hola Rush, ¿podemos hablar sobre el dominio juliaroberts.com" mi contestación hubiera sido el hecho de dárselo de inmediato. Al no hacerlo se confirmó mi idea de que es otra esnob más de Hollywood.

2-. Isabelle-adjani.net

Número del caso: D2000-0867

- La demandante, en tanto que ciudadana suiza, alegó el derecho que le confiere a todos los ciudadanos de ese país su legislación civil a usar su propio nombre y a evitar que se usurpe por otra persona, pudiendo incluso, solicitar indemnización por daños y perjuicios a tal efecto.

- El hecho de que el demandado no contestara, le sirvió al panel para tener en consideración únicamente las alegaciones de la parte demandante.

- La reclamante es una escritora popular en el mercado anglosajón con un derecho de marca notoria (commonlaw trade mark).

- El reclamado es una empresa que, curiosamente había recibido una transferencia de otro 119 nombres de autores famosos en la fecha de 6 de julio de 2000, por parte de Mark Hoggart, una persona que ya había sido demandada anteriormente en el caso Jeannettewinterston.com (caso D2000-0235).

- El hecho de que se dijera por parte del demandante que la empresa de mandada era un testaferro del señor Hoggart y que la demandada no alegara nada en contra, fue tenido en cuenta como un indicio de mala fe.

- Junto a ello, Mark Hoggart, había ofrecido el nombre de la escritora a su representante por una cifra de 1000 libras, y poco después lo había ofrecido en una página de subastas.

- Todo ello fue tenido en cuenta junto con el hecho de que la secretaria de la empresa demandada indicó al demandante que toda la documentación relativa a este caso se remitiera a una dirección de Cambridge, que curiosamente coincidía con la dirección postal de Mark Hoggart.

Michael Frumklin, panelista

Richard W. Page, panelista, que emitió voto discordante

- En este caso, curiosamente, los dos panelistas que decidieron el caso entendieron que la parte demandante no fue capaz de probar ninguna de las tres exigencias del artículo 4 a) de la Política Uniforme:

1-.En primer lugar no pudo probar el hecho de que al no ser su nombre una marca registrada, fuera titular de los derechos que asisten a la commonlaw trademark

2-. Tampoco pudo demostrar que el demandado no tuviera derechos o intereses legítimos en el uso y registro del nombre en litigio, puesto que dijo el panelista que redactó la resolución que:

Cuando se hace una búsqueda sobre Bruce Springsteen aparecen miles de enlaces y, evidentemente, no todos ellos son oficiales. Por ese mero detalle no se puede afirmar que exista intención de ensuciar o desprestigiar el nombre del demandante

Además alegó que el éxito de la página oficial brucespringsteen.net, no parecía reflejar el perjuicio que, presuntamente le causaba el registro del nombre del demandante con el sufijo. com.

3-. Por último, no hubo evidencias de mala fe en el Registro y la posterior utilización: no hubo intención de venta o de mantener la página en blanco, etc.

- Por el contrario, el panelista disidente, Richard W. Page, encontró incorrecta la decisión de la mayoría siempre que se basara en el hecho de que el demandante no había adquirido a lo largo de su carrera un significado de distinción con respecto a los demás.

- Junto a esto alegó la preponderancia que existe en la vida práctica de los dominios. com sobre el resto de los demás, indicando que muchos internautas acudirían, sin duda, al dominio, brucesprigsteen.com con la finalidad de encontrar información oficial sobre el demandante.

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- La empresa reclamada ofrecía un servicio a los clientes que visitaban su web basado en proporcionarles una cuenta de correo personal, utilizando el nombre de personas populares o instituciones conocidas en diversos ámbitos que incluían: música, deportes, sexo, etc.

- La reclamada registró el nombre en litigio bajo la identidad de un presunto Club de Fans de Sade,

- Otros ejemplos de nombres registrados por la demandada en su sección de música o televisión son:

__The-eagles.com

___The-police.com

__Wetwetwet.com

__Bay-watch-com

__Beverlyhills90210.com

- Consideran los demandados que el nombre Sade que ellos registraron hacía referencia al Marqués de Sade, famoso personaje histórico, con la finalidad de que sus usuarios pudieran completar la dirección de sus cuentas de correo electrónico al modo:

[email protected]

- El panel tuvo en cuenta el hecho de que se hubiera insertado el nombre Sade dentro de la sección musical y que, tras un primer contacto por parte del abogado de la demandante, se cambiara a la sección de Internet

- El panelista hizo continuas alusiones al caso Sting.com (D2000-0596) con la finalidad de establecer diferencias entre un caso y otro.

Davis E. Sorking, panelista

Fecha: 12 octubre de 2000

Reclamante: Madonna Ciccone

Madonna Ciccone famosa cantante estadounidense es titular de una marca registrada en los EEUU para servicios de entretenimiento y productos relativos.

- El demandado adquirió el dominio madonna.com por un precio de 20.000 dólares a Prodomains. Cinco días después, el 5 de julio de 1998 inscribió el nombre Madonna en el registro mercantil de Túnez. Durante un año el dominio albergó una web dedicada a la pornografía en la que se indicó que madonna.com no tenía nada que ver con la cantante, con el hospital católico Madonna o con el colegio Madonna.

- Poco después anunció su interés de donar el dominio al hospital antes referido. En función del hecho de haber puesto un anuncio negando toda vinculación con la cantante, del hecho de no haber pedido dinero por la transmisión del dominio, de tener una marca registrada con ese nombre y del hecho de que la carrera artística de la demandante está plagada de alusiones e insinuaciones de claro contenido sexual alegaba su buena fe en el registro y posterior uso del dominio en disputa.

- El panel decidió que se cumplían los requisitos del parágrafo 4 a) de la Política Uniforme, sobre la base de que el demandado no pudo explicar el porqué de su elección de madonna.com como sitio de entretenimiento para adultos, basándose necesariamente en los significados que el término tiene en el diccionario.

- Tampoco queda claro que el hecho del registro del nombre en un registro mercantil distinto de aquel en que reside el registrante o del mercado al que va a dirigir su producto, confiera, en sí mismo, derechos especiales sobre el nombre que se registra sin derecho aparente en la Red.

- La mala fe quedó demostrada en los hechos de que el demandado buscaba un interés comercial en la explotación del nombre y en la circunstancia de impedir el uso por parte de la demandante del dominio ya que, incluso cuando el demandado ofreció ceder gratuitamente el dominio a un hospital, detrás de un acto de aparente generosidad se encontraba una condición de no cesión del nombre a la demandante

- Gordon Sumner, más conocido como Sting, alega que el demandado registró, de mala fe el dominio Sting.com, basándose en dos puntos:

a)Ofrecimiento del dominio por 25.000 dólares

b)Vínculo del nombre a una página de venta de armas de fuego

- El demandado alegó:

c)El nombre STING ha sido objeto de 20 registros distintos en los EEUU y ninguno fue obra del demandante.

d)El apodo STING (en tanto que sustantivo de uso común en lengua inglesa) había sido usado por el demandado al menos desde 1992 en Internet, lo que le confería un interés personal en el nombre.

e)El demandado negó que hubiera pedido por el traspaso del dominio más dinero que lo que costó darlo de alta. No obstante, reconoce que, tras un primer contacto con el representante del demandante ofreció el dinero a cambio de dinero.

f)También presentó documentación que acreditaba el hecho del vínculo de la web con otra dedicada a la venta de armas, que fue consecuencia de un error temporal de su ISP.

- No se puede considerar el caso de sting.com al de juliaroberts.com, jeannettewinterson.com, etc. puesto que el término sting tiene en lengua inglesa hasta 9 significados distintos. De ese modo no le protegería la doctrina de la commonlaw trademark.

- En lo relativo a la exigencia del punto ii) de la letra a) del parágrafo 4 de la Política Uniforme, el demandado aportó pruebas claras de que utilizaba el sobrenombre sting mucho antes de comenzar la disputa que nos ocupa.

- No obstante, esto no prueba el hecho de que fuera comúnmente conocido a través de él, antes al contrario, el uso de un pseudónimo en Internet, le facilitaba una situación de anonimato que no le daba su propio nombre.

- No aportó pruebas suficientes el demandante en lo relativo a sus acusaciones de que el demandado había ofrecido por 25.000 dólares la venta de la página. Si bien eso puede llegar a ser cierto, asume el panelista, no lo es menos que ese ofrecimiento sólo se produjo después de que el representante del demandante se pusiera en contacto con el demandado y le pidiera un acuerdo.

- Tampoco aporta prueba el demandante sobre la existencia de mala fe en el hecho del vínculo de la web con la página de venta de armas, pruebas que fueran capaces de romper las que aportó el demandado al efecto.