O direito do titular de exigir o fim do uso ilegal da marca registrada é imprescritível

 

Em 05 de fevereiro deste ano, foi publicada, em site especializado, a seguinte notícia: “Prescrição de prazo. Hotel não consegue impedir uso de marca por prescrição de direito[1]

Na verdade, a notícia refere-se à sentença proferida no processo n. 0002736-76.2012.8.24.0082[2]. Nessa lide, apesar do autor da ação ter o registro vigente da marca ”Hotel Cambirela” no INPI, o seu direito de ação de requerer a abstenção de uso da sua marca registrada por terceiro foi considerado prescrito.

Na contagem do prazo prescricional, entretanto, ficou evidente o equívoco de tal interpretação: o d. Juiz entendeu que a “contagem do prazo prescricional iniciou com a utilização indevida da marca registrada do autor pelo réu, no momento do registro do nome empresarial deste último na Junta Comercial, o que ocorreu em 19/08/1991”.

A questão maior é que houve uma confusão entre o nome empresarial, a marca e o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 1.357.912-SP.

Pois bem, o registro validamente expedido pelo INPI assegura ao titular da marca o seu uso exclusivo em todo o território nacional. Em relação ao nome empresarial, registrado na Junta Comercial (nome empresarial, que nada tem a ver com a marca a ser utilizada e explorada pela empresa), a tutela se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa (questão sujeita à controvérsia, mas, até aqui, pacífica na jurisprudência).

Para Fabio Ulhôa Coelho há quatro diferenças entre a marca e o nome empresarial que caracterizam a distinção: o órgão de registro (a marca deve ser registrada no INPI e o nome empresarial no respectivo órgão competente, por exemplo, na Junta Comercial do Estado), a âmbito territorial da tutela (a marca tem proteção nacional e o nome empresarial regional), o âmbito material (a marca é caracterizada pela especialidade, enquanto o nome empresarial não tem essa restrição) e o âmbito temporal (a vigência do registro da marca tem prazo determinado (decênio), que pode ser renovado; o nome empresarial, uma vez registrado, não tem prazo de proteção pré-determinado)[3].

Ou seja, o que nos interessa, neste momento, é a proteção à marca[4] e, não, ao nome empresarial. Ocorre que ao decidir o RESP n. 1.357.912-SP[5], o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se em relação ao conflito entre a marca e o nome empresarial (isto é, não foi objeto de análise a questão acerca da suposta extinção da pretensão do direito do titular de exigir a abstenção do uso irregular da sua marca registrada).

Para a solução desse conflito, de fato, o Ministro Sidnei Beneti, em acórdão unânime, entendeu que o prazo prescricional para o titular da marca exercer o seu direito de requerer que o nome empresarial não coincida com a sua marca registrada começa a fluir da “data em que se deu o registro da marca no INPI”.

Veja: independente do acerto, ou não, dessa decisão, o acórdão trata exclusivamente do pedido de abstenção de uso da marca, pelo réu, em seu nome empresarial, registrado na Junta Comercial (no caso concreto, o réu já tinha o nome empresarial anos antes do registro da marca no INPI pelo autor).

No julgamento dos embargos de declaração interpostos (que questionavam exatamente este ponto, isto é, o réu pensava ter conseguido o direito de uso da marca registrada pelo autor, junto ao INPI, por causa da prescrição), o Ministro Relator foi preciso e claro: não se dicutia o pedido de abstenção do uso da marca, pois, esse havia sido julgado procedente pela sentença de primeiro grau, mas, tão somente, a resolução do conflito entre marca e nome empresarial.

Diante do exposto, pode-se concluir que o equívoco do julgado do belíssimo Estado de Santa Catarina foi misturar nome empresarial e marca. Logo, ressalvadas as controvérsias, parece-nos que a melhor doutrina é no sentido de que é direito do titular exigir, a qualquer tempo, que qualquer um deixe de usar ilegalmente a sua marca registrada (ressalvada, assim, apenas a hipótese feita pelo STJ quanto ao conflito entre marca e nome empresarial).

Em hipótese alguma deverá ser permitido que, em face de lapso temporal, o titular da marca registrada, vigente e em uso, tenha que aceitar o uso por terceiro (tal abuso deverá ser entendido como ato continuado, de relação de trato sucessivo[6], portanto, não sujeito ao prazo prescricional). Tal contrafação, sempre, deverá ser fortemente rechaçada pelo Judiciário (o infrator, neste caso, pratica a concorrência desleal e desrespeita à Constituição Federal, em total prejuízo ao consumidor a ao titular da marca registrada). 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

 

CARVALHO, Nuno Pires. A estrutura dos sistemas de Patentes e de Marcas. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2009.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 1910-1989. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3ª. Ed., (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, vol. III.

 

[1]http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI215172,21048-Hotel+nao+consegue+impedir+uso+de+ marca+por+prescricao+de+direito, acessado dia 09 de agosto de 15, às 10h38

[2] Processo em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis. A sentença ainda não transitou em julgado (aguarda-se decisão do TJ SC).

[3] COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, p. 186.

[4] http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca, acessado dia 08 de agosto de 2015, às 11h24.

[5] REsp 1357912/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 10/04/2014

[6] O Superior Tribunal já reconheceu, em outros casos, que, quando se trata de ato continuado, o qual envolve relação de trato sucessivo, quanto ao valor a ser indenizado, a prescrição deveria atingir tão somente as parcelas vencidas contado o prazo prescricional a partir da propositura da ação - entendimento já acolhido no enunciado 85 da Súmula do STJ: “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. Além disso, observar o decidido nos RESPS 1282969/SC e 1320842/PR. 


Autor

  • Alexandre Castro Dantés

    Advogado, mestrando em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos. Bacharel em Direito pela PUC/MG em 2005 (Faculdade Mineira de Direito, campus Coração Eucarístico). Especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito Milton Campos, MG (2008). Bacharel em Português pela Faculdade de Letras da UFMG (2012). Atuação, em especial, nas áreas do Direito Empresarial, Direito Civil, Processo Civil, Direito Administrativo.

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