Introdução
Objetiva este estudo verificar o equívoco de interpretação que vem sendo perpetrado pelas Autoridades do Governo Brasileiro quando da aplicação do artigo 230 da Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no caso de patente oriunda do Escritório Europeu de Patentes, decorrente da aplicação da regra prioridade estabelecida no artigo 4º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.
Dois são os entendimentos relativos ao prazo remanescente. Um primeiro, defendido pelos titulares destes privilégios, que sustentam que o prazo remanescente deva ser contado do depósito perante o Escritório Europeu de Patentes, sob o argumento de que esta Autoridade é a concedeu o privilégio a ser tomado por base, para fins de concessão da patente excepcional brasileira. Um segundo posicionamento, sustentado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, competente para a concessão de privilégios de invenção, que sustenta que este prazo deve ter o seu termo inicial no depósito realizado e objeto da prioridade unionista.
Acredito que os dois entendimentos estão em discordância com a norma legal e portanto demonstrarei que os prazos concedidos, ao não ter suporte legal, violam o ordenamento jurídico vigente, constituindo-se desta forma em concessões eivadas de nulidade.
Da natureza da Patente de Revalidação
Com o advento da Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, restou estabelecida a possibilidade de revalidação de patentes concedidas no exterior [01], na forma do artigo 230. Para uma melhor análise desta forma de proteção, merece ser transcrito o referido preceito:
Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.
§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.
§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.
§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.
§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.
§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.
Trata-se de uma proteção excepcional e acessória de outra concedida no exterior. Tem, portanto o escopo de garantir no território brasileiro uma proteção adicional, levando-se em conta, na forma do § 4º supra, o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido.
Inicialmente, sobreleva enfatizar que esta modalidade de proteção não decorre de obrigações internacionais assumidas pelo Brasil em decorrência do Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Estas obrigações decorrem da internalização de predito Acordo Internacional em 31 de dezembro de 1994, por força do Decreto nº 1355. Esta assertiva se funda no próprio acordo que, em seu artigo 70.1, reza que nenhuma disposição irá se referir ao que já tiver caído em domínio público. [02]
Levando-se em conta a discussão referente a fixação desta data, certo é que esta não será anterior a 31 de dezembro de 1994, muito embora seja meu entendimento no sentido de que nossa prevalecer, por completa falta de lógica e fundamentação jurídica a concepção de que esta poderia ser 1 de janeiro de 1995, a uma por que colocaria o Brasil na posição de país "super-desenvolvido". Vale recordar que o países desenvolvidos obtiveram o prazo de 12 meses para a adaptação de suas normas legais. [03]
Ademais, este entendimento equivocado implicaria na obrigação de adaptação em 24 (vinte e quatro) horas de toda a legislação brasileira de propriedade intelectual, condição esta impossível de ser realizada.
Entretanto, limitando-se a questão das patentes de revalidação, estas se referem a patentes concedidas no exterior. Estes privilégios, em sua grande maioria, por força do que dispunha a Lei nº 5772/71, não foram depositadas no Brasil e, desta forma, encontravam-se em domínio público, fato este que justifica a condição de que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.
Da Concessão de uma Patente de Revalidação, oriunda do Escritório Europeu de Patentes
Ultrapassada esta questão, merece análise a natureza da mencionada patente de revalidação. Trata-se de uma patente excepcional, onde alguns autores suscitam preocupações com a sua constitucionalidade [04]. Certo é que constitui um privilégio onde o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não procede ao exame de novidade, aplicação industrial e atividade inventiva. Uma vez satisfeitos os requisitos estipulados em lei, deve o pedido de revalidação ser deferido, sem a ocorrência de exame técnico.
Igualmente, deve ser verificado o prazo para qual o mesmo vai ser concedido. Nos termos do §4º do artigo 230 da Lei nº 9279/96 este será o remanescente da proteção concedida pelo país onde foi efetuado o primeiro depósito.
Para o correto equacionamento da argumentação, irei agora elaborar dois exemplos, que acabaram por evidenciar ao entendimento presentemente esposado. Imagine-se, inicialmente, que uma companhia deposite inicialmente um pedido de patente na Coréia do Sul, em março de 1986. Posteriormente, em fevereiro de 1987, deposite com a utilização do princípio da prioridade unionista um pedido de patente perante o Escritório Europeu de Patentes. A concessão da patente de revalidação dependerá do ato deferitório da Autoridade Competente na Coréia do Sul, sendo indiferente o resultado a que chegar o Escritório Europeu de Patentes.
Em segundo caso, tem-se que uma companhia deposite seu pedido de patente, perante o Escritório Alemão de Patentes, em março de 1986. Posteriormente, em fevereiro de 1987, deposite, com a utilização do princípio da prioridade unionista um pedido de patente perante o Escritório Europeu de Patentes, tendo desistido do primeiro pedido. Esta matéria vem sendo objeto de controvérsias no âmbito jurídico.
Inicialmente, em artigo constante do sítio do Escritório Dannemann, Siemsen, restou consignado por Ana Paula Silva Jardim:
" Informativo Dannemann Siemsen - Nº 4 Março 2004
BRASIL - EXTENSÃO DE PRAZO DE PATENTE PIPELINE
A atual Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei nº 9.279/96) criou o mecanismo comumente chamado de "pipeline", possibilitando o depósito de pedidos de patente e a obtenção de patentes válidas, relacionadas àquelas matérias consideradas não-patenteáveis pela Lei de Propriedade Industrial anterior, isto é, substâncias obtidas por processos químicos, produtos alimentícios e químico-farmacêuticos, medicamentos de qualquer espécie, e respectivos processos de obtenção ou modificação.
Os dispositivos relativos ao "pipeline" entraram em vigor em 15 de maio de 1996 e vigoraram até 15 de maio de 1997. Durante este período, cerca de 1.200 pedidos de patente "pipeline", cobrindo produtos e processos extremamente importantes, foram depositados no Brasil. Inúmeras patentes "pipeline" já foram concedidas.
De acordo com os dispositivos legais pertinentes (§ 4º do artigo 230), o prazo de proteção de uma patente "pipeline" é o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil.
Entretanto, O INPI interpreta o prazo da patente "pipeline", definido em tal artigo, como sendo de 20 anos a partir da data de depósito do primeiro pedido efetuado no país de origem. Como resultado, na maioria dos casos, há uma discrepância entre o prazo efetivamente concedido no Brasil e aquele da patente no país de origem, usada como base para o pedido "pipeline" brasileiro. As patentes "pipeline" brasileiras são, freqüentemente, concedidas com um prazo de proteção inferior ao prazo da respectiva patente estrangeira concedida no país de origem. A posição do INPI contraria o disposto no 4º parágrafo do artigo 230 da lei da Propriedade Industrial, no nosso ponto de vista, e pode ser questionada na Justiça.
O ajuizamento de uma ação judicial é a opção para a obtenção de um prazo maior de validade de patentes "pipeline" brasileiras. Diversas ações foram ajuizadas no Brasil para patentes "pipeline" em tal situação e algumas decisões favoráveis já foram obtidas sobre a matéria em questão.
Ademais, apesar da legislação brasileira não prever a extensão de prazo de patentes farmacêuticas com base na aprovação do mercado, por exemplo, como ocorre em outros países, se uma extensão deste tipo for obtida para a patente correspondente do país de origem, é possível se requerer a mesma extensão para a patente "pipeline" brasileira, já que o prazo da patente "pipeline" está diretamente relacionado ao prazo daquela patente estrangeira correspondente do país de origem. Em uma recente decisão da Justiça Federal, nosso escritório obteve sucesso em um pedido de extensão de prazo de uma patente "pipeline" brasileira com base em extensão obtida na patente norte-americana equivalente.
Em resumo: tendo em vista a jurisprudência favorável sobre a matéria, é aconselhável que se busque uma solução judicial para a correção do prazo de validade de patentes "pipeline" brasileiras, principalmente, para aqueles casos que cobrem produtos e processos comercialmente importantes."
Igualmente controvertida é a questão perante o Poder Judiciário:
2000.51.01.026040-
DJU DATA:07/01/2004-5
Relator Des. Chalu Barbosa
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. LEI 9.279/96, ARTS. 40 e 230,§4º. PIPELINES. CONTAGEM DE PRAZO.
1. A Lei nº 9.279/96 introduziu um instituto temporário, destinado a corrigir, em parte, a falta de patentes, na legislação anterior, para as substancias, matérias ou produtos obtidos por processos químicos e as misturas ou produtos para fins farmacêuticos e alimentares ou medicamentos de qualquer espécie. Tal instituto é denominado PIPELINE, que nada mais é do que o reconhecimento da patente expedida no exterior pelo tempo que faltar para que ela termine no país de origem. Consoante a legislação pátria, o prazo de validade das patentes é de vinte anos (art. 40 da referida lei), contados a partir do depósito.
2. Com acerto a sentença guerreada considerou o prazo inicial das patentes no exterior como sendo aquelas que geraram a proteção por terem sido concedidas, nos termos do artigo 230,§ 4º da LPI.
3. Não há que se considerar, pedido de depósito, posteriormente abandonado e que, portanto, não gerou qualquer direito à Impetrante. (TRF2, AMS 35663/RJ, DJU 13/02/2001).
4. Remessa e recursos improvidos. Sentença mantida.
Relator:Juiz Convocado Franca Neto
AÇÃO RESCISÓRIA2002.02.01.045087-0
DJU: 08/07/2005
AÇÃO RESCISÓRIA – ADMINISTRATIVO E COMERCIAL – CONCESSÃO DE PATENTE GARANTIDA NO EXTERIOR, A QUAL A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ASSEGURA PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LPI – PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NO PAÍS DE ORIGEM.
I – O sistema instituído pelo §4º, do art. 230, da Lei nº 9.279/96, assegura à chamada patente "pipeline", validade pelo prazo remanescente de proteção no país em que há o primeiro pedido de depósito, com observância do prazo limite que a lei brasileira prevê, qual seja, vinte anos ex vi do art. 40, da Lei nº 9.279/96.
II – A Ré, sociedade suíça, deposita o primeiro pedido de patente para compostos químicos derivados 3,5-dissubstituídos do pirocatecol na Suíça em 11.03.1986 e, com base nesse depósito, obtém a prioridade unionista no Escritório Europeu de Patentes (EP237929B1). Assim, ao proceder ao primeiro pedido, já deixa sob o seu poder o objeto da invenção que pretende patentear, impedindo Terceiros de faze-lo.
III – A regra do §1º, do art. 230, da Lei nº9.279/96, não impõe a que se comprove a concessão da patente relativa ao primeiro pedido de depósito, mormente porque é a partir do primeiro depósito que se torna inexistente o requisito da novidade, inerente ao bem patenteável.
IV – O prazo de validade da Patente de Invenção nº 1100051-1, concedida pelo INPI à F. HOFFMANN-LAROCHE AG, inicia-se à data do primeiro depósito que ocorre em 11.03.1986, na Suíça, ficando-lhe assegurada a proteção da patente pipeline até 11.03.2006, nos termos dos §§3º e 4º, do art. 230, da Lei nº 9.279/96. V - Ação rescisória a que se dá provimento.
VI – Condenação da Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Acerca da interpretação deste preceito legal, já me manifestei, quando da emissão de parecer em 20 de junho de 2000, quando do exercendo o cargo de Procurador-Geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde explicitei:
Tem-se da norma legal em referência, que o prazo remanescente de vigência terá, como marco inicial, o primeiro pedido de patente. Neste ponto, indaga-se: Se o pedido de patente, depositado no país de origem vier a ser retirado e acabar gerando um segundo e este vier a ser concedido, qual dos requerimentos será tomado como base?
Exatamente neste contorno, vale observar alguns dispositivos inseridos no mesmo diploma legal:
Art. 7º.................................................................................................
Parágrafo único – A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.
............................................................................................................
Observa-se, das regras acima, a possibilidade de um pedido de patente ser retirado sem, entretanto, gerar quaisquer efeitos futuros podendo, inclusive vir a ser reapresentado.
Desta forma, o ponto nodal da questão refere-se ao termo inicial. Ora, um pedido retirado, não tendo sido objeto de exame de mérito, não pode vir a ser considerado como fato gerador deste marco. O ato de retirada não se equipara ao ato de arquivamento definitivo, este sim, gerador de situação jurídica.
Tenho portanto, que o primeiro pedido, o qual a lei se refere, venha a ser aquele que tenha tido processamento e tenha sido objeto de uma decisão, por parte da autoridade competente. Portanto, entendo que o primeiro pedido que eventualmente foi retirado e, portanto, não gerou efeito jurídico algum, não deva ser utilizado como marco inicial para a proteção, conferida pela lei, às patentes "pipeline".
Parece-me que as duas opiniões partem de um entendimento legal equivocado. O ponto nodal constitui em verificar, nos termos do § 4º do artigo 230 da Lei nº 9279/96, qual o prazo remanescente a ser concedido. Exatamente esta questão se coloca vital quando o caso se refere a uma patente primeiramente depositada em Estado-Membro do Escritório Europeu de Patentes, tendo havido a desistência daquele primeiro pedido. Há quem entenda que esta desistência equivale ao abandono e, desta forma, não deveria ser levada em consideração para contagem do prazo de revalidação da patente em questão.
Ocorre, que este primeiro pedido não pode ser considerado como abandonado, de forma a não gerar nenhum direito e, portanto, viabilizar a utilização desta corrente. De forma a demonstrar o alegado, permito-me observar a regra referente ao princípio da prioridade unionista, mais especificamente a constante no artigo 4, a, 4:
A. - (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, dos direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.
......................................................................................................
4) deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade; pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo (2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.
Da leitura da norma convencional acima resta claro que um pedido de patente somente é considerado abandonado e não levado em consideração para fins de utilização do princípio da prioridade que tome por base um pedido posterior se este não tiver sido apreciado e nem tampouco "deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade."
Ora, a tese esposada que considera o primeiro pedido de patente em um Estado-Membro do Escritório Europeu abandonado e, desta forma, se louva no depósito ocorrido naquela Autoridade Européia como marco inicial da contagem do prazo remanescente de validade da patente de revalidação não encontra agasalho em lei, uma vez que este prazo por força de dispositivo legal é o remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido. A lei não estipula que este prazo seja o remanescente da primeira proteção obtida, mas sim daquela obtida no primeiro depósito. No presente caso, o requerente desistiu do pedido formulado perante o Escritório de Patentes do Estado-Membro do Escritório Europeu de Patentes e reivindicou prioridade unionista junto àquela Autoridade Patentária, tendo desistido e não abandonado o primeiro requerimento apresentado. Não abandonou uma vez que dele se louvou para fins de prioridade unionista e fixação de novidade inventiva.
CONCLUSÃO
Desta forma, o prazo remanescente que deveria ser concedido é aquele teria sido concedido em decorrência do primeiro depósito, pela Autoridade Patentária Nacional. Como esta Autoridade não concedeu patente alguma, na medida em que esta veio a ser concedida pelo Escritório Europeu de Patentes, com efeitos sobre o território daquele Estado-Membro onde ocorreu o primeiro depósito, por força da natureza jurídica da patente européia, não existe prazo remanescente a ser concedido. Portanto, as patentes de revalidação concedidas, mesmo adotando-se o critério defendido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, levando em conta o primeiro depósito como marco inicial do prazo remanescente, na medida que a Autoridade Patentária onde foi efetuado o primeiro depósito não concedeu patente alguma.
É bom frisar, mais uma vez, que a lei exige que este prazo remanescente decorra de patente concedida no país onde foi efetuado o primeiro depósito. Em função desta conclusão, somente caberia a Autoridade Competente brasileira a adoção das medidas legais pertinentes, visando o ajuizamento de ações de nulidade das patentes de revalidação que se encontram nestas condições, em decorrência do pressuposto de legalidade que deve nortear os atos administrativos e de forma a sanear incorreções cometidas.
Bibliografia
BODENHAUSEN, G.H,. Guia de Convenio de Paris, OMPI, Genebra, 1968
SINGER, Romuald. Europäisches Patentübereinkommen Kommentar, Carl Heymanns, Colônia, 1989
Notas
01 Conhecidas como Pipeline
02 Art. 70.1 – Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.
03 Art. 65.1 – Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.
04 Denis Borges Barbosa, artigo publicado internet (www.denisbarbosa.addr.br)
