Um dos maiores patrimônios do empresário é a sua marca, que distingue os seus produtos ou serviços de outros similares, constituindo-se um fator fundamental para a conquista e fidelização dos consumidores diante da infinita diversidade de opções existentes no mercado.
A marca é uma ferramenta estratégica que permite a expansão dos negócios de diversas formas, sendo uma delas o licenciamento do seu uso a terceiros. Outrossim, quando o empresário opta por licenciar a sua marca, deve atentar-se ao fato de que não basta firmar o contrato competente para que os seus direitos estejam devidamente protegidos, principalmente nas hipóteses em que a marca somente é explorada pelo licenciado, interessando ao licenciante apenas auferir um porcentual da renda dela derivada.
Dispõe a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), no seu artigo 140, que "o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros", do que se conclui que o contrato não averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial somente produz efeitos entre as partes que o assinaram. Desta forma, a não averbação do contrato de licença pode causar sérios problemas para a marca licenciada.
Neste sentido se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo quando da apreciação do Agravo de Instrumento nº 277.005-4/4-00, ao proferir que "(...) o contrato de licença não foi averbado junto ao INPI, motivo pelo qual, perante terceiros, (...) o negócio não produz efeitos, nos exatos termos do art. 140 da Lei nº 9.279/96". Ressalte-se que tal entendimento foi corroborado posteriormente pelo STJ no REsp 606443.
Também a doutrina segue este norte, estando entre os que afirmam ser necessária a averbação do contrato de licença o renomado jurista José Carlos Tinoco Soares, que assevera: "Não obstante esse contrato seja elaborado, assinado, com as firmas reconhecidas (...), e muitas vezes até submetido ao Cartório de Títulos e Documentos (...), deverá ser encaminhado ao INPI para a necessária e indispensável verificação, processamento e conseqüente averbação". [01]
Destaque-se que dentre os problemas que podem advir da não-averbação do contrato, o principal é a caducidade [02] da marca, uma vez que se o contrato de licenciamento não estiver averbado, não será possível demonstrar o uso da marca caso haja algum questionamento, visto que o licenciado não terá legitimidade para fazê-lo – quem a tem é tão somente o titular da marca [03], que não teria meios de provar o seu uso em casos de exploração exclusiva pelo licenciado. Vale dizer que uma vez declarada a caducidade da marca, o empresário perde todos os seus direitos sobre ela, o que acarretaria conseqüências nefastas e irreversíveis aos negócios.
Assim sendo, a averbação perante o INPI dos contratos de licenciamento de marca é essencial para assegurar tanto a manutenção de receita quanto o crescimento sustentável da empresa, de forma a garantir que não hajam surpresas desagradáveis no decurso do tempo.
Notas
- TINOCO SOARES, José Carlos. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos: Lei 9.279 – 14.05.1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 229.
- Art. 143, Lei nº 9279/96: Caducará o registro, a requerimento de
qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua
concessão, na data do requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
- Art. 130, Lei nº 9279/96: Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.