1. Tratamento legal dos bens industriais: Lei n° 9.279/1996
Os bens industriais no país são disciplinados na Lei n° 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI) e que conta com 244 artigos. A Constituição Federal de 1988, no art. 5°, XXIX, entre os direitos e garantias fundamentais prevê que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, assim como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
A LPI aplica-se às invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e à concorrência desleal, mas não trata do nome empresarial, atualmente disciplinado nos arts. 1.155 à 1.168 do Código Civil de 2002 e nos arts. 33 e 34 da Lei n° 8.934/1994 (Lei de Registro Público de Empresa).
2. INPI: concessão de patentes e de registros
São bens industriais a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. O direito ao uso exclusivo de um bem industrial decorre da concessão do registro ou da patente pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial (autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC e sediada no Rio de Janeiro), de acordo com a espécie de bem industrial.
Marca e desenho industrial são objetos de registro no INPI, ao passo que invenção e modelo de utilidade são objetos de patente no INPI. A patente não admite prorrogações, ao passo que o registro, conforme será visto, admite. A concessão de patentes e de registros pelo INPI apresenta natureza constitutiva de direito, já que é por meio dela que o empresário adquire o direito de explorar o respectivo bem industrial com exclusividade.
Além da concessão de registros de marcas e desenhos industriais, patentes de invenção e de modelo de utilidade, cabe ao INPI a responsabilidade pela averbação dos contratos de transferência de tecnologia, contratos de franquia, registro de programas de computador (possui a natureza de direito autoral) e de indicações geográficas.
A exploração do bem industrial pode ser de forma direta ou indireta, que ocorre na hipótese do titular do registro ou da patente autorizar um outro empresário a explorar o bem industrial, mediante licença de uso. O empresário titular da patente ou do registro também pode fazer a cessão do bem industrial a um outro empresário, que passa a ter o direito exclusivo sobre ele.
3. Marcas
Com base no art. 122 da LPI, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica, direta ou indiretamente, produtos e serviços.
3.2. Classificação das marcas
a)Legislativa: art. 123, LPI
De acordo com o art. 123 da LPI, as marcas classificam-se em:
- Marca de produto ou serviço: usada para distinguir diretamente produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim. Exemplos: Coca-Cola, Suzuki, Skol, CCAA, Mcdonald´s.
- Marca de certificação: usada para atestar (certificar) a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Exemplos: Pró-espuma, ABIC, INMETRO.
- Marca coletiva: usada para identificar produtos ou serviços fornecidos por membros de uma determinada entidade. Exemplos: Associação dos Cafeicultores da Região de Ribeirão Preto, Associação de vinicultores de São Bento do Sul.
As marcas de certificação e as coletivas são marcas de identificação indireta. Elas possuem um regulamento de uso registrado no INPI que estabelece as condições para o uso da marca coletiva ou de certificação. É desnecessária a licença para o uso dessas categorias de marcas, bastando o atendimento aos pressupostos previstos no regulamento de uso, independentemente de qualquer registro no INPI.
b) Quanto à forma (âmbito administrativo no INPI):
Quanto à forma, as marcas são classificadas pela doutrina e pelo INPI em:
-Nominativas: marcas formadas exclusivamente por palavras, que não possuem uma preocupação estética ou visual, o interesse restringe-se ao nome. Exemplos: Tony e Kleber.
-Figurativas: marcas constituídas por desenhos ou logotipos, figura ou um emblema. Exemplos: quatro círculos da Audi, raio da Zoomp, símbolo da Nike.
-Mistas: apresentam as características das duas anteriores, constituindo-se de palavras escritas com letras especiais ou inseridas em logotipos. São as mais utilizadas. Exemplos: Coca-Cola, Fisk, Skol, Shell.
-Tridimensional: constituída por forma especial não funcional e incomum dada diretamente ao produto ou a seu recipiente, sendo que a forma especial objetiva identificar diretamente o produto. O registro da marca tridimensional é uma inovação da Lei nº 9.279/96.Exemplos: tampa da caneta BIC, seta da caneta Parker.
3.3. Registro de marcas no INPI
a)Registro constitutivo de direito
O empresário adquire o direito ao uso exclusivo da marca com o certificado de registro concedido pelo INPI, que é constitutivo de direito. O direito de exclusividade será titularizado por quem requerer o registro em primeiro lugar, não interessando quem tenha utilizado comercialmente a marca primeiro, ressalvando-se os casos de boa-fé em que o interessado que utiliza marca pelo período mínimo de 6 meses pode apresentar oposição no prazo de 60 dias da publicação do pedido de registro na Revista de Propriedade Industrial de marca colidente com a sua.
b) Requisitos para o registro da marca: art. 124, LPI
O art. 124 da LPI elenca em 23 incisos os sinais que não podem ser registrados como marca. Com base nesse dispositivo, a doutrina sintetiza 3 requisitos que devem ser cumpridos para o registro de marcas: novidade relativa, não colidência com marca registrada ou com marca notória e desimpedimento.
Novidade relativa: não é necessário criar uma palavra ou um signo novos, bastando utilizar pela primeira vez para a identificação do produto ou do serviço uma palavra ou signo já existentes. Cometa é uma palavra já existente, a novidade está no fato de identificar pela primeira vez uma viação como Cometa. No caso da palha de aço, foi criada uma expressão nova (Assolam). Quem adota a marca Arco-Íris para identificar um refrigerante poderá obter a proteção do direito industrial apesar da expressão não ter sido criada por ele, mas porque foi o primeiro a ter a idéia em chamar esses produtos de Arco-Íris.
Não colidência com marca registrada ou com marca notória: a marca não pode ser confundida com outras já existentes, não podendo apresentar colidências com a marca registrada ou com marca notória. A reprodução de uma marca não é a forma preferida dos usurpadores, que visando dissimular o ato indevido preferem a imitação. Imitação é a semelhança capaz de causar confusão, enquanto na reprodução cabe um juízo de constatação, na imitação cabe um juízo de apreciação. A identidade caracteriza a reprodução, a semelhança caracteriza a imitação. Na imitação não se discute de reprodução total ou parcial de marca, mas da sua simulação, do seu disfarce a fim de produzir confusão (Exemplos: Tuboar e Turbo-ar, Bom-Bril e BomBrilho, Creolina e Criolinha).
Em relação à marca notória, o art. 126 da LPI atribui ao INPI poderes para indeferir de ofício pedido de registro de marca, que reproduza, imite ou traduza, ainda que de forma parcial, uma outra marca, que notoriamente não pertence ao solicitante. Trata-se de disposição introduzida pela atual lei, pela qual o Brasil cumpre compromisso internacional assumido na Convenção de Paris, em 1884, pela qual os países unionistas se comprometem a recusar ou invalidar o registro, assim como proibir o uso de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de uma outra, que se saiba pertencer a pessoa diversa, nascida ou domiciliada em país unionista, evitando-se assim a pirataria internacional de marcas.
Desimpedimento: o art. 124 da LPI impede o registro de vários signos que não podem ser registrados como marca. Exemplos: brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais; expressão, desenho, figura ou qualquer outro sinal que ofendam a moral e os bons costumes ou que ofendam a honra ou imagem de pessoas ou atentem contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; termo técnico usado para distinguir produto ou serviço; sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; além de outras vedações previstas no art. 124, LPI..
c) Princípio da especialidade (especificidade)
A proteção da marca restringe-se à classe de produtos ou serviços em que é registrada. O princípio da especialidade restringe o direito ao uso exclusivo da marca à respectiva classe de atividade definida pelo INPI. Assim, no âmbito material a marca apresenta uma proteção, em regra, relativa, já que podem existir produtos ou serviços de classes diferentes utilizando denominações iguais ou semelhantes. Exemplos: existe a marca Veja para a identificação de uma revista e a marca Veja para a identificação de produtos de limpeza, isso é possível porque revistas e produtos de limpeza estão em classes diferentes, não causando confusão junto aos consumidores.
O princípio da especialidade encontra uma exceção: a marca de alto renome, que apresenta proteção especial em todas as classes de atividades, conforme assegura o art. 125 da LPI. A doutrina destaca como exemplos de marcas de alto renome: Coca-Cola, McDonald´s (COELHO, 2005, v.1, p.159).
d) Requerentes do registro da marca: art. 128, LPI
De acordo com o art. 128 da LPI podem requerer o registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público (CC 2002, art. 41: União, Estados, DF, Territórios, municípios, autarquias e demais entidades de caráter público criadas por lei) ou de direito privado (CC 2002, art. 44: associações, sociedades, fundações). As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de forma direta ou por meio de sociedades que controlem direta ou indiretamente, declarando no próprio requerimento esta condição. O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade. O registro de marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço prestado.
e) Prazo de vigência do registro da marca: art. 133, LPI
O registro da marca tem a duração de 10 (dez) anos a partir da concessão do registro (LPI, art. 133). Ao contrário do prazo da patente, é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo o interessado realizar a prorrogação sempre no último ano de vigência do registro. Se o prazo de prorrogação for perdido, admite-se que seja apresentado nos 6 (seis) meses seguintes ao termo final do prazo de vigência, mediante o pagamento de uma retribuição adicional.
f) Proteção territorial
O direito ao uso exclusivo da marca alcança todo o território nacional, já que o registro da marca é realizado no INPI, autarquia federal, podendo alcançar proteção internacional.
3.4. Marca de alto renome (art. 125, LPI) e marca notória (126, LPI)
As marcas de alto renome são as fortemente conhecidas no Brasil em toda a sua extensão territorial, possuindo proteção em todas as classes de atividades. A proteção territorial é nacional. O registro no INPI é essencial para assegurar o direito exclusivo sobre o bem industrial. Segundo Ricardo Negrão (2003, v.1, p.146), corresponde a uma inovação brasileira, trazida pelo art. 125 da LPI.
As marcas notórias são as notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade e possuem proteção especial, independentemente de estarem previamente registradas no Brasil (o registro é dispensável para a proteção). Possuem proteção territorial internacional, alcançando os países signatários da União de Paris (foram criadas e estão previstas no art. 6 bis, inciso 1 da Convenção da União de Paris), mas a proteção material é restrita à respectiva classe de atividade (princípio da especialidade). A proteção da marca notória não depende de iniciativa da parte (oposição), podendo ser determinada de ofício pelo INPI, ao justificar o indeferimento de concessão de registro.
3.5. Repressão ao uso indevido da marca
O art. 130 da LPI assegura ao titular da marca ou ao depositante o direito de ceder o seu registro ou pedido de registro, licenciar o seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação. Para viabilizar a proteção da marca, a LPI disciplina algumas ações judiciais específicas:
- apreensão administrativa, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias de produtos com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas (art. 198, LPI);
- busca e apreensão na ocorrência de crime contra a propriedade industrial (art.200, LPI);
- reparação de danos, que abrange os lucros cessantes por meio do critério mais favorável ao prejudicado, considerando os benefícios que teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou os benefícios que foram auferidos pelo autor da infração, ou, ainda, a remuneração que o transgressor teria pago ao titular do direito pela concessão de licenciamento (arts. 208 e 210, LPI).
Ricardo Negrão (2003, v.1, p.140) ressalta que além dessas medidas, o titular do direito de propriedade industrial pode utilizar todas as ações de posse e de tutela possessória, de abstenção de ato, indenizatórias, cautelares de busca e apreensão.
O art. 225 da LPI prevê o prazo de 5 anos de prescrição para a ação de reparação do dano causado ao direito de propriedade industrial (nesse sentido a Súmula 143 do Superior Tribunal de Justiça – Prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso da marca comercial).
A ação para o titular de marca impedir a utilização de marca colidente com a sua por terceiro é objeto de Súmula do STJ – Prescreve em 20 anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial, mas devemos lembrar que o novo Código Civil, no art. 205 reduziu para 10 anos o prazo prescricional na hipótese de omissão legal.
Além das sanções no âmbito civil, quem utiliza indevidamente uma marca registrada, sujeita-se à persecução penal, prevista nos arts. 189 e 190 da LPI, que prevêem as hipóteses caracterizadoras de crimes contra as marcas. Não viola o direito do titular da marca o uso da marca por fabricante de acessório de outro produto para indicar a destinação de seu produto; a citação da marca em obra sem conotação comercial, como obra literária ou científica; a livre circulação do produto; o uso dos sinais distintivos dos distribuidores juntamente com o uso da marca do produto, visando à sua promoção ou comercialização.
3.6. Nulidade do registro da marca: arts. 165 a 175, LPI
O INPI pode, por equívoco, realizar o registro de marca colidente com uma já registrada. Nesse caso, qualquer pessoa com legítimo interesse, pode no prazo de 180 dias da expedição do certificado de registro requerer a instauração de um processo administrativo de nulidade perante o INPI (art. 169, LPI). Verificada irregularidade na concessão do registro pelo INPI, o processo administrativo poderá ser instaurado de ofício pela autarquia.
Não resolvida a questão no âmbito administrativo, poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse ação de nulidade do registro da marca (art. 173, LPI). O prazo para a propositura da ação prescreve em 5 anos a partir da data da concessão do registro (art. 174, LPI). A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal, e quando o INPI não for o autor, deverá intervir no feito (art. 175, LPI).
Como exemplo de registro de marca anulada por decisão judicial, destaca-se o caso da Creolina, cujo titular da marca registrada conseguiu a nulidade do registro da marca Criolinha, registrada pelo INPI na mesma classe de atividade da Creolina. A nulidade foi justificada em razão da evidente confusão fonética.
3.7. Caducidade da marca: arts. 143 a 146, LPI
A caducidade da marca decorre da ausência de utilização da marca pelo prazo de 5 anos, sendo que a utilização com acentuadas diferenças à marca registrada equivale ao desuso. O registro caduca com o requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse.
3.8. Extinção do registro da marca: art. 142, LPI
O registro da marca extingue-se:
-.pelo decurso do prazo de vigência do registro;
-.pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca, ressalvado o direito de terceiro;
-.pela caducidade;
-.pela ausência de representante legal no Brasil se o titular é domiciliado em outro País.
A possibilidade da nulidade da concessão do registro da marca constitui um fator extintivo do direito industrial. Extinto o direito industrial por qualquer motivo, o objeto cai em domínio público, podendo qualquer pessoa utilizá-lo. No caso de marca coletiva ou de certificação cujos registros foram extintos, elas não poderão ser registradas em nome de terceiro antes de expirado o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro (art. 154, LPI).
4. Desenho industrial
O art. 95 da LPI define desenho industrial como "a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial".
Com base na definição legal, conclui-se que o desenho industrial é a alteração da forma dos objetos que apresenta aplicação industrial sem ampliar a sua utilidade, caracterizando-se pelo aspecto diferente atribuído ao objeto. A contribuição é apenas estética, daí seu aspecto fútil, não melhora o funcionamento do objeto. São exemplos de desenho industrial: a forma de uma luminária, de um móvel de decoração, de uma jóia.
O art. 98 da LPI prevê que uma obra de caráter exclusivamente artístico não é considerada desenho industrial, estando protegida pelo direito autoral. O desenho industrial apresenta necessariamente utilidade, não se confundindo com a obra de arte.
4.2. Registro do desenho industrial no INPI: arts. 98 e 100, LPI
O registro do desenho industrial no INPI encontra-se sujeito a três requisitos: novidade, originalidade e desimpedimento.
De acordo com os arts. 98 e 100 da LPI, não pode ser registrado o desenho que:
- tem natureza puramente artística (obra-de-arte);
- ofende a moral e os bons costumes, a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ou contra idéias ou sentimentos dignos de respeito e veneração;
- apresenta forma necessária, comum, vulgar ou determinada essencialmente por considerações técnicas e funcionais.
O registro do desenho industrial do INPI submete-se ao regime da livre concessão, ao contrário dos demais bens industriais, que exigem verificação prévia. Apenas a existência dos impedimentos é checada pelo INPI no pedido de registro, antes da expedição do certificado. Verificado o não atendimento aos requisitos da registrabilidade, o INPI instaura de ofício o processo de nulidade do registro concedido. O art. 113, §1°, da LPI, prevê que o processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro.
4.3. Prazo de vigência do registro: art. 108, LPI
O direito ao uso exclusivo do desenho industrial tem a duração de 10 anos a contar do depósito do pedido, sendo admitidas até 3 prorrogações sucessivas de 5 anos cada (prazo máximo de 25 anos a partir do depósito). Como ocorre com a prorrogação do registro de marca, o pedido de prorrogação deve ser feito no último ano de vigência do registro, sendo possível, se perdido o prazo, até 6 meses após o término da vigência, desde que pague retribuição adicional.
4.4. Extinção do registro
De acordo com o art. 119 da LPI, o registro extingue-se:
- pela expiração do prazo de vigência;
- pela renúncia do titular, ressalvado o direito de terceiros;
- pela falta de pagamento da retribuição devida ao INPI;
- pela ausência de representante legal no Brasil quando o titular é domiciliado em outro país.
A possibilidade da nulidade da concessão do registro do desenho industrial também constitui um fator extintivo do direito industrial. Como se observa, não existe caducidade para o desenho industrial, ao contrário dos demais bens industriais.
4.5. Repressão ao uso indevido do desenho industrial
Os arts. 187 e 188 da LPI prevêem as hipóteses caracterizadoras de crime contra os desenhos industriais. O uso indevido do desenho industrial, a exemplo do ocorre em relação aos demais bens industriais, é sancionado no âmbito civil e penal, sendo que as ações necessárias à proteção dos direitos decorrentes do registro (uso exclusivo, cessão do registro ou do pedido de registro, licenciamento de seu uso, medidas de proteção do bem industrial) já foram tratadas no item 3.5, supra.