1 – SINAIS DISTINTIVOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
O empresário, para a aquisição e conservação de clientela, tem a necessidade de identificar a si mesmo e a sua atividade para o público em geral. Para tanto, o empresário lança mão dos sinais distintivos da atividade empresarial (nome, marcas, títulos de estabelecimento), que ganham grande importância, dada a relevância desses elementos para as relações com a clientela.
2 – A NATUREZA DOS DIREITOS SOBRE OS SINAIS DISTINTIVOS
A primeira questão que surge sobre os sinais distintivos é a natureza do direito que o empresário possui sobre tais bens. Já foram formuladas várias teorias, discutindo basicamente se há um direito real de propriedade sobre tais bens ou um direito pessoal de natureza patrimonial. Em relação ao nome empresarial, tal discussão ganha outros contornos que serão dados mais adiante.
O direito de propriedade é o direito de usar fruir e dispor de coisas, observados os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Para Caio Mário da Silva Pereira tal conceito poderia se aplicar tanto aos bens corpóreos, quanto aos bens incorpóreos, apesar de em termos mais rigorosos não se poder falar em propriedade sobre bens imateriais [01]. Conquanto Caio Mário não dê qualquer importância a esse problema, é certo que podemos vislumbrar alguma importância nessa discussão.
Com efeito, o intelecto humano é capaz das mais diversas criações, no domínio das artes, das ciências, bem como no campo da técnica e das indústrias. Tais criações são protegidas pelo ordenamento jurídico, assegurando-se ao seu titular direitos sobre essas criações, direitos esses de natureza patrimonial.
Para João da Gama Cerqueira, tais direitos têm natureza real e se classificam como propriedade, tendo em vista que natureza exclusivamente corpórea do objeto da propriedade, já teria sido superada [02]. Outrossim, afirma que as objeções que se fazem não dizem respeito ao conceito de propriedade, mas sim a elementos decorrentes da sua regulamentação na lei positiva. Vivante afirma que é um direito de propriedade porque atribui o direito exclusivo e perpétuo de gozar e dispor dos sinais [03]. Tavares Paes, Lucas Rocha Furtado e Marcelo Bertoldi são adeptos da mesma opinião, reafirmando a incidência da propriedade sobre bens materiais e imateriais [04]. Diferente não é a lição de Pontes de Miranda, reconhecendo que a noção de coisa não é naturalística ou física, mas econômico social [05].
Embora usem a expressão propriedade intelectual, Gabriel di Blasi, Mario Garcia e Paulo Parente ressaltam que as regras relativas a essa espécie de propriedade devem ser diferentes daquelas aplicáveis aos bens corpóreos, denotando uma certa diferença de tratamento [06]. Francesco Galgano da mesma forma afirma que em relação às criações intelectuais, aplica-se apenas analogicamente o direito de propriedade e outros direitos atinentes aos bens materiais [07]. Fran Martins não reconhece nesses casos uma propriedade sobre as criações, da forma clássica, na medida em que há uma restrição quanto ao uso, que seria uma das faculdades integrantes do conceito de propriedade [08].
O STJ já reconheceu o direito de propriedade em tais casos, admitindo a utilização dos remédios possessórios para a defesa da propriedade imaterial:
"CIVIL - INTERDITO PROIBITORIO - PATENTE DE INVENÇÃO DEVIDAMENTE
REGISTRADA - DIREITO DE PROPRIEDADE.
I - A DOUTRINA E A JURISPRUDENCIA ASSENTARAM ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL A PROTEÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADES, DECORRENTE DE PATENTE INDUSTRIAL, PORTANTO, BEM IMATERIAL, NO NOSSO DIREITO, PODE SER EXERCIDA ATRAVES DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS.
II - O PREJUDICADO, EM CASOS TAIS, DISPÕE DE OUTRAS AÇÕES PARA COIBIR E RESSARCIR-SE DOS PREJUIZOS RESULTANTES DE CONTRAFAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO. MAS TENDO O INTERDITO PROIBITORIO INDOLE, EMINENTEMENTE, PREVENTIVA, INEQUIVOCAMENTE, E ELE MEIO PROCESSUAL MAIS EFICAZ PARA FAZER CESSAR, DE PRONTO, A VIOLAÇÃO DAQUELE DIREITO.
III - RECURSO NÃO CONHECIDO." (STJ – 3ª Turma – Resp 7196/RJ, Relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 05/08/91)
Apesar de reconhecermos que se trata de uma orientação majoritária, ousamos discordar do entendimento de que o direito sobre os sinais distintivos é um direito de propriedade. A nosso ver, a possibilidade de utilização do sinal distintivo por várias pessoas retira a exclusividade que seria inerente ao direito de propriedade. Portanto, somos da opinião de que o direito sobre os sinais distintivos é um direito de natureza pessoal.
3 – NOME EMPRESARIAL
No mercado de consumo atuam vários empresários, os quais se diferenciam nas suas relações jurídicas pelo nome empresarial adotado, isto é, pelo nome que usam para o exercício da empresa. O nome serve para "apartar a coisa dentre outras" [09], distinguir um empresário de outros.
O nome empresarial é aquele usado pelo empresário, enquanto sujeito exercente de uma atividade empresarial, vale dizer, é o traço identificador do empresário, tanto o individual quanto a sociedade empresária. Para todos os efeitos, equipara-se ao nome empresarial à denominação das sociedades simples, das associações e fundações (Art. 1.155, parágrafo único do Código Civil de 2002).
Essa diferenciação é importante tanto para os empresários individuais quanto para as sociedades, na medida em que é com o nome empresarial que serão assumidas as obrigações relativas ao exercício da empresa. Além disso, é esse nome que servirá de referência nas relações do empresário com o público em geral.
3.1 – NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO AO NOME
Tanto o empresário individual quanto as sociedades usam um nome empresarial e devem ter o direito de proteger esse nome em face de utilizações indevidas. Essa proteção decorre do direito que os empresários têm sobre o seu nome, a natureza desse direito é extremamente discutida na doutrina.
3.1.1 – Direito da personalidade
Pontes de Miranda atribui ao direito ao nome empresarial a condição de direito de personalidade a nome especial, com algumas diferenças do direito ao nome da pessoa natural, mas ainda um direito da personalidade [10]. Afirmando a indisponibilidade do nome empresarial, Alexandre Freitas de Assumpção Alves assevera que tal direito, não é um direito de propriedade [11]. Afastando-se de tal concepção ele entende que o direito que há sobre o nome empresarial é um direito da personalidade.
Na mesma linha, Gladston Mamede entende que o nome empresarial deve ser compreendido como um direito da personalidade do empresário [12]. Ele justifica tal natureza pelo artigo 52 do Código Civil que atribui as pessoas jurídicas os direitos da personalidade, dentro os quais estaria o direito ao nome (art. 16 do Código Civil). Reforça sua argumentação com o disposto no artigo 1.164 do Código Civil que veda a alienação do nome empresarial.
Ousamos discordar deste entendimento.
Adriano de Cupis afirma que os direitos da personalidade são aqueles "destinados a dar conteúdo à personalidade" [13]. Sem os direitos da personalidade, a personalidade não teria o valor concreto que tem hoje e todos os demais direitos subjetivos restariam de uma maneira ou de outra afetados. São direitos que "existem antes e independentemente do direito positivo, como inerentes ao próprio homem, considerado em si e em suas manifestações" [14].
Tais direitos da personalidade teriam várias características, a seguir elencadas.
Os direitos da personalidade seriam oponíveis erga omnes na medida em que seriam oponíveis contra todos. Vale dizer, os direitos da personalidade são protegidos contra todos, eles implicam uma obrigação negativa geral de não praticar qualquer ato que possam prejudicá-los [15]. Na mesma linha, seriam diretos necessários, na medida em que diretamente ligados à existência da personalidade jurídica [16], ou seja, quem tem personalidade jurídica tem direitos da personalidade.
Tais direitos também seriam irrenunciáveis, porquanto não poderiam ser eliminados por um ato de vontade do seu titular. Essa falta de disponibilidade sobre tais direitos, garante a eles uma vida paralela a vida do seu titular [17]. Outrossim, tais direitos seriam imprescritíveis, no sentido de que a qualquer tempo podem ser tomadas as medidas necessárias para afastar qualquer violação aos direitos da personalidade.
Além disso, os direitos da personalidade seriam direitos extrapatrimoniais, vale dizer, sem valor econômico, não suscetíveis de avaliação em dinheiro. Qualquer indenização pela violação a um direito da personalidade tem por objetivo apenas garantir o equivalente ao valor de tais direitos.
Por fim os direitos da personalidade seriam intransmissíveis, inalienáveis e impenhoráveis. Tais direitos são ligados ao indivíduo por um nexo orgânico o que inviabiliza a separação do sujeito originário. Pode haver um certo grau de disposição em relação a alguns, justamente para facilitar a melhor fruição por parte de seu titular. A intransmissibilidade seria decorrente do próprio objeto dos direitos da personalidade, na medida em que a possibilidade de mudança do titular não seria possível em tais casos [18].
Por não possuir todas estas características é que entendemos que o direito ao nome empresarial não é um direito da personalidade. O nome empresarial tem um valor econômico que inerente ao seu papel de sinal distintivo perante a clientela [19]. Alterando-se o nome empresarial se dilui a clientela, de modo que não se pode negar que o nome tenha um valor econômico.
A regra do artigo 1164 do Código Civil deve ser interpretada com bastante cuidado, uma vez que a interpretação literal não lhe dá os reais contornos. O nome empresarial pode ser usado por outras pessoas desde que haja alienação do estabelecimento, permissão expressa no contrato e que o adquirente use o nome precedido do seu próprio na condição de sucessor [20]. Mesmo que o antigo titular do estabelecimento deixa de existir, o nome pode continuar a ser usado, o que afasta a condição de atributo da personalidade jurídica.
Tal regra visa a compatibilizar os interesses do empresário numa eventual alienação do nome empresarial que pode assumir um valor econômico, com o interesse dos consumidores em não ser enganados a respeito da proveniência e qualidade de bens ou serviços negociados sob determinado nome empresarial [21].
Portanto, se o nome pode ser transferido, se ele tem um valor econômico, ele não é um direito da personalidade.
3.1.2 – Direito de propriedade
João da Gama Cerqueira identifica o nome como um dos elementos da propriedade industrial e conseqüentemente, dentro da sua concepção, reconhece um direito de propriedade sobre o nome empresarial [22]. Dentro da mesma linha de entendimento, se pronunciou Giuseppe Valeri [23].
Interpretando o disposto no artigo 1.164 do Código Civil, Sérgio Campinho reconhece no nome empresarial a condição de um bem patrimonial, integrante do estabelecimento, ao afirmar que o nome pode ser alienado desde que atendidas as condições do parágrafo único do citado dispositivo [24].
Outro adepto dessa linha é Francesco Ferrara Júnior o qual afirma que o nome tem um valor econômico, porque a ele se vincula a clientela, goza de proteção erga omnes, na medida em que seu uso exclusivo é reservado ao seu titular. Com esses dados ele conclui que o direito sobre o nome é um direito de propriedade sobre um bem incorpóreo [25].
Também discordamos desse entendimento pelas razões já expostas, na medida em que a possibilidade utilização do nome por mais de uma pessoa retira a exclusividade que seria inerente ao direito de propriedade.
3.1.3 – Direito pessoal
J. X. Carvalho de Mendonça reconhece a importância econômica do nome empresarial, mas afasta a concepção de direito de propriedade sobre os mesmo [26]. Assevera que o nome não pode ser considerado uma coisa objeto de comércio. Alega ainda que a proteção absoluta não é exclusiva dos direitos, sendo possível a configuração dos direitos pessoais, concluindo nesse sentido.
Adotamos esta opinião, porquanto o nome empresarial tem um valor econômico, não é ligado exclusivamente à personalidade do empresário e não há exclusividade. Em suma, o direito sobre o nome empresarial é um direito pessoal.
3.2 – TIPOS DE NOME EMPRESARIAL
O empresário sempre exerce sua atividade por meio do nome empresarial. Há várias formas de compor o nome empresarial e em função dessas formas há vários tipos de nome empresarial, quais sejam: a firma individual, a razão social e a denominação. A firma individual diz respeito apenas ao empresário individual, já as sociedades podem usar dois tipos de nome empresarial, a razão social e a denominação. A adoção deste ou daquele tipo depende da forma societária adotada.
3.2.1 – Firma individual
O empresário individual exerce a atividade empresarial por meio da chamada firma individual que é composta por seu nome completo ou abreviado, acrescido facultativamente de designação mais precisa de sua pessoa ou gênero de atividade (Código Civil – art. 1.156). Há na firma dois tipos de elementos: o elemento nominal e os elementos complementares [27].
O elemento nominal da firma individual é o próprio nome civil do empresário individual, essencial para a composição da firma. Na composição da firma individual pode-se usar o nome completo do empresário, não havendo qualquer implicação maior de ordem jurídica. Além do nome completo, a lei permite também expressamente a utilização do nome civil do empresário de forma abreviada, não havendo qualquer regra mais específica sobre essa menção.
No caso de abreviatura do nome do empresário, pode-se elaborar vários nomes empresariais, tendo em vista o grande número de probabilidades que se apresentam, com a utilização de abreviaturas propriamente ditas, com a retirada de alguns elementos do nome. Usando a criatividade de Justino Vasconcelos [28], vejamos as várias firmas individuais que podem ser feitas a partir do nome de José Xavier Carvalho de Mendonça.
1.deixando de lado o prenome: Xavier Carvalho de Mendonça.
2.Deixando de lado um sobrenome: a) José Carvalho de Mendonça, b) José Xavier Carvalho e c) José Xavier de Mendonça.
3.Deixando dois sobrenomes de lado: a) Jose Xavier, b) José Carvalho e c) José de Mendonça.
4.Deixando-se de lado o prenome e um sobrenome: a) Carvalho de Mendonça, b) Xavier Carvalho e c) Xavier de Mendonça.
5.Usando apenas a inicial do prenome: J. Xavier Carvalho de Mendonça.
6.Usando a inicial do prenome e de um sobrenome: a) J. X. Carvalho de Mendonça, b) J. Xavier C. de Mendonça e c) José Xavier Carvalho de M.
7.Usando a inicial do prenome e abstraindo um sobrenome: a) J. Carvalho de Mendonça; b) J. Xavier Carvalho e c) J. Xavier de Mendonça.
8.Usando a inicial do prenome e abstraindo dois sobrenomes: a) J. Xavier, b) J. Carvalho e c) J. de Mendonça.
9.Usando a inicial para um dos sobrenomes: a) José X. Carvalho de Mendonça, b) José Xavier C. de Mendonça, c) José Xavier Carvalho de M.
10.Usando a inicial para dois sobrenomes: a) José X. C. de Mendonça.
11.Usando a inicial para o prenome e dois sobrenomes: a) J. X. C de Mendonça.
Outras formas ainda se mostrariam possíveis escrevendo-se o prenome ou os sobrenomes pelas primeiras letras e não apenas pela primeira. Em todos os exemplos dados aparecem pelo menos dois elementos do nome civil do empresário, contudo, nada impede que o nome seja formado por apenas um dos elementos do nome civil do empresário, desde que acompanhado de uma indicação que precise melhor sua pessoa ou seu gênero de atividade [29]. Não se admite firma composta apenas das iniciais do empresário, na medida em que não há o caráter identificador apenas nas iniciais [30].
Ao lado do elemento nominal, que é sempre obrigatório, podem ser acrescidos elementos complementares para melhor identificar a pessoa do empresário (Exemplos: Júnior, Filho, Apelidos etc.) ou seu ramo de atuação. Estes elementos complementares não formam por si só a firma individual. Eles são sempre facultativos e têm como limite o princípio da veracidade, isto é, não podem traduzir nenhuma idéia falsa.
3.2.2 – Razão social
A razão social é espécie de nome empresarial para sociedades empresárias que se caracteriza pela utilização do nome de sócios na sua na sua composição. Tal espécie de nome empresarial pode ser usado nas sociedades em nome coletivo, em comandita simples, limitadas e em comandita por ações. Nas limitadas e nas comanditas por ações pode ser adotada também uma denominação.
São elementos obrigatórios para a razão social, o elemento nominal e o elemento pluralizador [31]. Também podem ser colocados elementos complementares que melhor identifiquem a sociedade. Por fim, podem ser exigidos elementos específicos para determinadas sociedades.
O elemento nominal é a indicação completa ou parcial do nome de um, alguns ou todos os sócios. Tal elemento serve para identificar pelo menos uma pessoa que faça parte da sociedade e tenha responsabilidade ilimitada pelas obrigações da sociedade (art.1.157 do Código Civil), ressalvada menção expressa em sentido contrário na razão social das sociedades limitadas. Assim sendo, nada obsta que se indique apenas o prenome, ou um sobrenome do sócio.
O segundo elemento obrigatório é o elemento pluralizador que consiste na indicação de que a sociedade possui pelo menos dois sócios. Tal elemento pode consistir no aditamento da expressão e companhia, e cia ou qualquer outra que denote a pluralidade de sócios [32].
A par dos elementos obrigatórios, a razão social das sociedades pode ser aditada de outros elementos que melhor identifiquem a sociedade, como por exemplo, a indicação mais precisa dos sócios com a indicação de sua naturalidade ou da própria atividade. Em regra, esses elementos complementares são facultativos, não sendo essenciais para a validade do nome empresarial.
Por fim, é certo que em determinadas sociedades como a limitada, a lei exige um elemento sacramental que identifique a própria espécie societária, como por exemplo, a expressão "limitada" ou "Ltda" nas sociedades limitadas.
A título ilustrativo, vejamos os seguintes exemplos de razão social: Casas José Silva Ltda, Irmãos Correia e Cia Ltda, Carvalho de Mendonça e Companhia, Correia e irmãos...
3.2.3 - Denominação
A denominação caracteriza-se pela não utilização do nome dos sócios, podendo se usar uma expressão de fantasia, a indicação do local, ou apenas a indicação do objeto social [33]. Ela pode ser adotada nas sociedades limitadas e nas sociedades em comandita por ações, sendo obrigatória nas sociedades anônimas.
Na denominação das sociedades empresárias, temos dois tipos de elementos obrigatórios, quais sejam, o objetivo e o sacramental. Além desses elementos, podemos ter elementos que complementares que auxiliem na identificação da sociedade.
Com o Código Civil de 2002, o elemento objetivo passa a necessariamente indicar a atividade que está sendo exercida pela sociedade. A denominação deve indicar expressamente a atividade exercida para as sociedades limitadas (art. 1.158, § 2º do Código Civil), para as sociedades anônimas (art. 1.160 do Código Civil) e para as sociedades em comandita por ações (art. 1.161 do Código Civil de 2002), únicas sociedades empresárias que podem adotar denominação. Excepcionalmente admite-se a indicação de nome de sócios na denominação da limitada, ou o nome de fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da sociedade anônima.
A exigência de indicação da atividade exercida representa um retrocesso em relação ao regime anterior que não exigia a indicação da atividade exercida. A nosso ver, o regime anterior era melhor porque nem sempre é fácil identificar a atividade exercida quando há uma grande diversificação e em segundo lugar as expressões de fantasia por si só já eram suficientes para identificar a sociedade.
Além do elemento objetivo, a denominação das sociedades limitadas, das sociedades anônimas e das sociedades em comandita por ações exige um elemento sacramental que identifique o tipo societário. Nas sociedades limitadas, exige-se a expressão "limitada" ou "Ltda". Nas sociedades em comandita por ações exige-se a expressão "comandita por ações" ao final do nome. Nas sociedades anônimas, exige-se a expressão "sociedade anônima" ou "companhia" por extenso ou abreviadamente.
Como exemplos de denominação, temos: BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, PANIFICADORA PORTUGUESA LTDA, INDÚSTRIA DE SEDAS FAMA COMANDITA POR AÇÕES.
3.3 – PRINCÍPIO DA VERACIDADE
Qualquer que seja o tipo de nome empresarial - denominação firma ou razão social - o nome empresarial deve obedecer aos princípios da veracidade e da novidade (art. 34, da Lei 8.934-94).
Pelo princípio da veracidade, não se pode traduzir uma idéia falsa no nome empresarial. Trata-se de princípio cujo objetivo é a proteção dos terceiros que lidam com a sociedade, para que não sejam enganados pelas indicações do nome. Não se pode indicar uma atividade que não seja exercida [34] (uma padaria que coloque no seu nome a expressão construtora). Também não se admite a indicação na razão social do nome de uma pessoa que não seja sócio. No Brasil, em atenção ao princípio da veracidade, deve ser excluído o nome de sócio falecido ou que tenha se retirado (art. 1.165 do Código Civil)
3.4 – PRINCÍPIO DA NOVIDADE
Pelo princípio da novidade, o nome empresarial deve se distinguir de outros nomes empresariais no mesmo registro (art. 1.163 do Código Civil). Quem registra um nome empresarial tem direito a exclusividade do uso desse nome. Tendo em vista a função do nome empresarial que é de distinção em relação a outros empresários, não se pode admitir nomes iguais ou semelhantes que possam causar confusão junto ao público.
O princípio da novidade está preenchido quando um nome se apresenta como suficiente para distinguir um sujeito de outros. Não basta um elemento diferenciador qualquer, é essencial que o nome além de diferente não possa ser confundido com outros nomes empresariais. O nome empresarial não pode ser idêntico, nem semelhante a outros já existentes no mesmo âmbito de proteção [35]. A distinção entre os nomes deve ser suficiente para que uma pessoa, usando a atenção que normalmente se usa, possa distinguir os dois nomes [36].
O Departamento Nacional do Registro do Comércio editou a Instrução Normativa nº 53/96 que fornece critérios para a análise da identidade ou semelhança entre nomes empresariais, que gera a proibição do registro. A propósito, vale a pena transcrever o disposto no artigo 10 da citada instrução normativa:
Art. 10. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM:
I - entre firmas ou razões sociais, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;
II - entre denominações sociais:
a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;
b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas e semelhança se homófonas.
A mesma instrução normativa ainda identifica termos que não gozam de proteção para uso exclusivo. Mais uma vez vale a pena transcrever o artigo 11 da citada instrução normativa:
"Art. 11. Não são exclusivas, para fins de proteção, palavras ou expressões que denotem:
a) denominações genéricas de atividades;
b) gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência;
c) termos técnicos, científicos, literários e artísticos do vernáculo nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer outros de uso comum ou vulgar;
d) nomes civis.
Parágrafo único. Não são suscetíveis de exclusividade letras ou conjunto de letras, desde que não configurem siglas"
Aplicando a referida instrução normativa, o DNRC [37] considerou que não havia colidência entre os nomes SALLES ROSSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A, por não haver identidade de escrita, nem de som e pelo do nome civil não gozar de exclusividade na proteção de nomes empresariais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul [38] também não viu colidência entre os nomes CASA COR PROMOÇÕES COMERCIAL LTDA - estabelecida em São Paulo tendo por objeto social a organização e promoção de exposições e feiras - e CASA DA COR COMÉRCIO DE TINTAS. O Tribunal de Alçada do Paraná [39] afirmou que podem coexistir os nomes GDM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. e GDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, entendendo que as letras combinadas no caso, não chegariam a formar siglas
De outro lado, o TJDF reconheceu que não havia distinção entre os nomes DON TACO MEXICAN FOOD", "DON TACO CAFÉ" E "DON TACO FIESTA" por reconhecer identidade no elemento de fantasia essencial ao nome [40]. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina [41] também reconheceu colidência no caso de IMPORTADORA CARRERA DE VEICULOS LTDA e CARRERA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
3.5 - PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL
O princípio da novidade serve para pautar a elaboração de um nome empresarial. Além disso, serve também para resguardar ao empresário o direito de exclusividade sobre aquele nome. Todavia, convém definir em quais limites deve ser analisada a novidade do nome empresarial, em quais limites o nome empresarial é protegido.. No âmbito estadual? No âmbito nacional? Apenas no mesmo ramo de atuação? Em todos os ramos?
A princípio, o nome empresarial é protegido pelo registro na junta comercial, que atua no âmbito estadual ou distrital, sendo vedado a esta aceitar registro de nome já existente, ou de nome que faça confusão com nome já existente. Assim, uma vez registrado, o nome empresarial passa a gozar de proteção em relação apenas àquela unidade da federação onde foi registrado (Decreto 1800/96, artigo 61). Caso se queira estender o âmbito de proteção do nome, deve ser feito um pedido à junta comercial do Estado onde se queira estender a proteção (art. 1166 do Código Civil de 2002). A ação contra o uso indevido do nome empresarial é imprescritível (art. 1.167 do Código Civil).
Tal situação positivada no direito brasileiro gera um enorme retrocesso.
Mesmo antes do Código Civil de 2002, havia uma regra no artigo 61 do Decreto 1.800/96, que restringia a proteção do nome ao âmbito da junta comercial onde ele foi registrado. Todavia, o Brasil é signatário da Convenção de Paris, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, com hierarquia de lei ordinária, pelo Decreto 75.572/75. Tal tratado afirma que a proteção do nome comercial registrado em um país se estende a todos os signatários da convenção, independente de novo registro. Assim, interpretando literalmente o conjunto da legislação brasileira, um nome registrado na junta comercial do Distrito Federal goza de proteção na França, mas não goza de proteção no Estado de Goiás.
A incongruência de tal interpretação literal impôs uma nova interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça [42], e explicada nas palavras do Mestre Bruno Mattos e Silva:
"A segunda solução, que é a adotada pelo STJ, consiste em afirmar que a Convenção de Paris tem força de lei e, portanto, não prevalece a disposição de proteção meramente local estabelecida pelo Decreto n. 1.800/96. A proteção, portanto, ocorrerá no âmbito de todo o território nacional, bem como nos outros países, com o simples arquivamento da firma ou atos constitutivos na Junta comercial, ainda que não se tenha procedido ao pedido de proteção nas demais juntas comerciais, tal como previsto no art. 13, § 2º, da Instrução Normativa n. 53/96, do DNRC." [43]
Com o advento do Código Civil de 2002 (art. 1.166) mantém-se a idéia da proteção apenas no âmbito estadual, estendendo-se ao âmbito nacional, apenas se registrado na forma da lei especial. A hierarquia do Código Civil de 2002 implicará a derrogação da Convenção de Paris, neste particular, passando a prevalecer a restrição da proteção do nome ao âmbito do seu registro [44]. O STJ já decidiu que "A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica." [45]
O princípio da novidade deve levar em conta os nomes protegidos naquele âmbito de proteção. Em outros termos, nada impede que se utilizem nomes idênticos, desde que em âmbitos diferentes de proteção (estados diferentes). Ao contrário de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa [46], não vemos qualquer inconstitucionalidade no sistema do Código Civil, embora o consideremos um retrocesso, porquanto se trata de lei posterior derrogando a lei anterior.
A nosso ver, a proteção ao nome empresarial abrange todos os ramos de atuação [47], porquanto não há nenhuma restrição ao ramo de atuação, como há nas marcas.
3.6 – EXTINÇÃO DO DIREITO AO NOME EMPRESARIAL
O direito do empresário sobre o nome empresarial, especificamente para as sociedades, perdura enquanto a sociedade estiver regularmente inscrita na junta comercial. O cancelamento do registro do nome pode se dar quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando se ultimar a liquidação da sociedade que o inscreveu (art. 1.168 do Código Civil).