VI- Conclusão
No mercado de fusões e aquisições, é sempre recomendável uma profunda investigação em todos os aspectos jurídicos de uma companhia objeto de qualquer modalidade de aquisição, fusão ou incorporação.antes de se fechar qualquer negócio, com o objetivo de demonstrar à empresa interessada quais as contingências legais existentes e avaliar os riscos da transação. Uma "due diligence" bem feita proporciona ao encomendante um valioso panorama de todos aspectos legais da empresa-alvo.
E na propriedade intelectual, isto não é diferente. A prática internacional tem demonstrado que adotar uma metodologia para a pesquisa e análise dos ativos intelectuais de uma empresa é o método mais eficiente não somente para identificar contingências, mas também buscar soluções que evitem ou minimizem quaisquer riscos para o ativo intelectual da empresa. Os dados coletados através deste exame podem ser úteis até para fixar o valor patrimonial de marcas e patentes de uma empresa, ou mesmo avaliar como está sendo feito o gerenciamento de sua propriedade intelectual.
Mostramos que a metodologia das "due diligences" jurídicas é uma ferramenta que, se bem adaptada, pode valorizar em muito o trabalho dos profissionais de propriedade intelectual no meio empresarial. Porém, para alcançar este objetivo, é necessária uma conscientização mas também é necessário que, nos grandes escritórios de advocacia empresarial, a área atue em harmonia com outros setores. Debaixo dos caracóis dos cabelos das "due diligences", nosso estudo encontrou não apenas os subsídios que confirmam uma nova realidade da propriedade intelectual nas fusões e aquisições, mas também um caminho quase inexplorado no estudo do planejamento e gerenciamento de propriedade intelectual.
Notas
1. The 25 Dumbest Business Decisions of All Time, MBA Jungle, May 2001
2. Cujo sistema operacional gráfico era altamente inovador e eficiente se comparado à concorrência da época, o MS-DOS, citado acima
3. Em situação semelhante que não foi listada no artigo ora citado, mas merece nossa ressalva, a Sony Corporation se recusou a licenciar para terceiros as patentes para a fabricação de aparelhos de video-cassete com o sistema Betamax. Ao mesmo a Japan Victor Company – JVC licenciava gratuitamente a tecnologia para o sistema VHS e, com esta tática, conseguiu que sua criação se tornasse o padrão do mercado de aparelhos de video cassete.
4. Não seria tolice afirmar que os pesquisadores do Palo Alto Research Center, ou PARC, não apenas desenvolveram o embrião do computador de hoje como auxiliaram em estudos que levariam a nossa concepção atual de Internet e a interligação de computadores por rede.
5. Dentre os livros importantes sobre o assunto voltados para administradores destacamos : SULLIVAN, Patrick, Profiting from Intellectual Capital, 1ª. Ed., John Wiley & Sons, 1998
6. Algumas destas regras surgiram para por ordem em uma situação que se tornou comum nos tempos da depressão norte-americana e da quebra da Bolsa de Nova Iorque: Como lembra SAVAGE, dentro do processo de venda de uma empresa, empresários espertalhões deliberadamente não informavam os possíveis compradores sobre a existência de dívidas, penhora de bens ou outras obrigações, e muitas vezes apresentavam documentação falsa ou incorreta. Deste modo, todo comprador sempre corria o risco de adquirir "gato por lebre". Assim, passou a constar na Section 11(b)(3) do Securities Act de 1933 "participants had, after reasonable investigation, reasonable ground to believe and did believe" that the offering materials were accurate and were free of material omissions" em SAVAGE, Diane; Intellectual Property Due Diligence In Acquisitions of Technology Companies, disponibilizado em www.fenwick.com (visitado em 18 de novembro de 2001)
7. LAJOUX, Alexandra & ELSON, Charles The Art of M&A Due Diligence, ed. Mc.Graw Hill, 2000
8. Nossa conclusão parte da tradução simples das palavras da língua inglesa due (devida, em português) e diligence (diligência, cautela).
9. MORI, Alberto, Afinal o que é o due díligence?, Disclosure Das Transações Financeiras - Outubro 2001
10. CORRÊA DE SAMPAIO, José Maria, Como reduzir os riscos de uma aquisição, fusão ou financiamento de uma empresa através de uma Due Diligence, disponível em http://www.pacsa.pt/main_4.htm (visitado em 01 de abril de 2002)
11. A execução de um acordo de confidencialidade específico é também um dos primeiros passos que pode ser tomado no início de qualquer procedimento de "due diligence". Após a fase de discussões e negociações preliminares, não é recomendável ir adiante sem que esta questão esteja devidamente acordada entre as partes, em especial se ambas são competidoras.
12. Assim, antes do início de qualquer "due diligence", é preciso lembrar que o relacionamento entre a empresa-alvo, o comprador e os advogados que realizam o serviço deve ser cercado de todo cuidado ético e profissional. A celebração de extensos acordos de confidencialidade na fase das "Engagement Letter" ou "Representations and warranties", que incluem garantias como a de que as partes comprometem-se a não aceitar nenhuma outra oferta, seja ela de compra ou de venda, é um exemplo destes cuidados que, em se tratando de propriedade intelectual merecem destaque. Deste princípio resulta que é às partes que cabe acordar os termos em que a due diligence será desenvolvida, bem como a definição das consequências que decorrerão dos resultados que vierem a ser apurados.
13. MORI, op.cit. 15, define bem o papel dos "representations and warranties" : "Na área jurídica, sempre que o due diligence for provocado por uma transação entre partes não-relacionadas (aquisição ou joint aventure por exemplo), estas geralmente prestam o que se costuma chamar de representations and warranlies ou declarações e garantias - como se costumou traduzir estas expressões. Consiste nas afirmações expressas em contrato pelas partes, no que diz respeito à situação legal do negócio, na sua própria situação, e no que mais for pertinente à transação que pretendem fechar. Juntamente com as cláusulas contratuais que disciplinam as indenizações a serem efetuadas por uma parte à outra (por passivos ocultos, por exemplo), as declarações e garantias podem ser vistas como um retrato do negócio a ser concretizado. Por isso, uma das finalidades das informações obtidas no due diligence na área jurídica é revisar as representations and warranlies, corrigindo-se assertivas incorretas."
14. www.inpi.gov.br – A sigla INPI significa "Instituto Nacional da Propriedade Industrial’
15. Para assegurar o acesso de todos os interessados a um mesmo volume de informações, a empresa-alvo pode abrir um "data room", ou seja, uma sala contendo todos os dados que se quer mostrar aos possíveis adquireiites para prepararem suas respectivas propostas de preço. A confidencialidade destes "data rooms" é, por vezes, e motivo de situações inusitadas. Certa vez, em vista da perda de um documento importante, o Autor e todos os advogados que estavam no data room passaram pelo constrangimento de serem colocados em cárcere privado e brutalmente revistados por seguranças de uma empresa, que solicitaram até mesmo que alguns advogados tirassem a roupa e se perfilassem contra a parede. Soube-se depois que o documento havia sido roubado por um estagiário de um escritório de advocacia.
16. Sobre o uso da carta de intenções na fase iniciai de uma due diligence, e suas vantagens sobre a Engagement Letter, merece destaque o comentário de WARVIAS: "The main advantages of a letter or intent are that (i) issues that could be "deal breakers" can be identified early in the negotiation process before substantial expenses are incurred in a due diligence review and the drafting of a definitive agreement, and (ii) resolution of the principal terms of the transaction at an early stage can make the negotiation of the definitive agreement more focused and straightforward. While letters of intent are relatively common, attorneys may often disagree regarding the desirability of a letter of intent in a particular situation. For example, many attorneys believe that a letter of intent is generally more advantageous to a buyer than a seller. In the case of a smaller deal, the costs of preparing, negotiating and revising a letter of intent can be substantial in comparison to the size of the deal and the overall transaction costs. A letter of intent may burden the parties´ negotiations with too may difficult issues too early in the process and may impair, or even halt, a deal´s momentum. In some situations, a court may find that provisions of a letter of intent that one of the parties considered to be non-binding are binding. Nevertheless, many buyers and sellers prefer a letter of intent as a method of "testing the waters" for the likelihood that a definitive agreement can be reached, before proceeding with the time commitments and costs of negotiating a definitive agreement, or before allowing a detailed due diligence investigation to begin. Conversely, certain problems may never be discovered during due diligence and can only be addressed through adequate representations and warranties (e.g., a claim of patent infringement that is brought six months after the closing)". LETTERS OF INTENT IN THE ACQUISITION OR SALE OF THE PRIVATELY HELD COMPANY, Maryann A. Waryjas, 2001, Practising Law Institute, Corporate Law and Practice Course Handbook Series, September 2001.
17. Se a conclusão da "due diligence" não for uma condição para o fechamento do negócio, lembre-se que as contingências descobertas pelo encomendante no decorrer do procedimento nem sempre poderão ser utilizadas como justificativa para a recusa ou cancelamento do negócio, a não ser caso esta contingência tenha sido prevista nas Declarações de Intenção.
18. Por razões éticas, é importante lembrar que o trabalho do profissional do Direito numa "due diligence" deve estar focalizado na coleta das informações fornecidas pela empresa que está sendo analisada, ou nos dados obtidos em bases públicas de dados.
19. O site do INPI, é a principal fonte para consultas sobre a situação de marcas e patentes no Brasil. Porém, não é uma base de dados totalmente atualizada e 100% confiável. Pedidos de registro recém depositados geralmente não estão incluídos nesta base de dados, o que nos leva a crer que as buscas eletrônicas no Brasil são limitadas e não devem ser utilizadas em substituição da inspeção física dos documentos de patentes, marcas e afins
20. Alguns aspectos importantes na elaboração de um relatório final são também abordados por DAHL : "The due diligence report summarizes the findings regarding the intellectual property rights, applications, ownership, the scope of protection, any issues of validity which have arisen, and any other questions regarding litigation or prior art. The report will also (normally in a separate section) identify significant other patents, trademarks, or copyrights in the field and recommend what action needs to be taken -- in terms of re-negotiating the deal, agreeing to a license with a third party or threatening litigation. The report allows the best-quality information to be factored-in and if necessary enables the acquirer to use a discount rate reflecting the risk. For many acquiring companies, it can be the crucial document determining whether the deal goes ahead -- and at what price. And it can be important for the adviser, too: if significant issues are omitted through counsel´s negligence, the firm could face a malpractice suit." DAHL, Christopher T "Intellectual Property Due Diligences", Lucash, Gesmer & Updegrove, LLP, 2000
21. Apesar de ser sempre recomendável efetuar uma "due diligence completa" dos aspectos de propriedade intelectual, lembramos que a própria parte interessada pode, muitas vezes, dispensar a análise de determinadas áreas por achá-las irrelevantes, com base nos mais diversos critérios - às vezes puramente subjetivos. Tal decisão, é claro, deve ser respeitada, e cabe ao advogado apenas alertar no relatório que a "due diligence" só abordou alguns assuntos, conforme instruções da encomendante.
22. Tendo em vista que este artigo é voltado eminentemente para os profissionais que atuam na propriedade intelectual, não iremos detalhar aspectos gerais do direito patentário, prazos legais que envolvem o registro de marca, dentre outros. Alguns livros que podem proporcionar uma visão mais detalhada sobre estes assuntos incluem : CERQUEIRA, João de Gama, Tratado Da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro : Forense, 1946, OLIVEIRA, M. L. Propriedade Industrial. Âmbito de proteção à marca registrada. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2000; DOMINGUEZ, Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propaganda. Rio de Janeiro : Forense, 1984 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado. 4ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais; 1983; v. 17; DI BLASI, PARENTE & SORENSEN GARCIA, A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro : Forense, 1997, dentre outros.
23. O Art.143 da Lei 9279/96 prevê as hipóteses em que pode ocorrer a caducidade de um registro de marca :
"Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. Parágrafo 1o.- Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. Parágrafo 2o.- O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas."
24. Existem vários critérios e metodologias para medir o valor econômico-financeiro e o valor intangível de uma marca. Sobre o assunto, recomendamos MARTINS, op. Cit.
25. Art. 42 da Lei 9.279/96 : "A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado"
26. O prazo de validade de uma patente é de 20 anos da data do depósito, conferido pelo Art. 40 da Lei 9279/96. A previsão de pagamento das anuidades pelo depositante do pedido ou o titular da patente estão previstas pelo Art. 84 da mesma Lei 9.279, que demanda o pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito da patente.
27. O Brasil adota sistema baseado no "Droit d’auteur", que prevê a existência e o reconhecimento dos direitos morais do autor. Sobre o assunto ver ASCENSAO, José O., Direito Autoral, Ed. Renovar, 1998
28. A batalha judicial entre Sony Music e o pop star Michael Jackson envolve a retenção de 50% dos direitos de exploração das musicas dos Beatles. O cantor comprou os direitos em 1985 e vendeu 50% a gravadora por US$ 100 milhões. Na época, pediu que a Sony fosse avalista de um empréstimo de US$ 200 milhões que levantou dando como garantia os 50% restantes. A gravadora quer se responsabilizar pelo pagamento do empréstimo e pretende que Jackson transfira sua parte dos direitos. O catalogo dos Beatles é avaliado em US$ 598 milhões.
29. Lei 9609/98 : "Art. 2º. O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.
30. No Brasil, o registro das obras intelectuais é regulamentado pelo artigo 17, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 5.988/73, em vigor por força da Lei nº 9.610/98 : São incumbidos para procederem ao registro das obras intelectuais os seguintes órgãos ainda existentes: Fundação Biblioteca Nacional (obras literárias em geral), Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (composições musicais, com ou sem letras), Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (obras de desenho, fotográficas), Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (projetos, esboços e obras plásticas concernentes à engenharia e arquitetura) Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (programas de computador)
31. Na AP. Civ. 3118/92, o tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a Cia Cervejaria Brahma a pagar vultuosa indenização aos herdeiros do criador de seu logotipo, bem como reconhecer os direitos morais de sua criação. O inteiro teor de referida decisão pode ser encontrado em DA VEIGA, Rosiane (org.), "Direito Autoral", 3ª. ed., Ed. Esplanada, 2000, p.141
32. SILVEIRA, João Marcos. "A Proteção Jurídica Dos Segredos Industriais e de Negócio", disponível em http://www.silveiraadvogados.adv.br/pjs.rt (vistado em 01 de maio de 2002)
33. A importância de uma análise juridica destes contratos não pode ser deixada de lado. Afinal, parafraseando Robert Page e Jimmy Plant, autores da letra de "Stairway to Heaven", imortalizada pelo conjunto Led Zeppelin :"There´s a sign on the wall but she wants to be sure And you know sometimes words have two meanings." (grifos nossos)
34. Contratos que objetivam a Exploração de Patentes: o Uso de Marcas, Fornecimento de Tecnologia, Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, Franquia. O contrato deve ser avaliado e averbado pelo INPI para que gere determinados efeitos econômicos no território nacional, tais como: Legitimar remessas de divisas ao exterior, como pagamento pela tecnologia negociada.- dedutibilidade fiscal para a empresa receptora da tecnologia pelos pagamentos contratuais efetuados - para produzir efeitos em relação à terceiros. Os requisitos e procedimentos para a averbação podem ser encontrados em www.inpi.gov.br
35. Alguns contratos sao dispensados de averbação por caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art.211, da Lei nº 9279/96 : Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.) Beneficiamento de produtos; Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação Consultoria na área financeira, econômica jurídica e comercial; Serviços de "marketing, Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios; Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de "help-desk"; Licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado, conforme Art. 11, da Lei nº 9609/98; Aquisição de cópia única de software;Distribuição de software.
24. Prec. n. 177, SDI-I, TST – A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário. Assim sendo, indevida a multa de 40% do FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria.
25. Prec. n. 82, SDI-I, TST – Aviso prévio. Baixa na CPTS. A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.
26. Prec. n. 40, SDI-I, TST – Estabilidade. Aquisição no período do aviso prévio. Não reconhecida. A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias.
27. En. n. 348, TST – É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos.
28. STF - 1ª T - RE n. 207169/RJ - Rel. Min. Ilmar Galvão - j. 31.10.97 - DJ 6.2.98.
29. Súm. n. 473, STF – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
