PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL. TUTELA. SINAIS DISTINTIVOS. CONFLITO. MARCA.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Evolução histórica. 2. Marco regulatório internacional. 3. Marco regulatório nacional. 4. Conceito, natureza jurídica e modalidades de marca. 4.1. Classificação normativa. 4.2. Classificação doutrinária. 4.3. Marca comunitária. 5. A teoria dos sinais distintivos e critérios para a solução dos conflitos entre marca e outros direitos de propriedade intelectual. 5.1. Conflito entre marca e nome comercial. 5.2. Conflito entre marca e nome de domínio na Internet. 5.3. Conflito entre marca e desenho industrial. 6. A importância da marca no comércio internacional. Considerações finais. Referências.
RESUMO: O presente estudo enfatiza o denominado Direito Marcário, considerado sub-ramo do Direito da Propriedade Intelectual, o qual confere o tratamento normativo às marcas. Analisa a evolução histórica das marcas e da propriedade intelectual, bem como o marco regulatório internacional e nacional do Direito Marcário. Aborda, também, o conceito, natureza jurídica e modalidades de marcas e, em linhas gerais, apresenta a proposta da teoria dos sinais distintivos. Após, faz o registro dos critérios doutrinários propostos para a solução de conflitos entre a marca e outros sinais distintivos. Por fim, aborda a relevância, econômico e jurídica, da marca no comércio internacional.
INTRODUÇÃO
O trabalho que segue analisa certos aspectos do denominado Direito Marcário. Enquanto ramificação do Direito da Propriedade Intelectual, este objetiva normatizar, regular e disciplinar os direitos, deveres e obrigações oriundas das relações jurídicas travadas entre o titular do privilégio marcário e terceiros.
As marcas, antes de serem protegidas pelo mundo jurídico, devem ser vislumbradas como consequência da capacidade intelectiva da qual é dotada a pessoa humana. Portanto, os sinais distintivos que individualizam e caracterizam determinados produtos, mercadorias ou serviços constituem o objeto de estudo presente.
Historicamente, já na Antiguidade e na Idade Média havia marcas que individualizam tribos, clãs, grupos, corporações etc. Na idade moderna, foram objeto de amplos estudos jurídicos e na pós-moderna, com mais intensidade, as marcas passaram a desenvolver propósito específico no mundo dos negócios.
É sabido que a marca desempenha, no mundo contemporâneo (sociedade de consumo), grande influxo e desperta certo fascínio por parte dos consumidores. Aliás, não raras vezes, ela exerce uma função muito mais ampla — social e ideológica — do que simplesmente econômica e jurídica. Além de identificar certos produtos e/ou serviços ela também, sob certa ótica, diferencia grupos em dada sociedade.
Portanto, o escopo marcário é individualizar a atividade empresarial e, neste compasso, o mundo jurídico há de conferir proteção a estes sinais singularizadores, manifestações que são da cultura humana.
É a partir deste contexto que o presente trabalho se desenvolve. Aborda, inicialmente, a evolução histórica da propriedade intelectual, industrial, até chegar às marcas. Logo em seguida, faz menção às principais normas internacionais e internas que salvaguardam os direitos de titularidade de marca. Alude, por derradeiro, à teoria dos sinais distintivos, a qual se revela apta a solucionar os conflitos existentes entre as marcas e outros sinais distintivos, pois apresenta critérios válidos de solução para tais conflitos.
Utilizou-se o método dedutivo, o critério norteador dogmático e a pesquisa bibliográfica em documentos jurídicos.
1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
Desde a Antiguidade Clássica as marcas já eram empregadas. Na China, Grécia e Roma antigas, utilizavam-se estes sinais distintivos para indicar a origem de animais e mercadorias, embora com finalidade diversa da contemporânea. Tanto assim, que fora em Roma que estes sinais receberam, inicialmente, a proteção pelo Direito (DI BLASI, 2002, p. 161).
Consoante assinala Rubens Requião, “O produtor, desde a Antigüidade, teve a inclinação de assinalar, de modo característico, a sua produção, sobretudo artística. Vem de outrora o hábito, também, de identificar, com marca em fogo, o gado. Não constituíam propriamente marcas, mas um cunho de propriedade. Na Idade Média era comum empregarem-se marcas figuradas, constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecido como direito privado absoluto, protegido que era pelas corporações de mercadores. Essa proteção — observa von Gierke — mais tarde caiu em desuso, e somente em tempos recentes foi reimplantada.” (REQUIÃO, 2005, p. 244).
Para Milton Lucídio Leão Barcellos (2007, p. 21), a evolução da propriedade intelectual na esfera global se iniciou na Itália, em 1474, ano em que foi publicada a Lei de Veneza de 19 de março daquele ano. De fato, foi o primeiro Diploma Legal que concedeu direitos e privilégios temporários aos inventores e descobridores.
Em seguida, outros Estados passaram a editar legislações para regulamentar esta matéria. Para exemplificar, ressalta-se a edição, na Inglaterra, do Estatuto de Jacques Primeiro, de 1623; nos Estados Unidos da América, a criação da Lei n° 10 de abril de 1790; e, por fim, no Brasil, a outorga do Alvará do Príncipe Regente Dom João VI, datado de 28 de abril de 1809 (DI BLASI, 2002, p. 7).
Por seu turno, assevera Newton Silveira (1996, p. 16) que “Ao lado do referido movimento de proteção às criações do espírito, surgiu então a mesma necessidade de identificação da origem dos produtos, para evitar que os mais afoitos se servissem do conceito dos produtos alheios pra inculcar os seus. Surgiu a proteção à marca de fábrica, que, se bem que seu fundamento não fosse mais o da proteção à criação intelectual, constituía um bem de caráter imaterial que passou a ser visto igualmente como uma forma de propriedade. A proteção especializou-se. Surgiu a marca de comércio, aposta pelo comerciante a produto por ele encomendado […], modernamente a marca de serviço, o título de estabelecimento e a insígnia (sua forma figurativa), a proteção ao nome comercial e aos sinais e frases usados na publicidade. As marcas e o nome comercial encontram expressa disciplina na Convenção da União de Paris.”
O mencionado Gabriel Di Blasi (2002, p. 161) sustenta também que os sinais e as marcas passaram se disseminar entre os povos, de tal sorte que ela se tornou como um elemento caracterizador e facilitador da comercialização e identificação de determinado produto.
Tanto Maitê Cecília Fabbri Moro (apud in BARCELLOS, 2007, p. 23), quanto Rubens Requião (2005, p. 244), ensinam que a Carta Real de 1386, editada por D. Pedro IV, então rei de Aragão, ordenou a fixação da marca da cidade em determinadas peças de vestuário. O objetivo do rei fora evitar fraude nas peças produzidas no reino. E, a confirmar a importância no período, o jurista Bartolo editara em 1560 a obra De Isignia et Armis, tratando desta temática.
Passada a Idade Média e, no que se refere ao cenário histórico brasileiro, foi apenas em 1830, ou seja, após a vigência da declaração de independência do Estado brasileiro, que houve a publicação da norma protetora das invenções intelectuais (BARCELLOS, 2007, p. 22).
A título histórico, é de se frisar que a Constituição do Império de 1824, no art. 179, XXVI, reiterou o teor do Alvará de 1809. Ademais, destaca-se que a Constituição da República de 1891, no seu art. 72, §§ 25 e 27, já tutelava os direitos dos inventores e criadores de marcas. Por outro lado, como lembra Barcellos (2007, p. 21), a Constituição de 1937 não tratou de proteger as marcas, de forma específica, nos seus dispositivos. No entanto, no período pós-1970 foram editados vários diplomas normativos que passaram a regulamentar a propriedade intelectual, como a Constituição Federal de 1988 e a Lei n° 9.279 de 1996.
Em termos históricos, encerra-se com a citação dos principais diplomas normativos que tratam ou trataram dos direitos de propriedade intelectual: (i) Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945, que punia as condutas os autores de crimes em matéria de propriedade industrial; (ii) Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967, que instituía classificação sobre à propriedade industrial; (iii) Decreto-Lei n° 1.005, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código da Propriedade Industrial; (iv) Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que revogou o anterior e institui novo Código da Propriedade Industrial; (v) Decreto n° 75.572, de 8 de abril de 1975, que promulgou a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial; (vi) Decreto n° 76.472, de 17 de outubro de 1975, que promulgou o Acordo sobre a Classificação Internacional de Patente; (vii) Decreto n° 81.742, de 31 de maio de 1978, que promulgou o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT; (viii) Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1992, que promulgou a Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris; (ix) Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1995, que promulgou aa Ata Final que incorporou os resultados da Rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General Agreement on Trade and Tarifs – GATT); (x) Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regulamenta os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (DI BLASI, 2002, p. 8).
Como se nota, a legislação sobre o assunto é abundante, a revelar verdadeira hipertrofia jurídica. Apesar disso, dentre estes regramentos, assumem relevo o Código da Propriedade Industrial de 1971, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Trade Related Aspects for Intellectual Property Rights - TRIPs) e a Lei n° 9.279 de 1996.
2 MARCO REGULATÓRIO INTERNACIONAL
Antes de entender a matéria posta sob o prisma do ordenamento jurídico brasileiro, importante acenar para a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, conforme o texto atualizado pela Revisão de Estocolmo de 1967. É ela, pois, o documento normativo internacional que delimita os princípios e regras fundamentais para a proteção das marcas.
Afinal, no contexto da globalização comercial, econômica e financeira mundial, a soberania estatal não raras vezes tem de ceder espaço ao transnacionalismo empresarial. Neste contexto, vê-se que a interpretação do instituto marcário, do prisma do direito interno, deve se dar em consonância com os tratados internacionais já incorporados à ordem jurídica interna.
Tal Convenção Internacional fora incorporada à ordem jurídica brasileira pelo Decreto n° 635 de 21 de agosto de 1992. Para melhor entender o sentido e o alcance das disposições normativas referentes às marcas, assume relevo o estudo da referida Convenção, sobretudo no que tange à soberania das nações, independência do registro de marca, direito de prioridade, tratamento nacional, repressão ao uso indevido de marcas e proteção estendida ao nome comercial.
Consoante destaca Silveira, “O Brasil é signatário da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial e de suas posteriores revisões, tendo sido a revisão de Estocolmo de 1967 promulgada entre nós por Decreto de 8 de abril de 1975. O princípio básico da Convenção é o da assimilação dos cidadãos dos países pertencentes à União, de modo que o cidadão de um país obtém em outro direitos de propriedade industrial e os exercita em igualdade de condições com os nacionais daquele. Mantém-se a plena vigência das legislações nacionais e a territorialidade da proteção, que deve ser obtida em cada país pela repetição de pedidos de registros e de patentes.” (SILVEIRA, 1996, p. 19).
Acerca da proteção internacional das marcas, Irineu Strenger (1996, p. 36) preleciona que no corpo da Convenção de Paris estão postas normas jurídicas que afetam diretamente as marcas. Tal norma consagra garantias para todas as pessoas, físicas e jurídicas, dos países signatários e fixa um regime de proteção aos prejudicados pela desleal concorrência.
A par da Convenção de Paris, outro marco regulatório internacional, e que integra o sistema basilar de proteção internacional das marcas, é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, Including the Counterfeiting of Goods – TRIPS).
De fato, o TRIPS tem por objetivo a proteção da livre circulação internacional dos direitos de propriedade intelectual, da qual a marca é parte.
Como adverte Maristela Basso (2000, p. 175, aspas no original), “Os objetivos do TRIPS, haja vista as duas preocupações principais: a) complementar as deficiências do sistema de proteção da OMPI e b) vincular, definitivamente, os direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional, são: ‘reduzir as distorções e obstáculos ao comércio internacional”, levando em conta “a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual’ e ‘a necessidade de assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo.’”
Nos dizeres de Di Blasi (2002, p. 166) houve inúmeras discussões sobre a aplicabilidade imediata deste Acordo em nosso país. Todavia, compreende-se que desde 1° de janeiro de 1995 o TRIPS está em vigor no Brasil e tem eficácia plena.
Sobre o assunto, manifesta-se a literatura específica: “A Seção 2 da Parte II do TRIPS (arts. 15 a 21) é dedicada à proteção das marcas com os padrões mínimos que deverão ser observados pelos Estados-Partes, nas suas legislações internas. […] O art. 15.1 do TRIPS apresenta a matéria que deve ser protegida pela legislação de marcas […]. O Acordo TRIPS protege tanto as marcas para “bens” quanto para “serviços”, mais amplamente que a Convenção de Paris, cujo art. 6 não obriga ao registro tais marcas.” (BASSO, 2000, p. 209).
Posto isto, vê-se que as principais normas jurídicas internacionais que versam sobre marcas são a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883, e Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).
6 IMPORTÂNCIA DA MARCA NO COMÉRCIO INTERNACIONAL
O comércio internacional não pode mais deixado de lado pelos Estados soberanos e, em especial, pelo brasileiro. Ao contrário, cada vez mais acentua-se a circulação internacional de produtos, serviços e pessoas. Aliás, em grande parte, é o fluxo internacional de bens, produtos e serviços — ou seja, a circulação de riquezas — que promove o desenvolvimento econômico do Estado e da própria comunidade interna.
O fenômeno da globalização já é uma situação concretizada e, de igual modo, a transnacionalização do poder econômico. E os grandes conglomerados internacionais individualizam seus produtos e serviços por meio das marcas. São estas, na verdade, ao lado de outros sinais distintivos, são alguns dos fatores do êxito da atividade empresarial.
Não é à toa que preleciona Irineu Strenger (1996, p. 36): “Como não poderia deixar de ser, o grande incremento do comércio internacional, nas suas diferentes derivações, impôs também sua presença no plano da propriedade industrial, valendo como demonstração significativa dessa repercussão a recente ratificação pelo Brasil da Convenção da União de Paris de 20 de março de 1883, pela revisão de Estocolmo de 1967, tornando-a lei interna, que subsiste imperativamente ao lado do novo Código da Propriedade Industrial, a cujo exame procedemos.”
Aliás, soa estranho pensar a sociedade de consumo contemporânea sem o reconhecimento jurídico das marcas, diante do fascínio que estes sinais despertam ao consumidor, destinatário final ou não, de produtos, mercadorias, serviços, bens de capital etc. Talvez, se não houvesse a salvaguarda jurídica destes sinais distintivos da atividade empresarial global, grande parte da atividade empreendedora sequer existiria.
Em conclusão, haja vista o reconhecimento, pelos Estados, desta mesma atividade econômica que move o mundo contemporâneo, faz-se imperiosa, no caso brasileiro[i], a ampla proteção jurídica (legislativa, administrativa ou judicial) das marcas, no intuito de propiciar o livre desenvolvimento econômico entre os Estados, empresas e a comunidade social, preceito este que inspira o Acordo Geral de Tarifas e Comércio — GATT, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n° 1.355 de 1994.
3 MARCO REGULATÓRIO NACIONAL
Como já fora visto anteriormente, a função jurídica primária da marca é distinguir um produto de outro; sua função econômica secundária é a indicação de um determinado padrão de qualidade, elemento de comunicação publicitária eventualmente útil ao consumidor como referência. A marca não serve à proteção do consumidor, ao contrário do que pensam alguns, mas à proteção de seu titular, o industrial, ensinou José Roberto Gusmão.
Como lembra Fábio Ulhoa Coelho (2007, p. 141), as marcas são os signos que identificam produtos, mercadorias e serviços e os singularizam em relação aos outros objetos. Têm caráter nitidamente distintivo.
Exposto este conceito, merece enfoque a norma constitucional que consagra o direito à proteção das marcas e signos correlatos. Do ponto de vista constitucional, avulta-se o art. 5°, XXIX, da vigente Carta Maior[ii] (BRASIL, 1988), a revelar importante preceito, pois que outorga à proteção da propriedade industrial, a exemplo das marcas, nomes de empresas e demais sinais distintivos, status de direito fundamental.
A preocupação do legislador constituinte originário de 1988 com a livre iniciativa e função social da empresa foi expressa, como se pode ler nos arts. 1º, IV, 170, caput, e II, III e IV, da Lei Fundamental brasileira.
Aliás, ensina Rubens Requião (2005, p. 242) que “A marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço. Valeri a chama de marchio d'imprese, deixando clara sua filiação como elemento de empresa. A Constituição de 1988, entre os Direitos e Garantias Fundamentais, assegura o privilégio à propriedade das marcas (art. 5°, XXIX), tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”
No plano infraconstitucional, a Lei n° 9.279 de 1996 é o Diploma Legal contemplado como o principal marco regulatório do denominado Direito Marcário. Consoante o texto do art. 129[iii] da Lei n° 9.279 de 1996, é assegurado em todo o território brasileiro a propriedade da marca e o uso exclusivo desta à pessoa natural ou jurídica que registrá-la em conformidade com os ditames legais.
Como espécie que é da propriedade industrial, a marca goza de proteção específica do regramento citado em seu Título III, que trata da Registrabilidade (Capítulo I), Prioridade (Capítulo II), Requerentes do Registro de Marca (Capítulo III), Direitos sobre a Marca (Capítulo IV), Vigência, Cessão e Anotações (Capítulo V), Perda dos Direitos da Marca (Capítulo VI), Marcas Coletivas e de Certificação (Capítulo VII), Depósito (Capítulo VIII), Exame (Capítulo IX), Expedição do Certificado de Registro (Capítulo X) e, por fim, da Nulidade do Registro (Capítulo XI).
4 MODALIDADES DE MARCA
Neste tópico são abordadas as modalidades de marcas positivadas no Código da Propriedade Industrial, bem como a classificação de marcas proposta pela doutrina jurídica.
4.1 CLASSIFICAÇÃO NORMATIVA
A Lei n° 9.279 de 1996 reconhece a existência das seguintes espécies de marcas: (i) marcas de produto ou de serviços (art. 123, I[iv]); (ii) marca de certificação (art. 123, II[v], e art. 148[vi]); (iii) marca coletiva (art. 123, III[vii], e art. 148[viii]); (iv) marca de alto renome (art. 125[ix]) e (v) marca notoriamente reconhecida (art. 126[x]).
4.2 CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
Além da classificação positivada na Lei n° 9.279 de 1996, os doutrinadores apresentam outras categorizações deste instituto.
De sua parte, Waldo Fazzio Júnior assevera que, quanto à forma como são compostas, as marcas podem assumir as seguintes características: “Quanto à composição, podemos distinguir as seguintes categorias de marcas: marcas de fantasia (geralmente possuem maior proteção): são constituídas por elementos novos que não possuem significado (Kodak, por exemplo); marcas arbitrárias: são constituídas por palavras existentes que não guardam relação com o produto que distinguem (apple, por exemplo, para computador); marcas sugestivas: são constituídas por palavras que sugerem algum atributo ou benefício dos produtos ou serviços que distinguem, não descrevendo estes produtos (por exemplo, facci, para cosméticos); marcas descritivas (geralmente possuem a menor proteção): são constituídas por expressão que descreve o produto, o serviço ou uma característica desse produto ou serviço, desde que revestidas de suficiente forma distintiva (copo de leite, por exemplo, para laticínios).” (FAZZIO JÚNIOR, 2007, p. 96, sem grifos no original).
Para Di Blasi (2002, p. 172), as marcas, quanto à apresentação e forma, podem ser consideradas nominativas, figurativas e mistas, como se pode ler do trecho abaixo colacionado: “[…] marca nominativa: aquela representada por inscrições convencionais no mundo ocidental, caracterizadas por letras latinas e algarismos arábicos ou romanos, os quais permitam a combinação de palavras, ou formem uma única palavra, capazes de serem lidas e enunciadas fluentemente, mesmo que formem nomes de fantasia (marcas de fantasia), isto é, nomes ou palavras que não constem do vernáculo; marca figurativa: aquela apresentada sob a forma de desenho ou combinação de figuras, coloridas ou não, símbolos gráficos, emblemas, ou ainda, em letras, palavras ou números apresentados de modo fantasioso ou decorativo, mesmo que em caracteres não latinos; marca mista: aquela apresentada com as características combinadas da marca nominativa e figurativa, não podendo ser enquadrada separadamente nestas duas categorias; e marca tridimensional: aquela constituída pela forma particular não funcional e não habitual dada diretamente ao produto ou a seu recipiente. O registro da marca tridimensional é mais uma inovação da Lei n° 9.279.” (DI BLASI, p. 172, itálico no original).
Rubens Requião (2005, p. 254) salienta que as marcas verbais ou nominativas, ao lado das emblemáticas ou figurativas, das mistas e marcas formais ou plásticas, constituem tipos de marcas. Marca verbal ou nominativa é a que adota palavras na constituição distintiva do produto, mercadoria ou serviço. Marcas figurativas ou emblemáticas são as que contêm emblemas, desenhos, imagens, linhas ou letras. Marcas mistas, por seu turno, são as que agregam os dois elementos anteriores, a saber, palavras e imagens. Por fim, as marcas formais ou plásticas são as que adquirem a forma de produto ou do invólucro deste. Estas espécies marcárias são expressamente vedadas pelo art. 124, XXI[xi], do Código da Propriedade Industrial brasileiro.
Por outro lado, preconiza o citado jurista que ao lado dos tipos de marcas, revelam-se as espécies de marcas. Destarte, quanto à finalidade ou destinação, as marcas podem ser singulares ou especiais, gerais ou genéricas, coletivas, de certificação, de alto renome e notórias. Singulares ou especiais são as marcas que individualizam um só objeto. As marcas gerais ou genéricas atestam a origem de produtos ou mercadorias, a fim de singularizar a empresa que os confeccionou. Coletiva, por sua vez, é a marca de que são titulares associações ou corporações, as quais deferem aos seus integrantes o privilégio de utilizá-las, constituindo uma forma de condomínio de propriedade intelectual. Marca de certificação é a que atesta a aptidão técnica de determinados produtos, mercadorias ou serviços. A marca de alto renome assegura ao seu titular a plenitude de exercício em todos os segmentos da atividade econômica, porém não a dispensa de registro. Por fim, as denominadas marcas notórias, publicamente conhecidas, são as que possuem proteção jurídica no Brasil sem a necessidade da exigência de prévio registro (REQUIÃO, 2005, p. 255).
No entanto, Irineu Strenger adota posicionamento distinto, no que tange à conformação das marcas coletivas. Para este mesmo jurista, as marcas coletivas são as que conferem proteção às denominações de origem. Vale dizer, portanto, que as marcas coletivas protegem os “[...] nomes geográficos com os quais se designam produtos conhecidos, como fabricados, elaborados, colhidos ou extraídos de determinado lugar e que reúnem determinadas características de qualidade (ex.: Roquefort, Camenbert etc.) [...]”. (STRENGER, 1996, p. 29). Entendimento este que se difere, embora somente em parte, do adotado por Rubens Requião.
Também merece relevo a chamada marca tridimensional, a qual se apresenta em várias dimensões visualmente identificáveis. Possui desenhos perceptíveis em vários ângulos de observação – frontal, lateral, inferior, superior e, em alguns casos, em perspectiva (NEGRÃO, 2010, p. 170).
Impende, ao final, diferenciar a marca de alto renome da marca notória. A primeira não pode ser usada em nenhum outro produto, mercadoria, artigo ou serviço, qualquer que seja a classe, impedindo-se, com isto, que a reprodução por outra induza o consumidor à confusão (DI BLASI, 1996, p. 173). De outro banda, a proteção conferida pelo Direito da Propriedade Intelectual à segunda — marca notoriamente conhecida — é muito mais ampla, posto que lhe concede proteção especial, independentemente de estar previamente deposita ou registrada no Brasil.
4.3 MARCA COMUNITÁRA
Inovação criada no âmbito da União Europeia é a denominada marca comunitária. Assume relevo estudá-la, uma vez que constitui grande avanço em termos de tratamento normativo, na medida em que assegura ao titular da exclusividade marcária proteção do Direito da Propriedade Intelectual em todos os países membros da Comunidade Europeia.
A marca comunitária encontra-se regulamentada pelo Regulamento nº 40 de 1994 do Conselho da Comunidade Europeia, de 29 de Dezembro de 1993, com as devidas alterações. No art. 1º[xii] do aludido documento jurídico encontra-se a noção de marca comunitária.
Destarte, mediante o procedimento administrativo unificado perante o instituto competente, o requerente poderá pleitear o registro da marca e, se o pedido for outorgado, o titular gozará de proteção em todo o território da União Europeia (art. 36º e seguintes do Regulamento).
Trata-se, na verdade, de importante avanço legislativo e que, a título de sugestão, poderia ser aplicado no âmbito do Mercado Comum do Sul — MERCOSUL, uma vez que o regramento em comento somente tende à maximização da proteção jurídico-normativa das marcas.
5 A TEORIA DOS SINAIS DISTINTIVOS E O CONFLITO ENTRE MARCAS E OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
A teoria dos sinais distintivos compreende que todas as formas visuais e sonoras empregadas pelo sujeito que exerce a empresa com o escopo de tornar mercadorias, produtos e serviços identificáveis e individualizados, merecem proteção do Direito da Propriedade Intelectual. Desta maneira, o nome empresarial, o título do estabelecimento, a insígnia, a marca de produtos, serviços ou mercadorias, as expressões de propaganda e os domínios de internet são reputados, por esta teoria, como sinais distintivos da atividade empresarial, passíveis de ampla tutela jurídica (JABUR; SANTOS, 2007, p. 279).
Do mesmo modo, a fim de solucionar os conflitos eventualmente existentes entre estes bens jurídicos — que são, na verdade, os sinais distintivos, a doutrina jurídica aponta como elementos para solução os princípios da especialidade, anterioridade e repressão à concorrência desleal (JABUR; SANTOS, 2007, p. 291-292).
Nesta senda, abaixo faz-se uma breve exposição sobre as divergências que podem surgir entre a marca e outros sinais distintivos empresariais.
5.1 CONFLITO ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL
O nome empresarial encontra amparo legal no art. 1.155 do Código Civil brasileiro[xiii].
Convencionou-se denominar nome empresarial, ou comercial, o signo distintivo empregado por aquele que exerce a atividade empresarial. Ele destina-se a identificar e enaltecer a pessoa, natural ou jurídica, que realiza esta atividade. Enquanto que a marca individualiza os produtos, mercadorias e serviços, o nome empresarial enfatiza o titular da empresa que faz com que estes mesmos produtos, serviços e mercadorias circulem no mercado e estejam disponíveis ao consumidor (COELHO, 2007, p; 177).
Se houver divergência entre a marca e nome empresarial, deve-se se socorrer aos princípios descritos no tópico anterior, a saber: especialidade, anterioridade e repressão à concorrência desleal. “Diante do conflito entre marca e nome comercial têm os Tribunais entendido que deve prevalecer o princípio da especialidade, típico do direito das marcas, segundo o qual a marca terá proteção restrita aos produtos ou serviços que assinale. Ressalva a este princípio deve ser feita às marcas de alto renome, que gozam de proteção especial, em todos os ramos de atividade, conforme o já referido art. 125 da LPI.” (JABUR; SANTOS, 2007, p. 291).
Mais adiante, acrescentam os mesmo autores (JABUR; SANTOS, 2007, p. 291-292) que o princípio da anterioridade também é empregado pelos Tribunais para solucionarem conflito entre marca e nome comercial. Logo, prepondera o sinal distintivo que foi por primeiro adotado – marca ou nome empresarial.
5.2 CONFLITO ENTRE MARCA E NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET
Consideram-se nomes de domínio as expressões que individualizam os documentos virtuais e as páginas de hipertexto na rede mundial de computadores. Todavia, esta rede admite a existência de apenas um único nome domínio, que pode ser composto por letras e números e é representado da seguinte forma: http://www.[identificaçãodapágina].[domínio de primeiro nível].[país/região] (JABUR; SANTOS, 2007, p. 270).
No Brasil, o Decreto n° 4.829 de 2003 criou Comitê Gestor da Internet do Brasil — CGI, órgão responsável pela rede mundial de computadores no território nacional.
Por sua vez, o citado Comitê Gestor editou em 2008 a Resolução nº 8, a qual, consagra, em seu art. 1°[xiv], o princípio de que o registro do domínio de internet será concedido àquele que primeiro o solicitar.
E, definitivamente, é este o preceito que vem sendo aplicado pelos Tribunais. Em caso de conflito entre marca e domínio na internet, vale o sinal distintivo que foi primeiro registrado, salvo se tratar-se de marca de alto renome ou marca notoriamente reconhecida. “Note-se que o sistema de nomes de domínio foi criado de modo a apenas admitir um único nome de domínio para aquela específica seqüência de letras ou combinação de letras e números. Ou seja, não podem coexistir dois nomes de domínio exatamente iguais. Desempenham, portanto, os nomes de domínio primordial função de endereço eletrônico, ligando o usuário da Internet à pagina que ele busca. Mas essa, contudo, não é a única função desempenhada pelos nomes de domínio.” (JABUR; SANTOS, 2007, p. 271).
Neste caminho, os Tribunais vêm decidindo que, em caso de conflito entre marca e domínio da internet, é válido o princípio do primeiro registro, salvo se se tratar de marca de alto renome ou notória. O simples fato de o titular ter registrado a marca, em regra, não lhe confere o direito ao domínio na rede mundial de computadores. Neste quadrante, existem decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal[xv].
Alguns doutrinadores equiparam os nomes de domínio de internet às marcas, como o fazem Márcio Augusto Soerensen Garcia e Paula Oliveira Bezerra de Menezes e o jurista italiano Massimo Perin (apud in JABUR; SANTOS, 2007, p. 295). Todavia, aponta-se que os nomes de domínio devem ser equiparados aos nomes empresarias e, assim sendo, os conflitos existentes devem ser resolvidos a partir dos princípios da especialidade e da anterioridade.
5.3 CONFLITO ENTRE MARCA E DESENHO INDUSTRIAL
A definição normativa de desenho industrial encontra-se no art. 95[xvi] do Código de Propriedade Industrial. Assim como a marca, o desenho industrial submete-se a registro. O desenho industrial deve proporcionar ao objeto uma utilidade. Da obra de Fábio Ulhoa Coelho, extrai-se a lição oportuna de que “O desenho industrial é diferente da escultura e da pintura (obras de arte) porque o objeto a que se referem tem função utilitária e não apenas estética, decorativa ou de promoção de seu proprietário” (2007, p. 148).
Em caso de colisão entre marca e desenho industrial, há de se aplicar o supracitado princípio da especialidade. Desta forma, o desenho industrial, assim como a marca, terá proteção específica. Cada qual goza de proteção dentro do seu campo de atuação, vale dizer, dentro dos limites da categoria ou classe mercadológica a que se destina, como assinalam Wilson Pinheiro Jabur e Manoel J. Pereira dos Santos (2007, p. 11-12).
Este também é o raciocínio desenvolvido por Fábio Ulhoa Coelho (2007, p. 160, aspas no original): “Pelo “princípio da especificidade”, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços a respeito dos quais podem os consumidores se confundir, salvo quando o INPI reconhece sua natureza de “marca de alto renome”. Nesta hipótese, a proteção é ampliada para todos os ramos da atividade econômica.”
Deste modo, a título ilustrativo, verifica-se que se houver conflito entre o desenho industrial e marca de alto renome ou notória, a proteção do Direito da Propriedade Intelectual incidirá em benefício dos titulares destas marcas, em detrimento do titular do desenho industrial. Logo, este não atenderá ao requisito da originalidade, contemplado no art. 97[xvii] da Lei da Propriedade Industrial.
5.1 PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Enquanto intérprete máximo da legislação federal brasileiras, incumbência atribuída à Corte por expressa disposição constitucional (art. 102), o Superior Tribunal de Justiça processa e julga os recursos e as ações civis originárias submetidas à sua apreciação, seja por suas Turmas, Órgãos Especiais e Plenário. Por este motivo, passa-se a fazer referência a alguns precedentes relacionados ao assunto em exame.
Aliás, soa estranho pensar a sociedade de consumo contemporânea sem o reconhecimento jurídico das marcas, ante o fascínio que estas ocasionam ao consumidor de produtos, mercadorias ou serviços. Talvez, se não houvesse a salvaguarda jurídica destes sinais distintivos da atividade empresarial global, muitos conglomerados sequer existiriam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em face de tudo quanto foi mencionado, conclui-se que as marcas, desde a Antiguidade, já identificavam determinados grupos sociais, além da proveniência de produtos, apesar de terem sido tuteladas pelo Direito apenas a partir do final da Idade Média.
Infere-se também que no plano internacional a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) possuem grande importância regulatória.
Por outro lado, na órbita interna, a Constituição de 1988 também ostenta importância, já que garante que o direito à exclusividade das marcas e outros sinais distintivos tem caráter fundamental. E o grande marco regulatório nacional é a Lei nº 9.279/1996, a qual confere um tratamento normativo específico ao Direito Marcário.
Conclui-se, ademais, que existem várias modalidades de marcas. Tanto assim que a legislação consolidada consagra uma classificação e a literatura jurídica outra. Entretanto, compreende-se que ambas facilitam a melhor compreensão, identificação, interpretação e salvaguarda deste instituto empresarial.
Merecedora de enfoque e maior estudo na esfera do Direito Comparado é a figura da marca comunitária. Implementada na União Europeia, cuida-se de figura jurídica que confere ao titular de direitos marcários proteção territorial amplíssima, o qual tende a maximizar o manto jurídico protetor sobre a exclusividade das marcas.
E, além disso, verificou-se que a teoria dos sinais distintivos afigura-se pertinente, na exata medida em que concede proteção a diversos bens jurídicos empresariais. E, de igual sorte, constatou-se que em caso de conflito entre marcas e outros sinais distintivos — como nome empresarial, nome de domínio de internet e desenho industrial — há de se aplicar os princípios da especialidade e da anterioridade, exceto se a colisão atingir a exclusividade das marcas de alto renome e as notoriamente reconhecidas, as quais têm proteção privilegiada do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.
E, finalmente, assevera-se que as marcas também exercem suma importância para o comércio internacional, uma vez que os grandes conglomerados econômicos internacionais conduzem e singularizam suas atividades empresariais, nos mais variados ramos mercadológicos, a partir de um signo apto a distinguir produtos, mercadorias e serviços. E, registra-se, por fim, que, no comércio internacional, as marcas podem adquirir grandiosa avaliação econômica, a qual seria inócua sem a respectivo reconhecimento e proteção no âmbito do Direito interno e internacional.
NOTAS
[i] Diante dos princípios da livre iniciativa e segurança jurídica, somados ao reconhecimento do direito de propriedade, exclusividade e registrabilidade dos sinais distintivos como fundamentais na ordem jurídica brasileira.
[ii] “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; [...]” (BRASIL, 1988).
[iii] “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.” (BRASIL, 1996).
[iv] “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; [...].” (BRASIL, 1996).
[v] “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; [...]”. (BRASIL, 1996).
[vi] “Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá: I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.” (BRASIL, 1996).
[vii] “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.” (BRASIL, 1996).
[viii] “Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.” (BRASIL, 1996).
[ix] “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” (BRASIL, 1996).
[x] “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.” (BRASIL, 1996).
[xi] “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; [...].” (BRASIL, 1996).
[xii] “Artigo 1º. Marca comunitária. 1. São designadas «marcas comunitárias» as marcas de produtos ou serviços registadas nas condições e de acordo com as regras previstas no presente regulamento. 2. A marca comunitária tem carácter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registrada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.” (UNIÃO EUROPEIA, 1994).
[xiii] “Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.” (BRASIL, 2002).
[xiv] “Art. 1º. Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução. Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.” (BRASIL, 2008).
[xv] “ACÓRDÃO: INTERNET. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1 – O critério para registro de nome de domínio na Internet é o da precedência. O direito ao nome de domínio compete aquele que primeiro o requerer, exceto quando os nomes possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, se não foram solicitados pelo respectivo titular. 2 – Ainda que beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, a parte se sujeita à condenação nas custas e honorários, ficando, contudo suspensa a execução pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12) 3 – Apelação não provida. (DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça, 2005).
[xvi] “Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.“ (BRASIL, 1996).
[xvii] “Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.” (BRASIL, 1996).
REFERÊNCIAS
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