I - Introdução

No artigo "A Importância do Registro de Marca e Como Obtê-lo", destacamos, além da importância da obtenção da chancela do INPI como única forma de garantir efetivamente a exclusividade na exploração da marca por seu titular (e protegê-lo contra investidas de terceiros) através da concessão do respectivo registro, a necessidade de desmistificação de que tal providência é restrita às grandes corporações ou mesmo excessivamente onerosa.

Já a pretensão desse singelo escrito é trazer as noções básicas dos atos que ocorrem, ou podem ocorrer, durante o processamento do pedido de registro, cuja análise é feita pelos examinadores do INPI.

Vale afirmar e alertar ao leitor que muitos dos desdobramentos dos institutos delineados não foram aprofundados ou mesmo explorados em sua ampla extensão, dado o caráter informativo desse artigo.

Ao final apresentamos um pequeno fluxograma cujo objetivo é facilitar a compreensão do tema ^[01].

II - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, vulgarmente conhecido como INPI, é o órgão responsável pela análise de pedido de registro de marcas no Brasil (como também pela concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e franquia, registro de programas de computador, desenhos industriais e indicações geográficas). É uma autarquia federal que está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

O INPI foi criado em 1970 e, até então, os atos que atualmente estão sob o seu encargo eram exercidos pelo extinto DNPI – Departamento Nacional da Propriedade Industrial, criado em 1933. Há que se destacar que essa função no Brasil foi inicialmente desempenhada pelas Juntas Comerciais, sendo a Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, instituída pelo Alvará de 23.08.1808, o primeiro órgão criado com a responsabilidade de analisar e conceder privilégios de invenção, sistema instituído nos tempos em que ainda éramos um colônia portuguesa ^[02] .

Importante observar que o INPI se comunica sempre através de despachos, ou seja, decisões, proferidas pelos seus examinadores ^[03]. Essas são publicadas na Revista da Propriedade Industrial – RPI, cuja veiculação é semanal. O órgão não utiliza qualquer outro meio para comunicar seus atos em processos administrativos sobre os pedidos feitos pelos interessados (seja em caso de registro de marcas, patentes de invenção e modelos de utilidade, desenhos industriais etc.).

Atualmente o instituto tem voltado grandes esforços no sentido de democratizar o acesso dos interessados aos seus serviços, especialmente com adoção de um sistema eletrônico, chamado de e-marcas, onde é possível a prática de todos os atos relativos ao processo para obtenção de um registro de marca, desde o pedido inicial até a apresentação de recursos, manifestações, com total segurança.

O sucesso do sistema e a tendência mundial de cada vez mais utilizar a internet para derrubar fronteiras, sinalizam para uma esperada estruturação no órgão no sentido de ampliar o leque de serviços oferecidos através do mundo virtual. O próximo passo, já anunciado, será o sistema que permitirá o processamento de pedido de patentes por meio eletrônico.

III – O processamento do pedido de registro de marca

O nascimento do processo administrativo ocorre efetivamente com o recebimento pelo INPI do pedido formulado, seja através de procurador (agente ou advogado) ou pelo próprio interessado.

É claro que não podemos nos esquecer dos atos que antecedem o protocolo, como a busca de anterioridades (pesquisa) feita pelo interessado e o correto preenchimento do formulário de pedido de registro, que deve obedecer às exigências legais e instituídas pelos atos normativos do INPI.

Aliás, o primeiro ato praticado pelo INPI pode ser justamente em função da não observância das exigências formais no preenchimento do formulário do pedido de registro ^[04], seja ele eletrônico ou em papel.

Nesse caso, é proferido um despacho, ou seja, uma decisão que visa dar a oportunidade ao interessado de corrigir o "erro formal" no preenchimento do formulário, evitando assim o arquivamento prematuro do processo. É uma decisão chamada de "despacho complementar", que contém uma "exigência".

Um exemplo muito comum é quando o envio de imagem (no caso de formulário eletrônico) da marca não atende ou observa as dimensões exigidas pelo INPI (a imagem deve ter o tamanho de 8cmx8cm), como também o erro na descrição do "elemento nominativo da marca", que ocorre quando a imagem da marca contém alguma expressão que não foi inserida no campo que exige sua descrição.

Nessa hipótese, o interessado poderá suprir ou corrigir o erro, através do "cumprimento de exigência", feito através de um formulário próprio. O prazo para cumprimento da exigência é, via de regra, de 05 dias.

Assim, caso haja qualquer exigência formulada inicialmente, o seu cumprimento tornará o pedido apto a ser submetido ao procedimento previsto pela lei, que poderá culminar com o seu deferimento e consequente concessão e expedição do certificado de registro de marca.

Havendo ou não a exigência preliminar, caso o pedido já reúna o que chamamos de requisitos formais, a primeira ocorrência é a sua publicação na Revista Nacional da Propriedade Industrial (esse primeiro ato – caso não tenha ocorrido a exigência formal – leva cerca de 03 meses para ocorrer, contados da data do protocolo do pedido).

Essa providência tem como objetivo dar publicidade sobre a pretensão do requerente ao registro. Em outras palavras, é uma forma de dar conhecimento a todos de que determinada pessoa ou empresa tem interesse em obter a exclusividade na utilização de determinada marca para identificar determinado(s) produto(s) ou serviço(s).

A partir desse momento, toda e qualquer pessoa que demonstre legítimo interesse pode se manifestar perante o INPI, nos autos do processo lá instaurado, contrariamente à pretensão do requerente. Ou seja, qualquer pessoa que prove ter interesse legítimo pode impugnar o pedido, apresentando as razões pelas quais aquele pedido de registro deve ser indeferido.

Essa providência é chamada de OPOSIÇÃO, cujo prazo para apresentação é de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do pedido de registro da marca na RPI. No final do artigo, faremos pequenos comentários sobre a oposição.

Não ocorrendo a apresentação de oposição, o pedido de registro fica aguardando a análise pelos examinadores do INPI. Havendo oposição, o titular do pedido é intimado (sempre via RPI) para apresentar uma espécie de contestação. Formalmente, a providência é conhecida como "Manifestação à Oposição" e o prazo para sua apresentação também é de 60 dias.

Importante destacar que seja a apresentação da oposição, seja da manifestação à oposição, haverá a necessidade de recolhimento de taxas oficiais ao INPI. Atualmente o custo oficial para apresentação de oposição pode chegar a R$ 400,00 e R$ 160,00 no caso de manifestação.

Apresentada ou não a oposição, com ou sem a respectiva resposta (manifestação), o processo fica aguardando a análise definitiva do INPI, que poderá resultar no deferimento ou indeferimento do pedido de registro da marca.

Há também a hipótese de o instituto formular alguma exigência (seja em função da oposição ou no curso normal da análise do pedido), cujo cumprimento poderá auxiliar ou até mesmo viabilizar o deferimento do pedido (nesse caso o prazo para o cumprimento ou manifestação será de 60 dias). Por outro lado, ao contrário do que ocorria anteriormente, apenas a não apresentação de resposta à exigência é que culminará com o arquivamento definitivo do pedido (na vigência do antigo código a lei exigia o "cumprimento ou contestação" da exigência).

Atualmente o prazo médio para análise e eventual deferimento do pedido é de 04 anos.

Na análise feita pelos examinadores do INPI, diversos critérios são observados, como o enquadramento técnico do pedido, a existência de eventuais oposições e a realização de busca de anterioridades em seu banco de dados.

Além da verificação do preenchimento da condição para ser titular de registro (artigo 128 da LPI), obrigatória, todas as vedações legais para a obtenção de um registro são checadas (art. 124 da LPI), como também as hipóteses especiais de proteção, que representam exceção às regras gerais, contidas nos artigos 125, 126 e 129 da LPI e que tratam basicamente das marcas de alto renome, das notoriamente conhecidas e do direito de precedência.

Na hipótese de o INPI deferir o pedido (seja com ou sem a existência de oposição), o requerente ou titular terá 60 dias para efetuar o pagamento da taxa final, sempre contados da data da publicação na RPI. Esse pagamento permitirá a concessão e expedição do certificado de registro, cuja validade será de 10 anos, período no qual não haverá cobrança de qualquer outra taxa oficial.

Importante ter em mente que o não pagamento da taxa final implicará no arquivamento do pedido, não sendo possível retomá-lo. Assim, caso o requerente deixe de pagar a taxa final, terá que depositar novo pedido, que será submetido novamente a todo o processo administrativo, não gozando de qualquer vantagem ou prioridade.

Por outro lado, na hipótese do INPI indeferir o pedido, é facultada ao requerente a apresentação de um recurso, denominado recurso contra o indeferimento. Vale dizer que o indeferimento poderá ser fundado na oposição eventualmente apresentada (ou oposições, já que mais de uma pode ser apresentada, por diferentes interessados), como também com outro fundamento, que será apontado pelo examinador.

O prazo para apresentação do recurso será de 60 dias, contados da publicação na RPI. No caso de apresentação, o processo ficará aguardando novamente a análise pelos examinadores do INPI, sendo que atualmente o seu julgamento pode demorar até 02 anos para ocorrer (em alguns casos até mais).

Caso haja modificação de entendimento, o pedido é deferido e o titular terá que efetuar o pagamento das taxas finais. Da mesma forma que o deferimento natural (sem recurso), o não pagamento implicará no seu arquivamento, com as mesmas consequências.

Na hipótese contrária, o pedido será considerado inapto a ser concedido e não haverá mais possibilidade de reverter essa posição pela via administrativa, tratando-se portanto de decisão definitiva do INPI, contra a qual não caberá mais qualquer recurso. De toda forma, poderá ainda o interessado, caso não se conforme com essa decisão, buscar a tutela judicial, cujo dificílimo caminho trataremos em outra oportunidade.

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Muito embora a concessão represente a manifestação oficial do INPI, no sentido de reconhecimento de que o pedido reuniu os requisitos legais e que, a partir daquele momento, o seu titular está apto a gozar, com exclusividade, de todos os direitos advindos com o seu registro, é uma decisão sujeita a revisão pelo próprio órgão.

Em outras palavras, mesmo após a concessão do registro (que ocorre após o pagamento das taxas oficias, inclusive), existe a possibilidade de alteração da decisão que concedeu o registro, mediante o que chamamos de "Processo Administrativo de Nulidade". No entanto, essa não é a única hipótese que pode fulminar o registro já concedido. Há a possibilidade de ser reconhecida a "Caducidade", como também a possibilidade de revisão judicial da decisão que concedeu o registro, mediante o ajuizamento de uma "Ação de Nulidade".

IV – Da Oposição

A oposição está prevista no artigo 158 da Lei de Propriedade Industrial – LPI, Lei 9279/96. Como já apontamos, é a primeira e mais frequente oportunidade que tem o terceiro de intervir no processo administrativo de registro de marca.

Na vigência do antigo Código da Propriedade Industrial, era possível também atacar um processo através de Recurso contra o Deferimento (parágrafo 5º. do artigo 79), instituto abolido pela nova lei.

A nova sistemática da atual Lei de Propriedade Industrial representa um avanço e visa imprimir celeridade na análise dos pedidos, já que na vigência da legislação anterior a publicação do pedido de registro ocorria somente após a realização de exame formal (toda análise de viabilidade era feita antes da publicação do pedido, portanto um exame completo), e portanto a possibilidade de apresentação de oposição ficava postergada, retardando sensivelmente o prazo para a conclusão do processo administrativo.

Resumidamente, o pedido, anteriormente, era apenas protocolado após exame preliminar. Se devidamente instruído, o protocolo era feito e a partir de então iniciava-se o seu exame formal. Somente após a conclusão do exame formal (cuja análise hoje é feita somente após a publicação do pedido) e na hipótese do INPI entender viável o pedido, é que ele era publicado e então possível a apresentação de oposição. Vale notar que no curso do exame formal também era possível a incidência de exigências, cuja regra era basicamente a vigente atualmente, com exceção da necessidade imperiosa de seu comprimento ou contestação, sob pena de arquivamento definitivo, o que hoje, como já exposto, não ocorre, podendo o requerente apenas "respondê-la".

O prazo, como já informando, para apresentação de oposição é de 60 dias contados da publicação do pedido.

Quanto ao opoente, ou seja, aquele que se manifesta contrariamente à concessão do registro, importante observar que caso o seu fundamento seja a existência de marcas notoriamente conhecidas, marcas que o requerente não poderiam desconhecer em razão de sua atividade ou ainda a arguição de uso anterior (artigo 129, Parágrafo 1º. da LPI), deverá comprovar o depósito de um pedido de registro em seu nome em até 60 dias do protocolo da oposição (verdadeira condição de procedibilidade), sob pena dessa não ser apreciada pelo INPI.

Por fim, vale dizer que o titular do pedido tem o direito e não o dever de se manifestar sobre a oposição e o seu prazo também será de 60 dias, contados da sua publicação. A não apresentação de manifestação representa a perda da oportunidade de rebater os argumentos do opoente, mas não significa a "revelia", como ocorre no processo civil, ou mesmo a aceitação dos argumentos, já que, em tese, o processo será submetido à analise rigorosa tal qual seria sem a sua existência.

De toda forma, a apresentação da manifestação é extremamente recomendável, especialmente em função da possibilidade dos argumentos alegados pelo opoente partirem de premissas equivocados ou que possam seduzir, maliciosamente, o examinador, que está restrito ao conteúdo do processo.

V – Processo Administrativo de Nulidade

Como alertamos no item III, mesmo após a concessão do registro da marca existe a possibilidade de sua revisão. Essa possibilidade está prevista no artigo 169 da LPI e é conhecida como Processo Administrativo de Nulidade - PAN.

Através desse instrumento, o registro já concedido pode ser "revogado". Na realidade, sob o aspecto técnico, o que ocorre é o reconhecimento de que o ato que concedeu o registro é nulo, por ter violado as disposições contidas na LPI.

Ainda que tal definição pareça efetivamente contraditória, é exatamente essa a definição do instituto. Assim, muito embora tenha o INPI procedido ao exame do pedido e decidido por sua viabilidade, com sua consequente concessão, esse ato poderá ser posteriormente declarado nulo, fulminando o registro.

E as razões, como dito, podem ser as mais diversas, compreendidas na definição de que o ato de concessão contrariou qualquer disposição da LPI, não existindo assim fundamentação exclusiva ou definida para incidência do processo. Há que se fazer referência, todavia, às hipóteses destacadas acima, para a fundamentação da oposição, que também se aplicam ao PAN, exigindo-se o depósito de pedido de registro pelo requerente.

Observe-se ainda que não há qualquer exigência ou regra quanto a superveniência ou não da fundamentação para instauração do processo. Isso significa que o argumento invocado, consubstanciado na infração à LPI, não precisa ter ocorrido antes da concessão do registro, podendo assim ter ocorrido tanto no curso do processo para obtenção do registro que se vise anular como até mesmo posteriormente. O mesmo se aplica ao conhecimento desse impedimento.

Exemplo de ocorrência de causa superveniente é o reconhecimento de alto renome posterior à concessão do registro que se pretenda anular.

Quanto à legitimidade para querer a instauração do processo administrativo de nulidade, qualquer interessado pode fazê-lo, bastando que comprove sua legitimidade, como ocorre também no caso do oferecimento de oposição.

Interessante notar que o próprio INPI, sem provocação, também poderá instaurar o processo administrativo de nulidade, ou seja, poderá agir ex officio.

O prazo para instauração, seja por terceiro interessado ou pelo próprio INPI, é de 180 dias, contados da concessão do registro.

O requerimento ou mesmo a instauração do processo administrativo de nulidade não tem efeito suspensivo, o que significa dizer que, enquanto perdurar a sua análise, prevalecerão os efeitos da concessão do registro, podendo assim o titular gozar de toda a proteção conferida pela legislação.

A decisão proferida no processo administrativo de nulidade não comporta recurso, restando à parte que não se conformar com o seu desfecho buscar o pronunciamento judicial.

Quanto ao alcance da decisão, o primeiro ponto que temos que observar é que a nulidade poderá ser parcial, hipótese em que atingirá apenas "parte" da marca. Ademais, em sendo julgado procedente o PAN, a decisão terá efeito ex tunc, ou seja, retroagirá à data de sua concessão, e erga omnes, pois atingirá não apenas os envolvidos no processo administrativo, regras aplicáveis, via de regra, às decisões que reconhecem nulidade de atos administrativos.

VI – Caducidade

Outra hipótese de ser atingido um registro de marca, na esfera administrativa (perante o INPI) é através da declaração de sua caducidade.

Nesse caso, diferentemente do que ocorre no caso do PAN, haverá a extinção do registro e não o reconhecimento de que sua concessão violou a legislação vigente. A previsão legal está nos artigos 142, III, 143, 144, 145 e 146 da Lei de Propriedade Industrial.

Portanto, caducidade é uma forma estabelecida pela LPI de perda de direitos, que poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

- Não inicio de utilização da marca no Brasil;

- Interrupção do uso da marca por mais de 05 anos consecutivos;

- Utilização da marca em desacordo com o constante no certificado de registro, implicando em alteração do seu caráter distintivo original, por mais de 05 anos consecutivos.

Em todos os casos acima, o prazo inicial para que seja requerida a declaração de caducidade é de 05 anos, contados da data da concessão do registro. Isso significa que esse lapso entre a concessão e o término dos 05 anos é um período de graça, durante o qual não poderá ser requerida a perda dos direitos advindos com a concessão do registro fundada nas hipóteses de caducidade, descritas acima.

Assim, durante o período de graça, o titular do registro não poderá ser penalizado, por exemplo, com a não utilização de sua marca ou ainda com a utilização em desacordo com aquela prevista em seu certificado.

Qualquer pessoa poderá requerer a caducidade de um registro, devendo apenas demonstrar seu interesse. Ao contrário do que ocorre no PAN, o INPI não poderá agir ex officio.

Um vez requerida a caducidade, o titular do registro será intimado, via RPI, para apresentar sua manifestação, uma espécie de defesa, visando a manutenção do seu registro, no prazo de 60 dias.

Importante observar que uma vez requerida a caducidade, o ônus de provar a utilização da marca, tal como concedida, e a não ocorrência das hipóteses legais para a extinção do registro é do titular. A não demonstração poderá implicar no reconhecimento, ou melhor, declaração da caducidade do registro, trazendo graves consequências jurídicas para o titular, como a impossibilidade de impedir terceiros de utilizar sua marca.

Outro reflexo importante é tornar o registro de marca idêntica ou semelhante "disponível", podendo ser registrada novamente, por qualquer interessado.

Há que se ressaltar que a LPI prevê a possibilidade do titular do registro "justificar" a não utilização da marca que, uma vez aceita, impedirá a decretação de sua caducidade ^[05]. Outra possibilidade é a demonstração de que a marca é utilizada por terceiro autorizado, por exemplo, em sistema de licenciamento, tendo em vista que a utilização da marca não é atribuição única e exclusivamente do seu titular ^[06].

Quanto aos efeitos da declaração, a primeira consequência natural que observamos, é que ela evidentemente não retroagirá à data da concessão do registro, como no caso do PAN. Os efeitos da extinção do registro (consequência da declaração de caducidade) se projetam para o futuro, a partir da decisão proferida pelo INPI, sendo assim ex nunc, atingindo também toda a coletividade (erga omnes). Não se admite, por outro lado, a caducidade parcial do registro.

Finalmente, vale lembrar que da decisão de declarar ou negar a caducidade caberá recurso, que, entende-se, possui o efeito suspensivo, o que significa dizer que enquanto não for decidido, o titular do registro continuará gozando de todos os direitos advindos com sua concessão, tornando sem efeito o conteúdo da declaração da caducidade.

VII – Ação de Nulidade

Sem o rigor técnico necessário, e guardadas as devidas proporções, poderíamos dizer que a ação de nulidade é a versão judicial do processo administrativo de nulidade.

É claro que essa possibilidade de reconhecimento de que o ato concessivo do INPI é nulo, pela via judicial, possui uma infinidade de aspectos específicos e relevantes, não abrangidos pelo PAN, mas não é demais afirmar que o que move essa ação é justamente o mesmo fundamento.

De tal feita, em função do foco desse singelo escrito ser o processo administrativo para obtenção do registro de marca, faremos apenas pequenos comentários sobre a ação, esperando poder explorar seus aspectos controvertidos em outra oportunidade.

A previsão legal está no artigo 175 da LPI, que atribui a qualquer interessado, inclusive o próprio INPI a legitimidade para propor a ação. Aliás, o INPI sempre fará parte da ação, seja no pólo ativo (por liberalidade), ou no pólo passivo (por imposição legal).

Sobre a participação do INPI, no pólo passivo, vale apontar que há, ainda hoje, polêmica sobre a sua figura: assistente ou litisconsorte? ^[07]

O prazo para ajuizamento da ação é de 05 anos, contatos da concessão do registro. Não é necessário que o interessado tenha tomado medidas na esfera administrativa, contra a concessão do registro anulando. Isso significa que não se exige que seja instaurado o processo administrativo de nulidade: a ação pode ser ajuizada independentemente de sua existência ou mesmo pendência de julgamento.

A exemplo do que ocorre no PAN, os efeitos da decisão que declaram nulo o ato de concessão do registro são ex tunc e erga omnes, observadas as regras processuais cíveis quanto à execução de sentença.

No entanto, nesse caso o poder judiciário poderá suspender, até mesmo liminarmente, os efeitos da concessão do registro, e do próprio uso da marca, resultado que não pode ser alcançado com a via administrativa (PAN).

VIII – Fluxograma

1. Recomendamos também a leitura do Manual do Usuário, disponível no site do INPI: www.inpi.gov.br
2. Sobre os portugueses e a propriedade intelectual no Brasil, recomendamos a leitura do artigo "200 Anos da Vinda da Família Real ao Brasil: Um Brinde à Propriedade Industrial", disponível em www.propriedadeimaterial.blogspot.com. Quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto ou se aprofundar no tema, recomendamos o livro "Tratado da Propriedade Industrial", de João da Gama Cerqueira, publicado pela Editora Revista dos Tribunais, cuja edição está esgotada, mas pode ser encontrado em sebos e bibliotecas.
3. Os examinadores do INPI são selecionados através de concurso público.
4. Os formulários para depósito de pedido de registro estão disponíveis no site do INPI.
5. Veremos, em outra oportunidade, hipóteses de justificativas que podem ser aceitas, bem como outros aspectos importantes sobre o tema.
6. É claro que essa hipótese de uso deverá ter sido realizada dentro do período de 05 anos, não sendo apta a impedir a caducidade a cessão de marca em desuso há mais de 05 anos, ou seja, ocorrida posteriormente.
7. A questão é polêmica e doutrinadores de peso ainda defendem diversas correntes. A jurisprudência igualmente não é uníssona sobre o assunto. Em razão do escopo do presente, pretendemos abordar o tema em outra oportunidade.