3 Proteção da Marca
O ordenamento pátrio, desde a Constituição de 1891, elevou ao nível constitucional a proteção das marcas (REQUIÃO, 2003), o texto constitucional trazia em seu artigo 72, § 27 que “A lei assegurará a propriedade das marcas de fabrica”; a Carta de 1934 manteve a previsão em seu artigo 113; a lei maior de 1937 limitou-se a atribuir competência legislativa privativa à União referente à proteção das marcas (art. 16, XXI); em 1946 a propriedade das marcas voltou a figurar como direito constitucionalmente garantido (art. 141, § 18); o texto de 1967 manteve a estatura constitucional do direito de marca (art. 150, § 24); atualmente nossa lei maior traz o direito de propriedade da marca como direito fundamental insculpido no inciso XXIX de seu artigo 5º, com a seguinte redação:
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
Nota-se que, bem como o direito à propriedade (gênero) que foi relativizado pela carta constitucional ao atrelá-lo à sua função social (art. 5º, XXIII, da Constituição Federal), a propriedade das marcas (espécie) depende da observância do interesse social, bem como do desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
A Constituição Federal institui o direito às marcas, porém, sua regulamentação fica a cargo de normas infraconstitucionais, sendo a principal delas a Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial. À luz da Constituição da República a propriedade das marcas não pode afrontar o interesse social assim como também não pode constituir barreira ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, neste sentido a lei traz algumas limitações ao direito de propriedade da marca, em especial as previstas em seu artigo 132 e incisos.
A propriedade da marca é adquirida através do registro validamente expedido e ao titular de marca de produto ou serviço é assegurado o uso exclusivo em todo o território nacional, conforme preconiza o caput do artigo 129 da Lei 9.279/96:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
(...)
No Brasil o órgão responsável pelo registro de marcas é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – e, o procedimento para a concessão do registro leva de dois a cinco anos (INPI, 2013, p. 13), porém a Lei de Propriedade Industrial já garante, em seu artigo 130 e incisos, àquele que deposita pedido de registro da marca junto ao INPI alguns direitos, entre eles o de ceder o pedido de registro, licenciar o uso da marca e zelar pela sua integridade material ou reputação.
Para Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2010, p. 702) os signos visuais devem obedecer aos requisitos de distintividade, veracidade e novidade relativa para que possam ser registrados como marca.
A respeito da distintividade diz Barbosa:
É distintivo, objetivamente considerado, o que não tem características próprias, o que não significa, de forma a desempenhar a função marcária que lhe é própria. Assim, uma marca de fantasia, sem o enfraquecimento causado pela evocatividade, como as clássicas kodak ou xerox. (grifo do autor).
O signo deve trazer identidade ao produto ou serviço, de forma a não gerar confusão para o consumidor. Assim o sinal deve, de pronto, remeter o consumidor ao produto ou serviço específico não podendo referenciar a características genéricas, ou formas necessárias de sua apresentação.
A veracidade "é a exigência de que o signo não seja intrinsicamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor" (BARBOSA, 2010, p. 703). Não são admitidos sinais que possam induzir o consumidor ao erro, para fins exemplificativos, um signo que tenha em sua composição a palavra "abelha" não pode ser utilizado em produto com aspecto semelhante ao mel produzido pelas abelhas, mas que em verdade é composto de Glucose de milho e açúcar.
"A novidade relativa constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros" (BARBOSA, 2010, p. 704). Aqui se destaca que não há necessidade de ineditismo. A proteção marcária atende ao Princípio da Especialidade das Marcas que limita a regra da novidade relativa a um mercado específico onde efetivamente haja concorrência (BARBOSA, 2007). Ao depositar junto ao INPI o pedido de registro de uma marca o depositante deve indicar, utilizando o Sistema de Classificação Internacional de Marcas (também conhecido como sistema de Nice), que contém 34 classes de produtos e 11 classes de serviços, para quais classes de produto ou serviço a proteção está sendo requerida (INPI, 2013, p. 15). Dessa forma para uma marca qualquer cujo depositante queria proteção no ramo de fabricação ou comercialização de bicicletas, deverá fazer o registro na classe 12 "Bicicletas", e a proteção obtida e o direito à exclusividade alcançam apenas este ramo de atividade. Nada impede que mais tarde seja concedido registro a outrem para utilizar a mesma marca – idêntica ou semelhante – para comercializar, por exemplo, azulejos (classe 19).
Pode-se questionar então se seria possível, por exemplo, o registro da marca "Coca-Cola Corretagens Imobiliárias" para um serviço de corretagem (classe 36). A resposta é não! E isso não depende da existência de registro da marca Coca-Cola na classe 36. Trata-se de exceção ao Princípio da Especialidade – A marca de alto renome – trazida pelo artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial diz que "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade" (grifo nosso). Do dispositivo legal tiramos dois requisitos básicos para que uma marca obtenha a proteção em todos os ramos de atividade: (1) ser a marca registrada no Brasil e; (2) ser reconhecida como de alto renome.
A Lei de Propriedade Industrial traz o instituto da marca de alto renome, porém é omissa quanto aos requisitos para que se reconheça um signo distintivo como tal. A competência para o reconhecimento do alto renome, bem como para regulamentar o procedimento para tanto, é do INPI, tal atribuição foi reconhecida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Nº 1.162.281 – RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.
1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.
2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121⁄05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.
3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.
4. A lacuna existente na Resolução nº 121⁄05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.
5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.
6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(Relator (a): Ministra Nancy Andrighi; Data do julgamento: 19/02/2013).
Destaca-se aqui que a época da decisão supracitada (fevereiro de 2013) o procedimento para reconhecimento do alto renome de uma marca só era possível de ser solicitado reativamente, na tentativa de terceiro em registrar a marca em outra classe de produto ou serviço. Porém, em 19 de agosto de 2013 foi editada pelo INPI a Resolução 107/2013 (alterada em 18 de outubro de 2016 pela Resolução 172/2016) que trouxe em seu art. 1º, § 2º a possibilidade de reconhecimento do alto renome como um procedimento autônomo, ou seja, atualmente é possível dar início ao procedimento sem que haja prévia tentativa de registro da marca candidata à proteção especial em outra classe do sistema de Nice. Já os requisitos necessários para a comprovação do alto renome são descritos no art. 3º da Resolução 107/2013 (neste ponto alterado pela Resolução 172/2016).
DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME
Art. 3º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais:
I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral; (Redação dada pela Resolução no 172/2016)
II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
II. Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e (Redação dada pela Resolução no 172/2016)
III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.
Uma vez reconhecido o alto renome o INPI anota esta condição no registro da respectiva marca, e tal anotação, em regra, perdura por 10 (dez) anos, conforme preconiza o art. 8º e seu parágrafo único da Resolução 107/2013.
No momento da realização deste estudo, a última publicação do INPI listando as marcas de alto renome vigentes ocorreu em 13/12/2016 e trouxe 20 (vinte) marcas consideradas de alto renome e mais três em trâmite judicial. Para ilustrar o quão rigoroso é tal procedimento, apenas no período de janeiro a dezembro de 2016 foram depositados 166.368 (cento e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e oito) pedidos de registro de marca (Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/2016-12_12_desagregadas_depositos.xls>. Acesso em 03 Mar 2017), enfatiza-se que este não é o total de marcas registradas, mas sim o número de pedidos de registro apenas no ano de 2016. É fato que a grande maioria delas, muito provavelmente, nunca irá requerer o alto renome, a informação foi trazida aqui apenas para ilustrar o percentual ínfimo dentre as marcas registradas que são consideradas como sendo de alto renome.
Outra forma de proteção que devemos citar é a concedida à marca notoriamente conhecida, esta decorre da Convenção da União de Paris (CUP), tratado de propriedade industrial firmado inicialmente em 1883, do qual o Brasil é signatário desde sua criação. Ela difere da proteção concedida à marca de alto renome em diversos aspectos, sendo dois deles os mais relevantes para o tema em pauta: (1) A proteção abrange apenas o ramo de atividade em que se utiliza a marca notoriamente conhecida; (2) Não há necessidade do registro da marca no Brasil para que ela seja protegida. Assim, se uma marca obteve proteção em país signatário da CUP o Brasil compromete-se a protegê-la em território nacional, independentemente de registro dentro daquele ramo de atividade.
A ausência de registro no país ou em determinado ramo de atividade não implica necessariamente em inexistência de proteção da marca.
Por outro lado, o direito de uso exclusivo concedido ao detentor do registro da marca, todavia, não é absoluto. A Constituição Federal o instituiu como direito fundamental, e delineou seus limites, assim, o diploma infraconstitucional que dispõe sobre a propriedade da marca deve observar tais fronteiras, sob pena de inconstitucionalidade. O artigo 132 da Lei 9.279/96 traz exceções ao direito de propriedade da marca que permitem terceiros a utilizar signo registrado de outrem, sem necessidade de autorização prévia.
Art. 132. O titular da marca não poderá:
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
Assim, por exemplo, se o fictício "Mercadinho XPTO" distribuir folhetos onde, promove os produtos que vende, pode utilizar a figura de uma garrafa de Coca-Cola (que é atualmente uma das 20 marcas reconhecidas como sendo de alto renome pelo INPI) com o signo distintivo visível para anunciar que comercializa o produto. Tal atitude independe de licença ou autorização da detentora do registro da marca, que não pode impedir o uso nestas condições conforme o inciso I do artigo supracitado. O mesmo ocorre se a empresa XYZ, fabricar capas protetoras para serem utilizadas no mais novo aparelho telefônico da Apple (Marca mais valiosa do mundo) e anunciá-las como acessórios para serem utilizadas com o Iphone 7 Master Plus Ultra, a diferença para o primeiro exemplo é que neste caso a fundamentação legal recai sobre o inciso II do art. 132 da Lei de Propriedade Industrial. Conforme nos autoriza o inciso IV citou-se por diversas oportunidades no presente artigo marcas registradas sem a necessidade de autorização prévia e sem que incorrer em transgressão à proteção conferida aos titulares de seus registros.
Pontuadas as características mais relevantes do serviço de links patrocinados e os aspectos mais significativos da proteção das marcas, no contexto deste estudo, pode-se avançar à aplicação dos normativos aos casos concretos.