6. Do que pode e do que não pode ser registrado como marca
São passíveis de serem registrados como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, conforme preceitua o já citado artigo 122 da Lei 9.279/96, ou seja, tudo aquilo que não é expressamente proibido e que for capaz de diferenciar um produto ou serviço de outros, poderá ser registrado como marca.
A Lei também traz as hipóteses do que não pode ser registrado como marca, em seu art. 124. Utilizando a classificação de Newton Silveira, citada também pelo renomado autor, Thiago Jabur Carneiro[23], temos as seguintes proibições:
1) Os signos pertencentes a entidades de direito público ou similares: incisos I,IV, XI,XIII e XIV do art. 124 da Lei nº 9.279/96;
2) Os sinais pertencentes à linguagem comum a todos, e que por esta razão não podem ser retirados do domínio público: incisos II, VI, VIII e XVIII do art. 124 da referida Lei;
3) Os sinais que afrontam os direitos de personalidade: incisos III, XV e XVI do art. 124 da referida Lei;
4) Os signos que violam direitos autorais de terceiros: inciso XVII do art. 124 da referida Lei;
5) Os sinais que lesam o direito de propriedade industrial de terceiros: incisos V, IX, XII, XIX, XXII e XXII do art. 124 da referida Lei;
6) Demais proibições: incisos VII e XX do art. 124 da referida Lei;
7) Finalmente, os signos que possam enganar terceiros, induzindo-os ao erro. Esses sinais são nomeados, por Newton Silveira, como marcas deceptivas [24].
As proibições elencadas no art. 124 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) são de extrema importância, principalmente nos contratos de licença de uso. Vejamos as considerações de Thiago Jabur Carneiro:
As proibições acima elencadas assumem especial importância, quando da celebração do contrato de licença, cuja marca, objeto central do licenciamento convencionado, não poderá coincidir com os sinais retro descritos, sob pena de o contrato ser considerado nulo, em conformidade com o comando exteriorizado pelo art. 166, inc. II, do Código Civil vigente, segundo o qual é nulo o negócio jurídico quando seu objeto for ilícito[25].
Portanto, possível observar que a importância dessas proibições se da no sentido de que elas estão impostas para proteger as marcas já existentes, as marcas já pertencentes aos seus titulares, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. É por este motivo que, a partir do momento em que um sinal encontra-se revestido dessas proibições, alguma medida deve ser tomada, como, por exemplo, no caso do contrato de licença de uso, a medida cabível é a nulidade do mesmo.
Thiago Jabur Carneiro traz em sua obra a diferença entre as marcas que são caracterizadas confrontando a Lei, ou seja, desrespeitando o referido artigo, e aquelas marcas que preencheram todos os requisitos e estão plenamente de acordo com as normas elencadas no direito marcário, porém estão apostas em produtos ilícitos. Nas palavras do renomado autor:
[...] No primeiro caso, a marca deverá ser desconstituída como tal. No segundo caso, a marca permanece válida, porquanto em consonância com os requisitos marcários essenciais para sua formação. O que ocorrerá, na hipótese em tela, é a manutenção da marca legitimamente adquirida, não obstante a promoção de ação penal contra o sujeito, cujo argumento principal residirá não na marca utilizada em si mesma, porém, essencialmente, na comercialização de produtos classificados como ilícitos[26].
Feitas as devidas considerações, finalmente, é possível observar que a Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, não enumera restritivamente as marcas que são passíveis de registro. Porém, o artigo 124 da referida Lei pode ser considerado como um rol taxativo de tudo aquilo que não pode ser registrado como marca, elencando restritivamente as proibições.
O posicionamento do legislador ao adotar um rol taxativo para elencar aquilo que não pode ser registrado como marca foi um critério facilitador, uma vez que é possível perceber com facilidade as hipóteses proibitivas. Tais restrições, muitas vezes, “fundam-se em motivos de ordem pública, ou de interesse geral, ou atendem a interesse de ordem privada” [27].
7. Dos direitos decorrentes do registro da marca
Os direitos que decorrem do registro da marca estão previstos no Título III, Seções I e II da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), mais especificamente em seus artigos 129, 130 e 131.
O principal direito decorrente do registro da marca é a aquisição desta como propriedade. É o que preceitua o já citado art. 129 da referida Lei, que dispõe que a partir do registro validamente expedido, a propriedade da marca é adquirida por seu titular ou depositante. João da Gama Cerqueira afirma que “o registro da marca, qualquer que seja o sistema adotado pela lei, tem como efeito assegurar a sua propriedade e uso exclusivo” [28].
O reconhecimento da propriedade da marca pela lei pode depender ou independer do registro, conforme o sistema em vigor em cada país; mas a efetividade das garantias especiais de que a lei cerca a propriedade das marcas, para lhes assegurar o uso exclusivo, depende essencialmente do cumprimento dessa formalidade[29].
No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial prevê o reconhecimento da propriedade da marca, conforme preceitua o referido art. 129. Portanto, o primeiro direito decorrente do registro da marca é a aquisição de sua propriedade.
O artigo 130 da referida Lei prevê outros direitos assegurados ao titular da marca ou ao depositante, que são: o direito de ceder seu registro ou pedido de registro; o direito de licenciar o uso da marca; e o direito de zelar pela integralidade material da marca ou pela sua reputação.
Também é assegurado ao titular da marca ou ao depositante desta o direito de usar a marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos às suas atividades, conforme dispõe o art. 131 da lei nº 9.279/96.
Ainda citando João da Gama Cerqueira, o renomado autor elenca os direitos resultantes do registro da marca. Vejamos:
De acordo com o exposto, resultam do registro: a) o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; b) o direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legitima em artigo de outra procedência; c) o direito de anular o registro de marca idêntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; d) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso[30].
A referida Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), ao prever os direitos decorrentes do registro da marca, prevê também limitações ao titular da marca, em seu art. 132, dispondo:
Art. 132. O titular da marca não poderá
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção ou comercialização;
II – impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4° do art. 68; e
IV – impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
Portanto, os direitos decorrentes do registro da marca são aqueles previstos na Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, quais sejam: a aquisição da propriedade da marca; a cessão do registro ou do pedido de registro; a licença de uso da marca; e o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, além de poder utilizá-la em papéis, impressos, propagandas, observando sempre os limites previstos no art. 132 da referida Lei.
8. Da extinção do registro
A extinção do registro da marca está prevista no art. 142 da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), que dispõe que o registro da marca se extingue pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia, total ou parcial, aos serviços e produtos assinalados pela marca; pela caducidade; ou pela inobservância do art. 217 da referida Lei.
A primeira hipótese de extinção - expiração do prazo de vigência - se dá quando o titular do registro não promove a renovação deste registro no prazo estipulado pela Lei. É o que afirma João da Gama Cerqueira:
[...] Vimos, então, que o prazo de vigência do registro é de 10 anos e que a lei permite que a propriedade da marca se mantenha indefinidamente, mediante a formalidade da sua renovação. Findo esse prazo, sem que o titular do registro promova a renovação na época própria, isto é, no último semestre do prazo, ou nos três primeiros meses seguintes, o registro extingue-se, acarretando a perda da marca [31].
A segunda hipótese de extinção do registro se dá pela renúncia do seu titular. A renúncia é ato voluntário e unilateral, podendo ser total ou parcial. Ou seja, o titular originário da marca poderá renunciar os direitos decorrentes do registro desta, total ou parcialmente.
A terceira hipótese é a da caducidade, que está prevista no art. 143 da Lei nº 9.279 de 1996. Conforme dispõe Newton Silveira, ao atualizar a renomada obra de João da Gama Cerqueira:
Pelo disposto no artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial, caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, se o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro [32].
A quarta e ultima hipótese é a extinção do registro da marca pela inobservância do disposto no art. 217 da Lei nº 9.279/1996. O referido artigo prevê que a pessoa domiciliada no exterior e que possui marca registrada no Brasil, deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes especiais para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.
A inobservância deste dispositivo, ou seja, a pessoa domiciliada no exterior e possuidora de marca registrada no Brasil que não constitui e não mantém procurador qualificado e domiciliado no País, perderá a marca.
O ilustre autor João da Gama Cerqueira, em sua renomada obra, assevera que “a extinção do registro, em todos os casos indicados, importa a perda da marca e não, apenas, a cessação das garantias especiais de que a lei cerca das marcas registradas [...]” [33].
conclusão
Neste trabalho, foi possível identificar que o marco principal do surgimento da marca se deu na Idade Média, época em que as essas exerciam função assemelhada às de hoje, qual seja, a função de individualizar o produto e serviço, tornando-o único.
Outro ponto de extrema importância foi a análise do conceito e natureza jurídica da marca. Conforme demonstrato no desenvolvimento do trabalho, a marca nada mais é do que “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”[34]. No tocante à natureza jurídica da marca, foi possível observar que a esta tem natureza jurídica de propriedade, uma vez que levada a registro, seu titular ou depositante adquire sua propriedade.
Analisou-se, ainda, os tipos de marca à luz da Lei nº 9.279/96, em seu artigo 123, o qual prevê três tipos de marcas: a marca de produto ou serviço; a marca de certificação; e a marca coletiva.
Foi abordada também a questão do registro da marca, adentrando ao princípio da especificidade, e ainda demonstrando quem são os legitimados para requerer o referido registro, conforme dispões a Lei da Popriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).
Ainda a respeito do registro das marcas, foram demonstrados os requisitos para requerê-lo, quais sejam a novidade relativa; a não colidência com marca notoriamente conhecida; e o desimpedimento. Abordou-se também os sinais que podem e os que não podem ser objetos do registro da marca à luz da Lei nº 9.279/96.
Foram elucidadas as consequências do registro da marca no mundo jurídico, que estão previstas na Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, quais sejam: a aquisição da propriedade da marca; a cessão do registro ou do pedido de registro; a licença de uso da marca; e o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, além de poder utilizá-la em papéis, impressos, propagandas, observando sempre os limites previstos no art. 132 da referida Lei.
Por fim, foram abordadas as hipóteses de extinção do registro da marca, nos termos do artigo 142 da Lei nº 9.279/96, o qual se extingue pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia, total ou parcial, aos serviços e produtos assinalados pela marca; pela caducidade; ou pela inobservância do art. 217 da referida Lei.
REFERÊNCIAS
BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas: Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
CARNEIRO, Thiago Jabur. Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Curitiba: Juruá, 2012.
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, volume 1, parte 1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3 Ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, Tomo 2: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 3 Ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 1: Direito de Empresa, 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012.
DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à lei da Propriedade Industrial, 1ª Ed. São Paulo: Editora Forense, 2009
GONÇALVES, Luís M. Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas, Concorrência Desleal. 2 Ed. ver. e aumentada. Coimbra: Almedina, 2008.
SCUDELER, Marcelo Augusto. Do direito das marcas e da propriedade industrial. 2ª Ed. São Paulo: Editora Servanda, 2012.
SILVEIRA, Newton. Marcas: signo do empresário a título originário e a título derivado. Disponível em: <http://www.silveiraadvogados.com.br/port/artigo-completo.asp?id=5>. Acesso em: 20 de outubro de 2013.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Especial nº. 50609 – MG. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 06 de maio de 1997; Diário de Justiça Eletrônico em: 09 jun. 1997. Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/530278/recurso-especial-resp-50609-mg-1994-0019502-8>. Acesso em: 29 de março de 2014.
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 0191130-90.2011.8.26.0100, julgado em 20 de janeiro de 2014; Data do Registro: 05 de março de 2014. Disponível em: < http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=7393902&vlCaptcha=vnsza>. Acesso em: 29 de março de 2014.
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 - Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 29 de março de 2014.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 30 de março de 2014.
