Esgotamento do direito de marca

§1. Introdução

O presente trabalho pretende contribuir com algumas reflexões sobre a recente interpretação adotada pela Segunda Secção do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Schweppes SA - Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL[1], relativamente ao Artigo 7.º(1) da Diretiva 2008/95/CE[2] (“Diretiva”) e ao Artigo 36.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia[3] (TFEU”).

O caso levado ao Tribunal consiste em um pedido de decisão prejudicial endereçado pelo Tribunal do Comércio de Barcelona da Espanha[4], em referência ao litígio iniciado pela Schweppes SA, sociedade espanhola pertencente ao grupo Orangina Schweppes (“Schweppes”), contra a Red Paralela  SL e a Red Paralela BCN SL (“Red Paralela”). O órgão jurisdicional de origem pergunta especificamente ao Tribunal:

Em um cenário de marcas paralelas por voluntária fragmentação, como interpretar o Artigo 7.º(1) da Diretiva e o Artigo 36.º TFEU quando o titular X de uma marca nacional registrada em determinado Estado-Membro pretende impedir que o titular Y da marca paralela registrada em outro Estado-Membro importe para o espaço territorial de exclusividade de X um produto portando a marca da titularidade de Y? E, como interpretar esses artigos quando existe um arranjo económico complexo entre X e Y e quando X e Y parecem atuar como titulares de uma marca só, mas são entidades independentes?

Como será adiante minuciado, a Schweppes protestava perante o tribunal espanhol pela proibição da comercialização e distribuição de produtos de água tónica contendo a marca Schweppes pela Red Paralela dentro da Espanha. Alegava basicamente que sendo a licenciada para o uso da marca “Schweppes” na Espanha, onde está registrada a marca nacional “Schweppes” pela sua titular Schweppes International Ltd. (“Schweppes International”), então licenciante, a Red Paralela não poderia importar para Espanha produtos da marca “Schweppes” provenientes do Reino Unido, onde a titularidade da marca pertence à Coca-Cola. Nesse sentido, a colocação de produtos da marca Schweppes no mercado espanhol a partir do titular da marca no Reino Unido induziria o consumidor local a erro quanto à origem do produto.

Parece-nos, de início, uma situação de fragmentação voluntária do direito de marca no contexto de reestruturações societárias, a exigir assim um olhar sobre a interação das partes envolvidas no exercício do direito da marca, notadamente quanto ao atendimento das funções da marca por cada parte no âmbito territorial onde lhes foi atribuído o direito de exclusivo. O contexto da fragmentação, adiantamos, assumiu os contornos atuais quando nos anos 90 a Cadbury Schweppes (originalmente titular de todos os registros nacionais das marcas nominativas e figurativas Schweppes) cedeu à Coca-Cola a titularidade da marca Schweppes em alguns Estados-membro, incluindo nestes a Inglaterra. Posteriormente, as marcas mantidas pela Cadbury Schweppes foram transferidas para Schweppes International – e, somente a partir dessa configuração, objeto de licença de uso pela licenciada Schweppes, na Espanha.

Até então a apresentação dessa questão, o Tribunal de Justiça da União Europeia, embora já houvesse firmado certas posições sobre casos semelhantes envolvendo o esgotamento do direito de marca em situações de marcas paralelas – como nos casos IHT Internationale Heiztechnik e Danziger[5] e HAG GF[6] – não havia enfrentado propriamente a possibilidade do esgotamento do direito de marca quando os titulares de marcas paralelas parecem atuar para criar a imagem de uma única marca global perante os consumidores embora não sejam entidades formalmente vinculadas.

O resultado da decisão em comento implicou por assumir que a interpretação acertada do Artigo 7.º(1) da Diretiva e do Artigo 36.º TFEU reconheceria o esgotamento do direito de marca da titular Schweppes em relação à colocação dos produtos da marca Schweppes em território espanhol através da Red Paralela, independente dos mesmos terem sido importados do Reino Unido, onde a titular da marca Schweppes é a Coca-Cola. Os motivos contemplados pelo Tribunal e a fórmula da análise serão mais adiante desenvolvidos.

O que parece certo entender quanto ao caso Schweppes e Red Parelala é que o Tribunal se mobilizou efetivamente para construir uma normatividade sobre o cabimento do esgotamento do direito de marcas paralelas em situações de vinculação económica substancial; E o fez, nos parece, alargando os critérios de aferição do vínculo económico com base no princípio do propósito específico da marca até o ponto em que o vínculo económico se verifique quando o titular da marca e o terceiro estejam em condições de controle conjunto – controlo verificável quando existir a possibilidade das partes controlarem a qualidade da marca.

Antes de analisarmos os fatos e fundamentos do caso, será feita uma breve introdução (i) ao esgotamento do direito de marca na União Europeia – a complicada ponderação entre interesses do livre mercado comum e a proteção do exclusivo decorrente da propriedade industrial; e (ii) a situação do esgotamento do direito de marca nas situações de cessão e convivência de marcas paralelas na jurisprudência do tribunal – sobretudo em referência às noções anteriores de propósito específico das marcas e de vinculação económica.

Em seguida, propomos uma leitura pormenorizada das circunstâncias fáticas do caso, especialmente quanto ao relacionamento Schweppes International e Coca-Cola, a despeito da divisão geográfica das marcas paralelas Schweppes (circunstâncias extremamente relevantes para construção da interpretação desenvolvida pelo Tribunal em torno da vinculação económica substancial) e, seguidamente, uma reflexão sobre as razões suscitadas na decisão e na opinião do advogado-geral Paolo Mengozzi[7].

Por último, tentaremos conduzir as conclusões do Tribunal a um plano crítico no que diz respeito às consequências que a interpretação sugerida pode projetar na dimensão contratual dos arranjos de marcas paralelas dentro do Espaço Económico Europeu (EEE).

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§2. Esgotamento do Direito de Marca

Esgotamento, talvez, não seja o termo mais correto – ou, como sugere Paula de Carvalho, talvez seja um termo exagerado – porquanto o que significa é na verdade uma limitação; e não uma limitação ao direito de marca em si, mas ao seu exercício. Por isso não se trata, como se poderia erroneamente aduzir, de um consumo ou extinção do direito de marca[8].

A regra do esgotamento do direito de marca surgiu na jurisprudência francesa e alemã[9] e se apresentou no Tribunal de Justiça da União Europeia, pela primeira vez, no caso Celtrapharm e Whithrop, de 1974[10]. A sua projeção legislativa comunitária veio em 1988, quando consagrada a regra no Art. 7.º da Diretiva 89/104/CEE que pretendeu a harmonização das legislações nacionais dos Estados-Membros em matéria de marcas.

Antes que se avance, vale observar brevemente as considerações do Tribunal no acórdão do caso Celtrapharm e Whitrop pela relevância que teve ao inaugurar a regra do esgotamento do direito de marca na hipótese de marcas paralelas e porque, nessa fundamentação, trouxe uma definição de objeto específico da propriedade industrial a pautar o limite da livre circulação de mercadorias.

Em rápida síntese: empresas de um mesmo grupo tinham o direito de usar a mesma marca para identificar certos produtos em vários Estados-Membros. Em dado momento, os produtos foram adquiridos, comercializados e revendidos por um terceiro em um Estado-Membro sem a autorização expressa da sociedade do grupo que constava como titular da marca naquele Estado; tal importação havia sido conduzida por uma outra empresa do grupo, o que gerou uma disputa dentro do mesmo grupo societário sobre o direito de comercializar o produto em um Estado-Membro onde apenas uma delas constava como titular da marca carregada pelo produto.

O Tribunal entendeu, essencialmente (i) que o direito de livre circulação de mercadorias só poderia ser limitado quando afetasse o objeto específico[11] da propriedade industrial, portanto enquanto afetasse a função distintiva da marca; (ii) que o objeto específico do direito da propriedade industrial é o de assegurar ao titular o direito de exclusivo de utilizar a marca quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez, e assim protegê-lo de concorrentes que desejassem vender produtos que indevidamente usassem a mesma marca (trecho abaixo);

exclusivo de utilizar a marca, quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez, e de assim o proteger contra os concorrentes que quisessem abusar da posição e reputação da marca vendendo produtos que indevidamente usassem essa mesma marca. (...) Não se justifica um tal obstáculo [à livre circulação de mercadorias] quando o produto foi licitamente comercializado no mercado do Estado-membro de onde foi importado, pelo próprio titular ou com o seu consentimento, não podendo assim estar em causa qualquer possibilidade de abuso ou de contrafacção de marca. Com efeito, se o titular da marca pudesse proibir a importação dos produtos protegidos, comercializados por ele ou com o seu consentimento, noutro Estado-membro, ele teria a possibilidade de fechar os mercados nacionais e de criar assim uma retrição no comércio entre os Estados-membros, sem que essa restrição fosse necessária para lhe garantir a essência do direito exclusivo que resulta da marca.[12]"

e, por fim, (iii) que a colocação do produto no caso foi lícita porque feita por uma sociedade pertencente ao mesmo grupo económico da titular nacional da marca. Veremos adiante que essa última fundamentação levou ao entendimento de que, em uma relação societária de grupo, pode ser assumido tacitamente o consentimento para comercialização e distribuição de produtos carregando a marca de titularidade da sociedade do mesmo grupo (hipótese, assim, de consentimento implícito por vinculação económica).

"O artigo 85.º do Tratado não se aplica aos acordos ou práticas concertadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo como é o caso da sociedade-mãe e de uma sua filial, se as empresas constituírem uma unidade econômica dentro da qual a filha não goze de efectiva autonomia para a determinação da sua linha de ação no mercado, e se estes acordos ou práticas tiverem por objectivo estabelecer uma repartição interna das tarefas entre empresas.[13]"

Feita essa breve consideração, seguimos em busca de uma definição do esgotamento do direito de marca. Tomas Lorenzo o define como marco do fim do direito de exclusão comercial da marca e, correlativamente, do início da liberdade de terceiros para comercializar os produtos que carreguem a marca auténtica. E um marco que ocorre quando da colocação, pela primeira vez, do produto com a marca no mercado – uma colocação que só será lícita quando conduzida pelo próprio titular da marca ou um terceiro autorizado por esse titular.

“El principio del agotamiento del derecho de marca es un limite del derecho de exclusión que el registro de la marca confiera a su titular. Es precisamento el limite que señala el fin del derecho de exclusión comercial del titular de la marca y correlativamente el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación com los produtos que llevan la marca auténtica.(…) significa que el derecho de exclusión comercial del titular de la marca termina en el momento en que introduce o consiente introducir en el comercio los produtos identificados com la marca. Com esa primera comercialización, el derecho de la marca queda agotado, de modo que los produtos de marca así introducidos en el comércio podrán ya ser objecto ulteriormente de sucessivos actos de comercialización en régimen de libertad de comercio. Agotado con el primer acto de comercialización, el titular de la marca carece ya del derecho de exclusión para prohibir (o restringir) a los terceiros los ulteriores actos de comercialización de los produtos de la marca auténtica.”[14]

Parece, como aliás ilustrou o caso Celtrapharm e Whitrop, que a regra do esgotamento do direito de marca tenta balizar os interesses fundamentais do livre mercado e da proteção do direito de exclusivo a partir desse marco (interesses que se assumem em uma relação tensa) a partir primeira entrada do produto no mercado. Se, por um lado, não se quer conferir ao titular do direito da marca o controle da comercialização do produto após o seu ingresso na realidade do mercado porque ao fazê-lo se fecham os mercados nacionais, por outro lado também não se quer diluir o direito de exclusivo com a colocação e circulação ilícita da marca.

“O funcionamento do Mercado não pode ser controlado por um agente e a liberdade da Comunidade não podem ser prejudicadas pelo direito atribuído a um sujeito. O esgotamento dos direitos privativos industriais (…) apresentou-se como solução para o problema da compatibilização dos direitos e interesses dos diversos agentes económicos que se movimentam e interagem no mercado: por um lado, o direito exclusivo atribuído ao titular da criação ou sinal e respectivo interesse de, pelo seu exercício, “controlar” o mercado, e por outro, o direito e interesses dos restantes agentes quanto à livre escolha e exercício do comércio.[15]”

A partir do momento em que o produto está introduzido no mercado, a doutrina do esgotamento impõe ao titular da marca nele representado um dever de dimensão negativa, o dever de não criar entraves para a circulação dos produtos no mercado, não pretender um controle indevido sobre o circuito económico normal do produto[16]. É importante, nesse aspeto, destacar que não é o conteúdo do direito da marca, mas o produto onde se materializa. Daí afirmar-se, como o faz Paula de Carvalho, que a função distintiva – função primordial – da marca se concretiza justamente com o ingresso do produto no mercado, e o esgotamento se confirma, assim, em relação ao exercício do direito.

“A função primordial da marca é a função distintiva ou de indicação de proveniência. A concretização dessa função verifica-se com a introdução do produto no mercado. A partir daí, não deve o exclusivo atribuído servir para criar entraves ao normal (e livre) funcionamento do mercado. É essa a motivação da doutrina do esgotamento. E nem poderá dizer-se que o esgotamento perturba a função distintiva da marca pois, ainda que por mãos alheias ou caminhos diferentes dos inicialmente traçados pelo titular, o produto marcado não deixa de permitir ao consumidor o exercício da recondução à origem, compreendido na função distintiva. No fundo, a doutrina do esgotamento pretende evitar que a propriedade industrial perturbe ou prejudique (injustificadamente) o livre comércio e a concorrência.[17]”

Iremos nos preocupar adiante sobre o tema da colocação e circulação ilícita[18]; Precisamente, vamos tentar definir quais são as coordenadas dessa licitude na convivência das marcas paralelas dentro da União Europeia. Não basta, afinal, para efeitos do esgotamento do direito de marca, que o produto exibindo a marca tenha sido lançado no mercado, é imperioso que o produto tenha sido ali colocado licitamente.

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§2. Colocação Lícita do Produto no Mercado

Na redação do Artigo 7.º (1) da Diretiva, a colocação dos produtos no mercado pode ser feita pelo próprio titular ou através de terceiro, com o seu consentimento. Essa expressão de consentimento, objeto de discussões na doutrina e jurisprudência, pode-se assumir – quase pacificamente – possível de ser emitida expressa ou tacitamente. As situações complexas que despertam o esforço interpretativo do Tribunal – como entendemos ser o caso da Schweppes v Red Paralela – residem na definição do consentimento implícito.

“Lo essencial es que la primera comercialización del produto marcado haya sido realizada en la Comunidad com el consentimiento del titular de la marca en el Estado miembro importador. El consentimiento há de ser libremente dado. El consentimiento puede ser tácito o expresso. Nunca el Tribunal de Justicia ha exigido que se expresso. (…) El consentimento del titular ha de existir positivamente para que el terceiro use la marca para distinguir los productos de cuya comercialización se trata.[19]”

Os critérios erguidos continuamente pela jurisprudência do Tribunal para delinear a condição do consentimento tácito são coordenadas da própria afirmação ou negação do esgotamento do direito de marca, e os mesmos critérios informam, paralelamente, a estratégia assumida pelos agentes económicos no concerto de negócios e transações envolvendo a cessão sobre a titularidade da marca ou mesmo uma licença de uso da marca. Voltaremos a esse tema na exposição crítica final do trabalho.

“Requesito esencial, sine qua non, del agotamiento es que la primera comercialización del produto marcado haya sido realizada por el titular de la marca, con su consentimiento o por una persona vinculada a él mediante relaciones de dependencia jurídica o económica (…) Aquí el critério delimitador essencial es el consentimiento del titular de la marca. Sin consentimiento, no hay agotamiento. Por el contrario, el titular de una marca protegida por la ley nacional de un Estado miembro no podrá invocar esa ley para prohibir la importación y comercialización en ese Estado de productos que hayan sido introducidos en el comercio de otro Estado miembro con una marca idêntica o confundible por él mismo o con su consentimmiento, según ha reiterado el Tribunal de Justicia en las citadas sentencias «Centrafarm-Winthrop» (…).[20]”

Passemos às possibilidades de expressão implícita de consentimento[21], onde se localizariam as situações de (i) licença da marca, (ii) vínculos de dependência jurídica, e (iii) vínculos de dependência económica.  Em ambos os casos, se espera que as circunstâncias do caso concreto nos contem sobre a vontade das partes envolvidas.

Observamos, aliás, que as fórmulas gerais de manifestação implícita de consentimento encontram-se expressamente referidas em alguns casos do Tribunal (e não só sugerida na doutrina), ao que se incluem o caso Terrapin e Terranova. No acórdão do referido processo o Tribunal afirmou a possibilidade de oposição à importação de produtos com base na legislação de um Estado-membro pela colocação de produto sustentando marca que ali criasse um risco de confusão, e desde que verificada a inexistência de vínculos de dependência jurídica ou económica entre os titulares.

"Portanto há que responder à questão posta que é compatível com as disposições do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias o facto de uma empresa estabelecida num Estado-membro se opor, em virtude de um direito de marca e do direito ao nome comercial, protegidos pela legislação deste Estado, à importação de produtos de uma empresa estabelecida noutro Estado-membro e que apresentam, ao abrigo da legislação deste Estado, uma denominação que se presta a confusão com a marca e o nome comercial da primeira empresa, na condição, todavia, de não existir entre as empresas em causa qualquer espécie de acordo restritivo de concorrência ou de relação de dependência jurídica ou económica, e de os seus direitos respectivos terem sido criados independentemente uns dos outros.[22]"

§2.1. Consentimento Implícito na Licença da Marca

Haverá a possibilidade de consentimento implícito fundada na licença da marca quando o instrumento contratual – ou a relação contratual existente – entre o titular da marca e o terceiro implicar necessariamente na concessão do uso da marca. O reconhecimento do consentimento implícito nesse caso deriva do efeito legitimante impresso no contrato[23] – o licenciado fica autorizado pelo vínculo contratual a utilizar a marca porque, de outro modo, a dinâmica do contrato não seria possível.

Resta consolidado na jurisprudência do Tribunal que o licenciado da marca, do momento em que coloca os produtos no mercado para fins de exportação em determinado Estado, opera o esgotamento do direito de marca em todos os demais Estados-Membros, inclusive nos Estados-Membros onde o titular tenha a mesma marca registrada – o licenciante não poderia, nessas circunstâncias, pretender obstar a comercialização do produto marcado posto em circulação pelo licenciado[24].

§2.2. Consentimento Implícito por Vínculos de Dependência Jurídica

A pressuposição de consentimento por vínculo de dependência jurídica implica que sejam admitidos os efeitos do esgotamento do direito da marca a partir da colocação do produto no mercado por quem, não sendo o titular, estava, no entanto, vinculado àquele por um liame de dependência jurídica.

Tomas Lorenzo observa nesse tocante que bastaria para tal caracterização um contrato de trato sucessivo a permitir que um terceiro utilize a marca de forma duradoura sob o controle e dependência continuado do titular da marca[25]. Portanto parece que o vínculo de dependência jurídica se afere a partir da vontade do terceiro na exploração prolongada e sucessiva do uso da marca e da vontade da vinculante de gerir esse uso[26].

§2.3. Consentimento Implícito por Vínculos de Dependência Económica

Tendo abordado brevemente as formas de consentimento implícito que se apoiam na licença da marca ou na vinculação jurídica, pende agora observarmos o consentimento implícito aduzido por vínculos de dependência económica. É nesse aspeto que pretendemos nos demorar para demonstrar as evoluções da jurisprudência comunitárias em casos anteriores até o resultado interpretativo da decisão do Tribunal em Schweppes e Red Paralela.

O caso Celtrapharm e Whitrop, comentado acima, trouxe a primeira significação do que se tomaria por vínculo de dependência económica. E assim o Tribunal fundou uma noção de vínculo económico advinda da unidade económica das entidades envolvidas – o contexto, no caso, dizia respeito a relações de grupo empresarial.

O teste do vínculo de dependência económica, na posição de Tomas Lorenzo, pode assumir uma interpretação formal – se atinente ao vínculo formalmente constituído pelas partes, como é o caso dos vínculos societários – ou uma interpretação substancial – atinente a relação comercial de dependência que existe entre as partes. Seja qual fórmula se assuma, Tomas Lorenzo pontua que, de qualquer forma, o Tribunal estaria como levantando o véu da personalidade jurídica formal das sociedades e da titularidade formal das marcas[27]. Entendemos, como será posto adiante, que de certa forma esse também foi o caminho escolhido pelo Tribunal para compreender a relação económica entre a Schweppes International e a Coca-Cola em torno da marca Schweppes.

Antes da interpretação adotado pelo Tribunal no caso Schweppes e Red Paralela, Tomas Lorenzo já escrevia (em 1994) sobre a necessidade de que o vínculo económico fosse contemplado de forma horizontal – portanto além da hipótese vertical dos grupos económicos – e atingindo propriamente as relações entre sociedades independentes que se associam para distribuição de uma mesma marca.

“A efectos de agotamiento deberían receibir también el trato de una empresa única, las sociedades independientes que se asocian para producir conjuntamente y distribuir independentemente los productos bajo la misma marca en diferentes países, en los que se registra a nombre de una de ellas. Así lo entendió Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) austríaco en la S. «Spinning Wheel». De lo contrário, se admitiría una práctica horizontal de reparto de mercados.[28]”

Apenas recentemente o Tribunal parece ter acolhido essa posição, quando se deparou com uma relação horizontal – entre sociedades empresárias concorrentes – que se relacionavam para exploração de marcas idênticas com uma intenção substancialmente una e, no entanto, formalmente fragmentada. É assim que entendemos o caso da Schweppes e Red Paralela.

Desse modo o critério do vínculo económico passa a ser acrescido pelas circunstâncias em que “existam relações económicas entre o titular e o referido terceiro, no sentido de que coordenam as suas políticas comerciais ou acordam no controlo conjunto da utilização da marca, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos em que a referida marca é aposta e de controlar a sua qualidade.[29]”

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§3. Cessão da Marca | Suposto de Inexistência de Consentimento

Enquanto as situações reveladas acima caracterizam o pressuposto de consentimento não declarado, existem, por outro lado, circunstâncias que indicam o oposto, i.e. revelam uma inexistência pressuposta de consentimento. O caso Zino Davidoff e Levi Strauss analisado pelo Tribunal em 2001 esclareceu particularmente as situações em que não se admite o consentimento implícito do titular. Faz parte dessa justamente a hipótese da cessão da marca, significando que não se pode aduzir implicitamente que o cedente desejou transferir um direito ilimitado de revenda ao cessionário.

"Implied consent cannot be inferred: (...) - from the fact that the trade mark proprietor has transferred the ownership of the products bearing the trade mark without imposing any contractual reservations and that, according to the law governing the contract, the property right transferred includes, in the absence of such reservations, an unlimited right of resale or, at the very least, a right to market the goods subsequently within the European Economic Area." Zino Davidoff e Levi Strauss. Acórdão do Tribunal de 20.11.2011. Processos C-414/99 e C-416/99.

Complementarmente, em casos anteriores, como em IHT[30] e Hag II[31], já vinha sendo defendido que a mera cessão da titularidade da marca não implica no enfraquecimento da sua função de origem. O Caso IHT esclareceu adicionalmente que, independente de haver se combinado uma fragmentação da titularidade da marca, a função de origem só poderia ser apreciada para efeitos de esgotamento do direito de marca dentro do limite territorial da sua titularidade.

“Foi sustentado nomeadamente pela sociedade IHT que o titular de uma marca que procede a uma cessão da marca num Estado-membro, conservando-a nos outros, deverá aceitar como consequência que a cessão enfraqueça a função de identificação da marca. Através de uma cessão territorialmente limitada, o titular renuncia voluntariamente a ser o único que comercializa as mercadorias da marca em questão na Comunidade. O argumento não é de acolher. Com efeito, não tem em conta a circunstância de, uma vez que o direito das marcas é territorial, a função da marca ser apreciada em relação a um território (n.° 18 do acórdão Hag II).[32]”

3.1 Esgotamento do Direito de Marca no contexto das marcas paralelas

Em certa medida,  os critérios suscitados no Caso IHT foram também relembrados para análise do caso Schweppes e Red Paralela. Em ambos, como referiu o Advogado Geral Mengozzi, esteve em questão a interpretação do Tribunal sobre o esgotamento do direito de marca em um contexto de fragmentação paralela de direitos paralelos que tiveram originalmente a mesma origem, mas se dispersaram nos diferentes Estados-membros da EEE pela vontade das partes.

O parâmetro interpretativo do caso IHT que se projetou sobre o caso Schweppes e Red Paralela foi, declaradamente, o do controle de qualidade. O acórdão de IHT inaugurou de certa forma a noção de que o esgotamento do direito no plano das marcas paralelas se dá quando o titular do direito no Estado importador tenha “o poder de determinar os produtos sobre os quais a marca pode ser aposta no Estado exportador e de controlar a sua qualidade.[33]”

“Não existe restrição ilícita ao comércio entre Estados-membros na acepção dos artigos 30.° e 36.°, no caso de ser proibida a uma filial, que opera num Estado- -membro A, de um fabricante estabelecido num Estado-membro B, a utilização, a título de marca, da denominação Ideal Standard, em razão do risco de confusão com um sinal da mesma origem, quando este fabricante utiliza legalmente esta denominação no seu país de origem em virtude de uma marca que aí é protegida, marca que adquiriu por cessão e que pertencia originariamente a uma sociedade-irmã da empresa que se opõe no Estado-membro A à importação de mercadorias ostentando a marca Ideal Standard[34]”.

Em um sentido idêntico, o acórdão do caso Schweppes e Red Paralela afirmou a impossibilidade, após a cessão, do titular cedente evocar a origem das marcas paralelas para pretender proibir a importação dos produtos que ostentam essas marcas; pouco importa, segundo o acórdão do caso, se a situação das marcas paralelas tenha surgido da fragmentação de marcas de um único titular ou de vários ou mesmo de uma fragmentação forçada – o que se impõe, antes, é que as partes envolvidas na transação tenham buscado garantir, no seu próprio âmbito territorial, que os produtos provêm de uma única fonte.

Sugerimos nesse ponto uma breve consideração sobre a função distintiva referida acima; o conceito da origem, como defende Luís M. Couto Gonçalves, assumiu contornos mais atualizados, retirando-se do plano objetivo em que a origem significava a identificação da sociedade empresária, e assumiu contornos subjetivos mais coerentes com a dinâmica empresarial contemporânea – passou a ser considerada a partir do princípio da proibição do uso enganoso da marca. A função distintiva “já não significa a garantia de uma origem empresarial (empresa única, sucessiva ou controlada, à qual se ligam os produtos ou serviços marcados), mas significa, sempre a garantia de uma origem pessoal (pessoal à qual se atribui o ónus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados).[35]”

“A função distintiva da marca é, hoje, mais ampla e pode ser assim redefinida: A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso de transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registrada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu não uso enganoso. (…) Isto significa que qualquer uso da marca, praticado pelo titular ou por terceiro, com o seu consentimento, susceptível de provocar um engano negativo relevante junto do público, em relação às características essenciais dos produtos ou serviços marcados, sem que os consumidores tenham sido disso, prévia ou imediatamente, informados, pode implicar a caducidade do registro da marca.”[36]

Na compreensão do Tribunal a Schweppes não atenderia ao critério da função de origem sugerido acima uma vez que, pelos fatos que serão adiante esclarecidos, a Schweppes International e a Coca-Cola tinham a intenção de promover a Schweppes como uma marca global única.

Entendemos que o elemento verdadeiramente inovador construído no acórdão do caso Schweppes e Red Paralela reside na verificação do vínculo econômico entre entidades independentes – vínculo que, como vimos, faz presumir o consentimento do titular da marca para importação no território do seu registro – diante da mera possibilidade de co-determinação dos produtos em que a marca é aposta e do controle de qualidade.

“Conforme referiu o advogado‑geral nos n.os 72 a 82 das conclusões, resulta desta jurisprudência que o conceito de «relações económicas», na aceção da mesma, remete para um critério não formal mas substancial, que não se limita, de modo algum, às situações enumeradas no n.o 44 do presente acórdão e que, em especial, está também respeitado quando, após o fracionamento de marcas paralelas nacionais devido a uma cessão territorialmente limitada, os titulares das marcas coordenam as suas políticas comerciais ou acordam no controlo conjunto da utilização das referidas marcas, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos em que a marca é aposta e de controlar a sua qualidade. Com efeito, permitir a esses titulares a proteção dos seus territórios respetivos contra a importação paralela destes produtos conduziria a uma compartimentação dos mercados nacionais que não é justificada pelo objeto do direito de marca e que não é, nomeadamente, necessária para preservar a função essencial das marcas em causa. Assim, nas circunstâncias descritas no n.o 46 do presente acórdão, há que considerar que o produto foi comercializado no Estado‑Membro exportador com o consentimento do titular do direito de marca protegido pelo Estado‑Membro importador, na aceção do artigo 7.o, n.o 1, da Diretiva 2008/95, lido à luz do artigo 36.o TFUE.[37]”

Há quem sustente, como será posto adiante, que essa assumpção de consentimento por vinculação económica substancial, aponta para um risco de erosão do direito de marca[38].

Analisaremos, nos pontos seguintes, as particularidades do caso Schweppes e Red Paralela e sua pertinência para o resultado final da interpretação do Tribunal no acórdão do caso.

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§3. O Caso Schweppes e Red Paralela

Em uma tentativa de síntese, o que se percebe do caso Schweppes e Red Paralela é que nem sempre o registro de uma marca transferido por uma sociedade empresária a outra, seja na forma de uma incorporação de ativos ou reestruturação, será eficaz para que o titular da marca paralela impeça a importação em seu território de produtos de marca idêntica produzidos pelo outro titular, muito embora os titulares envolvidos sejam sociedades que competem entre si e que o produto não tenha sido por ele importado.

O desenho negocial que pode ter-se estabelecido no momento primeiro da cessão da titularidade da marca Schweppes para uma razoável co-existência de marcas paralelas de acordo com certa fragmentação geográfica estratégica, possivelmente se viu desfeito pela (i) atuação coordenada das partes na divulgação de uma marca global única perante o público consumidor, e (ii) existência de uma vinculação económica substancial entre as partes, na medida em que tinham a possibilidade de atuar conjuntamente sobre o controlo da função de qualidade da marca.

§3.1. Primeiro: os fatos

Em maio de 2016, o Tribunal do Comércio nº. 8 da Espanha apresentou um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que este decidisse, a título prejudicial, nos termos do Artigo 276º do TFUE, determinadas questões afetas à interpretação do Artigo 7.º (1) da Diretiva. O pedido foi apresentado no contexto de uma ação proposta pela Schweppes SA, sociedade espanhola, contra as empresas Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL ("Red Paralela”), tendo por objeto a conduta da Red Paralela ao importar para Espanha garrafas de água tónica portando a marca Schweppes provenientes do Reino Unido, onde a titularidade da marca pertencia à Coca-Cola.

Inicialmente devemos assumir que o sinal Schweppes goza de prestígio mundial pela bebida água tónica - embora não tenha sido objeto de registro único como marca comunitária, o registro da marca consta foi concedido em cada um dos Estados-Membros da UE e do EEE. Além de estar registrado na forma nominal, a marca Schweppes também foi registrada nacionalmente como figurativa (sendo, porém "no essencial, idênticas").

Originalmente, as marcas Schweppes eram de titularidade da Cadbury Schweppes. Nos anos 90 a Cadbury cedeu à Coca-Cola algumas das marcas Schweppes que foram registradas no Reino Unido, permanecendo, no entanto, como titular da outra parte das marcas paralelas, incluindo aquelas registradas em Espanha. Em virtude de operações societárias, as marcas paralelas conservadas pela Cadbury passaram à titularidade atual da Schweppes International Ltd., sociedade do Reino Unido. E esta sociedade inglesa concedeu uma licença para Schweppes sediada na Espanha ter o direito de uso exclusivo sobre as marcas paralelas espanholas.

A configuração correspondente à distribuição geográfica da titularidade da marca Schweppes está refletida na imagem abaixo - em azul estão destacados os países da UE e EEE nos quais a Coca-Cola se tornou titular de marcas Schweppes[39].

Em 2014, a Schweppes ingressou com uma ação por contrafação das marcas paralelas da Schweppes registradas na Espanha, contra a Red Paralela, em razão dos seus atos importação e distribuição de garrafas de água tónica da marca Schweppes em território espanhol, quando tais garrafas eram provenientes do Reino Unido.

A Schweppes entendia que a comercialização seria ilícita porque a Coca-cola, que passou a ser titular da marca, não tinha relação com o grupo Orangina Schweppes (a Orangina Schweppes Holding BV controla a Schweppes International e a Schweppes). Assim sendo, o consumidor não estaria em condições de distinguir a origem comercial das garrafas já que os produtos e marcas em causa seriam idênticos.

Em sua defesa, a Red Paralela invocou o esgotamento do direito conferido pela marca. A Red Paralela argumentou que a Schweppes teria consentido tacitamente na distribuição e circulação dos produtos pela Coca-cola em todos os Estados-Membros da UE, na medida em que cedeu a titularidade de algumas das marcas nacionais da Schweppes.

O órgão jurisdicional de envio destacou para o Tribunal alguns pontos relevantes: (i) a própria Schweppes International quis potenciar "uma imagem global da marca Schweppes", (ii) a Coca-Cola teria contribuído para essa imagem, (iii) essa imagem global, no entanto, é fonte de confusão para o público espanhol no que respeita a proveniência comercial dos produtos Schweppes, (iv) os produtos da marca Schweppes comercializados pela Schweppes International são muito semelhantes (e em alguns Países Baixos, até mesmo idênticos) aos produtos da marca Schweppes de origem britânica, (v) existem sites de divulgação diferente da Schweppes, sendo um gerado pela própria Schweppes International e outro pela Coca-Cola, mas os produtos da Schweppes divulgados no site da Coca-Cola podem ser comprados online em países como Alemanha e França, e (vi) na internet a Schweppes é vendida para todos os países da EEE, sem distinção de origem.

Diante dessas circunstâncias, o tribunal espanhol entendeu que talvez fosse "necessária uma nova reflexão sobre o equilíbrio entre a proteção deste direito e a livre circulação das mercadorias no interior da União." Entendeu o órgão de origem que a jurisprudência do Tribunal de Justiça ainda não havia se confrontado com fatos semelhantes.

Sumariamente, o tribunal de Barcelona apresentou as seguintes questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça da Uniao Europeia - se seria compatível com o artigo 7.o, n.o 1, da Diretiva e o art. 36.o da TFUE:

1. Que o titular X de uma marca Y em um Estado-Membro Z impeça a importação paralela ou comercialização de produto portando marca idêntica (ou praticamente idêntica) à marca Y, quando (a) esse produto é proveniente de outro Estado-Membro onde aquela marca idêntica ou semelhante à Y é de titularidade de um terceiro, e (b) esse terceiro esteja potenciando a marca global naquele outro Estado-Membro;
2. Que os titulares do registro de uma marca notória dentro da UE possam comercializar o produto portanto basicamente a mesma marca em todo EEE, causando confusão ao consumidor sobre a origem comercial do produto;
3. Que o titular X de marcas nacionais Y registradas em diferentes Estados-Membros impeça a importação de um produto portando marca idêntica ou semelhante à marca Y, quando (i) esse produto está sendo importado para um Estado-Membro onde o titular X é titular de marcas nacionais Y, (ii) o produto importado é proveniente de um Estado-Membro onde o titular da marca nacional idêntica ou semelhante à marca Y é um terceiro W, mas (iii) o titular X consentiu (expressa ou tacitamente) em outro Estado-Membro onde é titular da marca Y que os mesmos produtos poderiam ser ali importados por W;
4. Que o titular X de uma marca nacional Y se oponha à importação de produtos portando a marca Y quando estes são provenientes de um Estado-Membro onde uma marca idêntica à Y é comercializada por um terceiro W, seu titular, mas (a) Os titulares têm uma relação comercial intensa (embora não dependente e não exclusiva) para exploração conjunta da marca Y, e (b) inclusive alinham estratégias coordenadas para alavancar a marca perante o público como se tratasse de uma marca única e global.

§3.2. A opinião do Advogado-Geral

Em 12 de setembro de 2017, o advogado-geral Mengozzi proferiu sua opinião a respeito dos princípios e critérios de apreciação do esgotamento das marcas, tendo em conta a situação factual específica das marcas Schweppes. As suas considerações, embora não sejam vinculantes, trouxeram fundamentos projetados na decisão do Tribunal. Tentamos sumarizá-las pontualmente, a seguir:

(i) Se o titular da marca no Estado de importação e o titular da marca no Estado de exportação forem os mesmos ou conservarem um vínculo económico, opera-se o esgotamento do direito da marca.

(ii) A relação existente entre titulares de marcas paralelas que acordaram uma gestão comum dos seus sinais não pode ser compreendida comparativamente em relação a situação de um licenciante e os seus licenciados, ou entre um fabricante e os seus distribuidores, ou entre empresas que fazem parte do mesmo grupo. É o controle unitário sobre a marca que resulta de todas essas relações, não os aspetos formais das relações, o que desencadeia a exaustão.

(iii) Os titulares de marcas paralelas que resultaram da fragmentação de uma marca única distribuída geograficamente podem ser considerados vinculados economicamente, para efeitos da aplicação do princípio do esgotamento, quando coordenam os seus interesses comerciais com vista ao exercício do controlo conjunto da utilização das respetivas marcas.

(iv) Para que se opere o esgotamento de direito da marca, tais condições só podem ser consideradas cumpridas se o controlo unitário da marca permitir às entidades que exerçam esse controlo a possibilidade de determinar direta ou indiretamente os bens em que a marca pode ser fixada e o controlo da sua qualidade.

O que podemos concluir fundamentalmente das construções acima reduzidas é que o Advogado-Geral Mengozzi pretendeu abranger de forma significativa a interpretação da noção jurisprudencial de “vinculação económica” entre os titulares de marcas paralelas. A decisão, como pontuaremos a seguir, pareceu seguir exatamente essa sugestão.

§3.3. A Decisão

A resposta do Tribunal às questões postas pelo órgão jurisdicional espanhol, acompanhando (nos parece) a posição do advogado-geral que opinou sobre o caso, é relativamente recente, tendo vindo o seu acórdão apenas em dezembro de 2017.

O Tribunal parece ter consolidado dois entendimentos fundamentais a respeito do esgotamento do direito de marca no cenário de convivência comunitária de marcas paralelas, quais sejam:

1. Quando uma parte concorda com a cessão de uma marca registrada e, em seguida, agindo isoladamente ou em coordenação com o novo titular da marca, continua a promover a aparência de uma única marca global, está então sujeita a proteção diluída nacionalmente, na medida em que não pode invocar o direito de exclusivo sobre sua marca nacional para se opor à importação de produtos idênticos que ostentem a mesma marca – presume-se que ela consentiu para que o titular da marca paralela os colocasse no mercado, então efetuando-se contra ela também o esgotamento do direito da marca.
2. Mesmo que o titular que manteve a marca nacional na transação acima não tenha promovido a aparência de uma única marca global, esse titular não pode utilizar os seus direitos de exclusividade para se opor à importação no Estado-membro do seu registro, quando existirem vinculações económicas substanciais entre o mesmo e o “novo” titular – o que será assumido quando, de alguma forma as partes possam coordenar estratégias e políticas para um controle conjunto sobre o uso da marca.

O Tribunal também apoiou a sua decisão no argumento de que a função essencial de uma marca é garantir a identidade de origem do produto com a marca comercial. Assim, quando o titular de uma marca se desfaz dessa garantia, ao permitir que marcas idênticas em diferentes territórios sejam controladas por entidades diferentes, não poderia argumentar a existência de situação que induza os consumidores a erro quanto a origem.

Portanto, na medida em que a Schweppes International (i) promoveu uma imagem global da Schweppes e (ii) manteve com a Coca-cola vínculos substancialmente económicos voltados para coordenação de estratégias em comum sobre a marca Schweppes que construíssem uma imagem de marca única, a Schweppes International não poderia se opor à importação dos produtos de água tônica Schweppes para Espanha, vindos do Reino Unido.

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§4. Algumas Críticas sobre a Decisão

Os resultados interpretativos da decisão despertam imediata preocupação sobre a possibilidade de uma diluição alargada do direito de exclusivo do titular original de diversas marcas frente a situações de importação para o Estado-membro onde ele manteve a sua titularidade, caso a importação seja conduzida através de titular da marca-paralela. Portanto, o que se coloca em causa na dimensão prática é, efetivamente, como podem ser estruturadas as situações de cessão de marca que pretendem conviver de forma economicamente eficiente e num arranjo que proteja os interesses das partes. Se no início do arranjo entre os titulares foi combinada uma co-existência razoável e proveitosa, tememos que com a nova interpretação esse arranjo veja-se desbalanceado –

“The impact of the CJEU’s judgment in Schweppes SA v Red Paralela SL (Case C-291/16) is that, within the EEA, those companies may well have difficulties objecting to the parallel importation, into their own territory, of products which have been put onto the market in a different territory by the other.  Their territorial rights may well not be as exclusive as they had planned. This is relevant to any deal or agreement where trade mark rights are being split between different parties.[40]”

A preocupação endereçada acima implica em dizermos também que as estratégias de um titular de marcas nacionais para cessão de parte dessas e manutenção de marcas-paralelas devem ser pensadas sob um plano mais restrito de articulações com o novo titular – existe, afinal, o risco de uma interpretação restritiva em relação à capacidade do titular da marca para opor-se a importações paralelas; o risco de perda da possibilidade de um exercício de direito de exclusividade sobre a marca.

“In doing so, it highlighted that an assignor’s strategy as regards its relationship with the new owner after the assignment of part of its trademarks could prove to be detrimental to the brand owner’s ability to oppose parallel imports[41]”.

“This judgment highlights the risks related to the so-called parallel trademarks belonging to different entities located in different EU Member States: in case of parallel import, this situation could result in a loss of exclusivity.[42]”

Em projetos de incorporação e reestruturação societária que envolvam a alienação de ativos consistente em certos direitos nacionais de marca, especialmente, tememos que a leitura alargada do critério de vinculação economicamente acabe esvaziando o propósito reestruturante pretendido

 “Corporate de-mergers and other restructuring projects, where ownership of identical registered trade marks is split between separate companies, can clearly cause a weakening of the trade mark registrations which each company either retains or acquires.  As the law stands, even careful drafting may not fully avoid that risk.  It is therefore important to bear this in mind when agreeing the structure of the deal.[43]”

“Thus, even in the absence of any economic link between parallel trademarks owners in the European Union, owing to the existence of close commercial relations creating a single and global brand image in the eyes of the public, the exclusive rights of each trademark holder might be exhausted. In other words, as a trademark owner, you cannot try and benefit from a global and worldwide brand image on the one hand, and still want to prevent the goods bearing the same brand and legally sold in other countries from circulating freely throughout the EU on the other hand”[44].

Assim postos nossos temores, o que se poderia fazer em uma tentativa de contorná-los para que operações de fragmentação voluntária de direitos de marcas se efetuasse sem o risco de que a relação estabelecida entre o titular original e o novo titular seja considerada como (i) promovendo uma única marca global, e/ou (ii) refletindo vínculo económico substancial entre as partes?

Parece (tentamos uma resposta) que a solução esteja na dimensão contratual – seria recomendável, por exemplo, que as partes priorizassem a redação de cláusulas mais diretas e impositivas ao invés de disposições que prevejam uma articulação das partes sobre determinados aspetos do uso das marcas ou que sugiram uma situação de gestão coordenada – revelando, portanto, a possibilidade de um arranjo futuro das partes sobre o controlo de qualidade da marca[45] ou uma intenção de marca única perante o consumidor.

Diante das circunstâncias do caso Schweppes, parece também recomendável que os titulares de marcas paralelas evitam situações publicitárias – como divulgação em sítios da web – sugerindo uma unidade de origem entre as marcas. Entendemos que pode ser recomendável igualmente que as plataformas online de venda individualizem as opções de envio dos produtos com as marcas-paralelas aos respetivos espaços geográficos de titularidade, evitando uma postura positivamente anuente à importação paralela.

Por fim, pelas limitações que se ponham até o momento e porque a decisão do caso em comento ainda é bastante recente, quer parecer que apenas as “arenas controversiais e os horizontes temporais” poderão densificar a interpretação pretendida pelo Tribunal no caso Schweppes, esclarecendo os seus argumentos e adequações.

“As arenas controversiais e os horizontes temporais contribuem para densificar o significado (o intento determinante e a acepção relevante) e para clarificar a adequação (a força articulante e o caráter penetrante) dos argumentos esgrimidos.  Em termos gerais, pode afirmar-se serem os quadros (subjectiva e objectivamente) contextual e (histórica e concretamente) epocal os factores decisivos do sentido a atribuir às razões trocadas com fins argumentativos.[46]”

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Notas

[1] Caso C-291/16, Schweppes e Rede Paralela.

[2] Assim dispõe: “O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento”. Notamos que a Directiva 2008/95/CE de 22 de outubro de 2008 será substituída em 15.1.2019 pela Diretiva (UE) 2015/2436 de 16 de dezembro de 2015, vigente desde 12.1.2016. O Artigo 15 da nova Diretiva que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, corresponde essencialmente ao Artigo 7.º da Diretiva 2008/95/CE. Não identificamos nenhuma mudança de redação substancial entre as duas disposições.

[3] Assim dispõe: “as disposições dos artigos 34.o e 35.o são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública e segurança pública; de proteção da saúde e da vida das pessoas e animais ou de preservação das plantas; de proteção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico; ou de proteção da propriedade industrial e comercial. Todavia, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros”.

[4] Conforme Artigo 267. do TFEU.

[5] Caso C-9/93.

[6] Caso C-10/89.

[7] Apresentadas no caso em setembro de 2017.

[8] Essa é uma colocação da Paula de Carvalho: “O termo “esgotamento” é, do nosso ponto de vista, exagerado face à realidade que visa traduzir. (…) A limitação que, na realidade, o esgotamento representa não é do “conteúdo” do direito mas tão só do seu “exercício”.” A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Maio, 2011. Coimbra Editora. Pg. 55.

[9] CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Maio, 2011. Coimbra Editora. Pg. 53.

[10] Caso 16/74.

[11] Sobre o delineamente do objeto específico nesse caso, Paula de Carvalho entende: “A criação, pelo TJUE, da noção de “objeto específico” da propriedade industrial e respectiva determinação, concretamente no que respeita à marca, foi importante não por ter alterado o conteúdo essencial do direito (que não fez) mas por ter reconhecido que só esse conteúdo essencial justifica o sacríficio à livre circulação de mercadorias na “Comunidade”. O “objeto específico da marca consiste no conjunto de prerrogativas ao dispor do titular e a ele reservadas, que sejam indispensáveis à realização da função primordial da marca: a função distintiva ou de indicação de proveniência. A exclusividade do titular e o controlo deste quanto à primeira colocação no mercado e a possibilidade de reagir quando outros comercializarem produtos indevidamente marcados com o sinal por si protegido ou, sem o seu consentimento, usarem marcas idênticas ou confundíveis para produtos próximos (…) são prerrogativas contidas no “núcleo essencial” do direito de marca, cujo exercício justifica a limitação imposta pelos DPI nacionais ao Direito Comunitário.” CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 70.

[12] Trecho do acórdão do Tribunal, de 31.10.1974, referente ao Caso 16/74.

[13] Trecho do acórdão do Tribunal, de 31.10.1974, referente ao Caso 16/74.

[14] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 25.

[15] CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 50.

[16]  “O que o titular não pode fazer, a partir do esgotamento, quanto aos produtos colocados em circulação, é impedir terceiros de os comercializar, porque as liberdades do mercado prevalecem (ou devem prevalecer) face aos interesses (individuais) do titular do exclusivo. Trata-se de uma limitação quanto aos produtos (respetiva definição do circuito económico e comercialização), não quanto ao sinal que representa a marca. A prerrogativa respeitante ao uso do sinal mantém-se inalterada, após o ingresso dos produtos no mercado. O conteúdo do direito da marca é o mesmo antes e depois da libertação do produto. Ao constatar que o conteúdo se mantém, concluímos que é ao exercício do direito que o “esgotamento” respeita, sendo a esse que, na realidade, se aplica.” CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 56.

[17] CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 50 a 51.

[18] Apenas para que não se deixe de mencionar, o nº 2 do Artigo 7.º da Diretiva trata dos casos de justo motivo para oposição do titular da marca à circulação de produtos que carregam a marca já depois do ingresso do produto no mercado: serão, principalmente, as hipóteses de modificação ou alteração.

[19] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 244.

[20] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 241 a 242.

[21] Assim entendem Tomas Lorenzo in El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. E Paula de Carvalho in A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. “Encontra-se, igualmente, autorizada uma empresa ligada económica ou juridicamente ao titular (filial, empresa-mãe ou empresa do grupo) assim como um licenciado ou representante, embora, nesses casos (de grupo e licença), admitamos que o consentimento está implícito na relação de grupo ou na licença concedida, não sendo necessária a atribuição expressa do mesmo. Entendemos que o consentimento pode ser expresso, mas também pode estar implícito numa actuação do titular ou circunstância que o envolva que releve ou, claramente, capte a sua vontade. Tem sido o entendimento do TJUE, neste sentido, se tem pronunciado em vários acórdãos proferidos.” – CARVALHO, Paula de. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra Editora. Maio, 2011. Pg. 65. Trecho do Acórdão do Tribunal de 20.12.2017. Caso C-291/16, Schweppes e Red Paralela.

[22] Processo 119/75. Trecho do Acórdáo do Tribunal de Justiça, de 22.6.1976.

[23] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 247.

[24] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 247.

[25] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 247.

[26] Há doutrina, comentada por Tomas Lorenzo que defende a necessidade da vinculação jurídica surgir de um contrato de prazo indeterminado.

[27] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 250.

[28] LORENZO, Tomas de las Heras. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Motecorvo SA: Madrid, 1994. Pg. 250 a 251.

[29] Trecho do acórdão do Tribunal. Caso C-291/16, Schweppes e Rede Paralela.

[30] Processo C-9/93. IHT Heiztechnik e Ideal-Standard.

[31] Processo C-10/89. SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG. 

[32] Acórdão do Tribunal de 22.6.1994. Processo C-9/93. IHT Heiztechnik e Ideal-Standard.

[33] Trecho do Acórdão do Tribunal de 22.6.1994. Processo C-9/93. IHT Heiztechnik e Ideal-Standard.

[34] Trecho do Acórdão do Tribunal de 22.6.1994. Processo C-9/93. IHT Heiztechnik e Ideal-Standard.

[35] GONÇALVES, Luís M. Couto. Direito de Marcas. Janeiro, 2000. Editora Almedina. Pg. 22.

[36] GONÇALVES, Luís M. Couto. Direito de Marcas. Janeiro, 2000. Editora Almedina. Pg. 22 a 23

[37] Trecho do acórdão do Tribunal. Caso C-291/16, Schweppes e Rede Paralela.

[38] “The ECJ confirms that the “concept of ‘economic links […] refers to a substantive, rather than formal, criterion”. What matters is not the form of the parties’ relationship but rather the effects of their relationship. In the case at hand, for instance, Schweppes and TCCC were legally distinct businesses and independent of each other. For the ECJ, the decisive factor is the possibility of determining, directly or indirectly, the goods to which a trademark is affixed and of controlling the quality of the goods in question. This, it held, may arise in the case where, following the division of national parallel trademarks resulting from a territorially limited assignment, the owners of those trademarks coordinate their commercial policies or reach an agreement to exercise joint control over those goods. It is not necessary that such control is in fact exercised: the mere possibility is sufficient. This appears to be a development of the principle in IHT Internationale Heiztechnik in a direction which points to an increased erosion of trademark rights”. L’Ecluse, Peter; Blunnie, Benedict. Court of Justice clarifies exhaustion of trademark principles and broadens test for economic links between trademark owners.  2018. Disponível na url: https://www.lexgo.be/nl/switchToPdf.php?module=article&ID=117097&ln=nl

Nesse mesmo sentido: “Previous case law had established that a proprietor’s consent includes situations in which the trademarks are held by ‘economically linked’ entities (IHT Internationale Heiztechnik). This shows that the ECJ has developed the principle of exhaustion from branded products whose trade marks are held by ‘economically linked’ entities to simply where entities have actively and deliberately continued to promote the appearance of a single global trade mark. This arguably could be seen as further erosion of international trade mark rights”. – FLEMING, Christina. Charles Russell Speechlys LLP. Schweppes’ trade mark mixer: ECJ rules on trade mark exhaustion where ownership of the Schweppes mark was split between different coutries. 28.2.2018. Disponível na url: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=46f3a281-fb97-4689-8061-5f3fffc82ee4

[39] Ilustração que consta no Acórdão do caso.

[40] Escritório Osborne Clark, CJEU decisions casts doubt on ability to prevent parallel imports following de-mergers. 14.2.2018. Artigo disponível em: http://www.osborneclarke.com/insights/cjeu-decision-casts-doubt-on-ability-to-prevent-parallel-imports-following-de-mergers/

[41] Escritório de advocacia Dr Helen G Papaconstantinou and Partners. ECJ interprets Article 7(1) of Directive 2008/95 in Schweppes Case. World Trademark Review. Disponível na url: http://www.worldtrademarkreview.com/Daily/Detail.aspx?g=ea27c487-92f1-45cc-974c-d13a723e8b89

[42] Escritório Germain Maureau. The Schweppes War. Disponível na url: https://germainmaureau.com/2018/04/schweppes/?lang=en

[43] Escritório Osborne Clark, CJEU decisions casts doubt on ability to prevent parallel imports following de-mergers. 14.2.2018. Artigo disponível em: http://www.osborneclarke.com/insights/cjeu-decision-casts-doubt-on-ability-to-prevent-parallel-imports-following-de-mergers/

[44] Escritório Inscripta. Schweppes, a worldwide brand or parallel marks? Janeiro, 2018. Disponível na url: http://www.inscripta.fr/en/toutes/marques-paralleles/

[45]  “In theory, trade mark co-existence agreements could also weaken registrations – the parties to a co-existence agreement could in some circumstances, directly or indirectly, be exercising joint control over the use of the trade marks involved (assuming of course that the trade marks and products or services concerned are identical).  Careful drafting should be able to reduce this risk, for example by focusing on areas of activity in which the parties will not use the registered marks and avoiding dictating how the marks must be used.” – escritório Osborne Clark, CJEU decisions casts doubt on ability to prevent parallel imports following de-mergers. 14.2.2018. Artigo disponível em: http://www.osborneclarke.com/insights/cjeu-decision-casts-doubt-on-ability-to-prevent-parallel-imports-following-de-mergers/

[46] BRONZE, Fernando José. A Metodonomologia (para além da argumentação). Pg. 356.