2 DAS MARCAS
Procuraremos abordar neste capítulo mais especificamente o tema marcas, abordando sua evolução até a atualidade, seu valor econômico para a empresa, juntamente com seu conceito.
Posteriormente, passaremos a explanar sobre a classificação das marcas de acordo com sua natureza e forma, como também as duas situações excepcionais que envolvem a classificação marcaria, finalizando com a explicação das razões legitimadoras da propriedade industrial.
2.1 Compreensão ao longo dos momentos históricos da humanidade.
A procura por esses sinais identificadores nos remete à Antiguidade humana, quando, desde os tempos dos homens das cavernas, os símbolos já eram usados como forma de identificação. Entretanto, nesse tempo tais símbolos eram usados basicamente para identificação de propriedade, como, por exemplo, na marcação de rebanhos.
Mas foi somente com os Saxões que surgiu o termo marca. A designação anglo-saxônica brand tem a sua origem no antigo escandinavo brandr. O seu significado era literalmente associado ao ato de queimar, e foi nesse contexto que os Saxões adotaram esse termo (Instituto Dannemann, 2005, p. 203). As cabeças e peças de gado eram “marcadas” com o objetivo essencial de identificar a propriedade e posse de bens materiais, permitindo aos criadores de gado distinguir as suas rezes, uma vantagem que valorizava os criadores mais conhecidos pela qualidade do seu gado, que começavam a ter a sua marca mais reconhecida e, consequentemente, mais procurada nas trocas comerciais.
Posteriormente, chegamos à Grécia Antiga, onde havia grande disseminação na arte dos trabalhos em cerâmica, assim como também no Império Romano, quanto à autoria de trabalhos literários e científicos, em que esses sinais eram usados como identificação do trabalho de cada artista. Já na China, no caso de suas famosíssimas porcelanas, o uso das marcas era feito com o desiderato de identificar qual Imperador reinava naquele momento.
A Idade Média trouxe consigo o surgimento das corporações de ofício, em que cada corporação tinha sua marca pré-determinada, normalmente imposta por ordem real, com a função de atestar a conformidade dos produtos em relação a padrões pré-estabelecidos em lei. Como exemplo dessas imposições, temos uma lei inglesa publicada no ano de 1266, que exigia a todos os padeiros colocarem sua marca específica em todo pão que vendiam, com a finalidade de identificar aqueles que maliciosamente tentassem vender pão com um peso inferior ao que a lei permitia.
Todavia, é essencialmente a partir do século XIX, com a Revolução Industrial, que a utilização das marcas torna-se mundialmente difundida, passando a ser interpretada como fator básico de comercialização de um produto ou serviço prestado. Quanto a esse assunto, Gabriel Di Blasi (2005, p. 331) diz:
No entanto, somente no século XIX foram estabelecidas as primeiras legislações específicas sobre o assunto.
O uso de sinais e marcas em bens materiais foi, pouco a pouco, sendo disseminado pelas nações, em todas as partes do mundo, passando a marca a ser interpretada como o fator básico para a comercialização de um produto. Assim, o sinal nominal ou figurativo aplicado em um bem material passou a assumir uma importância tão grande na sua comercialização que, em casos extremos, converteu-se em sinônimo do próprio produto: Gillete, como lâmina de barbear; Xerox, como fotocópia; Bombril, como palha de aço etc.
É válido também dizer que, na Antiguidade, a marca era vista apenas como a representação externa de um determinado produto, sem fazer nenhum tipo de referência às suas propriedades geométricas, físicas ou químicas. Distinto do que ocorre desde a década de 90, em que um produto pode ser marcado de qualquer forma que o diferencie dos outros.
Por fim, temos que a importância dada às marcas foi evoluindo conforme novas realidades e tecnologias foram surgiram. Atualmente, diferente do que ocorria em tempos anteriores, a marca não serve somente como forma de diferenciação de produtos ou serviços, e sim, em alguns casos, é o maior patrimônio de uma empresa.
Quando a isso, aborda Maitê Cecília Moro (2003, p. 26) que: “Verifica-se, então, uma evolução da função da “marca”, que na Idade Média se referia ao produtor, indicava o estabelecimento da produção ou venda do artigo, para uma marca que, nos dias atuais, faz referência ao próprio produto”.
Na noção que é adotada por grande parte da doutrina industrial, as marcas se destinam a individualizar os produtos e artigos aos quais se referem, diferenciando-os de outros idênticos. Nesse sentido, Marie-Angèle Pérot-Morel, citada por Maitê Moro (2003, p. 26), aduz que: “Nos tempos modernos a marca é antes de tudo o símbolo de um produto e a força de seu poder de evocação lhe confere uma importância econômica de primeiro plano”.
Em outras palavras, as marcas, além de símbolos diferenciadores, representam, em alguns casos, um valor econômico essencial para seu dono.
2.2 Do conceito de marcas
A complexidade de se conceituar marca está relacionada com as diferentes perspectivas em que esta pode ser abordada e com a diversidade de públicos relacionados, existindo por isso uma gama muito extensa de definições possíveis.
A própria Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, em seu art. 123, inciso I, considera marca de produto ou serviço como sendo: “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Corroborando com o que está estabelecido em lei, Gabriel Di Blasi (2005, p. 332) assim conceitua: “marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa”.
Já em 1960, a Associação Americana de Marketing (AMA) criou um dos conceitos mais aceitos sobre definição de marcas, qual seja: “um nome distinto e /ou símbolo, destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores, no sentido de diferenciar esses bens ou serviços da concorrência”.
Portanto, o que observamos é uma falta de unicidade conceitual. Existiam idealistas que defendiam as marcas como sendo extensões do produto, entretanto, o que se observou com o passar dos anos foi que marca e produto são elementos díspares, levando em conta que o produto seria aquilo que a empresa fabrica e a marca, aquilo que a empresa vende.
2.3 Da classificação das marcas
Atualmente, as marcas podem ser classificadas quanto à sua natureza; quanto à sua forma de apresentação; e, ainda, em duas situações, aparecer de forma excepcional, atendendo a determinadas condições. Os arts. 123, 125 e 126 da lei 9.279 disciplinam, respectivamente, sobre as marcas quanto à natureza e às duas situações excepcionais, enquanto que a diferenciação quanto à forma se deu através da doutrina, objetivando um melhor entendimento por parte dos estudiosos do Direito Industrial.
2.3.1 Marcas quanto à sua natureza
As marcas são divididas, segundo sua natureza, em marcas de produto ou serviço, marcas coletivas e marcas de certificação, e estão dispostas no art. 123 da Lei nº 9.279/1996:
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
2.3.1.1 Marca de produto ou serviço
É aquela usada para distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas. São as marcas mais conhecidas entre os consumidores, as mais comuns, como o Omo, a Coca-Cola, Gillete, Nike, Bayer, entre outras.
Nos dizeres de Denis Borges Barbosa, citado por Clarissa Bueno Wandscheer (2004, on-line), a marca de produto ou serviço: “é o sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, originário de atividade empresarial diversa”.
A lei antiga, nº 5.772/1971, trazia uma distinção diferente das marcas. Maitê Moro (2003, p. 33) nos indica quais eram os tipos de marcas presentes na antiga lei, revogada pela nova lei 9.279/96: “Para efeitos daquela lei, diferenciavam-se as marcas de indústria, as de comércio, as de serviço e, por fim, as marcas genéricas”.
A marca de indústria era usada pelo fabricante com o objetivo de diferenciar o seu produto de outros semelhantes. Do mesmo jeito, eram as marcas de comércio e serviço, enquanto que, no primeiro caso, quem as usava como forma de distinção eram os comerciantes; e no segundo caso, a pessoa, entidade ou empresa que prestasse o determinado serviço. Entretanto, essa classificação foi extinta pela nova Lei, como nos explica Moro (2003, p. 34): “Logo, na mais recente legislação brasileira, com relação às espécies, cabe ressaltar que se deixou de diferenciar marca de indústria da marca de comércio, passando a denominá-las somente marca de produto”.
Todavia, por fim, as marcas de serviço não sofreram alteração na nova lei, e foram acrescentadas dois novos tipos de marcas, quais sejam: a marca de certificação e a coletiva, que serão apresentadas mais adiante em nossa pesquisa.
2.3.1.2 Marca de certificação
Usada para atestar se um produto ou serviço está em conformidade com as normas determinadas ou especificações técnicas, principalmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Como exemplos, temos o INMETRO e o ISO.
Segundo o inciso II do art. 123 da Lei 9.279/1996, a marca de certificação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.
Esse tipo de marca pode ser registrado por qualquer pessoa, entretanto, ao se tornar titular de uma marca de certificação, essa mesma pessoa não poderá ser dona de uma marca que seja fiscalizada por aquela marca de certificação. Vamos exemplificar: uma pessoa A registra uma marca de certificação para padarias. Essa mesma pessoa A não poderá registrar uma marca de padaria, pois ela seria fiscalizada por aquela marca de certificação que é de sua propriedade também.
Moro (2003, p. 40) nos advoga que as marcas de certificação podem também serem consideradas como funções secundárias das marcas (posteriormente estudadas no tópico 2.4 deste capítulo):
Outra função a ser considerada é a indicação de qualidade, a qual traduz-se na atribuição, pelos consumidores, de uma certa qualidade aos produtos que portam uma determinada marca. De certa forma, esta função relaciona-se muito proximamente com a origem do produto. O produto diferenciado por uma determinada marca pressupõe que esta tenha uma determinada origem, da qual se espera uma determinada qualidade.
Portanto, a marca de certificação é um meio de informar à população que o objeto ou serviço fiscalizado se encontra dentro das normas ou padrões específicos. Na teoria, o INPI seria o responsável por fiscalizar as marcas que concede o registro, todavia, na prática, quem fica responsável por essas fiscalizações são as próprias marcas de certificação.
2.3.1.3 Marca coletiva
Usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, corporação ou associação. Só quem tem o direito de pleitear o registro desse tipo de marca são entidades coletivas, como, por exemplo, a Associação dos Produtores de Vinho de Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul. Cecília Moro (2003, p.33) nos diz que: “a marca coletiva identifica produto e serviços provindo de membros de uma entidade, a qual regulamentará sua utilização”.
Nesse momento, é necessário que façamos uma diferenciação entre as marcas coletivas e as indicações geográficas. Enquanto que nestas o direito subjetivo é coletivo, naquelas é individual. A fim de esclarecer melhor essa disparidade, Camila Serrano Giunchetti (2005, on-line) nos ensina:
Note-se que até mesmo a titularidade das marcas coletivas é individual, pois a pessoa jurídica registrante (associação, cooperativa, Governo, empresa etc.) é quem detém a exclusividade de uso, cessão e licença da marca. Em outras palavras, o registrante tem que autorizar (expressa ou implicitamente, no caso de uso de marcas de certificação do Governo) cada uma das pessoas credenciadas, a partir de critérios discricionários determinados pelo próprio registrante, a usar a marca coletiva. Os direitos oriundos das indicações geográficas, diferentemente das marcas coletivas, não são atribuíveis a uma pessoa física ou jurídica, e sim, a todos os membros da coletividade que lá produzem de acordo com os padrões reconhecidos e aceitos por todos.
Em suma, o titular de uma marca coletiva sempre será uma associação empresarial, uma entidade, sindical ou não, que congrega os empresários de determinado produto, de certa região, ou adeptos de uma específica ideologia (por exemplo, os empresários cristãos, os ecológicos etc.).
2.3.2 Marcas quanto à sua forma
Essas classificação diferencia as marcas quanto à forma de apresentação ao público, seja em relação aos produtos ou aos serviços. Baseia-se no estudo dos doutrinadores para fins didáticos, visto que essa classificação não está explícita na Lei 9.279/96.
2.3.2.1 Marca Nominativa
Aqui, é feito apenas o registro da palavra. Constitui-se por uma ou mais palavras no sentido amplo, compreendendo os neologismos e combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que os elementos não se apresentem sob forma fantasiosa. De acordo com Gabriel Di Blasi (2005, p. 357-358), é:
[...] aquela representada por inscrições convencionais no mundo ocidental, caracterizadas por letras latinas e algarismos arábicos ou romanos, os quais permitem a combinação de palavras, ou formem uma única palavra, capazes de serem lidas e enunciadas fluentemente, mesmo que formem nomes de fantasia (marcas de fantasia), isto é nomes ou palavras que não constem do vernáluco.
São exemplos os nomes Nike, Itambé, Microsoft, Adidas, entre outros.
2.3.2.2 Marca Figurativa
Aqui, é registrado apenas o símbolo da marca. É composta de desenho, imagem, figura, símbolo ou forma fantasiosa de letra e número, mas são apenas símbolos e/ou emblemas, sem nomes. Temos como exemplos o cavalo da Ferrari, a maçã mordida da marca Apple, o pinguim da Linux, o globo da Terra da marca Universal Pictures, entre outros.
2.3.2.3 Marca Mista
Registram-se o nome e o símbolo da marca. É a combinação de elementos nominativos e figurativos, ou aquela em que a grafia do elemento nominativo é apresentada de forma estilizada, como, por exemplo, a escrita de qualquer tipo de bebida alcoólica ou não como a Coca-Cola, Budweiser, Kaiser, entre outras.
2.3.2.4 Marca Tridimensional
Aqui, registra-se um formato que já se solidificou na sociedade. É constituída pela forma plástica de produto ou embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si e esteja dissociada de efeito técnico. A marca tridimensional foi uma inovação da Lei 9.279, e deve ser evitada a confusão com o desenho industrial.
A marca tridimensional já foi um desenho industrial, entretanto, a recíproca nem sempre acontece. Enquanto que o desenho industrial procura trazer uma forma (design) totalmente nova para a sociedade, a marca tridimensional busca uma forma de identificar o seu produto a determinada forma tridimensional. Outra diferença entre ambos é que o desenho industrial tem vigência determinada, enquanto que a marca tridimensional (3D) pode ser constantemente renovada.
Temos como exemplo de marcas tridimensionais as formas das canetas BIC, as garrafas pet de Coca-Cola, que são diferentes de todos os outros refrigerantes, entre outros.
2.3.3 Situações excepcionais
Além dos já citados tipos de marcas, temos outros dois que gozam de proteção especial da Lei 9.279. São elas as marcas de alto renome e as notoriamente conhecidas. Marcas essas que recebem esse tipo de proteção por serem conhecidas nacionalmente ou até extrapolarem as fronteiras nacionais, sendo reconhecidas internacionalmente.
2.3.3.1 Marcas de Alto Renome
O art. 125 da Lei 9.279 assevera que: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.
A doutrina específica nos traz diversos conceitos diferentes para marcas de alto renome. Entre eles, a de Maite Moro, (2003, p. 109) nos traz uma explicação bastante clara:
A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca. Além desta característica, a marca de alto renome possui o goodwill, ou seja, esta marca ganhou um grande reconhecimento e goza de boa reputação perante os consumidores, pois estes reconhecem que os produtos ou serviços identificados pela marca são de excelente qualidade.
As marcas de alto renome (conhecidas antigamente por Marcas Notórias) são aquelas que possuem um grande prestígio em todo o Brasil. Portanto, em razão do seu alto conhecimento e de estarem registradas em pelo menos uma classe, possuem proteção em todas as classes de atividades, independentemente de registro nessas demais classes.
Ou seja, a esse tipo de marca será assegurado um proteção especial em todos os ramos de atividade, de modo que, mesmo estando registrada em uma única classe, ela passará a gozar de proteção em todas e quaisquer classes.
Há uma grande reclamação por parte dos doutrinadores, juristas e profissionais atuantes na área da propriedade industrial, que é o fato da legislação nacional não fazer nenhuma menção aos requisitos ou pressupostos necessários que uma marca deva ter para poder ser considerada de alto renome.
Justamente por isso, alguns doutrinadores entendem desarrazoada a inexistência desses pressupostos e defendem que a possibilidade de confusão e/ou prejuízo da imagem do sinal a ser protegido pela marca de alto renome deva ser pressuposto para esta proteção. A possibilidade de confusão ou associação é consequência do alto renome conquistado pela marca. Não verificada essa associação ou confusão, não se verifica a notoriedade desta marca.
Entretanto em 2004, o INPI aprovou a resolução nº 110/04, que regula a aplicação do art. 125 da Lei n. 9.279/96 e teve iniciada sua vigência no mês de fevereiro do mesmo ano, vindo assim como uma resposta aos anseios de todos profissionais da área de propriedade industrial. A resolução lista 13 (treze) critérios que devem ser avaliados na verificação do alto renome de uma marca (2010, on-line):
1) data do início do uso da marca no Brasil;
2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
6) meios de comercialização da marca no Brasil;
7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.
Vale ressaltar que somente será concedido o pedido de título de alto renome a uma marca quando está for alvo de oposição de terceiro. Ou seja, somente quando alguém for junto ao INPI requisitar aquela marca para si, o próprio dono da marca poderá alegar que aquele pedido não pode ser aceito, visto que sua marca é de alto renome. Quanto a esse assunto, Gabriel Di Blasi (2005, p. 361) assim diz:
O curioso é que a resolução não prevê a possibilidade de um titular de marca, com características de alto renome, requerer pura e simplesmente que seja declarado seu Alto renome. Somente na hipótese de um conflito com terceiros, quer em oposição, quer em nulidade, que o INPI reconhecerá o alto renome de uma determinada marca.
2.3.3.2 Marcas Notoriamente Conhecidas
Da mesma forma que as marcas de alto renome, as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção especial em todas as classes. A diferença entre elas é que as marcas notoriamente conhecidas já extrapolaram as fronteiras do país onde estão originalmente registradas e são conhecidas mundialmente. Elas estão positivadas no art. 126 da lei 9.279:
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
O direito à propriedade e uso exclusivo da marca, em regra, é ditado pelos princípios da territorialidade e da especialidade. Salvas as situações elencadas no art. 132 da Lei 9.279/96, os direitos do titular da marca restringem-se ao ramo de atividade para o qual a marca foi registrada, e a proteção encontra limitação geográfica no país em que tiver originalmente sido realizado o registro.
A notoriedade de uma marca é um fenômeno concedido a partir do expressivo conhecimento, sucesso e aceitação junto ao público consumidor, em virtude de uma variedade de critérios, tais como a antiguidade da marca, a força da publicidade, reputação, qualidade do produto e de seus empregados, volume de vendas, entre outros.
O valor econômico é o grande fator de disparidade dessas marcas, que as tornam mais vulneráveis à cobiça, à usurpação e a práticas maliciosas de concorrência desleal, razão por que necessitam de uma proteção especial, diferente daquela outorgada às marcas normais, que encontram-se limitadas pela ação dos dois princípios, da territorialidade e especialidade.
2.4 Das funções das marcas
Em relação às funções exercidas pelas marcas no ordenamento jurídico brasileiro, citam-se três funções. São elas: a econômica, a social e a de direito, na qual se encontra inclusa também a função punitiva.
A função econômica que a marca exerce em favor do titular da marca dá-se através da fidelização dos seus produtos e serviços por parte de uma clientela, tornando permanente e crescente a obtenção de lucros. Para confirmar o que fora exposto, Gabriel Di Blasi (2005, p. 30) demonstra que:
Nos países menos industrializados, os consumidores preferem as marcas dos países mais industrializados, isto acontece a partir da pressuposição de que estas marcas envolvam produtos de melhor qualidade e também os efeitos de maciça propaganda nos meios de comunicação que contribuem para a captação de clientela.
Sendo assim, os titulares (donos) das marcas, ao investirem na qualidade do produto e da prestação de serviço em matéria propagandista, visam a obter grandes lucros.
A função social da marca está relacionada ao público consumidor e a outras pessoas que, direta ou indiretamente, tenham ligação com a marca, pois, assim, a marca tem a finalidade de evitar que estas pessoas sejam induzidas a erro, passando a adquirir um produto ou serviço na confiança em que determinada marca venha a inspirar ou tenha prejuízos quando esta marca venha a ser registrada. Justamente demonstrando na lei a aplicação dessa função, o legislador tratou de proibir o registro de determinadas marcas que trouxessem qualquer espécie de prejuízo à sociedade como um todo, seja consumidor ou não de determinada marca, havendo a previsão legal no art. 124 da Lei 9.279/96, a conhecida Lei da Propriedade Industrial.
Finalmente, a marca apresenta a sua função de direito, aquela que gera segurança jurídica para aqueles que criam e precisam instrumentar suas atividades através da utilização de uma marca, considerando-se a função punitiva como uma espécie da função de direito, a qual é exercida em favor do titular da marca como uma arma de combate à concorrência desleal.
Gabriel Di Blasi (2005, p. 332-333) nos afirma que essa função “proporciona ao seu titular o direito através de medidas administrativas e judiciais, de agir contra o seu uso indevido, ou não-autorizado, por parte de concorrentes desleais”.
Assim, a marca atua na sociedade como forma de garantir os deveres e os direitos do seu titular, atua também na proteção ao consumidor e às pessoas que, possivelmente, venham a se relacionar com tal marca, e ainda promove o desenvolvimento do país quando há a obtenção de lucros por parte deste titular de uma marca.
Já podemos perceber então que a função essencial das marcas é distintiva, ou seja, uma marca é criada para poder distinguir um produto ou serviço daqueles semelhantes a ele.
Entretanto, veremos que essa não é a única função de uma marca. Ela possui outras funções, consideradas funções secundárias. Vale ressaltar que nem todas as marcas exercem essas funções secundárias, todavia, de acordo com entendimento de Maitê Moro (2003, p. 38): “nada impede que elas, se não estiverem ainda presentes, venham a ser desenvolvidas”.
Uma função hoje considerada secundária foi, durante períodos remotos da Idade Média, considerada a função principal das marcas, que era a Função de Indicação de Origem. Muito presente durante o período das Corporações de Ofício, tem como objetivo indicar o local em que o produto fora fabricado.
A Função de Indicação de Qualidade pode até se confundir com a função de indicação de origem, entretanto, essa função indica uma esperada qualidade proveniente de sua origem. Como exemplos, podemos citar os sanduíches da rede de fast-foods Mc Donald’s. Mesmo os sanduíches ou outros produtos da marca que são vendidos no Brasil passam por um rígido controle de qualidade realizado pela matriz norte-americana. Portanto, o que está em jogo é a qualidade passada pela marca decorrente de sua origem.
Temos também a Função Publicitária. Já diria a célere frase: “A publicidade é a alma do negócio”. E aqui essa máxima se encaixa perfeitamente, pois é através da propaganda que a sociedade consumidora tem conhecimento daquela marca. Além de criar uma clientela, lançando-a no mercado através dos mais variados meios de comunicação que existem atualmente, a publicidade também objetiva manter essa clientela.
Maitê Cecília Moro (2003, p. 44) nos ensina que: “Pode-se fazer uma relação entre a intensidade do uso da publicidade e o valor econômico da marca, segundo a qual quanto maior e melhor a utilização dos meios de publicidade, maior o poder evocativo e atrativo de uma marca e, por consequência, maior o valor econômico representado por essa marca”.
E como última função secundária, considerada por muitos estudiosos do direito industrial como a mais importante das funções secundárias, há a Função Econômica. Já foi explicado anteriormente em nossa pesquisa que atualmente o valor financeiro de uma marca pode ser maior do que o valor material da própria empresa. Isso é percebido com mais clareza quando falamos das marcas notórias.
Tanto é prova que essa função é de suma importância, que a própria lei 9.279/1996 fez expressa menção a essas marcas economicamente poderosas, quais sejam, as marcas de alto renome e as notoriamente conhecidas, elencadas respectivamente nos arts. 125 e 126 da lei.
2.5 Das razões legitimadoras da propriedade industrial
Para ser proprietário de uma marca, o inventor deve pedir autorização do Estado. No Brasil, o órgão competente para fornecer essas autorizações é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
A grande maioria das invenções é induzida por problemas sócio-econômicos, ou seja, o homem, ao tentar suprir as necessidades do seu dia a dia, acaba desenvolvendo a criação. Quando a nação desenvolve suas próprias tecnologias, ela praticamente elimina a necessidade de importar produtos a custos altíssimos e acaba também com a dependência.
Poder ser dono de uma marca é um direito que é oferecido pelo Estado, mediante um processo administrativo, que objetiva a exclusividade de explorar essa marca durante determinado período de tempo, em toda a extensão do território nacional.
E o Estado tem algumas razões para conceder essa titularidade para uma pessoa. Podemos destacar cinco: razões de direito, de economia, de desenvolvimento, técnicas e sociais.
As razões de direito se configuram quando o Estado, visando auxiliar o titular que consegue a titularidade de uma marca, colocou em seu ordenamento jurídico uma proteção específica para que ele se proteja contra plágios, concorrência desleal e outros crimes.
Di Blasi (2005, p. 54) enfatiza essa proteção ao dizer que: “Isso possibilita, portanto, que o inventor exerça seus direitos em juízo, com objetivo de cessar a contrafação e eventualmente, reaver possíveis prejuízos contra terceiros que, sem consentimento, estejam, por qualquer meio, explorando sua invenção”.
A razão econômica se caracteriza, pois quem investe tem a perspectiva de ter um retorno financeiro. É justo, para quem cria uma marca, lucrar com essa, visto que ela trouxe um benefício para a sociedade.
Entretanto, pode ser que o dono não possa continuar com a exploração da sua marca, então, para que possa haver a continuação dessa exploração, existem algumas modalidades de que o titular poderá se usar para cumprir essa razão, que encontram respaldo legal no art. 139 da lei 9.279: “o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso de marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.
Ou seja, a lei foi cristalina ao falar que a licença não é dada apenas pelo titular. Aquele que ainda tem somente a expectativa de ser titular já poderá celebrar esse contrato.
Uma dessas modalidades de cessão de marcas é o chamado contrato de franquia, ou franchising, em que o titular de uma marca já consolidada no mercado, geralmente notória ou de alto renome, repassa o direito de explorar a sua marca à um terceiro, mediante um contrato entre as partes. Nos dizeres de Di Blasi (2005, p. 425), o contrato de franquia é: “um acordo formal em que o franqueador concede ao franqueado o direito de explorar marca ou patente, [...], marketing em associação à distribuição de produtos e serviços, em contrapartida ao pagamento de uma remuneração e por um determinado período”.
2.5.1Da razão social legitimadora do registro de uma marca
Em momento anterior, foram apresentadas as três funções exercidas pelas marcas no ordenamento jurídico brasileiro, quais sejam, a econômica, a social e a de direito. Dentre elas, encontra-se a função social da marca, que pode ser considerada a principal razão legitimadora do reconhecimento da titularidade da propriedade industrial pelo Estado.
Esta razão legitimadora dá-se porque a marca está, diretamente, relacionada ao público consumidor e a terceiros que estão envolvidos com a marca, como o vendedor do produto ou serviço, o próprio titular e aquele que ainda não consumiu o produto ou serviço, mas que de qualquer modo é alvo de sua publicidade.
É justamente por isso que a função social da marca é deveras relevante, haja vista o desiderato de proteger os interesses coletivos, assim como os individuais, garantidos na Constituição Federal, buscando sempre o bem-estar da coletividade.
O registro de uma marca está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, sob a ótica do requisito da novidade, isto é, para saber se existem outras marcas semelhantes, que precedem o pedido do registro. Com isso, a possibilidade de promover determinadas vinculações a outros ramos do direito é esquecida.
Com isso, a não vinculação do pedido de registro de uma marca a outros ramos do direito, como de fato acontece atualmente, significa deixar de lado a função social que legitima o reconhecimento da própria propriedade industrial, função essa que se revela como a principal dentre todas as razões legitimadoras.
Isto quer dizer que na legislação brasileira não há maiores exigências com relação ao registro de uma marca, bastando apenas pesquisar se houve casos anteriores iguais ou semelhantes em uma mesma classe e/ou afins de produtos ou serviços ao que se quer registrar e se a marca não estaria enquadrada dentre as proibições previstas pela lei da propriedade industrial.
Como forma de exemplificar essa situação exposta, atualmente, no Brasil, determinados produtos que não têm a sua composição divulgada conseguem registrar sua marca, uma vez que não existem maiores exigências, se comparadas às solicitadas para o registro de uma patente. Essa situação pode, facilmente, ser visualizada a partir do exemplo da marca Coca-Cola, a qual possui sua marca registrada, entretanto, até hoje, não registrou o seu invento, isto é, não patenteou o seu produto.
Dessa forma, percebemos que a pessoa jurídica que explora a Coca-Cola optou pela caracterização do chamado segredo de indústria, o qual consiste em uma forma de evitar a publicidade da ideia obtida na comercialização de determinado produto ou serviço. Logo, o segredo de indústria é utilizado por alguns inventores com o intuito de manter em sigilo o seu invento, passando a explorá-lo sozinho, obtendo vantagens lucrativas em relação aos seus competidores no mercado.
Enquanto que no registro de uma patente há a exigência de um relatório descritivo para que o titular possa registrá-la, garantindo assim o seu direito de exploração por tempo limitado, no registro de uma marca não há essa exigência do relatório descritivo.
O que se questiona então é a ausência de dispositivos normativos que viabilizem a restrição ao registro de determinadas marcas que estejam prejudicando os consumidores, uma vez que este adquire o produto ou serviço com base na confiança que estes lhe passam. Poderia haver por parte do Estado outra exigência no que tange à questão do registro de uma marca, como a publicidade da composição dos produtos ou a forma de execução de serviços que envolvessem a integridade física e mental do consumidor, garantindo-lhe um consumo seguro.
Considerando que a base mais significativa da proteção aos bens da propriedade industrial caracteriza-se na defesa dos interesses da coletividade, seria comprometedor autorizar o registro de uma marca, através da qual será explorado um produto que sequer tem a sua composição divulgada.
Com isso, percebemos que o direito de exploração da marca pelo titular desta encontra-se garantido, podendo manter em sigilo a composição dos seus produtos, enquanto que ao público consumidor resta acreditar nas reduzidas informações que lhe são fornecidas nos rótulos dos produtos, sendo-lhe vedadas outras informações que possam lhe interessar.
A Constituição Federal do Brasil apresenta o direito intelectual como status de uma garantia constitucional fundamental, com assento no inciso XXIX, do art. 5º:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Nesse sentido, corrobora Gabriel Di Blasi (2005, p. 57), pois percebe que o exercício do direito intelectual, e aí se inclui o direito industrial, não objetiva apenas uma finalidade, ele busca também um “meio de promover os valores sociais, cujo vértice central encontra-se na própria pessoa humana”. Esta busca em promover os valores sociais atua, principalmente, na garantia dos direitos tanto dos proprietários dos bens quanto dos consumidores, atingindo-se dessa forma um equilíbrio social, em que não haja prejuízo para ninguém e o País desenvolva-se tecnológica e economicamente.
O mesmo Di Blasi (2005, p. 53-60) faz estas explanações em relação às patentes, o que não impede sejam elas aplicadas às marcas, haja vista a atuação de ambas na Propriedade Industrial e o grau de importância que os dois bens industriais exercem na sociedade, permitindo, portanto, que sejam nelas, patentes e marcas, aplicadas determinadas normas.
Nesse sentido, a razão social relaciona-se diretamente com o interesse que a sociedade apresenta em relação à marca. Esse interesse da sociedade gera diversas implicações àqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos com a marca, a qual será registrada.
Vale salientar que o ordenamento da propriedade industrial não é concedido objetivando exclusivamente o direito do particular, mas, ao contrário, busca-se, prioritariamente, salvaguardar os direitos da sociedade como um todo.