Direitos de Exclusiva de Titulares de Pedidos Sem Exame

"O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de adquiri-las".

Adam Smith

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1.    INTRODUÇÃO

A discussão sobre a tutela da Propriedade Industrial e da Concorrência é um tema de grande relevância, considerando a importância dos ativos incorpóreos, no contexto da chamada economia do conhecimento. A presente monografia busca o estudo dos limites dos direitos dos titulares de pedidos de patente, e suas consequências práticas para a Política de Incentivo da Propriedade Intelectual no Brasil. Questões como backlog, precificação de ativos intangíveis, obsolescência da tecnologia e políticas tecnológicas serão aqui tratadas como pano de fundo para a discussão da legitimidade processual ativa dos titulares de patentes em exercer seus direitos de exclusa. 

Os limites aos direitos de exclusiva antes do deferimento e concessão da patente é um dos assuntos que mais interessam aqueles que buscam a proteção do Estado, pela via das patentes, em razão da restrição ao principal direito que o titular do pedido sofre, enquanto a patente não é deferida, o de exclusiva.

Devido as suas peculiaridades, o tema, apesar de fazer parte eminentemente ao ramo do Direito da Propriedade Industrial, enseja também o estudo de outras matérias, levando ao estudioso uma visão ampliada e sistemática da realidade imposta pelo sistema de propriedade intelectual vigente.

 Ao longo do presente trabalho, abordaremos questões ligadas a políticas de incentivo à tecnologia, trazendo informações sobre a realidade vivenciada pelos que buscam a proteção de suas criações, abordando quais mecanismos o Estado têm  oferecido e se em compassou ou não com  o atual contexto de inovação tecnológica do tempo presente.

 Partindo de uma visão geral, de início, no segundo capítulo, empreenderemos um estudo sucinto sobre o papel das Patentes no Brasil, abordando o tratamento conferido pela legislação e doutrina sobre o tema e a relevância de sua proteção. No decorrer deste capítulo, abordaremos algumas questões relevantes sobre a política de Propriedade Industrial e o tratamento ao qual o Estado tem conferido às questões ligadas a área.

Em seguida, no terceiro capítulo, faremos análise dos limites aos direitos de exclusiva, como são pensados pela doutrina, concebidos pelo legislador e aplicados pelo Poder Judiciário e Poder Executivo. No final deste último capítulo, convidaremos o interlocutor a realizar uma visão crítica em relação a limitação sofrida pelos titulares de pedidos de patente, em razão do backlog, da rápida obsolescência[1] da tecnologia patenteável e pela diferenciação ao tratamento conferido a outras espécies de ativos intangíveis.

Por fim, no quinto, realizaremos a conclusão da presente monografia, que é meio e não fim. Explica-se, nossa pretensão é a de abordar os temais mais relevantes para encaminhar a leitura crítica de um sistema que, não por sua qualidade mas por sua ineficiência, é incapaz de alcançar reais garantias para direitos máximos.

As principais fontes em que se recorreu neste trabalho estarão presentes através da pesquisa de textos legais, doutrinários e jurisprudenciais. Além do mais, a jurisprudência, a doutrina e certas situações concretas deverão ser objeto de análise, de modo a demonstrar se a previsão abstrata do legislador se aplica em situações concretas e se tal aplicação atende ou não aos princípios legais e constitucionais.

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2.  ECONOMIA DO CONHECIMENTO E TECNOLOGIA

2.1. ASPECTOS GERAIS

Vivendo onde vivemos, em um mundo em constante transformação, em plena era do que comumente nos acostumamos a chamar como “era do conhecimento”, a riqueza mundial se concentra cada vez mais nos ativos intangíveis, na capacidade de geração, alocação e controle do conhecimento, bem como, sua respeitabilidade no ponto de vista de suas relações internacionais.

A Produção e o Desenvolvimento de Tecnologia (P&D), com o advento da pós-modernidade, passa a ser considerada como a principal fonte de riqueza das nações, que se concentram mais nos bens incorpóreos que nos incorpóreos. A ascensão da categoria dos bens incorpóreos tem incitando ao jurista uma interpretação alinhada com estes novos paradigmas. As relações jurídicas se tornam cada vez mais complexas e a adequação do Direito à nova realidade torna-se uma necessidade cada vez mais urgente, o que implica na releitura de seus principais institutos, ubi societas, ibi jus.

O desenvolvimento tecnológico é considerado como um dos indicadores principais do desenvolvimento econômico, social e cultural de um país. A noção de riqueza sofreu uma modificação profunda, inaugurando novos paradigmas para a economia, os intangíveis tornaram-se os principais ativos das balanças comerciais (KIM; 2006; p. 29):

The last decade of the 20th century represented a turning point in the global development process. It is known that knowledge has become the engine of social, economic, and cultural development in today's world. Knowledge, as embodied in human beings (as “human capital”) and in technology, has always been central to economic development. Knowledge-based economic activities are now a factor of production with strategic importance in the leading countries. These have also become the main indicator of the level of development and the readiness of every country for further economic and cultural growth in the 21st century[2]

 No contexto da pós-modernidade, as bases da economia do conhecimento se edifica de forma contígua a outras mazelas, como a a crise do sentimento de fé nas leis do povo e no próprio positivismo jurídico. A crise que o mundo tem passado quanto ao grau de confiança deu-se em razão do contexto histórico do início do século passado, marcado pelas atrocidades perpetradas pelos regimes totalitaristas, que se legitimaram sob o império das leis. No dado contexto, exige-se do Estado um posicionamento ainda mais desafiador frente aos novos pontos de tensão da economia mundial e da realidade.

As mudanças trazidas surgem também com uma revolução de cunho econômico, de valorização de intangíveis, marcadamente neoliberal. Os novos paradigmas socioeconômicos tem acarretado um descompasso no mundo jurídico, ante a tentativa fracassada de se aplicar institutos antigos às novas realidades e na insistência dos Estados em não promoverem a oxigenação de suas plataformas políticas. Em meio ao referido contexto, o jurista deve possuir a clarividência necessária para interpretar tais modificações, sob pena de ver seu ofício se tornar inócuo e ultrapassado.

Sobre a necessária oxigenação e adaptação do ordenamento jurídico, a partir de uma perspectiva fideldigna da realidade da pós-modernidade (BITTAR; 2005; p. 207):

O sistema jurídico, como um todo, sofre diretamente os impactos e abalos da pós-modernidade em sua configuração, eis a necessária constatação. Sabendo-se tratar de um sistema que não vive autonomamente com relação aos demais sistemas (social, cultural, político, econômico, científico, ético.), é dizer que o sistema jurídico recebe diretamente o impacto das modificações sofridas nas últimas décadas, que acabaram por produzir profunda desestruturação nos modos tradicionais e modernos de concepção de mundo.

Cabe ao jurista contemporâneo analisar fenômenos cada vez mais complexos, levando-o a retirar-se temporariamente da zona de conforto da sua disciplina e enfrentar disciplinas diferentes, utilizando-se do conhecimento epistemológico para embasar sua argumentação. O potencial tecnológico de grandes corporações e dos Estados-Nação, passam a ter uma representatividade maior, demandando um sistema internacional de apropriação e reconhecimento das suas criações pelos ordenamentos nacionais, além de Políticas Públicas de incentivo através da Propriedade Industrial e de fomento à pesquisa.

A valorização crescente dos ativos intangíveis em detrimento dos tangíveis demanda uma resposta à altura das profundas modificações operadas na economia e do Estado, que passa a considerar o acervo tecnológico como parte da infraestrutura de um país. Elevando-se a importância de determinados ativos, elevam-se em número e complexidade as diversas formas de conflitos de interesse de uma nova categoria jurídica, como sintetiza Luiz Olavo Batista no Prefácio do Livro de João Marcelo de Lima Assafim (2010; p. XXV): “O novo padrão de riqueza é o conhecimento organizado ou aplicado, e, a importância desta nova forma de criação e acumulação de riquezas, se reflete na importância crescente que lhe é dada na criação e edição de normas jurídicas”.

Como salienta José A. Gomes Segade (2001; p. 53) para que se possa haver o desenvolvimento das políticas nacionais e internacionais de P&D, o Estado deve ser capaz de reconhecer e dotar de eficácia os direitos dos de propriedade intelectual:

La Sociedad de la Información es uma tarea global que oferece perspectivas praticamente ilimitadas. Las possibilidades de la tecnología de la información unidas a redes sin fissuras permiten avances revolucionários para la vida, la libertad y la consecución de mayor bienestar.  (…) Pero naturalmente, los titulares de derechos de propiedad intelectual no estarán dispuestos a permitir que sus obras se incluyen en la estructura nacional o internacional de la información, si no tienen garantías do que se respetarán sus derechos[3].

O progresso tecnológico depende da existência de oportunidades e de condições de apropriação favoráveis que garantam a realização de lucros temporários, dos resultados obtidos. Tais condições de apropriação podem ser verificadas, como uma das formas de incentivo ao P&D, através da efetivação de uma política de garantia do exercício dos direitos de Propriedade Industrial (ALBUQUERQUE; 1998; p. 5):

Ao se atribuir um monopólio legal sobre uma informação a um indivíduo, estar-se-ia criando um ambiente onde o proprietário da informação poderia negociá-la, pois poderia expô-la a um interessado em adquiri-la sem perder o direito sobre ela, na medida em que o outro indivíduo, mesmo a conhecendo não poderia utilizá-la.

O conceito de tecnologia comporta diversas acepções[4], mas que incita ao intérprete sempre a ideia de “esforço criador e imaginativo”, como salienta ASSAFIM (2010; p. 3 e 18), bem como que:

A tecnologia é constituída pelo conjunto de ideias, regras e inovações projetado e liberado das mentes criadoras, adotando a forma de conhecimento, instrumentos e processos industriais empregados em um determinado setor, na fabricação de um produto ou na prestação de um serviço. Assim sendo, tantos conhecimentos técnicos como os instrumentos processos industriais são frutos da atividade intelectual do ser humano.

 A tecnologia é considerada como um bem intangível de natureza e cunho eminentemente econômico, sendo um ativo extremamente valorizado em meio à sociedade do conhecimento.  Como aduz João Marcelo de Lima Assafim, o progresso tecnológico é uma fonte de bem estar social (2010; p. 11):

A técnica se traduz em exercício da capacidade intelectual do ser humano, moldada em um conjunto de atos, reunindo esforços para satisfazer certas necessidades, diminuindo ou eliminando o acaso. Por isso o progresso tecnológico contribuiu e continua contribuindo para aumentar o nível da qualidade de vida da humanidade, aumentando sua capacidade de consumo e tornando o trabalho mais digno.

               

2.2.   OBSOLESCÊNCIA DA TECNOLOGIA

           Quanto mais rápida a atualização tecnológica, maior é a obsolescência da tecnologia vigente. A substituição das bases tecnológicas anteriores, com a imediata inserção de novas tecnologias no mercado, gera uma necessidade crescente de se atribuir uma proteção mais célere das criações industriais compreendidas naquela faixa de tempo em que a tecnologia ainda possui um potencial conteúdo econômico.

            Sob o ponto de vista macroeconômico, as nações necessitam invariavelmente dos avanços tecnológicos para manterem a constante da taxa de crescimento de sua produção e, do ponto de vista microeconômico, empresas, cada vez mais necessitam de novas tecnologias para manterem-se competitivas, quiçá ativas.

             A inovação no campo tecnológico é fundamental também sob o ponto de vista concorrencial. Com a inovação tecnológica criam-se novos mercados, evitando-se a inserção de novos concorrentes em mercados já saturados pela ampla competição pela comercialização e produção do mesmo bem (TIGRE; 2006, p. vii):

Do ponto de vista empresarial. As empresas mais dinâmicas e rentáveis do mundo são justamente aquelas mais inovadoras, que, em vez de competir em mercados saturados pela concorrência, criam seus próprios nichos e usufruem de monopólios temporários por meio de patentes e segredo industrial

A entrada da tecnologia em seu estado de obsolescência produz naturalmente o efeito oposto ao seu avanço, atuando como um verdadeiro fator de seleção natural também chamado de darwinismo econômico, em referência a teoria da seleção natural, só permanecerá no mercado, aquele que for capaz de produzir novas tecnologias ou transferi-las de terceiros, como preleciona José A. Gômez Segade (2001; 37):

El sistema de mercado representa el darwinismo económico, en que continuamente aparecen nuevos competidores y sólo el más apto sobrevive. Pero ni siquiera éste puede dormirse en su laureles porque su triunfo es únicamente temporal, y continuarán apareciendo nuevos competidores a quienes deberá seguir superando si pretende continuar por la estela del éxito[5].

Em acréscimo a posição dramática das empresas, em face à obsolescência da tecnologia em meio a uma economia globalizada, João Marcelo de Lima Assafim (2005; p. 15) traça detida análise sobre alguns dos efeitos ocasionados ante a constatação de tal fenômeno:

Não há dúvida de que, para as empresas, a adequada gestão dos ativos tecnológicos como fatores de produção aumenta o valor agregado e permite manter – e, mesmo, incrementar – a competitividade dos produtos ou serviços que coloca no mercado. Assim sendo, uma das causas mais comuns das crises empresariais costuma ser a obsolescência da tecnologia que empregam. Frequentemente, os custos de produção tornam-se insuportáveis como consequência do surgimento de novos produtos.

     A cada ciclo tecnológico, nos deparamos com uma velocidade cada vez maior da capacidade de determinada tecnologia manter seus efeitos ao longo do tempo.Tem-se que, para o desenvolvimento de tecnologia, é necessário haver regras que determinem e assegurem pelo Estado a sua apropriação a título exclusivo, mesmo que temporário. 

2.3. PRECIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

 Por mais que o advento de uma nova tecnologia possa vir a ser uma fonte atrativa de potenciais vantagens econômicas, o investimento em P&D é considerado um investimento feito com base em capital de risco, devido a diversos fatores – desde fatores ligados a morosidade do trâmite de um pedido de patente até questões ligadas a obsolescência da tecnologia, como será abordado neste tópico.

                   Trazemos o assunto precificação de intangíveis, com ênfase nas patentes, objetivando demonstrar algumas das variáveis que afetam o seu conteúdo econômico em razão de fatores internos e externos, como por exemplo: o seu grau de obsolescência, do decurso do tempo e da demora e incerteza da concessão da patente.

                   A mensuração e o controle dos ativos intangíveis é uma das áreas de maior complexidade para a contabilidade, em razão da subjetividade natural do valor agregado ao conhecimento (HENDRIKSEN & VAN BREDA; 1999, p. 388):

Os ativos intangíveis formam uma das áreas mais complexas da teoria da contabilidade, em parte em virtude das dificuldades de definição, mas principalmente por causa das incertezas a respeito da mensuração de seus valores e da estimação de suas vidas úteis.

O valor de um ativo de propriedade intelectual, um bem imaterial, geralmente depende das condições de apropriação deste, ou seja: da possibilidade de se manter o controle sobre essa tecnologia por um determinado período, afins de se aferir vantagens economicas. Tal controle é geralmente exercido por meio da propriedade intelectual sobre bens imateriais, principalmente por meio de patentes ou direitos autorais, mas também pode ser realizado pela via precária do segredo industrial.

O termo precificação ou valoração não deve ser confundido com o termo valorização ou tampouco avaliação de tecnologias. A valorização é entendida como a busca de meios para agregar valor a uma tecnologia.

Os riscos e incertezas trazidas pela avaliação tecnológica são maiores no desenvolvimento conceitual da tecnologia o que dificulta o processo de valoração. A valoração da tecnologia já desenvolvida envolve um menor grau de incerteza tecnológica e um risco de mercado ainda a ser dimensionado, tornando a valoração dessa tecnologia um pouco mais simples, mas ainda não trivial.

  A precificação de ativos tecnológico por se tratarem de bens intangíveis utilizam como ferramenta o uso da lógica das opções, comumente utilizada na negociação de derivativos no mercado de capitais e de futuro. É de se ressaltar que o uso da lógica de opções é uma alegoria que exemplifica a quantidade de variáveis que implicam no consenso do valor de uma patente.

O uso das opções para a precificação de patentes foi abordada por diversos autores, como Robert Pitkethly (1997, p. 23), que ressalta que apesar da impossibilidade de se aplicar na literalidade os postulados da matemática das opções, as opções são importantes ferramentas de gerenciamento do portfolio de patentes de uma empresa:

Option based valuation approaches are undoubtedly a useful and potentially powerful framework in which to consider management of a company’s patent portfolio and other IPR assets. Despite the possible difficulties of a rigorous application of the method and the fact that much work remains in developing its practical use the technique is already being used in some specialized situations and should be developed further. Patent valuation is an exercise which is not optional but inherently about options[6].

Conforme abordado, as opções são ferramentas de relevância para a administração do riso e da tomada de decisões gerenciais de um portfólio de patentes. Busca-se diminuir as incertezas em face de aplicação de maciços investimentos em P&D.

As variáveis que as opções trazem consigo, demonstra a fragilidade do ativo principal em razão de fatores externos, sua aplicação na área tecnológica demonstra a necessidade da sua constante atualização econômica em busca de fontes que viabilizem o seu cálculo. Neste sentido, trazemos a definição de Martinho de Freitas Salomão (2011; p. 18) para opções:

(...) opções são instrumentos que envolvem o tempo, as variáveis financeiras devem ser trazidas a valor presente ou levadas a valor futuro por uma taxa de desconto apropriada. Como as opções são instrumentos que apresentam volatilidade (a volatilidade da poção é chamada de volatilidade implícita), possuem risco.

 Na definição do preço médio da patente deve-se considerar a relação dos custos e das expectativas de lucro, no presente e no futuro por sua exploração (PITKETHLY, 1997, p. 20):

A Patent application could thus be valued as the present value of the expected future monopoly profits from the paten

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t less the present value of the cost of the application plus the value of the put option to abandon the application (which has an exercise price of the as yet unspent future application costs). Similarly the granted patent could be valued as the present value of the expected future monopoly profits from the patent less the present value of the future renewal fees plus the value of the put option to let the patent lapse (which has an exercise price of the as yet unspent renewal fee costs).

Uma vez tratando de assunto ligado a Economia, sem qualquer pretensão de esgotá-lo ou de adentrar mais propriamente ao mérito das questões aritméticas, passamos a colacionar a formula de Black e Scholes (1973), citada por SOUZA (2009; p. 75) em sua dissertação de mestrado sobre precificação de ativos intangíveis:

FIGURA 1:

C= SN [(IN(S/E) + (R+ ½Y2)T] – EE-RT N[(IN(S/E) + (R+ ½Y2)T)] -  Y√T)

                          Y√T                                          Y√T

Fonte: SOUZA (2009; p. 75).

Onde:

S = valor presente dos fluxos de caixa do projeto;

E = custo do investimento do projeto;

t = tempo restante para investir;

y = desvio padrão do valor do projeto;

R = taxa de desconto livre de risco;

N( ) = função de distribuição para o custo do projeto.

Colacionamos a fórmula acima, para chamarmos atenção aos valores intrínsecos ligados à precificação de um ativo intangível, com o objetivo de demonstrar a diversidade de variáveis que influenciam no valor agregado da tecnologia, desde o custo para o seu desenvolvimento até os fatores jurídicos ligados aos direitos de exclusiva.

Existem diversas teorias que objetivam buscar uma fórmula estanque para a precificação de intangíveis, contudo, devido à imensa gama de variáveis e os próprios subjetivismos insetos aos bens tecnológicos nenhuma delas é capaz de apontar um consenso[7].

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3.  DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

3.1. NOÇÕES GERAIS

      Todos os aspectos até aqui discutidos (economia do conhecimento, tecnologia, obsolescência e precificação de intangíveis) devem ser tidos como uma breve introdução ao contexto em que o sistema de patentes encontra-se inserido. As patentes, nosso tema central, pertence ao ramo da Propriedade Industrial. Passaremos agora a conceituação da Propriedade Industrial propriamente dita.

                   A Propriedade Industrial pertence ao gênero Propriedade Intelectual, que, por sua vez, se subdivide em Direitos Autorais e Propriedade Industrial. As patentes fazem parte das espécies que integram o gênero Propriedade Industrial. A Propriedade Industrial é uma das formas contemporâneas da apropriação de bens incorpóreos, sobremaneira, de invenções e modelos de utilidade.

                   Incluída dentro do ramo do Direito Empresarial, mas, que exige do estudioso uma visão abrangente e multidisciplinar do seu objeto, a Propriedade Industrial comporta a tutela das patentes, marcas, desenhos industriais, circuitos integrados e contratos de transferência de tecnologia.

                   A noção de propriedade vai além da concepção clássica do direito civil, buscando seu fundamento na constituição. O instituto da propriedade sofreu uma ampliação, passando-se a atribuí-lo a bens das mais diversas categorias. Sensível a constatação desta realidade, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins (2004. p. 128) aduzem que:

O conceito Constitucional de propriedade é mais lato que aquele de que se serve o direito privado. É que do ponto de vista da lei maior tornou-se necessário estender a mesma proteção que, no início, só se conferia à relação do homem com as coisas à titularidade da exploração de inventos e criações artísticas de obras literárias e até mesmo a de direitos em geral que hoje não o são à medida que haja uma devida indenização de sua expressão econômica.

Em reforço do acima exposto, Christiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2009; 171) afirmam:

Portanto, situada a propriedade como relação jurídica complexa, melhor falarmos em propriedades do que um direito de propriedade ordinário. O vocábulo propriedade captura a pluralidade de manifestações do fenômenos jurídico, enquanto o termo propriedade é circunscrito à ideia física do bem de raiz.

 E, os mesmos autores, em conclusão:

O fato de a propriedade intelectual ser uma fonte de propriedade – como, aliás, a trata a Constituição da República no art. 5º, XXIX – não elide o seu elemento extrapatrimonial -, muito pelo contrário apenas reforça a urgência do deslocamento do regime monoteísta da propriedade legado pelo código napoleônico para uma concepção plural das titularidades.

Paira grande controvérsia quanto à relevância da proteção dos ativos de Propriedade Intelectual para a sociedade pela via patentária, de um lado juristas defendem de forma quase que incondicional os benefícios trazidos pela proteção, em razão dos inúmeros incentivos ligados a área de pesquisa. Já com relação aos economistas, estes se dividem entre os que adotam a doutrina do livre comércio e a do protecionismo, enfatizando apenas os aspectos negativos gerados pelo monopólio[8].

3.        PATENTES DE INVENÇÃO E MODELOS DE UTILIDADE

4.1.  NOÇÕES INTRODUTÓRIAS    

 Em meio ao progresso trazido pela revolução técnico-científica, as patentes situam-se com uma real fonte de avanço técnico-industrial para o país, pois servem de incentivo e salvaguarda aos investimentos daqueles que empreendem no desenvolvimento de tecnologia, que empregam seu capital em uma forma de alavancagem do progresso técnico-científico, consoante sintetiza Hermenegildo Baylos Corroza (1993; p. 185):

“La exclusiva, el monopolio, en la consciencia pública es una forma de tutela que se considera la compensación obligada al inventor, el premio con que la sociedad debe corresponder a sus afanes”.

Por patente, entende-se um direito temporário revestido por um título concedido pelo Estado, chamado de carta-patente, em troca da divulgação de determinada tecnologia pelo inventor.  O conceito de patentes não possui definição legal, por se tratar de um conceito mais técnico que propriamente jurídico (CERQUEIRA; 2010; p. 140):

A patente de invenção, expedida pela administração pública, mediante o cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, é o ato pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo prazo da lei. É o título do direito de propriedade do inventor. Constitui, ao mesmo tempo, a prova do direito e o título legal para o seu exercício. Em sentido figurado significa o próprio privilégio.

As patentes no Brasil se desdobram em três categorias distintas: patentes de invenção, modelos de utilidade e certificados de adição (quanto a sua finalidade) e, quanto ao seu objeto, em duas, podendo recair sobre um processo ou um produto. As patentes de invenção devem atender a alguns pressupostos técnicos para serem concedidas[9], assim como, os modelos de utilidade[10] e os certificados de adição[11].

Patentes de invenção pressupõem uma solução dotada de atividade inventiva, em face de um problema técnico, consoante lição de Gama Cerqueira (2010; 152):

A invenção pela sua origem caracteriza-se como uma criação intelectual, como resultado da atividade inventiva do espírito humano, pelo modo de sua realização classifica-se como uma criação de ordem técnica e pelos seus fins constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem. (...) Ora, a soma dos conhecimentos e dos meios que permitem ao homem estender a sua ação no mundo exterior, utilizando as forças naturais e submetendo-as ao serviço de suas exigências e necessidades constitui o que denominamos técnica.

                   Através das patentes protege-se as criações de caráter técnico, buscando a solução técnica para uma área tecnológica específica. Já as patentes de modelo de utilidade referem-se à proteção de uma melhoria técnico-funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, conferindo ao objeto melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

                   A concessão da patente (CERQUEIRA; 2010; p. 141) declara um direito: “A patente não cria, mas apenas reconhece e declara o direito do inventor que preexiste à sua concessão e lhe serve de fundamento. Seu efeito é, portanto, simplesmente declarativo e não atributivo de propriedade”.

                   O sistema de patente possui base constitucional, ante a previsão do art. 5º, XIX da CFRB/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

As patentes representam um importante mecanismo de incentivo ao investimento aos setores que fomentam a Produção e o Desenvolvimento da tecnologia, com a finalidade específica de atender o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BARROSO; 2003; p. 245):

Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional. A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX).

 As áreas de pesquisa e inovação exigem investimentos cada vez mais vultuosos, as patentes, neste sentido, teriam uma dupla função: o do acesso ao conhecimento, através da divulgação em face do sigilo e de garantir a apropriação, em razão dos direitos de exclusiva, tão cara àqueles que a fomentam o desenvolvimento e produção de tecnologia: 

A ciência, para continuar seu ritmo de produção, precisa de garantias para as invenções e inovações surgidas por meio de intensas e contínuas pesquisas, e, para tal, a proteção da propriedade intelectual, por intermédio das patentes, se presta a este fulcro. A adoção da proteção patentária por um país assegura aos pesquisadores a disposição do invento por um determinado período de tempo, garantindo assim, o retorno do investimento despendido durante o processo de criação, uma vez que se garante temporariamente o direito de exploração e comercialização do invento patenteado.

O posicionamento estratégico daqueles que exercem de forma direta ou indireta atividades ligadas à economia do conhecimento, mais propriamente nos setores que fomentam a produção e desenvolvimento de tecnologia (P&D) depende invariavelmente das patentes. As patentes integram o acervo de bens incorpóreos pertencentes ao estabelecimento comercial, evidenciando-se como um dos ativos mais importantes de agregação de valor empresarial, como leciona Sérgio Campinho (2008; p. 318):

O estabelecimento empresarial é integrado por bens de variadas espécies que mantém, cada um deles sua individualidade própria, mas que se encontram reunidos pelo empresário que os conjuga e organiza, de modo a apresentarem-se como uma unidade que lhe serve de instrumento para exercitar sua empresa.

 Necessário se torna, assim, a intervenção da lei positiva para garantir a proteção do direito do inventor, cercando-o das garantias indispensáveis à sua eficácia. Dessa peculiaridade do direito do inventor resulta a instituição da patente de invenção.

As patentes podem ser concedidas tanto às pessoas físicas, mais propriamente chamadas pessoas naturais, quanto jurídicas, como afirma Denis Borges Barbosa (2010; p. 1324).

Ao contrário do que ocorre nos países europeus e nos Estados Unidos, que limitam a autoria (daí o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural ou a sucessores deste. A Lei 9.279/96 parece admitir a titularidade originária por outras pessoas, inclusive jurídicas.

Ao mesmo tempo em que ao inventor ou o titular da invenção são assegurados direitos de exclusiva, cabe a ele revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente em troca da sua proteção, que até então era protegido pela via precária do segredo industrial.  A patente é “um direito material de exclusiva” (DENIS; 2010; 1099), não podendo ser confundida com seu suporte físico, com o bem material a qual sua proteção recai, como complementa (SEGADE; 2001; p. 31):

Característica esencial de los bienes inmateriales, como su propio nombre indica, radica en que consten en ideas o prestaciones inaprensibles sensorialmente (corpus mysticum) en cuanto tales pero materializadas en elementos materiales (corpus mechanicum), sobre las que se proyecta la protección jurídica especial otorgada por el ordenamiento jurídico

A concessão de direitos de exclusiva, como são os Direitos de Propriedade Industrial, deve considerar o binômio Interesse Social e Desenvolvimento Tecnológico e Econômico do País[12]. Como forma de se instrumentalizar tais garantias, a LPI[13] prevê a possibilidade de outorga de licença compulsória quando o titular da patente praticar abuso de poder econômico por meio da patente, comprovado por decisão administrativa ou judicial[14].

O sistema de patentes possui previsão expressa na Constituição de 1988[15], o exercício dos direitos ligados à titularidade das patentes deve respeitar os princípios basilares da constituição, a partir de um sistema bem definido de freios e contrapesos, consoante dissertação de Lucas Rocha Furtado (1996. p. 22):

 (...) a propriedade privada, como posta na Constituição, vincula-se a um fim – a função social – não sendo garantida em termos absolutos, mas apenas na medida em que atenda este fim, ou seja, os direitos do inventor não poderão sobrepor-se aos interesses sociais e nem frustrar a realização da função social do direito de propriedade industrial, sendo certo ainda que visarão sempre ao desenvolvimento tecnológico do país.

 Reforçando o acima exposto, a concessão de patentes deve ser analisada com cautela, pois, os direitos de exclusão excepcionam uma das principais regras de inspiração liberal, consoante ensina Denis Borges Barbosa (2000; p. 9), a livre concorrência: “O regime de patentes é uma exceção ao princípio da liberdade de mercado, determinada pelo artigo 173, parágrafo 4º, da Constituição erradicada nos artigos 1º, inciso IV e 17, IV”.

Quanto ao caráter excepcional dos direitos de exclusão, Diogo Figueiredo Neto (2010; p. 455) discorre sobre as questões inerentes à liberdade de iniciativa versus as restrições imposta pela tutela jurídica da propriedade intelectual:

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das idéias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual.

Sendo assim, as patentes devem ser estudadas enquanto um importante mecanismo de apropriação de inovações utilizadas pela economia capitalista. A compreensão da forma, conteúdo e alcance dos direitos de exclusiva, como será visto, são essenciais para se compreender o nosso atual estágio de desenvolvimento das políticas de propriedade industrial que nos encontramos e a forma pela qual os diversos setores da economia se relacionam com a utilização destes mecanismos. 

4.2.       DOS REQUISITOS À PATENTEABILIDADE

 O pedido de patente deve ser dirigido ao INPI e é constituído por: relatório descritivo, reivindicações e resumo. O relatório descritivo demonstra objeto da patente e os avanços propostos em face do estado da técnica, que é todo conhecimento já alcançado sobre seu objeto. Este conhecimento não se limita ao contido nas bases de dados de patentes, abrange todas as formas de divulgação conhecidas.    A descrição deve ser capaz clara suficiente para que um técnico no assunto seja capaz de reproduzi-la.

Os limites técnicos da patente são verificados por meio da leitura do quadro reivindicatório, que delimita, através de reivindicações, o escopo de proteção (CERQUEIRA, 2010, p. 129):

Do que dispõe a lei resulta a importância das reivindicações em nosso sistema. Porque fixam o objeto da invenção e constituem a medida do direito do inventor, tudo gira em torno delas. A investigação da novidade no exame prévio, as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilégio, as questões relativas à validade da patente, tudo se concentra nos pontos característicos reivindicados pelo inventor.

 As reivindicações, apesar de não serem obrigatórias, demonstram os limites da matéria que se pretende proteger. Através do quadro reivindicatório delimita-se o escopo da exclusividade - nas ações de abstenção de uso ele é utilizado para se verificar os limites de imitação ou reprodução da tecnologia potencialmente contrafeita, como podemos verificar através do acórdão abaixo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. QUADRO REIVINDICATÓRIO. ART. 25. INTELIGÊNCIA. A teor do disposto no art. 25 da LPI, é ônus do depositante da patente redigir com clareza e precisão o quadro reivindicatório, de molde a delimitar o escopo da proteção da patente. A análise com vistas à conclusão sobre nulidade, ou não, de patente, necessariamente parte do quadro reivindicatório, que deverá estar fundamentado no relatório descritivo. Todavia, o que não está reivindicado, ainda que descrito, não pode ser considerado incluído no seu escopo de proteção. (TRF 2, Apelação Cível nº . 2003.51.01.512295-4, Rel. Des. Maria Helena Cisne, Primeira Turma Especializada, Julgado em 25/05/2010).

 A patente é um título de propriedade temporária, a LPI define que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos, contados da data de depósito junto ao INPI.  Contudo, desde a data do depósito, o titular do pedido já podem explorá-la economicamente, sem que tal exploração causae prejuízo a sua novidade.

 Contudo, os requisitos técnicos das patentes de invenção são bastante discutidos na doutrina, não havendo consenso quanto aos seus elementos. A análise dos requisitos, realizada pelos examinadores do INPI, devido ao seu grau de subjetividade exige destes um conhecimento específico da tecnologia patenteável, bem como, de uma visão aguçada da realidade econômica e da política de Propriedade Industrial vigente.

 São basicamente três os requisitos técnicos para a concessão das patentes de invenção, como salienta Denis Borges Barbosa (2010; 1151):

Novidade – que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que um técnico, dela tendo conhecimento pudesse reproduzi-la.

Atividade Inventiva – que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que um técnico do setor específico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já por ele acessíveis.

Utilidade Industrial – que esse efeito seja suscetível de aplicação objetiva, concreta, em escala e forma industrial de maneira que solução técnica possa ser repetida indefinidamente sem a intervenção pessoal do homem.

 A concessão e a manutenção de uma patente deve ir além do preenchimento dos seus requisitos técnicos, deve-se tecer uma análise econômica do seu objeto, uma vez que sua concessão é justamente uma das formas de mitigação do Princípio da Livre Concorrência. A patente, como será visto, confere ao seu titular uma posição jurídica de vantagem, em razão da exclusividade temporária que se exerce, inclusive e, sobretudo, em face de terceiros (DENIS; 2010; p. 1099):

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições de troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.

                   Um modelo de utilidade é patenteável quando seu objeto atende aos requisitos técnicos da novidade, aplicação industrial e ato inventivo, capaz de resultar em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, conforme preceitua o art. 9° da LPI:

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

 Como vimos, a maior diferença entre as patentes de modelos de utilidade e de invenção reside na exigência da presença de atividade inventiva, na primeira, e do ato inventivo, na segunda. O ato inventivo pressupõe um menor grau de inventividade, como salienta Denis Borges (2010; p. 1717):

Considera-se que existe ato inventivo quando a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, ou melhorando sua eficiência. O ato inventivo é da mesma natureza que a atividade inventiva, mas com menor grau de inventividade.

 O INPI em seu guia de depósito de patentes[16] define o conceito de ato inventivo da seguinte forma:

O modelo de utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto da proteção não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (art.14 da LPI). Nos modelos de utilidade dotados de ato inventivo se aceita combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

O INPI exige também que nos pedidos de patente de modelos de utilidade, o depositante junte os desenhos correspondentes ao objeto da melhoria funcional:

No pedido de patente de modelo de utilidade é imprescindível folha(s) de desenho(s), uma vez que a leitura do quadro reivindicatório é sempre associada a ele(s), tendo em vista que as patentes de modelo de utilidade referem-se especificamente a objetos tridimensionais[17].

                   O certificado de adição, aplicável apenas para as patentes de invenção, é uma das mais importantes inovações trazidas pela LPI, estando previsto em seu art. 76:

O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

 A novidade é um requisito de suma importância para a sociedade, devido ao seu caráter de monopolístico que se justificaria apenas se houvesse um comprovado benefício social envolvido. A patente deve ser útil à sociedade e empreender um avanço para o estado da técnica. Como dito, o conhecimento trazido pelo pedido deve ser novo, não estando contido no estado da técnica, correspondendo a um avanço do conhecimento universal até então conhecido da matéria (CERQUERIA; 2010; p. 53):

A lei assegura ao inventor esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho, nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à origem em fundamento.

 Por força da lei [17], o critério de novidade adotado no Brasil é o da novidade absoluta, o invento para ser novo não pode estar contido no estado da técnica, que diz respeito a todo conhecimento “acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e”[18].

O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patentes, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, consoante disposição da LPI:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

O limite temporal para a consideração do que está contido no estado da técnica é considerado, a princípio, a data do seu depósito. Diz-se a princípio, pois, existem exceções à regra: o período de graça e a prioridade unionista.

A chamada prioridade unionista que também excepciona o Princípio da Novidade, conforme visto anteriormente, encontra seu fundamento no artigo 4º da CUP combinado com o artigo 16 da LPI, que preleciona que “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.

 Portanto, a prioridade unionista prevista no art. 4º da CUP resguarda, no prazo de doze meses, a divulgação da invenção ou do modelo de utilidade, por ocasião do primeiro depósito de um pedido de patente em um dos países signatários da convenção. Qualquer divulgação realizada no referido período, não prejudicaria o depósito posterior no Brasil.

Há também a chamada propriedade interna, em relação aos pedidos de patente depositados originariamente no Brasil, sem prioridade unionista. A prioridade interna assegura ao depositante prioridade a um pedido posterior, desde que este verse sobre a mesma matéria depositada, dentro do prazo de um ano, por força da LPI:

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

Um segundo pressuposto técnico é a atividade inventiva, que a LPI[19] conceitua da seguinte forma: “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

Além dos três pressupostos acima apontados, existem outros três pressupostos, fruto da jurisprudência judicial e administrativa: ação humana, possibilidade de reprodução e progresso técnico (DENIS; 2010; p. 1153).

Ao lado dos pressupostos técnicos para a concessão da patente, existem outros pressupostos que apesar de serem considerados propriamente técnicos pelo INPI, não o são, sendo eles: suficiência descritiva, unidade de invenção e conceito inventivo.

Exemplificando a questão acima, a respeito da exigência do INPI de requisitos que não estão previstos de forma clara na legislação, Denis Borges Barbosa (2010; 1156) afirma que:

O INPI vem sustentando que a suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade a mais. Não parece ser adequada a postura da autarquia, Conquanto seja social e juridicamente indisponível à suficiência descritiva, e nula a patente que não satisfaça tal condição, descrever o invento de maneira clara e eficaz é um requisito legal de obtenção do título de proteção, mas não um pressuposto técnico. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva, não poderá, poderá, porém, haver patente.

Justifica-se a exigência da suficiência descritiva, para que, no futuro, a tecnologia ali revelada possa ser objeto de reprodução e desenvolvimento de novas tecnologias no futuro, por parte de um técnico versado no assunto.

 A LPI, em seu artigo 10, traz um rol de criações que, em tese, não constituiriam um invento, “por não oferecerem uma solução para um problema utilitário” (DENIS; 2010; p. 1116):

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”.

Diz-se que não são patenteáveis em tese, pois, como explica o autor (DENIS; 2010; p. 1116): “Se – a partir de tais criações ou descobertas – forem geradas soluções úteis na modalidade técnica, e não somente prática, sem ser técnica, poderá haver patente, satisfeitos os demais requisitos da lei, inclusive da novidade e da atividade inventiva”.

A LPI proíbe a concessão de patentes para determinadas invenções ou modelos de utilidade, conforme elencado em seu artigo 18:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

A mera descoberta também não pode figurar como uma patente, como bem afirma Denis Borges Barbosa (2010; p. 1108): “por se tratar de mera aquisição de conhecimento sem representar uma proposta de uma solução técnica para um problema técnico”. Tal proibição de justifica pelo próprio direito das patentes, que são consagrados em nome do avanço da ciência e da tecnologia. Admitir o direito de exclusiva para conhecimentos teóricos, ligados às chamadas ciências puras, como a matemática e a física, seria um retrocesso.    

4.3.  PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE PATENTE

4.3.1. DO PAPEL DO INPI

Como visto, a patente é um direito conferido pelo Estado, cabendo ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a execução em âmbito nacional das normas da Propriedade Industrial[20].

O INPI foi criado pela Lei nº. 5.648/70 na forma de autarquia federal e é atualmente vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), por força da Lei nº. 8.028/90 e da Medida Provisória nº. 1.911-8/99[21], que o instituiu.

Portanto, é perante o INPI que se formula o pedido de patente e se exerce um direito constitucional, como conclui Denis Borges Barbosa (2010; p. 1378):

“O pedido de patente, é através do qual se exerce o direito constitucional de solicitar a concessão do privilégio (...)”.

O procedimento de exame de patentes realizado o INPI deve atender às regras do devido processo legal esculpido na Carta Política[22] e, também, à Lei 9.784/99:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

4.3.2.   FASES DO PROCEDIMENTO

O requerimento do pedido de patente de conter alguns elementos essenciais que marcam o depósito do pedido, momento ao qual o INPI verifica as condições mínimas para a aceitação do pedido (exame formal), quais sejam: título, requerimento; relatório descritivo; quadro reivindicatório, desenhos (quando aplicável), resumo e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito, consoante disposição da LPI[23].

O pedido de depósito da patente de invenção deve se referir a "uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo".[24] Com relação aos Modelos de Utilidade, a LPI admite que existam elementos distintos, adicionais ou variantes, desde que se refiram a um único modelo de utilidade[25].

No relatório descritivo, o titular do pedido faz a abordagem sobre os problemas técnicos cujo pedido de patente procura superar e sobre o estado da técnica ou da arte vigente, a qual o invento ou o modelo de utilidade propõe-se a supera e, por fim, demonstra a existência da atividade inventiva, para patentes de invenção ou, ato inventivo, para os modelos de utilidade.

 Com relação ao título, este deve ser capaz de sintetizar o objeto do pedido e a natureza do invento ou modelo de utilidade.  

A verificação dos elementos mínimos para o recebimento e processamento do pedido de patente é chamada de exame formal preliminar. Caso o pedido esteja devidamente instruído, será ele protocolizado, mediante a entrega de um protocolo provisório e, caso logre êxito no exame formal preliminar, será um emitido, posteriormente, um protocolo definitivo. Caso o pedido não atenda as formalidades previstas na lei, a autarquia formulará exigências ao pedido a serem cumpridas no prazo de 30 dias, consoante disposição da LPI[26] e do item 4.3. do Ato Normativo 127/97.

A notificação para cumprimento de eventuais exigências é feita pelo órgão oficial do INPI, a Revista de Propriedade Industrial[27]. A data do pedido de depósito da patente é de extrema importância para a salvaguarda dos direitos do titular, a data do pedido é o marco temporal utilizado para fins de apreciação da novidade da invenção, sendo por esta data que se determina a prioridade do pedido em relação a outros depósitos concorrentes (CERQUERIA; 2010; p. 131).

Após depositado o pedido, feito o exame formal preliminar, o pedido de patente será mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga.

O período de sigilo de uma patente é de 18 meses, a contar da data do depósito ou pedido de prioridade. O exame só ocorrerá a pedido do titular, que poderá ser feito em 36 meses a contar da data do depósito ou pedido de prioridade, conforme artigo 30, da LPI:

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75”.

O sigilo de 18 meses é essencial para o titular da patente, uma vez que, é durante esse período que ele pode divulgar a invenção e buscar interessados no licenciamento, sem medo de que utilizem esta divulgação como forma de obstar a anterioridade do seu pedido.

No que se pesa o prazo de 36 meses para que o depositante possa solicitar o exame formal, o TCU em 2011 teceu importantes criticas ao sistema atual de exame adotado pela LPI, indicando um dos fatores negativos do procedimento que junto ao backlog retardam o tempo para aferir a patenteabilidade:

Em termos legais, o processo de exame de patentes possui alguns prazos que potencialmente retardam a concessão dos pedidos, como é o caso dos 36 meses concedidos aos depositantes de patente para que os mesmos solicitem o exame final. Nesse período o INPI não realiza nenhum exame analítico sobre o pedido, contrariando prática adotada, por exemplo, pelo European Patent Office;

 O depositante, até a data do exame, poderá solicitar a juntada de documentos, pareceres, requerer diligências e perícias, aduzir alegações, enfim, tudo que possa auxiliar na condução do processo administrativo e da sua decisão final, como se depreende da interpretação do artigo 32, da LPI:

“Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”.

 Nesta oportunidade, o titular também poderá modificar o seu quadro reivindicatório, sempre se limitando à matéria inicialmente relevada. O requerimento do exame técnico do pedido de patente é a data limite para que se possa requerer, voluntariamente, alterações no quadro reivindicatório, com o objetivo de se esclarecer ou melhor definir o pedido, consoante o Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008.

Após haver a publicação do pedido de patente, na RPI, é assegurado a oferta de subsídios ao exame, na qual terceiros poderão trazer elementos capazes de subsidiar a análise a ser realizada pelo examinador, por oportunidade do exame técnico, no qual o examinador julgará se o pedido de patente atende aos requisitos de patenteabilidade ou não[28].

 Da publicação resultam importantes efeitos, entre eles, a fase multilateral do procedimento contencioso administrativo, com participação de terceiros interessados, no qual lhes é franqueada a apresentação de subsídios ao exame de documentos que podem influenciar na concessão ou não da patente.

Com a publicação se dá uma publicidade erga omnes a toda comunidade do pedido de patente. Caso a patente venha a ser concedida, o marco inicial para o cálculo dos lucros cessantes é a data da sua publicação, salvo se houver outra forma de se comprovar que o infrator teve ciência do pedido.

 O exame técnico do pedido de patente, momento em que se analisa se estão presentes os requisitos para a concessão da carta-patente, deverá ser solicitado pelo titular, no prazo máximo de 36 meses contados da data do depósito, como determina a LPI[29]. Caso não o faça, o pedido será arquivado, podendo ser desarquivado mediante o pagamento de uma retribuição específica.

 Caso ao final do processo o parecer seja desfavorável, opinando pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, ou, caso seja formulado exigências, abre-se prazo de 90 dias para manifestação do interessado, que poderá  oferecer recurso dentro do prazo de 60 dias. Ressalta-se que em todas as fases, inclusive no recurso, o órgão administrativo pode fazer exigências que, se não cumpridas, acarretam no arquivamento do processo e na não concessão da patente.

O prazo para a interposição dos recursos é de 60 (sessenta) dias, não cabendo recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo e o deferimento do pedido de patente ou do certificado de adição de invenção. A decisão do recurso é terminativa e irrecorrível na esfera administrativa.

 Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente, como preceitua o art. 37 da LPI: “Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente”.

A patente poderá ser objeto de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) no prazo de seis meses contados da concessão da patente, na hipótese em que a patente tenha sido concedida contrariando as disposições da LPI[30]. O PAN poderá ser instaurado mediante requerimento de terceiros ou ex officio pelo próprio INPI[31]. A nulidade poderá ser total ou parcial, incidindo sobre as reivindicações.

O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício, ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente, sendo que esse prosseguirá ainda que extinta a patente.

4.3.2.1. DO EXAME TÉCNICO

 Há países que dispensam o chamado exame prévio, em que se atribui competência ao órgão administrativo para a análise e decisão sobre o mérito do pedido de patente, como é o caso da França (CERQUEIRA, 2010, p. 105):

A concessão das patentes de invenção, na grande maioria dos países obedece a dois sistemas principais: o da livre concessão, ou sistema francês, e do exame prévio, ou sistema americano, conhecidos também, respectivamente como sistema latino e sistema anglo-saxão.

 E prossegue o autor:

Os dois sistemas, que se fundam em princípios diferentes, distinguem-se de modo essencial, porque, pelo primeiro, as patentes são concedidas mediante simples pedido do interessado e o cumprimento das formalidades legais externas, sem se cogitar das condições de privilegiabilidade estabelecidas na lei; ao passo que, pelo segundo sistema, o privilégio é concedido depois do exame tendente a verificar se a invenção satisfaz a essas condições, podendo a patente ser recusada por falta de algum requisito legal.

Neste países, confia-se ao Poder Judiciário o exame a posteriori, como salienta Denis Borges Barbosa (2004; p. 8): “Em um sistema dispensa com o exame, o escritório de patentes é um órgão meramente burocrático, não técnico; só tem funcionários administrativos, e opera com custos reduzidos;  por isso, as retribuições relativas à patente são muito contidas”. 

 No Brasil e na maior parte do globo, adota-se o sistema de exame prévio, no qual o órgão administrativo (INPI) se encarrega da análise do preenchimento dos requisito essenciais para a concessão da patente, dentre eles: novidade absoluta, aplicação industrial e atividade inventiva.

A adoção do exame prévio das patentes exige uma cognição profunda por parte do examinador, em razão da subjetividade da análise técnica dos requisitos ligados a atividade inventiva e a presença da novidade absoluta (2004; p. 8):

“No Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio. No dizer do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”.

4.3.2.1.1PROCEDIMENTO

Como visto, o Brasil adota o exame prévio para análise das patentes, do nosso particular ponto de vista, acertado. Abordaremos agora o procedimento que culmina no exame da patente.

Após a publicação, inicia-se o prazo que o INPI realize o exame técnico ou substantivo do pedido. O exame técnico é realizado por examinadores do INPI especializados na matéria objeto do pedido (DENIS; 2010; p. 1424):

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante. Findo o exame, após as eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou indeferida.

O INPI, transcorrido o prazo para apresentação de subsídios ao exame, realizará o exame técnico do pedido de patente, que conterá um relatório de busca e um parecer relativo a patenteabilidade do pedido. Neste momento, a autarquia poderá realizadas exigências acerca do conteúdo do pedido. Caso o examinador conclua pela não concessão da patente, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias[32], através de manifestação contra o indeferimento. Concluído o exame, após eventuais manifestações das partes interessadas, a patente é deferida ou indeferida.

Os interessados poderão até a fase instrutória, que antecede o exame técnico, solicitar a juntada de documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo[33].

O exame técnico é revestido por um parecer acerca da patenteabilidade do pedido em conjunto com o relatório de busca, o examinador poderá também formular exigências técnicas em relação à matéria reivindicada.                   

Após a realização do exame, em virtude da decisão administrativa que defere ou indefere o pedido, caberá recurso, no prazo de 60 dias:

“Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado”.

Os recursos administrativos no âmbito do INPI são recebidos nos efeitos suspensivos e devolutivos e são decididos pelo Presidente da autarquia, por meio de uma decisão terminativa, que culmina no transito em julgado administrativo. Do recurso administrativo também caberá contrarrazões pela parte interessada.

Caso a patente seja concedida, com ou sem recurso, o titular do pedido deverá comprovar o pagamento da retribuição correspondente à emissão do certificado dentro do prazo de 60 dias contados do despacho de deferimento, publicado na RPI. Havendo o recolhimento das retribuições a patente será concedida, com a expedição da carta-patente.

4.3.2.2. BACKLOG

O tempo médio para que o INPI se pronuncie quanto à possibilidade de se conceder ou não uma patente é um dos maiores problemas que a autarquia vem enfrentando. Como será aqui abordado, a demora, também chamada de “backlog”[34] prejudica o desenvolvimento tecnológico no país, como visto, a adoção do sistema de exame prévio pelo Brasil exige uma análise profunda do objeto em processo de patenteamento. 

Os Estados, entre si, não possuem um padrão uniforme para a mensuração do backlog. Principalmente devido à falta de uniformidade em conjunto com as especificidades de cada legislação - é de difícil comparação os dados estatísticos utilizados pelos diversos países e a eficácia do sistema de patentes de cada um.

O backlog, segundo Abrantes (2011; p. 119) pode ser definido pelo estoque quantitativo: de pedidos pendentes de exame, pedidos depositados ainda não decididos, pedidos com solicitação de exame ainda não decididos, pedidos de solicitação de exame sem a primeira ação expedida pelo escritório de patente, etc.

Antes de adentramos aos problemas institucionais do caso brasileiro e os desafios que os órgãos competentes têm enfrentado, cabe ressaltar que o backlog também é fruto do procedimento analítico adotado pela LPI que, por vezes, cria obstáculos para o avanço do exame dos requisitos técnicos para decidir sobre a concessão das patentes.

A LPI define, por exemplo, que o período de sigilo de um pedido de patente seja de 18 meses contados da data do depósito ou da prioridade:

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

Após o período de sigilo ocorrerá a publicação do pedido na RPI contendo: cópia do relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos à disposição do público no INPI. Neste momento, será facultado a terceiros interessados a apresentação de subsídios ao exame, conforme artigo 32 da LPI:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Depois de publicado o pedido, nos 18 meses subsequentes à data de depósito ou prioridade, caberá ao titular do pedido requerer o seu exame em no máximo 36 meses, conforme artigo 33 da LPI:

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Mesmo tendo o titular requerido o exame à época da sua publicação, após 18 meses, não poderá o INPI realizar o exame em menos de 60 dias da publicação, consoante estipula o artigo 31, parágrafo único, da LPI:

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Não obstante as peculiaridades da LPI, que foi sem dúvida um avanço com relação ao antigo Código de Propriedade Industrial. A maior causa da demora no exame das patentes ainda se dá por questões internas do INPI que ainda dispõe de um número reduzido de examinadores em face do número cada vez maior da complexidade de do número de patentes depositadas:

O INPI, que até 2005 tinha no total 150 examinadores, contava, em 2010, com cerca de 400 examinadores para seus diversos serviços, e prepara-se para admitir outros nos próximos anos. A capacidade de exame foi multiplicada por três com relação à existente em 2003, 2004 e 2005 e deverá ser multiplicada novamente por 2 nos próximos 24 meses com as novas admissões e os ganhos de produtividade advindos da automação.

O número total de servidores do INPI em 2004 era 570. Hoje, existem 1.231 cargos, dos quais 948 supridos e 283 por suprir, sendo 33 cargos vagos de examinadores e 250 de analistas e assistentes administrativos. Há, ainda, um pedido tramitando para a criação de mais 240 cargos de examinadores dos distintos tipos de direitos concedidos pelo INPI.

Segundo a apresentação de Flávia Elias Trigueiro, intitulada “A importância da reestruturação do INPI para a promoção da inovação do Brasil”, por ocasião do 1º Congresso Nacional de Inovação em Materiais e Equipamentos para Saúde, ocorrida em 11 de abril de 2012 em São Paulo, o backlog de patentes do INPI corresponde ao gráfico abaixo:

GRÁFICO 2.3.1.1 – EVOLUÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTE

Fonte: TRIGUEIRO (2012; p. 9). Disponível em www.cimes.org.br/uploads/paginas/file/Flavia Elias Trigueiro.pdf

GRÁFICO 2.3.1.2 – BACKLOG DE PEDIDOS DE PATENTE - CRONOLOGIA

Fonte: TRIGUEIRO (2012; p. 11). Disponível em: www.cimes.org.br/uploads/paginas/file/Flavia Elias Trigueiro.pdf

                   Segundo o relatório Balanço e Perspectivas do INPI (2012; p. 26) a autarquia pretende atingir a meta de viabilizar o exame de pedidos de patente, sem afetar a qualidade desse exame, em 4 anos a partir do depósito, até 2015, conforme transcrição abaixo:

O que se pretende para os anos seguintes é viabilizar o exame de pedidos de patente com alta qualidade e eficiência em 4 anos, em média, a partir do depósito ou 18 meses a partir do pedido de exame. Isto permitirá reduzir o prazo de decisão dos pedidos de patentes de invenção. Para atingir este fim, a Diretoria de Patentes está iniciando um projeto estratégico com horizonte de 2011 a 2015, visando à solução para o atraso no exame dos pedidos de patentes. O início do projeto será em março de 2011, englobando diferentes ações.

Visando a maior celeridade para que se tenha uma decisão terminativa em matéria de patentes, o INPI sensível ao aumento de depósitos e prioridades, consequentemente, do backlog, aumentou consideravelmente o número de examinadores desde 2005, conforme o gráfico abaixo:

GRÁFICO 2.3.1.3: EXAMINADORES DO INPI – CURVA CRONOLÓGICA

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Balanço e Perspectivas – INPI em Transformação. Brasília: Ed. CGCOM, 2012. P. 20. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/INPI_Relatorio_Comunicacao.pdf

O backlog corresponde para a economia mundial a um grave problema, em face dos indicadores cada vez mais alarmantes que apontam prejuízos para a economia países, consoante análise de ABRANTES (2011; p. 119):

Um estudo da London Economics, denominado Economic Study on Patente Backlogs and a System of Mutual Recognition sob pedido do escritório britânico de patentes, divulgado em março de 2010, estima em US$ 11.4 bilhões os gastos decorrentes da economia global em função do atraso no processamento de patentes. Segundo David Kappos: “cada pedido de patente de qualidade que aguarda numa pratelerira para ser examinado representa empregos que não estão sendo criados. Por esta razão, o USPTO tem feito da redução do backlog sua mais alta prioridade.

ABRANTES (2010; p. 123) chama a atenção para mais um dos malefícios acarretados pelo backlog, pela potencial supressão de benefícios fiscais concedidos em benefício de empresas que atuam na área de P&D titulares de patentes concedidas:

Ademais alguns incentivos fiscais que a empresa pode usufruir, dependem da existência de uma patente concedida. A Lei nº. 1196 de 21 de novembro de 2005 (conhecida como Lei do Bem) referente aos incentivos à inovação tecnológica nas empresas, estabelece no art. 19 § 3ºque a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), o valor correspondente a até 20% da soma dos dispêndios ou pagamentos vinculados à pesquisa tecnológica e desernvolvimento de inovação tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar registrado.

Em dezembro de 2011 o Tribunal de Contas da União (2011; pág. 4) concluiu o seguinte:

"Em termos de produtividade, tem-se que no ano de 2009, o INPI possuía 223 examinadores de patentes, trabalhando na área de concessão de patentes, conforme dados do Boletim Estatístico do INPI. Esses 223 examinadores, por sua vez, foram capazes de avaliar 15.077 processos no ano de 2009, levando a uma produção per capita de 68 processos por examinador/ano. Por sua vez, em 2010 o número de examinadores elevou-se para 273, sendo que esses foram capazes de avaliar 19.471 processos, o que representou 71 processos por examinador/ano. Por essa razão, nas simulações apresentadas na Tabela 15, foi considerada, para os anos de 2010 e 2011, uma média anual de 70 processos por examinador/ano como indicador de produtividade. Foi utilizado como premissa que essa produtividade aumentou para 80 processos por examinador/ano para os anos de 2012 até 2015 como decorrência das medidas previstas no "Projeto Solução do Backlog Patentes"

Da conclusão do relatório do TCU, transcrito acima e da própria experiência forense, chega-se a conclusão que as projeções do INPI são inverossímeis do ponto de vista da redução do backlog.  Não é raro vermos patentes concedidas após 10 anos de depósito, ou até mais, sobretudo, quando a tecnologia versada recai sobre telecomunicações, eletrônica e fármacos. Abaixo a conclusão do referido relatório, do TCU (2011; pág. 4). 

Fica claro, dessa forma, que é necessário um cenário bastante otimista para que o objetivo de reduzir o prazo de análise de processos de concessão de patentes para menos de quatro anos seja alcançado até o ano de 2015. Essa constatação, contudo, não desabona as medidas que vem sendo tomadas por parte do INPI para controle do backlog de patentes. O Governo Federal deve, na medida do possível, conceder ao INPI os meios necessários para que ele aumente sua capacidade de análise de processos.

Como visto, há um verdadeiro descompasso entre o conteúdo qualitativo do exame do pedido, altamente técnico e preciso, diga-se de passagem analítico e o conteúdo econômico que determinado bem incorpóreo pode se revestir com o transcurso do tempo, demandado pelo Estado. A obsolescência da tecnologia é dramática, tornando cada vez mais urgente a demanda dos titulares de uma resposta do Estado a altura da importância dos seus direitos. No decorrer do presente estudo, vimos que existem diversos para o elevado backlog de patentes, motivos de ordem procedimental (como o prazo de 36 meses para o pedido de exame); de ordem administrativa, como o número reduzido de examinadores e  de ordem economica, devido ao desenvolvimento do próprio país e procura a bens de consumo tecnológicos.

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5.    DA LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE EXCLUSÃO PELO TITULAR DO PEDIDO DE PATENTE SEM EXAME

Anteriormente abordamos o papel da tecnologia para a sociedade do conhecimento, as implicações da sua proteção para o desenvolvimento econômico da nação, bem como, as questões intrínsecas à morosidade do processo administrativo para a obtenção da patente.

Neste capítulo final abordaremos mais um dos fatores críticos para o incentivo a produção de tecnologia: a limitação aos direitos de exclusiva que o titular do pedido de patente sem exame sofre durante sua longa espera pelo exame técnico. Não raramente, ao final do procedimento, a tecnologia evidenciada já se encontra obsoleta e incapaz de oferecer qualquer vantagem econômica para o seu titilar, devido à apropriação tardia e ineficiência do Estado – como abordado no Capítulo 2.2. do presente trabalho.

 A partir deste momento, cônscios das variáveis ligadas ao cenário econômico ligado ao regime das patentes e dos aspectos mais relevantes da P&D, encontraremos mais subsídios para enxergarmos com maior profundidade as implicações causadas pela não concessão do direito de exclusiva antes da concessão da patente e por sua eventual concessão.

Sem sombra de dúvidas, a principal forma de recompensar o titular de uma patente e assegurar os investimentos em tecnologia, é pela atribuição dos direitos de exclusiva. Por mais que o titular do pedido possa aferir proveitos econômicos da tecnologia, enquanto seu pedido ainda não tenha sido deferido, sofre ele, invariavelmente, um decréscimo do valor agregado do seu ativo tecnológico pela referida limitação.

Os direitos de exclusiva, mesmo que temporários, revestem-se como um dos principais direitos dos seus titulares, como afirma Bárbara Rosenberg (2005; p. 267).

(...) o direito do titular da patente de impedir terceiros de explorarem a invenção é o benefício mais importante decorrente desse direito de propriedade industrial. Se tal prerrogativa não fosse concedida, terceiros poderiam  livremente produzir o objeto da patente sem ter incorrido em custos de P&D (free-riding), reduzindo os inventivos à criação e inovação. Dai por que se dizer que o escopo último dos direitos de propriedade intelectual seja promover o bem estar do consumidor por meio dos incentivos de eficiência dinâmica deles

E João da Gama Cerqueira (2010; p. 139), em acréscimo:

O conteúdo positivo desse direito é o uso ou exploração do invento. Seu conteúdo negativo é a exclusão de outras pessoas, pois todo o direito, como poder de ação é exclusivo dentro de sua esfera. Reunindo esses dois elementos, temos que o conteúdo do direito do inventor consiste na exclusividade do uso e exploração do invento, o que constitui o privilégio assegurado pela lei.

Os direitos do titular de uma patente só passam a ter plena eficácia a partir da sua concessão, com a expedição do certificado da patente (CERQUEIRA, 2010; p. 130):

O direito do inventor, porém, ao contrário do direito dos autores de obras literárias e artísticas, só se aperfeiçoa e adquire plena eficácia após o seu reconhecimento pelo Estado, na forma prescrita em lei. Antes disso, é um direito precário.

Contudo, a LPI assegura ao titular de pedido de patente obter indenização em face de exploração indevida do objeto em processo de patenteamento, em face de terceiros que, também no período compreendido entre a publicação do pedido e a concessão da patente, estejam explorando indevidamente o objeto reivindicado e no limite do quadro reivindicatório, consoante dispõem art. 44, § 3º:

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Por esta razão, o depositante do pedido de patente deve ter atenção redobrada ao redigir o quadro reivindicatório do pedido de patente, como salienta Denis Borges Barbosa (2010; p. 1487): “A primeira tarefa em toda ação relativa a patentes é decidir-se exatamente qual é o monopólio que o titular da patente detém. Hoje em dia, todas as patentes incluem reivindicações. A função das reinvindicações é definir o monopólio”. A limitação do escopo da patente pelas reivindicações encontra abrigo também pela LPI:

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

O titular do pedido de patente possui apenas uma mera expectativa de direito, como sintetiza Sonia Federman (2006; p. 41): “Enquanto o pedido de patente não é decidido (concedida a patente após o exame técnico), o depositante possui apenas uma expectativa de um direito, ou seja, apenas uma “esperança? de que seu pedido de patente pode se transformar, futuramente, em uma patente (direito concedido)”.  

Os Tribunais têm decidido no sentido de não conceder os direitos de exclusiva aos titulares de pedidos de patente, em razão da precariedade do direito do titular e das peculiaridades do sistema de patentes:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279/96. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.1. O simples depósito do pedido de patente protocolado no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca o da exclusividade. Precedente desta Câmara Cível. 2. Somente após a efetiva concessão da patente pelo INPI o requerente poderá exercer direitos relativos à proteção industrial, dentre os quais está o de postular indenização contra terceiros que exploraram indevidamente seu invento. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Agravo interposto (TJ/PE, Apelação Cível nº 0201463-5/01, Quinta Câmara Cível, Rel. Sílvio Romero Beltrão, Julgado em 27/01/2010) – GRIFOS NOSSOS

MARCAS E PATENTES - ABSTENÇÃO DE USO DE PRODUTO CONTRAFEITO - CAUSA DE PEDIDO FUNDADA EM REGISTRO DE PATENTE JUNTO AO INPI – Mera expectativa de direito que não permite impedir terceiro de explorar produto similar – Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJ/SP, Apelação Cível nº. 9122179-12.2002.8.26.0000, Relator Des. Luiz Antonio Costa, 7ª. Câm. Dir. Priv., Julgado em 03/02/10)  GRIFOS NOSSOS

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. PEDIDO DE REGISTRO JUNTO AO INPI. Simples expectativa de direito, não ostentando a apelante a proteção oposta à ré. Precedentes deste Tribunal. Ausência, outrossim, do requisito da nova forma exigida pelos artigos 9º e 11 da Lei n. 9.279/96. Improcedência da demanda preservada. APELO IMPROVIDO (TJ/SP, Apelação Cível nº 0146765-19.2009.8.26.0100, Rel. Des. Donegá Morandini, 3ª Câm. Dir. Priv., Julgado em 29/03/11) GRIFOS NOSSOS

 Com base na expectativa de direito e sob os auspícios da LPI, é assegurado ao titular do pedido de patente obter indenização em face de terceiros infratores, pelo período compreendido entre a ciência do infrator da existência do depósito da patente ou da data da publicação do pedido, caso a patente seja de fato concedida, como bem os Tribunais vem decidindo:

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. VIOLAÇÃO DAS PATENTES DE MODELO DE UTILIDADE DOS AUTORES. CONTRAFAÇÃO. CONCESSÃO DA PATENTE DE Nº PI 0100486-7 ANTES DA SENTENÇA. GARANTIA DE EXCLUSIVIDADE DO CONTEÚDO DO MODELO PATENTEADO. Exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente indenizável. Proteção da invenção e modelo de utilidade enquanto não desconstituído o registro. Laudo pericial confirma a similitude dos produtos. Possibilidade de confusão entre os consumidores. Correto arbitramento de indenização ilíquida por ato ilícito. Apelação não provida (TJ/SP, Apelação nº 0000421-98.2007.8.26.0695, Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Romeo Ricupero, Julgado em 06/12/2011). GRIFOS NOSSOS

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O simples depósito do pedido de patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas após a concessão da patente, advirá o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual exploração indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96. Julgada improcedente a demanda, deverá o Juiz fixar a verba honorária consoante sua apreciação equitativa, de acordo com o artigo 20, parágrafo 4º, do CPC (TJ/MG, Apelação Cível nº 306.342-3, Primeira Câmara Civil, Rel. Silas Vieira, Julgado em 16/05/2000) GRIFOS NOSSOS

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279/96. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. 1. O simples depósito do pedido de patente protocolado no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca o da exclusividade. Precedente desta Câmara Cível. 2. Somente após a efetiva concessão da patente pelo INPI o requerente poderá exercer direitos relativos à proteção industrial, dentre os quais está o de postular indenização contra terceiros que exploraram indevidamente seu invento. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Agravo interposto (TJPE, Agravo de Instrumento nº  02014635, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Câmara Cível, Julgado em 27/01/2010) GRIFOS NOSSOS

Ação cominatória cumulada com indenização – Improcedência – Inconformismo – Desacolhimento – Pedido de patente depositado perante o INPI ainda não apreciado – Exclusividade na comercialização que não é reconhecida – Mera expectativa de direito – Concessão da patente que poderá gerar ao apelante o direito à indenização – Inteligência do art. 44, da Lei n. 9.279/96 – Precedentes desse E. Tribunal – Verba sucumbencial fixada com razoabilidade – Sentença mantida - Recurso desprovido (TJ/SP, Apelação Cível nº. 0011969-63.2009.8.26.0077, Rel. Des. Grava Brazil, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2012) GRIFOS NOSSOS

MARCAS E PATENTES. Placas à base de fósforo para aquisição de imagens radiográficas digitais na área industrial - Sentença que determinou ao réu que se abstivesse de divulgar ser proprietário de patente ou de dizer que o uso dos equipamentos estaria restrito a si - Correção - Simples pedido de registro de modelo de utilidade que não autoriza o alarde, pelo requerente, de exclusividade no uso do objeto do pleito - Eventual direito indenizatório assegurado pelo artigo 44 da Lei n° 9.279/96 que poderá ser pretendido após a concessão efetiva da patente - Decisão de parcial procedência mantida - Recurso desprovido (TJ/SP, Apelação Cível nº. 920620-88.2003.8.26.0000, Relator Des. De Santi Ribeiro, 1ª Câm. Dir. Priv., Julgado em 02/12/08) GRIFOS NOSSOS

Sendo assim, o direito assegurado pela LPI de impedir que terceiros produzam ou comercializem invento ou modelo de utilidade, bem como de receber indenização por tal circunstância surge em virtude da concessão da patente, uma vez que o seu escopo de proteção só poderá ser determinado no momento da sua concessão, consoante combinação dos art. 41, 42 e 44 da LPI:

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Denis Borges Barbosa (2010; p. 1512) preleciona que, mesmo não podendo o titular do pedido de patente excluir terceiros do uso da tecnologia patenteável ou obter uma imediata indenização, até a sua concessão, tem o mesmo uma vantagem concorrencial que desestimula seus concorrentes, em face da possibilidade futura de concessão:

(...) assim é que só confronta o titular do pedido os contrafatores de má fé ou os competidores com poder econômico desfaçatez que lhes permitam afrontar a força econômica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fábricas, efetuar treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o proveito econômico, e mais ainda, canalizado para o titular que – eventualmente – vier a obter o privilégio, não compensa o risco. Ou seja, a patente efetivamente vale como um instrumento de mercado antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico

Como afirmado pelo mesmo autor (BARBOSA; 2010; p. 1512), insigne mestre “a patente efetivamente vale como um instrumento de mercado antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico”. 

Há na doutrina alguns autores que divergem sobre a validade de se escusar o exercício dos direitos de exclusiva aos titulares de patentes sem exame, alegando, para tanto, que deveria haver uma equiparação com os direitos do depositante de outros ativos de propriedade industrial, como, por exemplo marcas (PEREIRA; 2006; p. 279):

(...) se há direito à indenização no período (compreendido entre a data da publicação do pedido e a data em que foi concedida a carta patente) é porque o ato de que utilizou indevidamente a patente era ilegal. E se o ato era ilegal, poderia ser inibido, até em atenção à prevalência da tutela preventiva em relação à ressarcitória, especialmente no âmbito da propriedade industrial.

Com a devida vênia discordamos com o referido posicionamento, uma vez que o conteúdo jurídico e a imensa carga de valores que determinam o registro ou depósito de uma marca e o depósito e a concessão de uma patente são absolutamente distintos. Apesar de ambos serem ativos de propriedade industrial, são bens de natureza completamente distinta.         

Conceder direitos de exclusiva ao depositante de uma patente seria um ato que afrontaria o sistema de patentes e contrário ao Princípio da Livre Concorrência, por se tratar a concessão de patentes uma medida de excepcionalíssima ao referido princípio. Ademais, um dos requisitos para a concessão de marcas é a novidade relativa, ao passo que, para patentes, considera-se a novidade absoluta – conceitos completamente distintos e com aplicações singular.

Quanto ao requisito novidade relativa das marcas (CERQUEIRA; 2010; p. 256):

A novidade da marca é relativa, bastando, para considerar-se nova, que a marca não se já ainda usada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes”.

Com relação ao requisito de novidade absoluta para a concessão de patentes, por força da lei 17, o invento para ser considerado novo não pode estar contido no estado da técnica, que diz respeito a todo conhecimento “acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos Arts. 12, 16”[35].

Assegurar direitos de exclusiva antes da concessão da patente seria subverter a ordem jurídica, medida impossível sob a égide do sistema vigente – se aceitássemos tal medida, estaríamos gerando potenciais monopólios indevidos e criando obstáculos indevidos à concorrência, colocando mais ainda em xeque a confiança no sistema normativo:

Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que satisfaçam certas condições estabelecidas pela lei. Como tivemos ocasião de expor (nº 66 do 1º Volume), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por outro lado justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado. Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria invenção. Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento.

5.1.1.  MEIOS ALTERNATIVOS UTILIZADOS FACE A INFRAÇÕES

Considerando que ao titular do pedido de patente assiste tão somente uma expectativa de direitos e que, a sua concessão possui natureza declaratória. Torna-se evidente a necessidade de se poder precisar o marco temporal da ciência de terceiros, sobre o depósito do pedido.

Como a indenização é calculada com base nos lucros cessantes, retroagindo o início do seu cálculo para a data da ciência do conteúdo do pedido, por parte do contrafator, a data do início da exploração indevida torna-se essencial para fins de mensuração da extensão do valor a ser executado.  

Por meio da interpretação conjugada dos dois dispositivos legais abaixo, é de se concluir que assiste ao titular de bens de propriedade industrial o direito de haver perdas e danos em face da exploração indevida:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Outro ponto também trazido também contemplado pela LPI é o instituto da presunção do dano, a partir da interpretação mais favorável ao prejudicado:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem."

Em análise a questão da presunção do dano em matéria de patentes, Rubens Requião (1999, p. 45), aduz que:

A presunção, portanto, é de que seja inventor quem requer a patente, aperfeiçoando-se essa presunção no caso da oposição de terceiro, que declara ser o autor. Só então a autoridade se verá na contingência de, examinando as provas apresentadas pelos interessados, proclamar o verdadeiro inventor, concedendo-lhe a patente do privilégio".

Arnaldo Rizzardo (2004; p. 753) discorre sobre alguns pressupostos acerca dos requisitos essenciais para a interpelação do infrator, no sentido de que esta interpelação seja válida para o cálculo das medidas indenizatórias e ressarcitória:

Necessário que se prove a existência de exploração ou uso antes da entrega do pedido de patente, o que se faz com a apresentação de documentos demonstrando o próprio objeto que posteriormente foi patenteado. Sobre o assunto, expões Sidnei Turczyn: 'A doutrina é unânime ao reconhecer o caráter pessoal do direito conferido ao usuário anterior, entendido esse caráter pessoal como a restrição imposta à transferência do direito de utilização que somente poderá ser exercido pelo titular. Neste particular, é de se notar que da mesma forma que o direito do usuário anterior se constitui em uma limitação ao direito da patente, o direito do titular da patente também se constitui em limitação ao direito do usuário anterior. Melhor explicando essa posição, deve-se considerar que, até o momento do requerimento da patente, o direito daquele que explora em segredo sua invenção (ou que simplesmente possui de acordo com o direito francês) é ilimitado. Esse direito, que indiscutivelmente possui caráter econômico, pode livremente ser cedido a terceiros.

Ademais, a LPI apenas garante maior efetividade ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Indevido já estampado pelo próprio Código Civil de 2002. É interessante notar a riqueza sistemática do Direito:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

A sentença que reconhece a contrafação é geralmente ilíquida, o sendo, deverá o interessado requisitar ao juízo a perícia dos valores percebidos indevidamente, desde a ciência da existência do pedido a efetiva cessação da exploração:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECONHECIMENTO DA CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Já assentou a Corte, nas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado, que o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danos, apurada em liquidação se sentença. 2. Recurso especial conhecido e provido". (STJ, Recurso Especial 646911/SP, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, Publicado em 25/08/2005).

5.1.2.      PUBLICAÇÃO ANTECIPADA DO PEDIDO

 Uma solução interessante conferida ao titular de um pedido de patente pela própria LPI face a exploração indevida, em data anterior ao da sua publicação é a solicitação da publicação antecipada do pedido:

“Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75".

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante”.

Como afirma ABRANTES (2010; p. 129): “Solicitando uma publicação antecipada o requerente garante assim uma data para cálculos de perdas e danos independente de novas notificações extrajudiciais”. Em seguida, o mesmo autor justifica que: “No caso de eventual contrafação as ações de perdas e danos são calculadas a partir da data de publicação do pedido (art. 44 da LPI), por isso tal antecipação pode ser interessante para o requerente”.

A publicação antecipada do pedido é medida de caráter excepcional e só poderá ser deferida, caso o titular comprove estar sendo vítima de uma exploração indevida. A comprovação, em regra, é realizada por meio do recibo do envio de notificação-extrajudicial do cartório de títulos e documentos ao infrator

Caso a patente já tenha sido publicada, o titular poderá solicitar ainda o exame prioritário do pedido, desde que comprove preencher um dos requisitos da Resolução/INPI 132/06:

Art. 2º Poderá ser requerido exame prioritário de pedidos de patente:

 I - pelo próprio depositante quando, comprovadamente:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

b) o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a sua   autorização, ou.

O exame prioritário, assim como, o pedido de publicação antecipada só podem ser deferidos caso haja a comprovação da ocorrência da justificativa que foi suscitada, capaz de contemplar uma exceção ao procedimento ordinário, consoante Resolução/INPI 132/06 :

Art. 5º O requerimento de exame prioritário de pedido de patente deverá ser instruído com a seguinte documentação:

a) provas de que o objeto do pedido de patente está sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização;  e

b) cópia da notificação extrajudicial do agente acusado de reprodução indevida do objeto do pedido de patente, com a comprovação do seu  recebimento, emitida pelo respectivo depositante ou por procurador devidamente habilitado, no qual conste a referência expressa ao número do pedido de patente, ao nome do depositante e ao ato supostamente indevido. 

5.1.3.  MEDIDAS JUDICIAIS

Caso tenha sido solicitada a publicação antecipada do pedido ou o exame prioritário e, mesmo assim, o INPI não tenha cumprido com sua própria determinação, não restarão alternativas senão a impetração de mandado de segurança ou ação de obrigação de fazer em face da autarquia.

Deferida a antecipação da publicação ou do exame, torna-se líquido e certo o direito do depositante em ter seu pedido analisado ou publicado com a maior celeridade possível, dentro de uma margem de tempo considerável.

5.1.4. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS

 A advocacia tem buscado saídas para o melhor exercício das garantias dos titulares de pedidos de patente. Uma das medidas mais comuns, como abordado anteriormente, são as medidas extrajudiciais, como a notificações em face dos infratores, como bem afirma Denis Borges Barbosa (2011; p. 1511):

 Em vista, ainda, do § 1º, se o depositante pretende que uma eventual indenização, após a concessão da patente, alcance também o uso não autorizado de terceiros realizado durante o período de sigilo de seu pedido de patente, cabe a ele notificar ao infrator, fornecendo ao último uma cópia do pedido e/ou informando-o de seu teor. Uma alternativa adequada reside no envio de notificação extrajudicial, via cartório de Títulos e Documentos, com o que se proporciona uma prova inquestionável de que o infrator obteve, de fato, conhecimento sobre a invenção reivindicada na data em que recebida a notificação. Não se objetiva qualquer pessoa ou empresa especificamente e se o depositante ainda deseja estabelecer a data mais cedo possível para o efeito de futuras ações indenizatórias contra possíveis infratores pode ele requerer ao INPI a publicação antecipada do seu pedido.

 Neste sentido, caso o titular do pedido lograsse êxito na concessão da patente, teria o direito de ser ressarcido pelos lucros cessantes que poderiam ter percebido em razão do licenciamento ou da exploração da patente, por todo o período em que o infrator a explorou indevidamente:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

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6.  CONCLUSÃO

Em meio à era do conhecimento a inovação há muito tempo vem desempenhando um papel de extrema relevância para a economia global e acarretando uma ascensão cada vez mais elevada na valorização dos intangíveis.

 A riqueza das nações encontra-se concentrada em intangíveis, como é o caso da tecnologia. Para que haja uma política de incentivo a P&D eficaz, deve haver regras que garantam a apropriação temporária da invenção a qual se deu o incentivo. Trata-se do requisito básico e uma garantia mínima que compete ao Estado a outorga.

As variáveis ligadas ao conteúdo econômico da tecnologia patenteável são diversas fazendo com que seu objeto sofra uma forte influência do transcurso do fator tempo. Em conjunto com o fator tempo, conta-se também com o grau de obsolescência e a capacidade de se criar mercados de grandes potenciais, porém voláteis.

 No dado contexto, em conjunto com os diversos fatores relacionados, pesa-se também a limitação ao exercício dos direitos de exclusiva do titular do pedido de patente ainda sem exame – tal limitação é, em muito, capaz de suprimir parte do potencial econômico ligado a patente, ante a insegurança da sua concessão. Em meio a referida insegurança, a posição do investidor e dos próprios institutos de P&D é dramática e agravada pela morosidade da realização do exame técnico, o qual concede ou não a patente.

Apesar de tudo, acreditamos que a solução para o abrandamento das questões negativas ligadas ao incentivo para a área tecnológica não está na concessão de direitos de exclusiva para os titulares de pedidos ou alteração do sistema de exame prévio, em nosso particular ponto de vista, tais soluções poderiam criar um verdadeiro retrocesso.  Opinamos no sentido de deve ser mantida a lógica procedimental do direito adjetivo e substantivo das patentes, contudo, a principal mudança que deve ser realizada é atribuir maior celeridade ao trâmite, tal qual tem ocorrido com a diminuição gradual do backlog.  

Do processo de inovação surgem novas tecnologias, que em seu desenvolvimento contam cada vez mais com a contribuição das diversas variáveis e atores. Não obstante tudo quanto foi exposto, acreditamos que muitos dos problemas que o Brasil tem atravessado são problemas mundiais, de sistemas que não acompanharam a evolução tecnocientífica de profundas implicações econômicas.

Nesse contexto baseou-se a pesquisa apresentada, nosso objetivo foi o exame das variáveis e questões ligadas à economia do conhecimento em conjunto com métodos de valoração de ativos intangíveis, no caso de tecnologias patenteáveis e dos aspectos intrínsecos das patentes.  Buscamos trazer à luz alguns aspectos mais importantes das patentes, fazendo um giro do cunho econômico destas em conjunto com as questões de mérito e processuais do sistema. Figura-se o presente estudo também como um panorama geral dos desafios impostos aos que buscam a inovação como principal contribuição para a sociedade, sejam eles empresas que investem em Pesquisa e Desenvolvimento ou particulares que inovam, luminares do estado da técnica vigente.

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NOTAS:

[1] HOUAISS: “diminuição da vida útil e do valor de um bem, devido não a desgaste causado pelo uso, mas ao progresso técnico ou ao surgimento de produtos novos”.

[2] Livre tradução: A última década do século XX representou um marco para a alteração no processo de desenvolvimento global. Sabe-se que o conhecimento tornou-se o motor do desenvolvimento social, econômico e cultural no mundo atual. Conhecimento, tal como consagrado pela humanidade (como "capital humano") e em tecnologia, sempre foi central para o desenvolvimento econômico. Baseados no conhecimento, as atividades econômicas são agora um fator de produção com importância estratégica para os países em desenvolvidos. Este se tornou também o principal indicador do nível de desenvolvimento e disponibilidade de cada país para um maior crescimento econômico e cultural no século XXI.

[3] Livre Tradução: A Sociedade da Informação é uma rede global que oferece perspectivas praticamente ilimitadas. A gama de redes de informação possíveis de tecnologia sem fissuras, juntamente com os avanços desta revolução, viabilizam a  vida, a liberdade e a busca do bem-estar. (...) Mas, é claro, os titulares de direitos de propriedade intelectual não estarão dispostos a permitir que seus trabalhos sejam incluídos nesta rede de informação nacional ou internacional, se não tiverem garantias de que seus direitos sejam respeitados.

[4] Sobre as diversas abordagens sobre o tema: ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil – Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2ª Tiragem, 2010.

[5] Livre Tradução: O sistema de mercado é o darwinismo econômico, onde novos concorrentes surgem e só os mais fortes sobrevivem. Mas nem mesmo este pode descansar sobre seus louros, porque sua vitória é apenas temporária, e continuará a receber novos concorrentes que continuarão a vencer se quiserem continuar a terem sucesso.

[6] Livre Tradução: A abordagem de opções baseada em sua  valorização, sem dúvida, é uma ferramenta útil e potencialmente poderosa a ser considerada na gestão do portfólio de patentes de uma empresa e de outros ativos de propriedade intelectual. Apesar das possíveis dificuldades de uma aplicação rigorosa do método e o fato de ainda haver muito trabalho a ser desenvolvimento sobre o uso prático desta técnica, esta já está sendo utilizada em algumas situações especiais que estão sendo desenvolvidas. A Avaliação de patentes é um exercício que não é opcional, mas inerentemente sobre opções.

[7] Sobre o assunto: PITKETHLY, Robert. The Valuation of Patents: A Review Of Patent Valuation Methods With Consideration Of Option Based Methods And The Potential For Further Research;  SOUZA, Rodrigo de Oliveira. Valoração de Ativos Intangíveis: Seu Papel na Transferência de Tecnologias e na Promoção da Inovação Tecnológica. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009.

[8] Ver SABINO, Luciana Shicasho. Caracterização da Proteção às Patentes Como Estímulo Econômico.

[9] Art. 8º , da Lei nº. 9.279/96.

[10] Art. 9º, da. Lei nº. 9.279/96.

[11] Art. 55, da Lei nº. 9.279/96.

[12] Art. 2º, da Lei nº. 9.279/96.

[13] Art. 68, da Lei nº. 9.279/96.

[14] Sobre as formas de licenciamento compulsório: VIEGAS. Juliana L. B., 132 Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. GV Law, Ed. Saraiva, 2007.

[15] Art. 5º., XXIX, da CFRB/88.

[16] Disponível em: www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/patentes/pdf/Guia_de_Deposito_de_Patentes.pdf

[17] INPI/MDIC, Guia de Depósitos de Patentes, 2008, p. 25

[18] Art. 11, §1º, da Lei nº. 9.279/96.

[19] Art. 13, da Lei nº. 9.729/98

[20] Art. 2º, da Lei nº. 5.684/70.

[21] Art. 13, VI, da Medida Provisória nº. 1.911-8/99

[22] Art. 5º, LIV, da CFRB/88

[23] Arts. 19 e 20, da Lei nº. 9.279/98

[24] Art. 22 da Lei nº. 9.279/98

[25] Art. 23 da Lei nº. 9.279/98

[26] Art. 21, da Lei nº. 9.279/96.

[27] Art. 24, do Decreto nº. 6.8104/71

[28] Art. 31, da Lei nº. 9.279/96.

[29] Art. 33, da Lei nº. 9.279/96.

[30] Art. 46, da Lei nº. 9.279/96.

[31]Art. 51, da Lei 9.279/96.

[32] Art. 36, da Lei 9.279/96.

[33] Art. 38, da Lei 9.279/96.

[34] Segundo a livre tradução do autor sobre a definição do dicionário OXFORD (2005, p.99) backlog significa: a quantidade de trabalho que deveria ter sido já feita, mas que ainda não foi feita.

[35] Art. 11, §1º, da Lei nº. 9.279/96.