3 A marca como representação simbólica ou sinal distintivo
3.1 Definição de marca e sua respectiva classificação
Num contexto histórico, a palavra marca provém de brand, em inglês, que por sua vez advém do antigo nórdico brandr, que significa queimar, e a partir destas origens entrou nas raízes anglo-saxônicas.
Ao longo dos séculos, o ato de marcar, aplicação de sinal distintivo e identificativo de quem fez ou a quem pertence, foi técnica utilizada por oleiros nas suas peças de barro, por ourives na sua joelharia, por vaqueiros nos bovinos de seu rebanho. Marca se identifica como representação simbólica de um produto ou serviço na sua relação com a empresa ou pessoa associada.
Atualmente é inegável a importância da marca, ativo primordial de diferenciação e identificação, permitindo a criação de valor para o empresário,com o reforço da notoriedade e imagem.
Numa definição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial[21], a marca é:
Todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços".
Essa definição também pode ser obtida através de uma análise da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial Brasileira, que regular primeiramente aquilo que pode ser registrado como marca, e após, aquilo que não pode, para então regrar as especificidades do registro da marca no Direito brasileiro.
Diferentemente do nome empresarial, que identifica o empresário em si, a marca identifica tão somente o objeto da empresa, seja um produto ou um serviço. Outro ponto diferencial é o local onde é feito o registro, e seu âmbito. A marca, por ser registrada no INPI, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, tem proteção nacional[22], enquanto que o nome empresarial, devidamente registrado na Junta Comercial, como vimos, tem proteção no âmbito da unidade federativa onde se encontra o registro do ato constitutivo.
Outra dissemelhança remete ao âmbito material da tutela. Enquanto o nome empresarial é protegido independentemente do ramo da empresa, a marca somente confere proteção e exclusividade no seu uso no âmbito da classe (ramo de atividade) em que é registrada junto ao INPI (salvo no caso de marca de alto renome, quando será desconsiderada a classe onde a marca é registrada, abrangendo todos os ramos de atividade comercial).
Como última diferença entre os sinais distintivos da marca e do nome empresarial, observa-se o prazo de validade do registro de ambos. O nome, enquanto não dissolvida a sociedade ou extinta a pessoa jurídica, segue protegido por prazo indeterminado. Por outro lado, a marca depende de manifestação do empresário no prazo contínuo de 10 anos. A cada década, o proprietário da marca deve solicitar a prorrogação do registro por novo período, sob pena de perder o registro e a exclusividade.
De outra banda, a classificação das marcas, segundo o INPI, pode ser feita da seguinte forma: (i) marca de produto, (ii) marca de serviço, (iii) marca coletiva, e (iv) marca de certificação.
No sítio virtual do INPI, já indicado, pode se inferir que a marca de produto tem aplicabilidade para o fim de distinguir produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins. Já a marca de serviço é utilizada para distinguir serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. A marca coletiva, para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade. E a marca de certificação, para atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinadas normas ou especificações técnicas.
A explanação para cada classificação das marcas é feita por Rubens Requião[23] da seguinte forma:
As marcas de indústria são usadas pelo fabricante/industrial ou artífice para distinguir seus produtos; as marcas de comércio são usadas pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias de seu negócio; as marcas certificadas são usadas por profissional autônomo, entidade ou empresa, para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à quantidade, natureza, material utilizado e metodologia. As marcas coletivas são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (grifei)
O próprio doutrinador admite que a Lei 9.279/96 unificou as marcas de indústria e de comércio, nas marcas de produtos, mas mesmo assim as explica, para fins doutrinários, o que contribui para entendermos a sistemática utilizada atualmente.
Nesta classificação, alguns doutrinadores como André Luiz Santa Cruz Ramos[24], dizem que as marcas de certificação e coletiva, são de identificação indireta, porque elas não são usadas pelos seus requerentes.
Classificando as marcas por outro critério, que não o da atividade desenvolvida pelo empresário, mas o da forma que a marca terá, podemos classificá-la, segundo o INPI, como: (i) marca nominativa, (ii) marca mista, (iii) marca figurativa, e (iv) marca tridimensional.
A marca nominativa é constituída apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa. A marca mista combina elementos nominativos e figurativos. A marca figurativa é constituída por um desenho, uma imagem, formas fantasiosas em geral. E a marca tridimensional é um sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto.
3.2 A representação simbólica de um produto
O produto oferecido pelo empresário pode ser registrado com uma marca. Dessa forma, a empresa ganha em reconhecimento, se o produto for considerado pelos consumidores como de qualidade. Caso contrário, apenas contribuirá para à má-fama dos produtos produzidos por determinado empresário ou sociedade empresária.
O registro da marca como representação simbólica de um produto pode ser feito em relação a qualquer produto.
Como exemplos, a Lista de Produtos[25] do INPI, da qual se citam:
Caça (Armas de fogo de -) (n° de base 130026);
Computador (Programas de -) [para download] (n° de base 090658);
Luzes de mergulho (n° de base 110332);
Pen drives (n° de base 090700);
Vodka (n° de base 330043).
Os produtos citados são apenas alguns da vasta gama de produtos que podem ter marca registrada junto ao INPI, ainda que alguns estejam na mesma classe (observar o princípio da especialidade).
Qualquer que seja o produto, o registro da marca impedirá que outros empresários do mesmo ramo forneçam produtos utilizando-se da mesma representação simbólica, o que acaba por fomentar o desenvolvimento da própria empresa.
3.3 O sinal distintivo de um serviço
Do mesmo modo que a marca pode ser uma representação simbólica de um produto, ela também pode ser registrada com o intuito de proteger um serviço, sendo seu sinal distintivo, e também diferenciando o empresário prestador de serviços dos seus concorrentes.
Exemplificando as marcas referentes a prestadores de serviços, temos o Aluguel de máquinas e equipamentos de escritório (n° de base 350013), Serviços bancários de acesso remoto (n° de base 360072), Provimento de serviços para jogos on-line (n° de base 410094), Dublagem (n° de base 410079), e Estivagem (n° de base 390093).
Tais serviços estão indicados na Lista de Serviços[26] do INPI.
Para facilitar a identificação do registro de marca, o INPI organizou as quarenta e cinco classes de produtos e serviços da seguinte forma: da classe 01 à 34 são enquadrados os produtos, e da 35 à 45 são enquadrados os serviços.
Na última edição da Tabela de Nice[27], foram excluídos alguns serviços, por conveniência do INPI, tais como Remessa de telegramas e Serviços de imagem digital. Por outro lado, foram alterados os serviços de Avaliação de madeira em pé [para construção] para Avaliação financeira de madeira em pé, e a Avaliação de lã foi modificada para Avaliação financeira de lã.
Assim, tão importante quanto a representação simbólica de um produto, é o sinal distintivo de um serviço.
3.4 O registro da marca no INPI como pressuposto de exclusividade no uso
Conforme verificamos no capítulo referente ao nome empresarial, o direito que incide sobre o sinal distintivo do empresário é, ou pode ser, pessoal de natureza patrimonial. Em contraposição à indecisão doutrinária a esse respeito, é certo o entendimento de que o direito incidente sobre as marcas tem natureza real, ou seja, se trata de um direito de propriedade.
Além do direito do empresário sobre sua marca ter natureza real, é “assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”, conforme o artigo 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.
Sobre as marcas e a influência que elas exercem na atual conjuntura, Douglas Gabriel Domingues[28], escreve o seguinte:
Sendo finalidade precípua das expressões e sinais de propaganda realçar as qualidades de produtos ou serviços e atrair a atenção dos consumidores, comprovamos inicialmente que, à semelhança das marcas e privilégios, possuem indubitável função concorrencial no mercado: slogans e expressões de propaganda constituem autênticos gritos de guerra na luta sem quartel que as empresas travam para captação da clientela. Ainda à semelhança das marcas registradas e privilégios, expressões e sinais de propaganda exprimem dialeticamente a negação de concessão: o titular do registro além da propriedade assegurada em lei também desfruta de exclusividade no mercado, para uso e gozo da expressão ou sinal registrado, com o que impede que terceiros não autorizados venham a usar a propaganda registrada. Mais ainda: costumeiramente expressões ou sinais de propaganda são fixados em estradas, edifícios e logradouros públicos, em locais visíveis, destacados e de grande concentração e movimento humano, visando atingir o maior número possível de potenciais consumidores. Quanto mais divulgada a propaganda, maior a possibilidade de sucesso junto ao consumidor. Todavia, essa divulgação maciça que em outras circunstâncias levaria o titular da propaganda a tê-la livremente imitida por terceiros inexiste no caso, face à exclusividade de uso que a lei outorga ao titular do registro. Sem a tutela legal à exclusividade, o direito do titular seria apenas de propriedade sobre as unidades produzidas, baseado nos princípios do direito natural que assevera ao criador a propriedade de sua criação. Destarte, a exclusividade de uso acrescenta ao simples direito de propriedade do titular da propaganda registrada algo mais, um elemento novo e de características próprias, o jus prohibiendi, jus excludendi alios, que na simples propriedade não iremos encontrar.
Em verdade, a exclusividade em lei assegurada às expressões e sinais de propaganda registrada constitui um monopólio legal: por um ato de império impõe-se à coletividade e outorga-se a alguém um direito de uso exclusivo que terceiros ficam obrigados a respeitar.
Deste modo, o direito do titular da expressão ou sinal de propaganda registrada nada ais é que um direito de monopólio, à semelhança do que ocorre com as marcas registradas e invenções, modelos e desenhos privilegiados. Historicamente inclusive, trata-se do único tipo de direito que torna possível a alguém erguer uma proibição ou restrição erga omnes que impede o exercício de atividades que de outra forma poderiam ser livremente exercitados por todos.
Assim, a liberdade econômica que é da essência da atividade comercial e industrial contemporânea vê-se drasticamente limitada e restringida com a concessão do registro, um monopólio na exata concepção do termo tanto no campo jurídico quando na história econômica.
Entretanto ressalte-se que o monopólio concedido pelo Estado, longe de ser uma arma de ataque contra a liberdade econômica, na realidade constitui um instrumento de defesa, vez que é o monopólio legal que impede os atos de concorrência desleal.
O texto transcrito assevera a importância dispensada ao direito sobre a marca, ao ponto dele afetar outro princípio constitucional, o da livre concorrência.
Porém, não se pode confundir o direito ao monopólio – num sentido arbitrário – com o direito à exclusividade da marca (também considerado um direito de monopólio), sendo este uma ferramenta importante na proteção da própria concorrência, enquanto fomenta o empreendedorismo naqueles que dedicam seu esforço na intenção de firmar sua posição no mercado.
3.4.1 A fase precedente ao registro
Na Convenção da União de Paris de 1883, tratado internacional do qual o Brasil é signatário, há previsão de que na fase de criação da marca, o empresário deverá observar alguns requisitos, entre eles, o da novidade. Tal requisito significa que o sinal distintivo do produto ou serviço não pode ser igual ou bastante semelhante a outro pré-existente, respeitado o princípio da especialidade.
O princípio da especialidade, basilar no direito marcário, assevera que podem ser registradas marcas idênticas junto ao INPI, desde que estejam em ramos distintos de atividades empresariais.
André Luiz Santa Cruz Ramos[29], doutrinador e procurador federal, ensina que a marca deve cumprir de forma eficiente sua função, identificando determinado produto ou serviço do empresário, sob pena de não poder ser registrada. Por isso que não se admite o registro como marca de expressões comuns, genéricas.
O entendimento do STJ sobre tal ponto é expresso na decisão do REsp 1.082.734, julgado em 28.09.2009:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. VOCÁBULO DE USO COMUM [...] 4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados. 5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96.
Do mesmo modo, há decisão no sentido de indeferir registro de marca com pouca originalidade ou fraco potencial criativo, conforme ementa a seguir:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.
2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 1.166.498/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2011, DJe 30.03.2011).
No caso, foi considerada a aplicação da teoria do patent misuse, que consiste na má utilização do registro da marca, e provém do direito norte-americano. O registro do sinal distintivo com mero interesse em ampliar o direito ao "monopólio" garantido pelo registro, extrapolando os limites legais, enseja a aplicação desta teoria. Neste âmbito, transcreve-se trecho da obra de Patrícia Martone[30]:
The doctrine of patent misuse is a judicially developed doctrine that has been used by courts of equity to prevent a patentee from extending the "monopoly" granted by the patent laws beyond its legal bounds. A patentee's misuse of a patent will render the patent unenforceable for the duration of the misuse. The types of conduct that courts have deemed to constitute misuse vary greatly.
Como foi explicitado, os tipos de condutas que as cortes americanas têm considerado como mau-uso do registro costuma variar muito, o que não difere do posicionamento brasileiro quanto à propriedade industrial.
Os demais casos de irregistrabilidade estão previstos no artigo 124 da Lei 9.249, e podem ser exemplificados com os brasões ou armas oficiais (inciso I), sinal ou expressão utilizada apenas como meio de propaganda (inciso VII), e nome empresarial alheio (inciso V).
Sobre este último, a vedação ocorre quando a semelhança puder causar confusão ou associação com nome empresarial ou título de estabelecimento já existente.
Portanto, ao ser registrada uma marca, devem ser observados os seguintes requisitos: o da novidade relativa, o da não colidência, e o da licitude da atividade realizada.
3.4.2 As etapas do registro e o acompanhamento do processo
O registro da marca junto ao INPI, para garantir a sua vinculação e exclusividade do produto ou serviço, ao proprietário, deve estar de acordo com o procedimento previsto no sítio virtual da autarquia federal.
Até mesmo por meio virtual, pode se fazer o pedido de registro (e-marcas), preenchendo formulário com todas as informações necessárias à identificação do sinal distintivo, bem como o ramo de atividade exercida pelo empresário, e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Outro requisito para o pedido de registro é o da legitimidade. O artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial diz que “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. Ou seja, não há limitação para o registro, desde que a atividade exercida seja efetivamente realizada – o §1º do artigo 128 impõe a limitação de que “as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo a atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto, ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.
Quanto à formalidade exigida, o artigo 156 da LPI, dispõe que “apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação”. Como quebra da regra, o artigo 157 prevê que caso as formalidades não sejam atendidas, mas se possa identificar o depositário, sinal marcário, e classe, haverá recebimento, iniciando-se o prazo de cinco dias para regularização do pedido.
Observando o princípio da novidade, deve ser observada a faceta trazida pela lei a partir de 1996, com a LPI, que permitiu o direito de precedência, pelo qual o utilizador de uma marca sem registro poderia alegar sua precedência no uso, quando alguém registrasse sua marca. Com certo tom de humor, Denis Borges Barbosa[31] apresenta uma situação vivenciada:
Pouco depois de entrar no INPI, em 1979, vi um velho senhor sentado num dos degraus da escadaria do velho prédio da Praça Mauá. Chorava, com uma expressão de raiva impotente. Dono de um dos restaurantes da região de Santa Felicidade, em Curitiba, tinha se desavindo com um vizinho e competidor que, em vingança, havia registrado o nome do restaurante do desafeto e agora o impedia de usá-lo. Ouvira há pouco, do INPI, que havia perdido a marca e seu caso era sem esperanças. Grande, italiano, vermelho, a imagem do velho senhor irado marcou a memória, como um sinal de inadequação do sistema jurídico. Vigia à época, para os registros de marca, o chamado sistema atributivo puro. Ou seja, era titular do registro de um signo distintivo o primeiro que o solicitasse, não se considerando qualquer interesse de terceiros, fundado no simples uso.
Percebe-se a impertinência do sistema atributivo puro, não importava se o "italiano" usava aquela marca há anos, talvez décadas. O concorrente registrou a marca, e assim fez com que parte da clientela acreditasse ser o seu restaurante da mesma qualidade e especificidades do outro, que foi proibido de utilizá-la.
Quanto aos sistemas de registro das marcas, Lélio Schmidt[32] ensina:
O registro de natureza declaratória se dá quando se reconhece que a proteção legal do Estado ao usuário da marca independe da aquisição de registro próprio. No sistema atributivo a proteção e propriedade da marca se dá com o registro, ao passo que no sistema declarativo a propriedade se dá pelo pré-uso e ocupação da marca.
Hoje o sistema de concessão de marcas é considerado misto por alguns autores, como Lélio Schmidt e Tinoco Soares[33], já que em casos excepcionais, se considera o direito de antecedência, mesmo não havendo registro junto ao INPI.
A atuação dos Agentes da Propriedade Industrial garante a facilitação às informações relativas ao registro de marcas. Têm tais agentes a "função análoga e normalmente complementar à dos advogados. Não é por outra razão que boa parte dos APIs são advogados" [34].
Portanto, a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, que possui estatuto próprio[35], onde são definidos os objetivos, a sede, os direitos e deveres de cada sócio, bem como as penalidades impostas aos que se excedem, assim como as assembléias, é o órgão que tem a função (não exclusiva) de realizar todas as etapas do registro da marca, bem como acompanhar o processo até a concessão da exclusividade ao empresário.
3.4.3 A concessão do registro e a abrangência de sua proteção
Concedido o registro ao empresário, este tem exclusividade total no uso da marca pelo prazo de 10 anos, prorrogável por igual período, devendo ser requerido um anos antes do término do período de exclusividade. Não é admitida licença para uso de terceiros, diferente da patente de invenção, ou do registro de desenho industrial (este não está pacificado na jurisprudência).
A marca de alto renome (art. 125 da LPI) goza de proteção em todos os ramos de atividade, não só naquela onde é registrada. Como exemplos, McDonald's, Volkswagen, Itapemirim, Skol, e Brahma. Ou seja, não se pode, como foi pretendido no Pedido nº 819540927 no INPI, registrar uma marca praticamente igual ao famoso "M" curvado do McDonald's, porém inserido na frente de um rosto canino, com a inscrição "Mr Dog", mesmo se tratando de alimentos congelados para cães, e não para seres humanos.
As marcas notoriamente conhecidas (art. 126 da LPI) gozam de proteção até mesmo sem a necessidade de registro, e estão previstas na Convenção da União de Paris, no artigo 6 bis, inciso 1, e foi ratificado pelo artigo 16, 2 do Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS.
Para que seja considerada a marca como notória, deve se analisar a notoriedade da marca no país onde se vislumbra tal proteção, e diferentemente da marca de alto renome, não há proteção em todos os ramos de atividade, mas somente naquela realizada pela empresa titular da marca notória. "A marca notoriamente conhecida ganha a proteção contra terceiros mesmo sem registro no país, basta que ela comprove que é notoriamente conhecida no país onde se deseja a proteção, e que este país recepcione o instituto da notoriedade da marca"[36].