3 DO INSTITUTO DA CADUCIDADE
O presente capítulo abordará como é realizado o procedimento de registro de uma marca no Brasil, como também quem pode ser titular da mesma e quais são os requisitos imprescindíveis para que esse direito seja concedido pelo Estado.
Por fim, abordaremos como se dá a perda desse direito em todas as situações autorizativas, dando um enfoque mais detalhado à situação do instituto da Caducidade.
3.1 Da titularidade de uma marca
Pelo que já foi explanado, resta de bom entendimento que, para tornar-se proprietário de uma marca no Brasil, é necessário passar por um processo administrativo e burocrático realizado através do Instituto nacional da Propriedade Industrial – INPI, pois assim está disposto no art. 129 da Lei 9.279/1996: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional [...]”.
Apesar de existirem tratados internacionais que propõem uma unicidade nas leis e procedimentos nos processos de admissão de marcas, cada país rege sua legislação da maneira que melhor lhe convier, dentro, é claro, do estabelecido no tratado ou convenção internacional de que o Estado fizer parte.
3.1.1 Dos sistemas de reconhecimento do direito de propriedade
Como já demonstrado, esse direito que o Estado dá ao titular de uma marca é concedido de diferentes formas ao redor do mundo. Podemos destacar três tipos de registros: o sistema declarativo, o atributivo e o misto (MORO, 2003, p. 53-54).
Em uma primeira situação, que ocorre nos Estados Unidos, temos o chamado sistema declarativo, em que a marca é registrada pelo seu simples uso por parte de alguém. O registro serve apenas para formalizar o direito de uso da marca.
Em outros países como a França, é realizado todo um processo de registro formal, em que são analisados vários requisitos, como, por exemplo, o da novidade relativa, em que terá que ser comprovado, através do processo, que aquela marca que busca ser registrada é novidade no país em que tentará se registrar. É feita então uma busca pelo sistema do INPI, para saber se já há alguma similar existente dentro daquele ramo em que a nova marca pretende ser registrada. Esse sistema de registro mais formal é conhecido por sistema atributivo.
Por fim, há países que usam o chamado sistema misto, que, na teoria, possui traços característicos dos dois sistemas. Todavia, na prática, o que observamos é que só um tipo de sistema propriamente dito predomina.
No Brasil, observamos a predominância do sistema atributivo, entretanto, temos também casos de sistema declarativo, como no caso da prioridade que é dada para aquela pessoa que possui acordo firmado com o Brasil ou com organização internacional e que deseja registrar uma marca em algum desses países signatários do acordo.
Por exemplo, Espanha e Brasil possuem um acordo na área intelectual, então, se um espanhol que já possui uma marca registrada em seu país de origem quiser registrar no Brasil, bastará apenas, para que seja concedido registro no Brasil, que o uso dessa marca reste comprovado na Espanha. Maitê Moro (2003, p. 54) nos explica que: “tem-se aqui uma típica manifestação de um sistema declarativo, numa verdadeira conjugação com o sistema atributivo, na busca de uma disciplina mais justa”.
Podemos concluir, então, que o Brasil usa o sistema de registro de marcas misto, pois, via de regra, observamos que há todo um processo para deferir ou indeferir os pedidos de registro de marca, entretanto, temos também o caso da prioridade, típico do sistema declarativo.
3.2 Dos princípios norteadores da proteção de uma marca
Como já fora explanado no capítulo anterior, a proteção que a legislação brasileira confere às marcas é limitada. Baseia-se ela basicamente nos princípios da territorialidade e da especialidade.
O primeiro princípio, o da territorialidade inerente ao direito industrial, deriva do princípio-mor da territorialidade das leis. Segundo esse, as leis de determinado Estado somente serão aplicadas dentro de seu território. Maitê Moro (2003, p. 64), corroborando com esse conceito, nos ensina que “a propriedade de uma marca, conferida pelo registro da mesma, em um determinado país, produz efeitos somente em seu território”.
Em outras palavras, significa dizer que ao se registrar uma marca no Brasil, o titular da mesma só possuirá direitos regidos pela legislação marcária dentro do território nacional. De igual forma, aqueles que são titulares de uma marca no exterior e quiserem requerer sua proteção aqui no Brasil deverão valer-se da legislação brasileira.
Entretanto, uma vertente europeia não aceitava a aplicação do princípio da territorialidade. Moro (2003, p. 64) nos ensina em sua obra sobre os responsáveis por esse pensamento:
Em uma época pretendeu-se que a marca não obedecesse ao princípio da territorialidade, mas ao princípio da universalidade. Segundo Paul Roubier, foi Köhler quem desenvolveu a idéia da universalidade das marcas, considerando ser a única suscetível de satisfazer às exigências do mundo contemporâneo. Mas a idéia não vingou.
É bem verdade que este posicionamento, apesar de não ser acatado atualmente, durante um certo período de tempo fora visto com simpatia, principalmente pelos doutrinadores alemães e suíços. O princípio da especialidade trata a marca como um direito de personalidade, devendo com isso ser reconhecido em todo o mundo, independente de onde havia sido registrado. Em outras palavras, esse princípio prega a cooperação internacional no registro das marcas.
Buscando explicar o atual predomínio do princípio da territorialidade sobre o da especialidade no direito concernente ao registro de marcas, Gérard Dassas (apud MORO, 2003 p.64), nos indica vários fatores que justificam esse predomínio:
O Estado é o único competente para fazer respeitar sobre o seu território a ordem, por ele instaurada, e que deve ser observada por todos. Ao utilizar a lei nacional para reger o direito de marcas no seu território, se dá aos titulares de marcas, nacionais e estrangeiras, instalados em seu território, iguais condições de competitividade.
Gérard Dassas fala nas consequências negativas da adoção do princípio da universalidade citando os seguintes fatos: a) o direito de personalidade não pode ser cedido; b) qualquer que fosse a extensão de utilização da marca, sempre estaria dependente da situação legal no país de origem do registro; e c) a necessidade de se fazer, por se tratar de uma marca com proteção internacional, pesquisa de anterioridades em todos os países para se saber da disponibilidade da mesma.
Em resumo, não é que o princípio da territorialidade seja mais importante que o da universalidade, o que ocorre é que aquele é mais prático que este, principalmente quanto às anterioridades. Ademais, o processo burocrático seria bem maior se o princípio da universalidade fosse aplicado em nosso ordenamento jurídico.
Devemos perceber também que, em virtude do princípio da territorialidade, pode ser que aquela marca seja usada apenas em uma cidade pequena de um interior do Ceará, entretanto, ela estará protegida contra terceiros dentro de todo o território nacional. Corroborando com esse entendimento, Paul Roubier (apud MORO, 2003, p.64) nos ensina:
Dessa afirmação depreende-se que o caráter nacional da marca se dá pelo registro. O eu é bastante coerente, pois, se a marca é reconhecida tão somente pelo uso, sua proteção se daria nos locais onde a marca circulasse, o que não necessariamente representa todo o território nacional. Já no caso de existir um registro para todo o país essa questão de localização da utilização da marca desaparece, pois a marca é protegida em todo o território.
Como amparo legal, o art. 59 da revogada lei 5.772/71 dispunha: “será garantida no território nacional a propriedade da marca e seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código [...]”. Por sua vez, reza o art. 192 da Lei 9.279/96 que: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro, validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional”.
Por fim, temos que a única exceção ao princípio da territorialidade é o caso das marcas notoriamente conhecidas.
O outro princípio base é o da Especialidade. Ele determina que, para que uma marca consiga ser registrada no Brasil, o possível titular (depositante) deverá especificar qual o tipo de produto ou serviço ao qual a marca será destinada. Nos dizeres de Moro (2003, p. 67), “esta especificação fará com que, uma vez registrado o signo, dentro da ideia de anterioridade, não se possam aceitar registros de signos iguais ou semelhantes que se tentem registrar para o mesmo tipo de produto ou serviço”.
Esse princípio é responsável por delimitar a proteção conferida às marcas. Aurélio Wander Bastos (apud MORO, 2003, p. 68) nos explica que a Especialidade é:
Princípio pelo qual se assegura a proteção marcária para os produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do titular. Corresponde à esfera dentro da qual se aplica a proteção conferida à marca. De acordo com esse princípio, o sinal registrado como marca terá amparo legal apenas para determinados produtos ou serviços, idênticos ou similares àquele a que se destina a proteção conferida, dentro de determinado segmento comercial ou industrial, e não todo o setor ou mercado. Nos casos dos produtos compreendidos em setores completamente diversos, como, por exemplo, alimentos e máquinas calculadoras, o titular da marca não poderá impedir que outro utilize o mesmo sinal ou denominação, podendo perfeitamente haver a coexistência de ambos os registros, já que não há risco de confusão.
Temos duas exceções ao princípio da especialidade. São elas: as marcas de alto renome (lembrar que as marcas notoriamente conhecidas são exceções ao princípio da territorialidade) e a situação de aproveitamento parasitário, que se caracteriza pela “conduta de um comerciante ou fabricante que, mesmo sem intenção de causar dano, tira ou procura tirar proveito da criação de uma obra artística, literária ou intelectual de terceiro, ou do renome alheio adquirido legitimamente, sem que haja identidade ou afinidade entre os produtos e os serviços das empresas, pressupondo uma relação de não concorrência”. (SILVA, 2009, on-line).
3.3 Do pedido de registro de uma marca
Buscaremos apresentar, de forma simples e sucinta, como se dá o procedimento administrativo do pedido da titularidade de uma marca.
Marca é o sinal distintivo inserido em produtos ou serviços com o desiderato de diferenciá-los uns dos outros. Como já dito anteriormente em nosso trabalho monográfico, o conceito de marca está previsto no art. 122 da Lei 9.279/96: “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.
3.3.1 Dos requisitos necessários para o pedido
Marcelo Taddei (ano X, nº 223, p. 28) nos apresenta, de forma genérica e sucinta, os requisitos exigidos pelo INPI para que uma marca seja registrada, quais sejam: a novidade relativa; a não-colidência com marca registrada ou marca notória; e o desimpedimento. Corroborando com esse pensamento, os tribunais pátrios já se manifestaram quanto ao assunto (BARBOSA, 2003, p. 874):
Tribunal regional federal da 2ª Região
Ementa – Propriedade industrial – viabilidade – provado ser a autora titular, em outros países, de marca de indiscutível notoriedade, deve ser admitida a viabilidade do registro no Brasil, principalmente quando o próprio titular da marca anterior, considerada impeditiva, reconhece a titularidade e não colidência,
APELAÇÃO CÍVEL. Processo 94.02.15118-4. PRIMEIRA TURMA. Data da decisão: 15/03/1995. DJ 25/04/1996 p. 26824. relator Para o Acórdão JUIZ ANDRE KOZLOWSKI. Relator – JUIZ CLELIO ERTHAL. Decisão – A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso, vencido o relator. Lavrara o acórdão o Juiz Conv. ANDRE KOZLOWSKI.
Como primeiro requisito, exige-se a presença da novidade relativa, ou seja, a identificação dos produtos ou serviços diante dos seus concorrentes, sabendo-se que, para isso, não é necessário que a marca seja totalmente nova, bastando apenas que se diferencie das já existentes no país. Denis Borges Barbosa (2003, p. 807) assim nos ensina:
A novidade relativa constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. A noção de novidade neste contexto, aliás, que resulta de uma contigüidade com o conceito análogo ao sistema de patentes, seria melhor designado como apropriabilidade. Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua ou já foi apropriado por terceiros. É quanto a esses últimos requisitos que se fala, mas propriamente, de novidade.
Em suma, para que seja registrada no Brasil, basta apenas que a marca não possua nenhuma outra semelhante dentro da mesma classe. Por exemplo, a classe 3 diz respeito às marcas que serão usadas em produtos para preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia. Não seria aceita então uma marca que copiasse a letra ou a figura da marca Omo, por exemplo.
O titular teria que provar que a sua marca é nova e única dentro daquele segmento que deseja registrar sua marca. Nesse sentido, nossos tribunais assim já decidiram (2007, on-line):
Resumo: Direito da Propriedade Industrial. Dualidade de Marcas. Princípio da Novidade Relativa. Relator(a): Desembargador Federal ANDRÉ FONTES. Julgamento: 05/04/2005. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA. Publicação: DJU - Data: 23/04/2007 - Página::85
Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DUALIDADE DE MARCAS. PRINCÍPIO DA NOVIDADE RELATIVA.
I - O direito à proteção marcária do termo MYOFER para classes distintas-produtos farmacêuticos e produtos veterinários -, o que usualmente é denominado de dualidade de marcas, fica condicionado à comprovação dos requisitos de registrabilidade, notadamente o da novidade relativa.
II - A existência do registro da insígnia em uma das classes (produtos farmacêuticos), titularizado pelo agravante, por si só, não autoriza a proteção pretendida. II-Recurso desprovido.
A não-colidência com uma marca notória ou de alto renome é demonstrada por Fábio Ulhoa Coelho (2006, p. 161). Devido a ela, não pode o criador querer registrar uma marca já existente, reproduzindo, imitando ou traduzindo uma marca que pertence à outra pessoa. Esse requisito visa combater a pirataria, prática ilícita cada vez mais notória mundialmente.
Neste momento, é bom que ressaltemos que a marca considerada de alto renome é aquela marca conhecida em todo o território nacional, como, por exemplo, a marca de material escolar Tilibra; enquanto que a marca notoriamente conhecida já extrapolou as fronteiras do seu país de criação original, sendo conhecida internacionalmente, como a Coca Cola.
Por último, temos o desimpedimento, que nada mais é do que as proibições legais elencadas pelo artigo 124 da Lei 9.279/96, que nos traz, explicitamente, quais são as marcas que não podem ser registradas.
Portanto, sendo atendidos os três requisitos acima explanados e também observando o regular processo administrativo pelo qual vai passar, em que há situações passíveis de arquivamento definitivo do pedido, o criador de uma marca poderá registrá-la.
3.3.2 Do processo administrativo de obtenção da titularidade
Dessa forma, não havendo nenhuma proibição legal relativa à marca que se quer registrar, o próximo passo trata da busca de anterioridades perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), primeiro passo a ser tomado quando se pretende registrar uma marca.
Todavia, conforme afirma Gabriel Di Blasi, (2005, p. 367), essa busca pelas anterioridades é uma faculdade conferida ao possível proprietário de uma marca:
É facultado àquele que pretende ver sua marca registrada proceder a uma busca de anterioridades junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Essa busca consiste em listagem de casos anteriores iguais ou semelhantes em uma mesma classe e/ou afins, para realização de uma pré-avaliação das chances ou possibilidades de a marca vir a ser registrada. Ou seja, se for encontrada alguma ou algumas marcas idênticas ou semelhantes àquela pretendida, o pedido de registro, a princípio, não deverá ser depositado no INPI.
De acordo com Newton Silveira (1998, p.29), “a função do registro é garantir o uso da marca, pois o registro sem uso é mero privilégio”. Em outras palavras, caso a marca que fora registrada não for explorada, a marca não atingirá o seu fito maior, que seria a distinção entre outras marcas preexistentes na sociedade.
Depois da análise dessa busca de anterioridades, procede-se ao depósito desse pedido realizado através de requerimento, o qual será protocolado no órgão competente, no caso, o INPI, em que constarão um número e a correspondente data do depósito. Em seguida, são apresentadas as etiquetas, se necessário for, juntamente com o comprovante de pagamento, retribuição governamental exigida para a concessão do registro.
De acordo com o artigo nº. 155 da Lei 9.279/96, basicamente são três os requisitos exigidos no momento do depósito, quais sejam: o requerimento, devidamente preenchido; as etiquetas, quando for o caso; e o comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito, junto ao INPI.
Porém, em alguns casos excepcionais, como é o caso das marcas coletivas e de certificação, há também a exigência da apresentação do regulamento de utilização. Ou seja, para as marcas coletivas, esse regulamento dispõe sobre as condições e as proibições de uso da marca, enquanto que no caso das marcas de certificação exige-se a descrição minuciosa das condições de certificação, tais como as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular da marca, estando previstas estas exigências nos artigos 147 e 148 da Lei 9.279/96:
Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.
Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:
I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.
Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
Apresenta ainda Di Blasi (2005, p. 369) que a finalidade básica do depósito é conceder ao pedido uma anterioridade, a partir da qual não podem ser concedidos registros para marcas dotadas de características similares. Isto quer dizer que o depósito do pedido de registro junto ao INPI é a garantia de que a marca primeiramente depositada terá preferência em relação à outra similar ou que venha a copiá-la.
Tal medida visa proteger os direitos do titular da marca, haja vista que pode haver pedidos de registro posteriores ao que foi postulado pelo titular e em havendo, no momento do depósito, a data e a hora em que foi realizado o pedido, esta seria uma possível garantia de registro para o titular.
Depositado o pedido de registro, passa-se para o exame preliminar. Estando devidamente instruído, será protocolizado. Todavia, se for detectado que o pedido não atende às exigências solicitadas, o depositante terá o prazo de 5 (cinco) dias para proceder às devidas correções. Caso estas não sejam realizadas no citado prazo, procede-se ao arquivamento.
Não havendo exigências ou tendo estas sido cumpridas, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. É o que diz o artigo 157, parágrafo único da Lei 9.279/96: “Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido”.
Logo após o exame preliminar realizado no momento do depósito do pedido, este será publicado na Revista Nacional da Propriedade Industrial. A partir daí, poderá haver apresentação de oposições no prazo de 60 (sessenta) dias por parte daqueles terceiros que tenham algum interesse legítimo no registro daquela marca, baseados nas já estudadas razões de direito.
No §2º do artigo 158 da Lei 9.279/96, são elencadas as hipóteses em que não se conhecerá a oposição: “Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei”. Acrescenta-se a estas hipóteses o disposto no artigo 129, §1º da Lei 9.279/96:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Caso sejam atendidas todas as exigências preliminarmente elencadas, faz-se novamente outro exame, que agora analisa o mérito do pedido e apresentam-se novas exigências. Havendo o cumprimento dessas exigências, o INPI deferirá ou indeferirá ex officio o pedido de registro, diferentemente do que ocorre no processo do pedido de patentes, em que o depositante requer o exame, de acordo com o exposto no artigo 160 da Lei 9.279/96. Todavia, não sendo cumpridas essas novas exigências, será arquivado o pedido, e o titular da marca não poderá registrá-la.
Indeferido o pedido de registro, poderá o titular da marca recorrer da decisão no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o artigo 212 da Lei da Propriedade Industrial: “Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias”. Por outro lado, caso haja procedência do pedido, o titular da marca efetuará o pagamento das retribuições correspondentes à expedição do certificado e este será emitido, atestando o registro da marca.
Concede-se ao titular da marca um prazo de 60 (sessenta) dias para efetuar o pagamento, prorrogando-se este prazo por mais de 30 (trinta) dias. Em não havendo o pagamento, o pedido será definitivamente arquivado, não havendo mais a possibilidade de se interpor recurso.
A concessão do certificado de registro só se concretizará na data da publicação do respectivo ato, segundo dispõe o artigo 163 da Lei 9.279/96. Já o artigo 133 da supracitada Lei esclarece qual o prazo de vigência do registro de uma marca, quando poderá ser feito pedido de prorrogação e quando não será concedido este pedido.
Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.
§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.
Concluímos, então, que as marcas se apresentam na sociedade como meio para facilitar, aos seus proprietários, a comercialização e divulgação de seus produtos e serviços, os quais, muitas das vezes, tornam-se um símbolo das marcas que lhes representam.
3.4 Da perda da titularidade de uma marca
Da mesma forma que o Estado, através do INPI, concede a alguém a titularidade de uma marca, existem algumas situações em que a mesma poderá cessar. Para isso, o art. 142 da lei 9.279/96 elenca de que forma essa perda de direitos pode ocorrer:
Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I – pela expiração do prazo de vigência;
II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
III – pela caducidade;
IV – pela inobservância do disposto no art. 217.
Os incisos I e II trazem as hipóteses naturais de extinção, em que não depende nem do Estado, nem de terceiros para que o titular deixe de ser dono da marca. Todavia, quanto aos dois últimos incisos, trata-se de sanções administrativas, em que no inciso III há realmente a figura do terceiro interessado em ter aquela marca para si, e no inciso IV é o Estado agindo quando o titular não cumpre aquilo que está estipulado em lei.
O titular perde seu direito sobre a marca por expiração de prazo de vigência quando este prazo acaba e o dono, por qualquer motivo, decide não prorrogá-lo. O art. 133 da Lei 9.279/1996 assim assevera sobre a vigência:
Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.
§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.
O art. 128, por sua vez, determina que “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”.
Assim como nas patentes, há um prazo de vigência para as marcas, entretanto, diferentemente do que ocorre naquele, o exercício da titularidade de uma marca pode ser eterno, basta, é claro, que o titular tenha interesse em manter-se dono da mesma e esteja realizando a sua função social. Ou seja, mesmo depois de passado o prazo inicial de vigência de uma marca, que, de acordo com o art. 133, é de 10 (dez) anos, o titular pode requer sua renovação, continuando assim como seu dono.
A renovação é feita, de acordo com o §1º do art. 133, no 10º (décimo) ano de vigência da marca, ou seja, o titular terá todo o décimo ano para solicitar a sua renovação. Além desse tempo, terá ainda mais seis meses (§2º). Entretanto, para renovar durante esses meses adicionais, somente mediante pagamento de retribuição anual. A renúncia poderá ser total ou parcial, nos dizeres de Irineu Strenger (2004, p.46):
Significa que, não havendo a correlação entre a marca e seu objeto, deixa de haver eficácia para a sua prevalência sem finalidade, o que acertadamente também acarreta extinção, embora nesse particular caiba indagar por que não pode subsistir a marca se existisse a garanti-la o direito de propriedade.
A renúncia, que pode ser pedida a qualquer momento durante o prazo de vigência, atinge o “respectivo titular ou seus sucessores” (DI BLASI, 2005, p. 374). Já nos casos de marcas coletivas, o art. 152 da Lei 9.276 é taxativo ao dizer que “só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização”.
A perda da titularidade de uma marca também pode advir da não observância do disposto no art. 217, que traz em seu bojo o seguinte: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”. Ou seja, esse dispositivo atinge os titulares de marcas estrangeiras ou mesmo os nacionais residentes no exterior que têm interesse em defendê-la no território brasileiro.
Por fim, como quarta modalidade de perda do direito da titularidade de uma marca, temos o instituto da caducidade, que será estudado no tópico a seguir.
3.5 Do instituto da caducidade
O instituto da caducidade, como já anteriormente explanado, é uma das quatro modalidades de perda dos direitos da titularidade de uma marca. Este instituto, objeto principal desse estudo monográfico, encontra-se positivado no art. 143 da Lei 9.279/1996, e assim diz:
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.
A caducidade é o meio que um terceiro interessado tem para explorar uma marca que não foi utilizada ou teve o seu uso interrompido por 5 (cinco) anos consecutivos. Esse pedido se dá mediante processo específico junto ao INPI, cabendo o ônus da prova ao detentor da marca. Diferentemente do que ocorre na caducidade das patentes, aqui não é feito ex officio pelo INPI, e sim, por um terceiro interessado em explorar aquela determinada marca.
A nova lei aumentou o prazo para que seja caracterizado o uso ou não da marca. O prazo usado anteriormente era de 2 (dois) anos, tendo sido aumentado para 5 (cinco). Por sua vez, o Instituto Dannemann (2005, p. 288-289) caracteriza como positiva essa mudança:
O art. 143 alarga os prazos de que dispõe o titular para inicar o uso ou retomá-lo, se interrompido, fixando-os em cinco anos. Ao fazê-lo, ajusta-se à tendência internacional e adapta-se ao comando do art. 19 do TRIPS. De fato, os prazos que até então vigoravam, de dois anos, parecem-nos insuficientes para o lançamento ou relançamento de um sinal distintivo no mercado. A implementação do uso de um sinal distintivo pressupõe investimento expressivo, implicando inúmeros procedimentos que, em certas áreas, incluem a obtenção de licença junto ao órgão competente. Exigir que, registrada a marca, o titular, em apenas dois anos, a utilize efetivamente, é demandar, na maioria das vezes, esforço hercúleo. Bem agiu, portanto, o legislador em 1996.
Importante salientarmos que, para que seja caracterizada a caducidade de uma marca, é imprescindível que haja um terceiro de boa-fé interessado em ter aquela marca para si, caso contrário, o Estado, por sua vez, não agirá de ofício. Esclarecendo melhor, José Carlos Tinoco Soares (1988, p. 1179-1180) assim nos diz:
Necessário, portanto, se torna que o interessado ao requerer o pedido de caducidade do registro de uma marca tenha a obrigação de comprovar o seu legítimo interesse. Este poderá ser alicerçado pelo requerimento de pedido de registro de marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos, mercadorias ou serviços e bem assim para os pertencentes a gênero de atividade afim. Em assim procedendo e objetivando a caducidade do registro que lhe é anterior e conflitante, terá a possibilidade de obter o de sua pretendida marca.
Entra em cena então a figura da sociedade vigilante. Quanto a isso, remonta-nos Gabriel Di Blasi (2005, p. 375): “o pedido da caducidade só poderá ser requerido por pessoa com legítimo interesse. O titular do registro será notificado, cabendo a este no prazo de 60 dias, a contar da data da notificação, provar o uso da marca [...]”. O Instituto Dannemann - IDS (2005, p. 290) também fala do assunto:
Manda a Lei nova que, para impulsionar o procedimento de caducidade, o requerente demonstre legitimidade de interesse. [...] Qualquer um pode postular perante o Estado, direito esse assegurado pela Carta Constitucional. [...] A extinção de título de propriedade sobre marca não pode servir a interesses não amparados na lei. A sua causa finalis é evitar que sinais distintivos inertes, que não desempenhem a sua real função, impeçam a ocupação de outros, que lhes sejam idênticos ou semelhantes, de boa-fé [...].
Por sua vez, o §1º do art. 143 nos assevera que a caducidade não será concedida se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. Denis Borges Barbosa (2003, p. 893), nos demonstra que: “a sanção é evitada, porém, se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso”.
Esse é o momento em que o titular original terá o direito de provar que não estava usando a sua marca por motivos alheios a sua vontade, tendo, de acordo com o § 2º do mesmo artigo, até 60 (sessenta) dias para se manifestar, tendo o ônus de provar o porquê de a marca estar em desuso. Para conseguir essa prova, o titular usa muito a figura da força maior. Os tribunais pátrios já decidiram neste sentido (BARBOSA, 2003, p. 894):
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
ADMINISTRATIVO – MARCA INDUSTRIAL – CADUCIDADE – MOTIVO DE FORÇA MAIOR. Comprovado que a empresa não utilizou, no Brasil, a marca de que é titular, em razão de proibição da importação dos produtos por ela assinalados, por força de Resolução da “CACEX”, configura-se o motivo de força maior previsto no art. 94 do Código de Propriedade Industrial, e assim, a omissão de uso da marca, dentro do período da proibição, ainda que dure mais de dois anos, não justifica a declaração de caducidade.
Recurso provido (DJ/Seção 2, de 07/05/1992, p. 159) (AC Nº 0200204/90, Pleno, Relator Desembargador Clélio Erthal, DJ 22/11/94).
No julgado acima, comprovamos que o titular demonstrou que realmente não estava podendo usar a sua marca devido a um fato superveniente totalmente alheio a sua vontade, desconfigurando totalmente a figura do instituto da caducidade.
Entretanto, há casos em que essa justificativa acabar por não ser aceita, como mostra o seguinte julgado do STJ (BARBOSA, 2003, p. 894):
COMERCIAL MARCA. CADUCIDADE. A não utilização da marca só impede a caducidade do respectivo registro, se resultar de força maior, absoluta; se o produto estrangeiro podia ser importado por meio da Zona Franca de Manaus, a força maior não era absoluta. Recurso especial não conhecido.
RESP 242032/RJ (1999/0114307-1). DJ: 23/04/2001 PG: 160 Min. ARI PARGENDLER (1104) 01/03/2001 T3 – TERCEIRA TURMA
Ou seja, a caducidade nos é apresentada não como um meio “destinado a garantir a apropriação indébita de marcas”, nos dizeres do mesmo Instituto, mas, sim, como forma de atender à função social da propriedade, exaustiva e permanentemente presente nos objetos de estudo do Direito Industrial.