Analisa-se a proteção da marca e do know-how no contrato de franchising. A partir da evolução do contrato de franchising e da Lei 8.955/94, procurou-se avaliar a eficiência de cláusulas protetivas desses bens imateriais.

1. INTRODUÇÃO

Montar o próprio negócio e ser chefe de si mesmo, segundo pesquisa realizada pelo IBOPE e pela Endeavor Brasil, é o sonho de 3 em cada 4 brasileiros. Contudo, o autoempresariamento (DINIZ, 2013, v. 4, p. 74) não é tarefa fácil. Lançar uma nova empresa no mercado requer mais do que uma boa ideia e capital. Exige-se um conhecimento específico que não se adquire somente em livros, revistas e palestras, mas, principalmente, na prática: a habilidade de tomar decisões certas.

Diante da desvantagem da juventude (MIZUMOTO et al., 2010), que fazem com que muitas empresas nascentes não sobrevivam aos seus primeiros anos, o franchising desponta como uma prática empresarial satisfatória àqueles que querem empreender, mas não sabem como. Trata-se da união do capital de um ao desejo de expansão de outro, dono de um negócio já estabelecido, mediante a transferência de conhecimentos e assessoria técnica, dando ensejo a uma relação que, a princípio, só traz benefícios para ambos.

Todavia, a teoria e a prática do franchising guardam especificidades que merecem ser analisadas criteriosamente, pois, como pontuado por José Cretella Neto (2002,p.5), na mesma medida em que esse sistema de impulsionamento de vendas proporcionou o desenvolvimento de diversos segmentos mercadológicos, também abre algumas margens sensíveis para conflitos.  

Um dos aspectos mais relevantes, porém de pouca reflexão, diz respeito à proteção da propriedade intelectual, especialmente a marca e o know-how. A crescente importância da propriedade intelectual desperta a necessidade de atentar para a sua proteção no contrato de franchising. A lei específica muito pouco trata a respeito das suas implicações da propriedade intelectual durante a vigência contratual e, sobretudo, pós-contratual, viabilizando ampla margem para a autonomia privada.

Neste cenário, faz-se necessário, antes de mais nada, esmiuçar a tratativa conferida pelo legislador pátrio a esse contrato mercantil, desmistificando suas características e requisitos de validade, para adentrar especificamente na seara da propriedade intelectual, principalmente no que tange a marca e o know-how. Depois de ultrapassadas esses estudos iniciais, pretende-se, então, analisar um possível mecanismo de prevenção de conflitos da propriedade intelectual em contratos de franchising.


2. CONTRATO DE FRANCHISING

A revolução industrial estadunidense serviu de cenário para o desenvolvimento do contrato de franchising. Em meados do século XIX, esse negócio jurídico passou a ser vislumbrado pelas empresas como um mecanismo eficaz para a sua disseminação ante a crescente mobilidade urbana. O desenvolvimento dos meios de transporte, especialmente as ferrovias, facilitou o atendimento a demandas espalhadas geograficamente.

Foi nesse contexto que os primeiros acordos de franchising foram celebrados para a instalação de restaurantes Harvey House em estações de trem e a comercialização de máquinas de costura Singer por pequenos vendedores. No entanto, o estouro dessa prática comercial somente ocorreu com o fim da segunda guerra mundial, despertado pelos veteranos que, ao retornarem da guerra, buscavam alternativas ao emprego formal.

No Brasil, o contrato de franchising começou a ser praticado em meados do século XX, por volta dos anos de 1970, capitaneado por franquias estrangeiras de escolas de idiomas[1], engarrafadoras de bebidas[2], concessionárias de veículos e revendedoras de gasolina. A partir da década de 80, as empresas brasileiras passaram a adotar o sistema de franquias como estratégia mercadológica, baseado na “concessão de marca ou produto para ser explorada por terceiros” (DINIZ, 2013, p. 72).

Segundo especialistas, os principais fatores para a popularização desse sistema no mercado brasileiro nas décadas de 1980 e 1990 incluíram: a chegada ao país de marcas internacionais; o crescimento do setor de shopping centers; a mobilização de um grupo de interesse (que incluía franqueadores, advogados e consultores) para a regulamentação e a organização do setor; e o capital disponível de profissionais que aderiram aos planos de demissão voluntária de empresas privatizadas. (VANCE; AZEVEDO; SILVA, 2012, 24)

Enquanto que, nos Estados Unidos, a aprovação da Trademark Act, em 1946, colaborou para a expansão e desenvolvimento de novas gerações e formatos de franquia; no Brasil, a Lei de Franchising somente foi editada em 1994, prevendo requisitos mínimos para a celebração do negócio jurídico.

A Lei nº 8.955/94 conceitua o contrato de franchising a partir de uma ótica negocial, e não meramente jurídica, evidenciando tratar-se de um contrato complexo. Contudo, da leitura do dispositivo vislumbra-se uma redação criticável do ponto de vista jurídico, ante a sua prolixidade. Por essa razão, adota-se, como conceito para esse contrato mercantil, aquele trazido pela doutrina, ante a sua lucidez e ausência de rodeios.

Arnaldo Rizzardo, valendo-se dos ensinamentos de Nélson Abrão, conceitua o contrato de franquia como “operação através da qual um empresário permite ou autoriza a outrem o direito de usar a marca de produto ou serviço seu, oferecendo-lhe assistência técnica para sua implantação e comercialização, recebendo, em troca, determinada remuneração” (RIZZARDO, 2011, p.1384).

Já Fran Martins (2010, p. 439) conceituava o contrato de franchising atentando para as suas diversas gerações:

Consiste a franquia na concessão de uma determinada pessoa, que se constitui em empresa, de marcas de produtos, devidamente registradas, já perfeitamente conhecidas do público e aceitas por sua qualidade, seu preço etc. O franqueador (franchissor), além de oferecer a distribuição dos produtos, também assegura assistência técnica e informações continuadas sobre o modo de comercializá-los. Muitas vezes o franqueador concede, também, assistência financeira, já fazendo adiantamento para a instalação do franqueado (franchisee), já lhe garantindo certas operações para a obtenção de crédito bancário.

Inicialmente, o franchising era marcado apenas pela concessão de direitos de uso de marca e de comercialização de produtos ou serviços. “O suporte do franqueador a seus franqueados é bastante limitado, podendo incluir – ou não – algum apoio técnico ou financeiro. Em geral, apenas são definidos normas ou padrões de imagem e de comunicação” (VANCE; AZEVEDO; SILVA, 2012, p. 30). Nesta fase inicial, o franqueado tinha uma grande autonomia no timor do negócio e não havia uma cobrança de royaltes. A remuneração do franqueador era embutida nos produtos adquiridos pelo franqueado.

Contudo, não tardou muito para perceberem que mais do que uma cessão de uso da marca, a receita do sucesso envolvia também a transmissão da “fórmula”, ou seja, uma assistência técnica sobre as práticas comerciais e relacionamentos com diversos membros da cadeia de consumo, desde os fornecedores aos consumidores. Houve então uma redução dos riscos, pois, nesse novo modelo, ingressa-se verdadeiramente num sistema já testado e consolidado. Trata-se do business format franchising ou terceira geração.

Além de marca exclusiva, a franquia de formato de negócio requer que a empresa franqueadora forneça, ao menos, (1) um programa formal de treinamento, (2) um manual operacional, incluindo a descrição dos processos, das especificações técnicas e padrões de qualidade e (3) uma estrutura que dê apoio operacional ao franqueado e que monitore os padrões de imagem e de serviços da rede. (VANCE; AZEVEDO; SILVA, 2012, p. 32)

Trata-se do modelo de franchising mais comum, onde franqueador, que detém a marca e o know-how consolidados, licencia-os ao franqueado, viabilizando que esse implante o seu próprio negócio com assistência técnica e orientações dadas por aquele, que será remunerado através de royaltes.

É importante advertir que, apesar deste último modelo ou terceira geração contratual ser mais comum na prática de franchising; os anteriores, marcados pela concessão apenas do uso da marca e o know-how, com ou sem total exclusividade em determinada região, ainda são utilizados atualmente. Ademais, há novas gerações com sistemas mais avançados que contam, por exemplo, com um Conselho de Franqueados e disposições contratuais de recompra da unidade franqueada, na hipótese de não renovação do negócio jurídico[3].

Delineadas suas características fáticas, é possível concluir pela sua classificação como um contrato bilateral, envolvendo o franqueador e o franqueado; consensual, uma vez que o negócio jurídico se consolida com a simples manifestação de vontade das partes, dispensando qualquer entrega efetiva de coisa; oneroso, devido à cobrança de taxa de filiação pelo franqueador para a concessão da franquia, e de execução continuada no tempo. Maria Helena Diniz (2013, p. 74) e Fábio Ulhoa Coelho (2013, vol. 1, p. 128) afirmam tratar-se de um contrato atípico.

Contudo, a característica da tipicidade ou atipicidade do contrato de franchising é um aspecto controverso. Há quem defenda a atipicidade ante a sua não exaustão na regulação da matéria. Segundo Coelho (2013, vol. 1, p. 128), trata-se de disclosure statute, que não regulamenta propriamente a relação jurídica, mas impõe o dever de transparência entre as partes. Para ele, o contrato de franchising não seria típico “porque a lei não define direitos e deveres dos contratantes, mas apenas obriga os empresários que pretendem franquear seu negócio a expor, anteriormente à conclusão do acordo, aos interessados algumas informações essenciais” (COELHO, 2013, vol. 1, p.129).

A Lei 8.955/94 apresenta, em seu artigo 3º, requisitos mínimos a serem observados na Circular de Oferta de Franquia, bem como o artigo 6º impõe alguns requisitos de validade para a celebração do contrato.

Malgrado o princípio da liberdade de formas, estampado no artigo 425 do Código Civil, que preceitua que as declarações de vontade podem ser feita dos mais variados modos, desde que “manifeste ao destinatário, de modo adequado e por ele inteligível, a vontade de concluir o contrato e o conteúdo que a este se tenciona dar” (ROPPO, 2009, p.96), Fran Martins (2010, p. 445) e Arnoldo Wald (2012, v. 3, p. 410) entendem tratar-se o franchising, de um contrato típico[4], pois excepcionam o referido princípio ante a exigência de uma formalidade para a manifestação de vontade.

Antes de posicionar-se a respeito dessa controvertida questão da tipicidade ou atipicidade do franchising, faz-se necessária a imersão na formalidade mínima presente na lei especial e análise dos documentos elementares à celebração do contrato para, então, adotarmos um dos referidos posicionamentos.

2.1 OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

Diversos sítios eletrônicos veiculam ofertas de franchising. Há inúmeros e para os mais diversos orçamentos: as que necessitam de mais de R$ 5 mil (cinco mil reais) (ZUINI, 2015) de investimento, outras apontadas como tendência (LAM, 2014) e até mesmo as que prometem um faturamento mensal superior a R$50mil (cinquenta mil reais) (ZUINI, 2014). Contudo, a celebração do negócio jurídico é plurifásico, envolvendo um período pré-contratual e a celebração do contrato, sem descuidar das implicações do pós-contrato.

O contrato de franchising é marcado por uma sucessão de atos, inaugurado pela Circular de Oferta de Franquia (COF). Não há uma fase preliminar especifica para as tratativas. Costumeiramente, os franqueadores tem um modelo pronto de COF[5] que deverá atender os requisitos mínimos estampados no artigo 3º da Lei 8.955/94. Como em todas as negociações preliminares, o COF não vincula, sendo possível a negativa da contratação sem que isso implique num dever de indenizar a outra parte.

A ausência da obrigatoriedade da contratação não ilide a COF dos deveres de conduta emanados da boa-fé objetiva. Apesar do artigo 422 do Código Civil não versar sobre a probidade e a boa-fé na fase pré-contratual e na pós-contratual, o Enunciado nº 170 do Conselho da Justiça Federal amplia essa interpretação para abraçar as referidas etapas contratuais. A boa prática, atenta a essa omissão legislativa, aconselha a celebração de um termo anexo à COF que ponha a salvo dados confidenciais e exclusivos do franqueador eventualmente conhecidos pelo interessado em ser franqueado:

Ainda é uma fase sem compromisso, não se criando qualquer tipo de vínculo entre as partes. Contudo, o eventual franqueado terá acesso a dados exclusivos e confidenciais do franqueador, de forma que é aconselhável a assinatura de um anexo à COF (durante o processo de seleção), denominado Termo de Sigilo e Confidencialidade e Não Concorrência[6] pelo Franqueado, na hipótese de não ser formalizado o Pré-Contrato ou o Contrato de Franquia. (VANCE; AZEVEDO; SILVA, 2012, p. 58)

Há que se advertir que o COF, apesar da sua natureza de contrato preliminar, não se confunde com o Pré-Contrato de Franquia. Esse sucede àquele em, pelo menos, 10 dias[7] e é marcado pela estipulação de algumas obrigações pré-contratuais ao interessado em ser franqueado, a exemplo da “locação do ponto comercial, reformas, instalação, aquisição de estoque, a constituir uma pessoa jurídica para finalmente se firmar o Contrato de Franquia” (VANCE; AZEVEDO; SILVA, 2012, p. 58). Não é raro o franqueado exigir, ainda, cópia do contrato de locação ou do título de propriedade do ponto comercial a ser utilizado pelo futuro franqueador.

A relação jurídica entre o franqueador e o interessado em ser franqueado se perfectibiliza através do Contrato de Franquia que, segundo o artigo 6º[8] da Lei de Franchising, deverá ser escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas, sendo válido independentemente do seu registro em cartório ou no órgão competente. Não há, na legislação brasileira, outra condicionante à celebração do contrato, devendo o instrumento ser registrado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Ao revés do que acontece nos Estados Unidos e na França a lei brasileira é mais flexível, pois apresenta somente requisitos formais, nada versando sobre aspectos materiais do contrato de franquia. Segundo a Amended FTC Franchise Rule, nos Estados Unidos da América, para haver uma franchise, exige-se três elementos materiais: O direito do franqueado de operar um negócio identificado ou associado à marca do franqueador ou oferecer, vender e distribuir produtos, serviços e commodities identificadas ou associadas a este; a possibilidade do franqueador prestar assistência ou até mesmo exercer um controle sobre o método de operação do franqueado e, por fim, como condição para se tornar um franqueado e iniciar suas atividades, o interessado deverá se comprometer e pagar US$500,00 (quinhentos dólares) ou mais ao franqueador até seis meses antes do início das suas atividades (BAER, 2012).

A tipicidade mínima da lei brasileira de Franchising por um lado é positivo, pois confere maior autonomia contratual segundo os usos e costumes do ramo. Enquanto que o regime jurídico estadunidense somente admite duas formas contratuais específicas, trade and product franchising e business format franchising, e o francês restringe-se ao último, o ordenamento jurídico brasileiro viabiliza os quatro formatos ou gerações:

“as franquias de primeira e segunda geração se assemelham ao Trade and Product Franchising, com a ressalva de que nas franquias de primeira geração as unidades franqueadas representam canais alternativos de distribuição e não exclusivos como nas franquias de segunda geração. Por sua vez, da mesma natureza do Business Format Franchising, as franquias de terceira geração referem-se a um arranjo contratual mais complexo em que o franqueador tem por compromisso a transferência a seus franqueados do formato do negócio propriamente dito. Por fim, nas franquias de quarta geração (Learning Network Franchising), mais do que simples receptores de know-how, os franqueados passam a assumir uma posição de destaque na geração e inovação do conhecimento. Franqueador e franqueados compartilham entre si experiências e conhecimentos na operacionalização de suas respectivas unidades, atuando de forma conjunta no planejamento estratégico da rede, bem como nas atividades de tomada de decisão e de pesquisa e desenvolvimento”. (PRADO et al., 2012, p. 44)

Contudo, na mesma toada, o legislador pátrio deixou um largo espaço para abusos perpetrados por sujeitos inescrupulosos. Pontuou Baillieu, citado por Cretella Neto[9], que o negócio jurídico de franchising pode ser extremamente bom aos seus interessados, porém é, infelizmente, terreno fértil para a prática de condutas desleais e fraudulentas.

A boa prática[10] aconselha a adoção de uma série de cautelas na celebração de um contrato de franchising pelas partes envolvidas, seja através da análise da situação do franqueador, qualidade dos produtos, as imposições e o perímetro da exclusividade, como a investigação das aptidões do franqueado, capacidade em comercializar produtos e situação financeira (MARTINS, 2010, p.444), por exemplo.

Acrescente-se a esses a importância de maior atenção às regulamentações a respeito da propriedade intelectual envolvida no contrato de freanchising, bem como as suas consequências pós-contratuais, a fim de que o negócio jurídico não acabe construindo um monstro concorrencial para o franqueador nem vampiresco para os franqueados.


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Como citar este texto (NBR 6023:2002 ABNT)

VITÓRIA, Maria Vitória Resedá. A proteção da propriedade intelectual no contrato de franchising. A autonomia privada e a previsão contratual de cláusulas protetivas. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 4983, 21 fev. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/55632>. Acesso em: 21 jul. 2017.

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