Resumo: O artigo objetiva demonstrar que, uma vez proposta ação judicial com objetivo de declarar a nulidade de patente, marca ou desenho industrial, fica o autor impossibilitado de transacionar com o réu titular do bem impugnado para desistir da demanda sem que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concorde. Com base na análise histórica da legislação, estudo de caso e interpretação sistemático-teleológica, o estudo defende que a oposição do ente estatal ao acordo, nos casos em que entende haver nulidade, a fim de prosseguir com a ação, está respaldada no interesse da sociedade em tornar nulos direitos de exclusividade e aprimorar o sistema de proteção da propriedade industrial, com reflexos na livre concorrência, na garantia de escolha isenta do consumidor e no desenvolvimento econômico e tecnológico do País.
Palavras-chave: INPI; acordo; homologação; ação de nulidade; marcas; patentes; desenhos industriais; desistência
1 INTRODUÇÃO
Não é preciso conhecimento específico para saber das conseqüências danosas que um registro de marca equivocado pode trazer. Nas gôndolas de um supermercado ou nas prateleiras das grandes lojas, qualquer alteração no sinal identificador do produto que seja suscetível de associação com outra marca de prestígio pode levar o consumidor ao engano. O titular da marca ilegalmente reproduzida, por sua vez, vê seus investimentos em criação, publicidade e qualidade revertidos àquele que, sem custos, toma-lhe de assalto a notoriedade e insere-se no mercado em condições vantajosas de competitividade.
Com as patentes não é diferente. O processo de criação de invenções, entendido como avanço na tecnologia disponível, requer vultosas quantias para possibilitar a pesquisa de ponta e a manutenção do status competitivo no mundo globalizado, o que contribui para o constante desenvolvimento científico, econômico e tecnológico. De outro lado, existem os que preferem o modo mais fácil, utilizando processo ou reproduzindo produto objeto de patente, burlando a proteção conferida e cortando caminho tão trabalhoso e importante ao progresso da humanidade.
Imagine-se, então, se essas violações contassem com a chancela do Estado; se este conferisse ao falsificador atestado de lisura, atribuindo-lhe os mesmos direitos do legítimo titular, espécie de licença para a prática de transgressões e imposição de exclusividades para censurar atividades lícitas, com prejuízo às relações de consumo, às práticas comerciais e, de modo geral, ao desenvolvimento do País.
Soa estranho, mas é justamente o que ocorre quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal responsável pela concessão dos títulos de propriedade industrial, defere um pedido de marca que reproduz outra indevidamente ou de patente sem novidade ou atividade inventiva. Apesar da inegável capacidade técnica dos examinadores do ente estatal, a complexidade e quantidade dos casos, aliadas a requisitos legais de cláusulas abertas e múltiplas interpretações, ensejam equívocos na outorga de direitos.[1]
Por isso, a legislação, levando em conta os consideráveis riscos inerentes ao exame de requisitos de cognição limitada, como a novidade absoluta para as patentes, a concessão automática para os desenhos industriais e o conhecimento evidente no ramo de atividade para as marcas, prevê um sistema específico de impugnação, administrativo e judicial, para coibir e declarar nulos aqueles registros ou patentes que escapam às condições fixadas em lei. Dentre suas características particulares, está a possibilidade de o próprio INPI declarar a nulidade administrativamente ou propor ação judicial para fazê-lo.
Na imensa maioria dos casos, todavia, quem ajuíza a ação é o particular prejudicado com a patente ou o registro de marca ou desenho industrial. Nesse caso, a Lei da Propriedade Industrial – LPI impõe a obrigatória intervenção do INPI, cuja posição processual, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, passa a ser a de assistente[2] da parte à qual reconheça razão.
Diante desse quadro, uma vez proposta a demanda pelo interessado, naturalmente o réu titular do bem atacado deverá ser citado e tem sessenta dias para apresentar resposta, aspecto inovador da lei. Em alguns casos, o requerido, em vez de contestar o pedido, verifica, de imediato, a procedência dos fundamentos alegados e, sem informar o fato ao juízo, procura diretamente o requerente e lhe propõe um acordo que possibilite encerrar a ação, a fim de que permaneça incólume sua patente, marca ou desenho industrial.
Nesse ínterim, o INPI recebe intimação para intervir no feito e, após ouvir suas diretorias técnicas, ingressa no processo e traz seu arrazoado, acompanhado, geralmente, de documentação técnica. Por vezes, defende a legalidade do bem que concedeu; noutras, rende-se aos argumentos do autor, requerendo, igualmente, a nulidade.
Se as partes autora e ré apresentam acordo para por fim à ação e a autarquia entender adequados à lei a patente ou o registro, não há maiores conseqüências. Se ninguém impugna sua legalidade, o bem deve continuar irradiando seus efeitos jurídicos protetivos. De outro lado, se o INPI identifica afronta aos requisitos de concessão, mas autor e réu chegam a um consenso para desistência da ação e permanência da patente ou do registro, surge a dúvida: pode a autarquia, que já analisou e concedeu o direito, opor-se à transação e pugnar pelo prosseguimento do processo de nulidade, na condição de mero interveniente?
Eis o problema para o qual este artigo busca encontrar resposta, com o exame da legislação, da qualidade processual do INPI e de estudo de caso concreto. O tema é objeto de preocupação no direito comparado[3] e foi vislumbrado pelas primeiras leis brasileiras de propriedade industrial, ainda no final do Século XIX e início do XX, embora tenha sido completamente abandonado a partir da edição do Código da Propriedade Industrial, de 1971, do novo Código de Processo Civil - CPC, de 1973, e da Lei da Propriedade Industrial, de 1996. Retomar-lhe a discussão ganha relevância com o aumento no volume de depósito e concessões de marcas e patentes e, por decorrência, do número de ações de nulidade, fruto da expansão da economia brasileira e do fluxo crescente de relações comerciais em âmbito mundial. Justificam-no a necessidade de conferir segurança ao incentivo e à justa retribuição dos investimentos em consolidação de marcas, pesquisa e tecnologia, submetendo a propriedade industrial aos interesses da sociedade e do País.
2 INTERVENÇÃO DO ESTADO NAS AÇÕES DE NULIDADE E SUA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA
Em nível mundial, a preocupação com o cancelamento de privilégios indevidamente concedidos acompanha o próprio desenvolvimento dos sistemas de proteção da propriedade industrial. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América tem jurisprudência rica e iterativa sobre o assunto, que permitiu fixar os contornos jurídicos da proteção naquele país, no qual o entendimento jurisprudencial assume relevante papel. Denis Borges Barbosa cita decisão de 1854 (O’Reilly v. Morse), em que o tribunal norte-americano rejeitou uma reivindicação de patente de telégrafo, que tentava proteção para idéia abstrata, sem solução técnica.[4]
No Brasil, não foi diferente. As mais remotas legislações sobre propriedade industrial[5] trataram de criar instrumentos específicos para cancelar privilégios e registros de marca. Cite-se, como exemplo, o Decreto nº 16.264, de 19.12.1923, que previa capítulos específicos para as nulidades, rito processual próprio, legitimidade aos Procuradores da República para ajuizar ação e competência da Justiça Federal, em função de que os atos administrativos de concessão eram, e continuam sendo, de competência da União. À época, os Códigos de Processo Civil eram estaduais.
Com o advento do Código de Processo Civil nacional já revogado, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.608/39, a matéria passou a ser regulada nesse diploma legal, que encampou a legislação específica em vigor e trouxe relevante disposição para o tema.[6] No Título VI do Livro IV, denominado “Da ação de nulidade de patente de invenção e de marca de indústria e de comércio”, estabelecia o artigo 332:
Art. 332. São competentes para promover ação de nulidade de patente de invenção:
I – os interessados, em qualquer dos casos de nulidade;
II – os procuradores da República, quando o privilêgio fôr concedido sem que a invenção possa constituir objeto de patente.
§ 1º – Consideram-se interessados as pessoas prejudicadas pela concessão do privilêgio.
§ 2º – Quando os procuradores da República ou seus adjuntos funcionarem como assistentes ou litisconsortes, serão ouvidos sobre todos os termos do processo, e, especialmente, sobre qualquer acordo que ponha termo à ação movida por particular, competindo-lhes contínuá-la, si a conveniência pública o exigir. (grifei)
Ficou expressamente reconhecida, no dispositivo em comento, a importância da intervenção do Estado nas ações de nulidade, devendo manifestar-se sobre todos os termos do processo e, de forma especial, sobre os acordos para por fim ao processo ajuizado por particular. Ademais, conferiu-se aos Procuradores da República a prerrogativa de prosseguir com a ação, mesmo que o autor tivesse transacionado, à vista do interesse público em jogo.
Ainda na vigência do CPC de 1939, as ações de nulidade com a intervenção União também foram objeto das legislações específicas de propriedade industrial, que, em linhas gerais, reproduziram as mesmas regras da lei processual geral, permanecendo os Procuradores da República com atribuição para ajuizar ação e continuar com o processo em caso de acordo. Nesse sentido, os Decretos-Leis nºs 7.903/45, 254/67 e 1.005/69.
Ocorre que, em 1970, por meio da Lei nº 5.648, a execução das normas de propriedade industrial, em âmbito nacional, foi transferida da administração direta da União para uma autarquia, pessoa jurídica de direito público interno, denominado INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Com isso, não se justificava mais a atuação dos Procuradores da República, como representantes da União, nas ações de nulidade, na medida em que ente autônomo, com personalidade e corpo jurídicos próprios, passou a cuidar da concessão de patentes e registros de marca.
Em seguida, entrou em vigor o Código da Propriedade Industrial – CPI por força da Lei nº 5.772/71, que disciplinou o procedimento de nulidade judicial do privilégio (art. 55) e do registro de marca (art. 100). Aqui identifica-se a fratura legislativa em relação à intervenção do Estado nesses processos, porque o CPI limitou-se a legitimar o INPI para propor ação, mas nada disse sobre como proceder em caso de acordo, tampouco se a autarquia deveria intervir nos feitos que não ajuizara. Sequer fez remissão ao CPC de 1939, que ainda vigorava.
Para piorar, em 1973 foi promulgado o atual Código de Processo Civil, que, na existência de legislação específica, preferiu omitir-se sobre o tema, revogando as disposições do CPC anterior. Restava, então, somente o incompleto CPI.
As conseqüências deste tratamento legislativo foram logo sentidas. A primeira delas foi saber, justamente, se o INPI deveria intervir nos feitos que não havia proposto, o que repercutiria na competência do órgão do Poder Judiciário para processar e julgar a causa, Justiça Federal ou Estadual.
A jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos firmou-se no sentido de que o Instituto deveria intervir, na qualidade de assistente da parte com cujo posicionamento concorde, uma vez que a patente ou o registro pertencem ao particular titular do bem, de maneira que a autarquia deve ficar livre para manifestar seu entendimento, competente para a causa a Justiça Federal. Disso são exemplos os seguintes julgados:[7]
EMENTA: Administrativo e Processual. Nulidade do Registro de Marca. INPI e o litisconsórcio Passivo. Embora o registro de marca se consubstancie num ato administrativo praticado pelo INPI, o direito ali contido pertence ao titular da marca e não à Administração; descabe ao INPI defender o registro, nos seus efeitos patrimoniais, mas apenas na sua forma, na observância das formalidades legais, aspecto estranho à lide. Exclusão do INPI da lide como litisconsórcio passivo. Deu-se provimento ao recurso voluntário. (TFR-5ª Turma, Apelação Cível nº 70.069-RJ, Rel. Min. Sebastião Alves dos Reis, j. 05.05.82, v.u., DJ 03.06.82)
EMENTA: ADMNISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EXCLUSÃO DO INPI COMO LITISCONSORTE PASSIVO.
I – Ainda que o registro indevido da marca decorra de erro que viciou a substância do ato administrativo praticado pelo INPI, sua posição no feito não deverá ser de litisconsorte passivo, posto que sua atuação no curso da lide desenvolveu-se na linha de sua finalidade precípua de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica (Lei nº 5.648/70, art. 2º), não resistindo, mas, apoiando a pretensão da autora, reconhecida e confessada, nos autos, como legítima.
II – Apelação provida, para excluir do processo o INPI, como réu, ficando mantida, no mais, a sentença recorrida. (TFR-5ª Turma, Apelação Cível nº 72.069-RJ, Rel. Min. Geraldo Sobral, j. 06.06.83, v.u., DJ 27.10.83)
Entretanto, permanecia a dúvida, não solucionada pela jurisprudência dos tribunais superiores, sobre a possibilidade de os representantes judiciais do INPI, na condição de sucessores dos Procuradores da República, oporem-se ao acordo formulado entre autor e réu e prosseguir com ação em curso.
Eis que, em 1996, após o País ter assinado tratado internacional no âmbito da Organização Mundial do Comércio-OMC sobre propriedade intelectual (Acordo TRIPS – “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”), veio à lume a atual LPI (Lei nº 9.279/96), que revogou o CPI e passou a regular as ações de nulidade. A LPI positivou o que as decisões judiciais haviam consolidado: a demanda corre na Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito (arts. 57, 118 e 175). Todavia, a LPI deixou de mencionar sob que condição deveria fazê-lo e, o mais importante para o assunto em estudo, reproduziu a omissão do CPI quanto à possibilidade de insurgir-se contra acordo.
Assim, diante desse vácuo legislativo, coloca-se a questão que deve ser resolvida pela interpretação sistemático-teleológica, à vista dos fins a que se dirige a intervenção do ente estatal nessas ações e dos princípios e objetivos que norteiam os processos de nulidade.
3 CASO VIAGRA: LEADING CASE
Falsa a suposição de que o assunto coloca-se em termos meramente acadêmicos ou sem qualquer incidência prática, infirmada por relevante caso concreto, ao qual este artigo atribui qualidade de leading case, julgado na primeira instância da Justiça Federal em São Paulo (Processo nº 2003.61.00.010308-3), sobre a nulidade da patente do medicamento amplamente conhecido como viagra.
Bayer S.A. e Bayer Aktiengesellschaft propuseram ação em face de Pfizer Limited e Laboratórios Pfizer Ltda., titulares da patente pipeline[8] PI 1100088-0, requerendo sua nulidade. Duelo de gigantes. O fundamento principal utilizado foi o de que a patente concedida pelo INPI é derivada de patente européia, cuja nulidade foi declarada por tribunal estrangeiro.
O INPI, por força do artigo 57 da LPI, foi intimado a intervir no feito e manifestou-se, após constatar a existência de recurso em andamento perante o Escritório Europeu de Patentes – EPO interposto pela Pfizer, pela necessidade de aguardar a decisão final da Corte de Apelação do EPO, porquanto sustentou que havia relação de dependência entre as patentes quanto ao exame de mérito. Dessa forma, defendia que, anulada definitivamente a patente européia, tornar-se-ia nula a patente brasileira; caso contrário, esta continuaria em vigor pelo prazo de vigência estabelecido.
No decorrer do processo, as partes autora e ré entraram num acordo, compondo seus interesses privados e solicitando desistência da ação.
Ao mesmo tempo, o INPI veio aos autos do processo informando que a patente fora definitivamente revogada pelo Escritório Europeu de Patentes, tornando nula, por conseqüência, a patente nacional, com fundamento no artigo 230, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.279/96. A autarquia ressaltou que a nulidade acarretaria importantes reflexos para a indústria químico-farmacêutica e livre concorrência, especialmente para os milhares de consumidores que sofrem de impotência, e que, na vigência da patente, pagam preço maior pelo medicamento.
Ao final, foi prolatada sentença (anexo A, inteiro teor[9]), datada de 11.04.2006, em que a Juíza Federal Elizabeth Leão, da 12ª Vara Cível Federal em São Paulo, reconheceu que o INPI deve intervir como assistente litisconsorcial se a matéria envolve interesse público, podendo o ente estatal opor-se ao acordo. Transcrevo trecho elucidativo da decisão, com negritos e itálicos do original:
Contrariamente à alegação da empresa Pfizer, no sentido de ter havido um negócio jurídico, como ‘resultado de um acordo global firmado entre Bayer e Pfizer, para compor seus interesses privados’, do qual a ‘homologação de tal desistência por esse Juízo pôs fim à lide’, com o esgotamento do ofício jurisdicional, insta observar que a ação de nulidade de patente extrapola os limites privados – patrimoniais – das partes litigantes.
(...) ao pugnar o prosseguimento da ação para o julgamento do mérito, o INPI demonstra legitimamente seu poder-dever quanto a fiscalização das normas protetivas de direito industrial, dentre as quais, a carta patente ‘pipeline’ que expediu em favor da ré Pfizer.
Neste sentido, se se posiciona na ação ao lado de ‘quem estiver a lei e a razão’ pode, na forma da lei, formular pedido, inclusive para o reconhecimento da nulidade da patente, pois a ‘concordância expressa do INPI com a pretensão autoral o coloca como Assistente Litisconsorcial da Parte Autora, com atuação obrigatória quando a Ação visa à decretação de nulidade de registro marcário’ (TRF 2ª Região. REO 231369. Proc. n.º 200002010197730. Segunda Turma.DJU: 04/04/2005, p. 122/123. Rel. Juiz FRANCA NETO)
E não-somente, pois, como pacífico em nossa jurisprudência pátria, o INPI possui capacidade ‘ad causam’ autônoma, em razão, justamente, do direito tutelado pela Lei da Propriedade Industrial. Neste sentido:
‘PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATORIA DE PATENTE. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI.
- Nas ações de nulidade de patente de modelo industrial, embora o polo passivo da relação processual caiba a empresa titular da patente, o INPI nelas deve figurar como parte autônoma, podendo inclusive discordar do ajuste das partes para por termo ao processo, e requerer o prosseguimento da ação.
- A posição do INPI, no caso, não é de mero assistente de qualquer das partes.’ (TRF 2ª Região. AG – Proc. n.º: 890203047. Primeira Turma. DJ:18/04/1991. Rel.: Juiz CLELIO ERTHAL)
Ao final, conheceu da manifestação do INPI e julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade da patente PI 1100088-0, com efeitos retroativos à data do depósito.
Segundo se verifica do sistema informatizado processual da Justiça Federal, houve apelação pela parte autora, que posteriormente desistiu do recurso, havendo trânsito em julgado em 19/02/2009.
Portanto, percebe-se que a questão tem implicações que ultrapassam a esfera unicamente processual, repercutindo no sistema de propriedade industrial, que tem como característica projetar efeitos protetivos e de exclusividade erga omnes, de maneira a ressaltar sua importância e despertar interesse na sua adequada solução.